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La limitation et la renonciation au brevet d’invention : procédure devant l’INPI, modification des revendications en cours d’instance, interdiction d’étendre la protection et effet rétroactif

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La limitation et la renonciation au brevet d’invention : procédure devant l’INPI, modification des revendications en cours d’instance, interdiction d’étendre la protection et effet rétroactif

La vie juridique d’un brevet d’invention ne se fige pas au jour de la publication de la mention de sa délivrance. Confronté à la révélation tardive d’un état de la technique pertinent, à l’engagement d’une action en nullité devant le juge judiciaire ou à la nécessité d’adapter le périmètre de son monopole avant d’assigner un concurrent en contrefaçon, le titulaire du titre dispose de la faculté de remodeler ou d’éteindre volontairement ses droits exclusifs. En droit français, l’article L. 613-24 du Code de la propriété intellectuelle consacre cette prérogative en prévoyant que le propriétaire du brevet peut à tout moment soit renoncer à la totalité du brevet ou à une ou plusieurs revendications, soit limiter la portée du brevet en modifiant une ou plusieurs revendications.

Longtemps cantonnée à une démarche administrative unilatérale devant l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), la limitation du brevet occupe désormais une place centrale au croisement de la procédure d’opposition introduite par l’ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020 et des actions judiciaires en validité et en contrefaçon régies par l’article L. 613-25 du Code de la propriété intellectuelle. Sur le plan réglementaire, la sous-section consacrée à la renonciation et à la limitation (articles R. 613-45 à R. 613-45-3 du Code de la propriété intellectuelle) a été modifiée par l’article 34 du décret n° 2026-576 du 30 juin 2026, entré en vigueur le 2 juillet 2026, qui encadre à l’article R. 613-45-3 du Code de la propriété intellectuelle la notification au titulaire de la clôture de la procédure de limitation lorsqu’une opposition est formée contre le brevet. Parallèlement, la jurisprudence récente de la Cour de cassation et de la cour d’appel de Paris a précisé les frontières techniques et procédurales de la modification des revendications, que les entreprises innovantes et leurs conseils en droit des affaires doivent maîtriser tant lors de la procédure administrative devant l’INPI (I) qu’au stade du contrôle juridictionnel et de l’application de l’effet rétroactif (II).

I. Le régime administratif et procédural de la limitation et de la renonciation devant l’INPI

La faculté offerte au breveté de réduire l’assiette de son monopole ou d’y mettre un terme repose sur une procédure écrite instruite par le directeur général de l’INPI, dont les conditions de recevabilité, d’examen et d’articulation avec les procédures d’opposition et de revendication sont définies par les textes et les directives d’examen de l’INPI ainsi que par la doctrine relative à la limitation et renonciation au brevet.

A. Les conditions de recevabilité, le périmètre de l’examen par l’INPI et les délais de décision

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-24 du Code de la propriété intellectuelle, le propriétaire du brevet peut à tout moment soit renoncer à la totalité du brevet ou à une ou plusieurs revendications, soit limiter la portée du brevet en modifiant une ou plusieurs revendications. Tandis que la renonciation opère un abandon pur et simple du titre ou la suppression sèche de revendications déterminées, la limitation restreint le périmètre de la protection au moyen d’une modification rédactionnelle d’une ou plusieurs revendications, accompagnée le cas échéant d’une adaptation de la description et des dessins. L’article R. 613-45 du Code de la propriété intellectuelle, issu du décret n° 2020-225 du 6 mars 2020, précise que cette requête est formée par écrit et peut être présentée à tout moment, même lorsque les effets du brevet ont cessé, afin notamment de consolider le titre pour des faits de contrefaçon antérieurs non prescrits.

Pour être recevable selon l’article R. 613-45 du Code de la propriété intellectuelle, la requête doit émaner du titulaire inscrit au Registre national des brevets ou de son mandataire (muni d’un pouvoir spécial sauf s’il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d’avocat), être requise par l’ensemble des copropriétaires si le brevet appartient à plusieurs personnes, justifier du paiement de la redevance prescrite, ne viser qu’un seul brevet, et joindre le texte complet des revendications, de la description et des dessins modifiés, après publication éventuelle du nouveau fascicule en cas de révocation ou d’annulation partielles antérieures. En outre, conformément au 4° de l’article R. 613-45 du Code de la propriété intellectuelle, si des droits réels, de gage ou de licence ont été inscrits au Registre national des brevets, la requête doit comporter le consentement des titulaires de ces droits, ce qui confère une importance décisive aux clauses organisant ce consentement lors de la rédaction de contrats commerciaux de licence ou de nantissement. Par ailleurs, lorsqu’un tiers justifie avoir intenté une action en revendication de propriété du brevet selon l’article L. 611-8 du Code de la propriété intellectuelle, l’article R. 611-20 du Code de la propriété intellectuelle interdit au titulaire inscrit de renoncer au brevet en totalité ou à l’une ou plusieurs de ses revendications sans le consentement écrit du demandeur à l’action.

Sur le fond, alors que la renonciation ne donne lieu qu’à un contrôle de recevabilité formelle, la requête en limitation est soumise par le neuvième alinéa de l’article R. 613-45 du Code de la propriété intellectuelle à une double vérification de l’INPI : les revendications modifiées doivent constituer une véritable limitation par rapport aux revendications antérieures et respecter l’article L. 612-6 du Code de la propriété intellectuelle en étant claires, concises et fondées sur la description. La Cour de cassation admet que la limitation puisse résulter de l’introduction dans les revendications d’éléments puisés dans la description (Cass. com., 17 mars 2015, n° 13-28.436). En cas d’objection, l’INPI adresse une notification motivée impartissant un délai de régularisation ou d’observations avant rejet éventuel (article R. 613-45 du Code de la propriété intellectuelle). Aux termes de l’article R. 613-45-1 du Code de la propriété intellectuelle, il est statué sur la requête dans un délai de douze mois, interrompu le cas échéant par cette notification jusqu’à la levée de l’objection, et, selon l’article R.* 613-45-2 du Code de la propriété intellectuelle, le silence gardé à l’expiration de ce délai vaut décision implicite de rejet.

B. L’articulation de la limitation avec la procédure d’opposition, l’apport du décret n° 2026-576 du 30 juin 2026 et les actions judiciaires en cours

Depuis l’instauration de l’opposition devant l’INPI par l’ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020, le breveté peut modifier ses revendications au sein même du débat contradictoire d’opposition, comme l’illustre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 juillet 2025 (CA Paris, Pôle 5, ch. 2, 4 juillet 2025, n° 23/16553), qui rappelle au passage qu’en vertu de l’article R. 411-30 du Code de la propriété intellectuelle, le défendeur au recours contre la décision du directeur général de l’INPI dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions du demandeur pour remettre ses conclusions au greffe. Afin d’éviter la concurrence entre opposition et limitation unilatérale, les quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 613-24 du Code de la propriété intellectuelle prévoient que la requête en limitation présentée après l’engagement d’une opposition est irrecevable tant que la décision sur l’opposition est susceptible de recours, et que si une procédure de limitation est en cours lorsqu’une opposition est formée, l’INPI clôt la procédure de limitation, à moins que dans l’un ou l’autre cas la limitation ne soit requise à la suite d’une demande en nullité du brevet présentée à titre principal ou reconventionnel devant une juridiction.

L’article 34 du décret n° 2026-576 du 30 juin 2026, entré en vigueur le 2 juillet 2026, a précisé ce dispositif en modifiant l’article R. 613-45-3 du Code de la propriété intellectuelle, lequel dispose désormais que la procédure de limitation clôturée en application du cinquième alinéa de l’article L. 613-24 est notifiée au titulaire du brevet, disposition applicable aux demandes formulées à compter du 2 juillet 2026. Cette notification formelle assure une parfaite lisibilité procédurale pour le titulaire du brevet : averti de la clôture automatique de sa requête unilatérale en limitation du fait de la formation d’une opposition contre son titre, il peut immédiatement transférer ses propositions de modifications de revendications dans le cadre contradictoire de la procédure d’opposition instruite par l’INPI, en présentant le cas échéant une requête principale et une ou plusieurs requêtes subsidiaires soumises au débat contradictoire des parties.

En revanche, lorsqu’une action judiciaire en nullité est engagée, l’article L. 613-25 du Code de la propriété intellectuelle habilite expressément le titulaire à limiter son brevet en modifiant ses revendications, le brevet ainsi limité constituant l’objet de l’action en nullité engagée, tout comme la juridiction peut prononcer une nullité partielle sous la forme d’une limitation correspondante des revendications (dispositions auxquelles renvoie l’article L. 613-24 tant pour l’article L. 613-25 que pour l’article L. 614-12 du Code de la propriété intellectuelle). Cette dérogation légale s’explique par les impératifs des droits de la défense devant le juge judiciaire : le titulaire assigné en nullité à titre principal ou visé par une demande reconventionnelle en nullité lors d’un procès en contrefaçon doit pouvoir restreindre ses revendications sans être paralysé par l’existence parallèle d’une opposition administrative. Dans le cadre d’un contentieux commercial, le dernier alinéa de l’article L. 613-25 du Code de la propriété intellectuelle sanctionne néanmoins d’une amende civile maximale de 3 000 euros, sans préjudice de dommages et intérêts, la partie qui procède lors d’une même instance à plusieurs limitations de son brevet de manière dilatoire ou abusive.

II. Le contrôle juridictionnel des revendications modifiées, l’interdiction d’étendre la protection et les limites de l’effet rétroactif

Si l’INPI statue sur la conformité de la requête en limitation au regard des articles L. 613-24 et R. 613-45 du Code de la propriété intellectuelle, la contestation par les tiers de la validité substantielle des revendications modifiées relève du pouvoir juridictionnel exclusif du juge de la validité du brevet, chargé de sanctionner toute extension de l’objet ou de la protection et de contrôler la régularité de l’effet rétroactif attaché au titre limité.

A. La compétence exclusive du juge de la validité du brevet et la prohibition de l’extension de l’objet ou de la protection

La chambre commerciale de la Cour de cassation a fermement écarté la recevabilité des recours directs formés par des tiers contre les décisions du directeur général de l’INPI accueillant une requête en limitation lorsque ces recours invoquent des causes de nullité du brevet. Dès un arrêt du 30 mai 2012 (Cass. com., 30 mai 2012, n° 11-21.157), la Cour de cassation a jugé au visa de l’article L. 613-25, d), du Code de la propriété intellectuelle : « Il résulte des dispositions de l’article L. 613- 25 d du code de la propriété intellectuelle qu’est réservé à la connaissance du juge de la nullité du brevet le cas dans lequel la limitation prétendue d’une revendication produirait, non pas une réduction du champ d’application du brevet, mais au contraire son extension. L’inobservation de cette règle est sanctionnée par une fin de non-recevoir » (Cass. com., 30 mai 2012, n° 11-21.157).

Par un arrêt du 9 janvier 2019 (Cass. com., 9 janvier 2019, n° 17-14.906), la chambre commerciale a étendu cette solution à l’ensemble des griefs tirés des articles L. 612-6, L. 613-24 et R. 613-45 du Code de la propriété intellectuelle en jugeant que « l’examen des moyens de fond tendant à l’annulation du brevet pour l’une des causes énumérées aux articles L. 612-6, L. 613-24 et R. 613-45 du code de la propriété intellectuelle relevant du pouvoir juridictionnel, non du juge de la légalité de la décision rendue par le directeur général de l’INPI sur une requête en limitation, mais du juge de la validité du brevet, la cour d’appel a exactement retenu que le pouvoir juridictionnel de ce dernier s’étendait aux moyens tirés, non seulement d’une extension ou de l’absence de limitation des revendications, mais également de leur manque de clarté ou de leur absence de support dans la description, ce dont il résultait que le recours était irrecevable » (Cass. com., 9 janvier 2019, n° 17-14.906). Le tiers qui conteste la validité de la limitation accordée par l’INPI doit donc saisir le tribunal judiciaire d’une demande principale ou reconventionnelle en nullité du brevet limité.

Devant le juge de la nullité, les c) et d) de l’article L. 613-25 du Code de la propriété intellectuelle (ainsi que l’article L. 614-12 du Code de la propriété intellectuelle pour les brevets européens) imposent un double verrou : la limitation ne doit ni accroître l’étendue de la protection conférée par le brevet, ni étendre l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée. Dans un arrêt du 3 décembre 2025 (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 24-12.462), la chambre commerciale de la Cour de cassation a défini avec précision ce second interdit : « Une modification est considérée comme introduisant des éléments qui étendent le brevet au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée, si la modification globale du contenu de la demande, que ce soit par ajout, modification ou suppression d’une caractéristique, est telle que les informations présentées à la personne du métier ne découlent pas directement et sans ambiguïté de celles que la demande contenait précédemment, même en tenant compte d’éléments implicites pour cette personne du métier. » (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 24-12.462). Elle a aussitôt ajouté que : « Le fait d’extraire une caractéristique spécifique en l’isolant d’une combinaison de caractéristiques divulguées initialement et de l’utiliser pour délimiter l’objet revendiqué ne peut être autorisé que s’il n’existe pas de liens structurels et fonctionnels entre les caractéristiques concernées. » (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 24-12.462).

De même, par un arrêt du 28 janvier 2026 (Cass. com., 28 janvier 2026, n° 23-16.425), la Cour de cassation a précisé le régime de la généralisation intermédiaire en retenant que : « L’ajout, dans une revendication générale, de caractéristiques extraites d’un mode de réalisation particulier constitue une généralisation intermédiaire acceptable seulement si la personne du métier peut reconnaître sans aucun doute, à partir de la demande telle que déposée, que ces caractéristiques ne sont pas intimement liées aux autres caractéristiques de ce mode de réalisation particulier et qu’elles peuvent être appliquées directement et sans ambiguïté au contexte plus général. » (Cass. com., 28 janvier 2026, n° 23-16.425). C’est en application de cette même exigence que la cour d’appel de Paris, par un arrêt du 13 juin 2025 (CA Paris, Pôle 5, ch. 2, 13 juin 2025, n° 23/02588), après avoir énoncé que « La généralisation intermédiaire, pour être admissible, doit résulter clairement d’informations déductibles directement et sans ambiguïté par la personne du métier de la demande telle que déposée. » (CA Paris, Pôle 5, ch. 2, 13 juin 2025, n° 23/02588), a annulé la partie française d’un brevet européen pourtant limitée devant l’INPI, au motif que la caractéristique ajoutée dans la revendication 1 (le chiffrement des données dans la couche MAC) avait été extraite d’un mode de réalisation de la demande initiale où elle était inextricablement liée à l’utilisation de l’algorithme WEP et d’une étape préalable de synchronisation non repris dans la revendication limitée.

B. La portée de l’effet rétroactif de la limitation ou de la renonciation et la sanction de la fraude après un jugement d’annulation

Aux termes des sixième et septième alinéas de l’article L. 613-24 du Code de la propriété intellectuelle, les effets de la renonciation ou de la limitation — qu’elle soit volontaire devant l’INPI ou opérée en application des articles L. 613-25 et L. 614-12 du Code de la propriété intellectuelle — rétroagissent à la date du dépôt de la demande de brevet. Le brevet limité est ainsi réputé avoir toujours revêtu cette portée restreinte dès l’origine, à la différence d’une cause d’extinction opérant sans remettre en cause une substitution antérieurement acquise à l’expiration du délai d’opposition (Cass. com., 18 octobre 2011, n° 10-24.326). En conséquence, tant la validité du titre que la matérialité des actes de contrefaçon antérieurs s’apprécient exclusivement au regard des revendications limitées.

Toutefois, la faculté de limiter le brevet en cours d’instance se heurte à l’effet absolu d’un jugement de première instance ayant déjà annulé les revendications opposées sous le bénéfice de l’exécution provisoire, ainsi que l’a jugé la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 16 mai 2025 (CA Paris, Pôle 5, ch. 2, 16 mai 2025, n° 23/11407). Dans cette affaire, le titulaire du brevet dont les revendications 1 et 11 avaient été annulées avec exécution provisoire avait interjeté appel puis déposé auprès de l’INPI une requête en limitation combinant ces deux revendications sans informer l’INPI du jugement d’annulation exécutoire. Pour déclarer cette limitation frauduleuse et inopposable aux intimés, la cour d’appel de Paris a retenu que : « La décision d’annulation d’un brevet d’invention a, conformément à l’article L. 613-27 du code de la propriété intellectuelle, un effet absolu sous réserve de la tierce opposition, indépendamment de ce qu’elle est susceptible d’appel ou non et seule la notification à l’INPI aux fins d’inscription au registre doit être faite une fois la décision passée en force de chose jugée pour être opposable aux tiers. » (CA Paris, Pôle 5, ch. 2, 16 mai 2025, n° 23/11407). Les revendications 1 et 11 ayant disparu avec effet rétroactif entre les parties dès la signification du jugement assorti de l’exécution provisoire, la cour en a conclu : « La requête en limitation de la société Orchidées Constructions a donc été sollicitée postérieurement au jugement qui a annulé les revendication opposées, la société Orchidées Constructions a occulté cette annulation prononcée avec exécution provisoire alors que si le directeur de l’INPI en avait eu connaissance, il aurait constaté l’irrégularité de la requête en limitation du brevet EP 033 en application des articles L.613-24 et R.613-45 du code de la propriété intellectuelle. La fraude est donc caractérisée et partant la limitation est inopposable aux intimés. En conséquence l’objet du présent litige porte non pas sur la version limitée du brevet EP 033 mais sur la version telle que soumise à l’appréciation du tribunal. » (CA Paris, Pôle 5, ch. 2, 16 mai 2025, n° 23/11407).

Conclusion

La limitation et la renonciation au brevet d’invention, régies par les articles L. 613-24, L. 613-25 et R. 613-45 à R. 613-45-3 du Code de la propriété intellectuelle — complétés à compter du 2 juillet 2026 par le décret n° 2026-576 du 30 juin 2026 quant à la notification de la clôture de la procédure de limitation en cas d’opposition selon l’article R. 613-45-3 du Code de la propriété intellectuelle — constituent des outils essentiels d’ajustement du monopole face à l’état de la technique. Toutefois, la compétence exclusive du juge de la validité du brevet (Cass. com., 9 janvier 2019, n° 17-14.906 ; Cass. com., 30 mai 2012, n° 11-21.157), la prohibition stricte des généralisations intermédiaires qui ne découlent pas directement et sans ambiguïté de la demande déposée (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 24-12.462 ; Cass. com., 28 janvier 2026, n° 23-16.425 ; CA Paris, Pôle 5, ch. 2, 13 juin 2025, n° 23/02588) et l’impossibilité de limiter auprès de l’INPI des revendications déjà annulées avec exécution provisoire (CA Paris, Pôle 5, ch. 2, 16 mai 2025, n° 23/11407) imposent d’anticiper toute modification des revendications dès la première instance et dans le strict respect du contenu de la demande initiale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».