La circulation des actifs immatériels occupe une place centrale dans les opérations de restructuration sociétaire et de valorisation des portefeuilles de propriété industrielle. Aux termes de l’article L. 713-1 du Code de la propriété intellectuelle, l’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur ce signe pour les produits ou les services qu’il a désignés. Ce monopole d’exploitation constitue un bien incorporel autonome, susceptible d’être détaché de l’entreprise qui l’a initialement déposé. Sa transmission conventionnelle obéit toutefois à un ordonnancement juridique rigoureux qui articule les règles spéciales du Code de la propriété intellectuelle et le droit commun de la vente régi par le Code civil.
L’actualité jurisprudentielle de l’année 2026 met en lumière la sévérité avec laquelle les juridictions spécialisées et la Cour de cassation contrôlent tant la validité substantielle de la cession que l’accomplissement des formalités de publicité auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI). Qu’il s’agisse de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 27 mai 2026 sur l’inopposabilité d’un transfert non inscrit au Registre national des marques, du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 30 septembre 2026 relatif à la preuve de l’acte écrit et à la régularisation en cours d’instance, ou de l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 23 septembre 2026 tranchant le sort de la garantie d’éviction face à la déceptivité d’une marque patronymique cédée, la pratique contractuelle et contentieuse doit répondre à des exigences techniques strictes.
L’opérateur économique qui acquiert une marque enregistrée ne peut se contenter d’un accord informel ni différer les démarches d’inscription administrative sans exposer son investissement à la nullité de la mutation ou à la paralysie de ses actions défensives face aux tiers. Il importe dès lors d’analyser les conditions de formation de l’acte de cession et l’étendue des garanties substantielles dues par le cédant (I), puis le mécanisme de publicité au Registre national des marques qui gouverne l’opposabilité du transfert aux tiers et la recevabilité de l’action en contrefaçon (II).
I. La formation et les garanties substantielles de l’acte de cession de marque
La transmission conventionnelle des droits attachés à une marque enregistrée ou à une demande d’enregistrement repose sur un équilibre entre la liberté contractuelle et la sécurité juridique. Cet encadrement se manifeste d’abord par l’exigence impérative d’un écrit et la délimitation du périmètre transmis (A), avant de se prolonger par l’application de la garantie légale d’éviction du fait personnel du cédant, particulièrement sensible en présence de marques patronymiques (B).
A. Le formalisme de l’écrit à peine de nullité et la délimitation du périmètre des droits transmis
Le principe de la libre transmissibilité du droit de marque résulte de l’article L. 714-1 du Code de la propriété intellectuelle, lequel dispose que les droits attachés à une marque sont transmissibles en totalité ou en partie, indépendamment de la personne qui les exploite ou les fait exploiter. Le droit français consacre ainsi l’autonomie patrimoniale de la marque, qui peut faire l’objet d’une cession isolée, d’un apport en société ou d’une transmission universelle de patrimoine, dans le respect du droit des contrats commerciaux.
Cette liberté est néanmoins subordonnée à une solennité prescrite à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 714-1 du Code de la propriété intellectuelle : la cession et la constitution de droits réels, dont le nantissement, sur les droits attachés à la marque sont constatés par écrit, à peine de nullité. Le dernier alinéa étend cette exigence aux demandes d’enregistrement de marques. L’écrit est requis ad validitatem, à titre de condition substantielle de validité de l’acte translatif : une cession purement verbale ou déduite d’une simple tolérance d’exploitation non constatée par un instrumentum encourt l’annulation.
Le tribunal judiciaire de Paris a rappelé cette règle dans un jugement du 20 décembre 2023 (TJ Paris, 3ème chambre 3ème section, 20 décembre 2023, n° 22/01647), en énonçant que « Aux termes de l’article L.714-1 alinéa 7 du code de la propriété intellectuelle, la cession et la constitution de droits réels, dont le nantissement, sur les droits attachés à la marque sont constatés par écrit, à peine de nullité. » (TJ Paris, 20 décembre 2023, n° 22/01647). Dans cette espèce où une société contestait le transfert de deux marques françaises intervenu sans contrat ni prix, le tribunal a toutefois souligné l’exigence procédurale d’énoncer la prétention au dispositif des conclusions : « Au cas présent, en premier lieu, faute de figurer dans le dispositif des conclusions de la SARL N.S. friteries, ses développements selon lesquels elle “demande au tribunal de bien vouloir annuler, autant que de besoin, le transfert sauvage des marques n°3794916 et n°3794917” figurant dans la partie discussion des mêmes conclusions ne saisit pas le tribunal qui ne peut, dès lors, pas y statuer. » (TJ Paris, 20 décembre 2023, n° 22/01647).
À l’inverse, lorsque la publicité a été régulièrement accomplie auprès de l’INPI, les mentions du registre permettent d’établir l’existence de l’écrit contesté. Dans un jugement du 30 septembre 2026 (TJ Paris, 3ème chambre 3ème section, 30 septembre 2026, n° 24/14406), le tribunal judiciaire de Paris s’est référé à l’article R. 714-4 du Code de la propriété intellectuelle, qui impose la production d’une copie ou d’un extrait de l’acte au soutien de la demande d’inscription, pour retenir que « Compte tenu des dispositions de l’article R.714-4 du code de la propriété intellectuelle précité, il se déduit des mentions du registre national des marques que la cession de cette marque de MM. [Q] et [T] à la société Sowax a fait l’objet d’un écrit transmis pour publication au registre national des marques. » (TJ Paris, 30 septembre 2026, n° 24/14406).
L’écrit doit en outre délimiter le périmètre matériel et spatial des droits cédés conformément à l’article L. 714-1 du Code de la propriété intellectuelle. Si la cession peut être partielle quant aux produits ou services désignés, entraînant alors une division du titre, le deuxième alinéa de l’article L. 714-1 du Code de la propriété intellectuelle interdit toute limitation territoriale de la cession, même partielle. Contrairement à la licence d’exploitation, le transfert de propriété d’une marque nationale est indivisible sur l’ensemble du territoire français.
Par ailleurs, lors d’une cession de fonds de commerce ou d’une cession d’entreprise, le troisième alinéa de l’article L. 714-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que la transmission totale de l’entreprise emporte la transmission des droits attachés à la marque, sauf convention contraire ou circonstances contraires manifestes. En revanche, pour les sûretés portant sur le fonds, l’article L. 142-2 du Code de commerce exclut les marques du nantissement du fonds de commerce à défaut de désignation expresse et précise dans l’acte constitutif.
Enfin, lorsque la cession porte sur une marque patronymique et restreint l’usage futur du nom de famille du cédant, un mandat général ne suffit pas. Dans un arrêt du 10 juillet 2018 (Cass. com., 10 juillet 2018, n° 16-23.694), la Cour de cassation a jugé que « le mandat de vente, qui autorisait, en termes généraux, le mandataire à souscrire à tout engagement ou garantie n’emportait pas le pouvoir, pour celui-ci, de consentir une interdiction ou une limitation de l’usage, par son mandant, de son nom de famille, constitutives d’actes de disposition » (Cass. com., 10 juillet 2018, n° 16-23.694).
B. La garantie légale d’éviction du fait personnel du cédant et le sort des marques patronymiques
La cession de marque produit les effets d’une vente régie par le Code civil. En vertu de l’article 1603 du Code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. Aux termes de l’article 1626 du Code civil, même sans stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu. Surtout, l’article 1628 du Code civil énonce une règle d’ordre public : quoiqu’il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d’un fait qui lui est personnel, toute convention contraire étant nulle. Cette garantie interdit au cédant tant le trouble de fait, par l’exploitation concurrente d’un signe confusant, que le trouble de droit consistant à tenter d’anéantir judiciairement le titre cédé.
Le contentieux opposant les créateurs aux cessionnaires de marques patronymiques a donné lieu à une évolution jurisprudentielle décisive avec l’arrêt de revirement de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 28 février 2024 (Cass. com., 28 février 2024, n° 22-23.833), suivi, après renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union européenne, de l’arrêt du 23 septembre 2026 (Cass. com., 23 septembre 2026, n° 22-23.833). Dans ce litige, un couturier ayant cédé plusieurs marques composées de son patronyme poursuivait la société cessionnaire en déchéance de ses droits pour déceptivité acquise, en lui reprochant d’avoir entretenu dans l’esprit du public la croyance erronée qu’il concevait toujours les produits vendus sous son nom.
Dans son arrêt du 28 février 2024, la Cour de cassation a d’abord rappelé la solution traditionnelle fondée sur l’article 1628 du Code civil : « La Cour de cassation juge que le cédant de droits portant sur une marque est tenu dans les termes de l’article 1628 du code civil et n’est, par conséquent, pas recevable en une action en déchéance de ces droits pour déceptivité acquise de cette marque, qui tend à l’éviction de l’acquéreur » (Cass. com., 28 février 2024, n° 22-23.833). Considérant toutefois que la garantie contractuelle d’éviction ne saurait paralyser la sanction d’ordre public de la tromperie du consommateur lorsqu’elle découle du comportement ultérieur de l’acquéreur, la chambre commerciale a opéré un revirement : « Il convient en conséquence de juger désormais qu’il est fait exception à la règle énoncée au paragraphe 10 lorsque l’action en déchéance pour déceptivité acquise d’une marque est fondée sur la survenance de faits fautifs postérieurs à la cession et imputables au cessionnaire. » (Cass. com., 28 février 2024, n° 22-23.833).
Statuant à nouveau le 23 septembre 2026 à la suite de l’arrêt préjudiciel de la Cour de justice de l’Union européenne du 18 décembre 2025 (C-168/24), la Cour de cassation a fixé le critère d’appréciation de cette déceptivité (Cass. com., 23 septembre 2026, n° 22-23.833). Elle a jugé que « ils ne s’opposent pas au prononcé de la déchéance d’une marque constituée du patronyme d’un créateur de mode au motif que, au regard de l’ensemble des circonstances pertinentes, l’usage qui en est fait par le titulaire ou avec son consentement est de nature à avoir pour effet que cette marque conduit le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé à croire, à tort, que ce créateur a participé à la conception des produits revêtus de ladite marque. » (Cass. com., 23 septembre 2026, n° 22-23.833). La Haute juridiction a ainsi confirmé la déchéance des marques patronymiques en raison des éléments de communication et de présentation par lesquels le cessionnaire faisait croire que le créateur fondateur participait toujours à la création.
Ainsi, si le cessionnaire demeure protégé par les articles 1626 et 1628 du Code civil ainsi que par l’action en concurrence déloyale et parasitisme contre toute réappropriation fautive du signe par le cédant, il doit veiller à ce que sa propre exploitation postérieure à la cession n’induise jamais le public en erreur sur le rôle créatif du cédant.
II. La publicité au Registre national des marques et le régime procédural de l’opposabilité aux tiers
Bien que parfaite entre les parties dès la signature de l’écrit, la cession de marque ne produit ses pleins effets envers les tiers qu’après l’accomplissement de la formalité de publicité auprès de l’INPI. Il importe donc d’étudier les règles d’inscription au Registre national des marques et la distinction entre validité et opposabilité (A), puis l’incidence procédurale de cette inscription sur la recevabilité de l’action en contrefaçon et sa régularisation en cours d’instance (B).
A. La formalité d’inscription à l’INPI et la distinction entre validité du transfert et opposabilité aux tiers
Le principe de l’opposabilité par inscription est posé par l’article L. 714-7 du Code de la propriété intellectuelle : toute transmission ou modification des droits attachés à une marque doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au Registre national des marques. Le deuxième alinéa de l’article L. 714-7 du Code de la propriété intellectuelle prévoit toutefois qu’avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l’acquisition de ces droits.
Les modalités pratiques de cette démarche, effectuée en ligne sur le portail de l’INPI dédié à l’inscription d’un événement au Registre national des marques, sont fixées par les textes réglementaires. Selon l’article R. 714-2 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa version en vigueur depuis le 2 juillet 2026, le Registre national des marques tenu par l’INPI mentionne pour chaque titre les actes modifiant la propriété de la marque ou la jouissance des droits qui lui sont attachés, aucune inscription ne pouvant être portée au registre tant que le dépôt n’est pas publié conformément à l’article R. 712-8 du même code.
Aux termes de l’article R. 714-4 du Code de la propriété intellectuelle, la demande d’inscription est présentée par l’une des parties à l’acte ou par le titulaire du dépôt au jour de la demande, à la condition impérative que la personne désignée dans l’acte comme titulaire antérieur soit effectivement inscrite comme telle au Registre national des marques. Le dossier prévu par l’article R. 714-4 du Code de la propriété intellectuelle comprend un bordereau d’inscription, une copie ou un extrait de l’acte constatant la modification de la propriété, le justificatif du paiement de la redevance et, s’il y a lieu, le pouvoir du mandataire sauf s’il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d’avocat. Par dérogation, l’article R. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle dispense de produire la copie de l’acte en cas de fusion, scission ou absorption lorsque le numéro unique d’identification des sociétés concernées est indiqué, ainsi qu’en cas de mutation par décès ou d’impossibilité matérielle reconnue par décision motivée du directeur général de l’INPI.
Sur le plan substantiel, le défaut de publication n’affecte jamais la validité du contrat de cession lui-même. La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du 26 juin 2024 (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-11.020) à propos d’une cession de marques financée par un crédit-vendeur garanti par un nantissement non inscrit à l’INPI dans le délai légal : « l’article L. 714-7 du code de la propriété intellectuelle ne sanctionne que par l’inopposabilité aux tiers l’absence de publication de toute transmission ou modification des droits portant sur une marque. » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-11.020). Elle en a déduit que « l’absence d’inscription dans le délai prévu par ce texte entraîne, non la nullité de la cession de marque, mais l’inopposabilité de la sûreté. » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-11.020).
Comme l’a mis en évidence la doctrine commentant l’opposabilité d’une cession de marque sous licence, l’article L. 714-7 du Code de la propriété intellectuelle régit les conflits entre acquéreurs ou titulaires de droits concurrents tout en réservant le cas de la connaissance effective de l’acte par le tiers. Si le troisième alinéa de l’article L. 714-7 du Code de la propriété intellectuelle autorise désormais le licencié non inscrit à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le titulaire afin d’obtenir réparation de son préjudice propre, le cessionnaire demeure quant à lui intégralement soumis à l’obligation d’inscription pour opposer son titre aux tiers.
B. La recevabilité de l’action en contrefaçon du cessionnaire et la régularisation en cours d’instance
En matière de contentieux commercial et de propriété industrielle, l’article L. 716-4-2 du Code de la propriété intellectuelle réserve l’exercice de l’action en contrefaçon au titulaire de la marque enregistrée, tandis que l’article L. 716-4-6 du Code de la propriété intellectuelle ouvre aux personnes ayant qualité pour agir en contrefaçon la saisine en référé ou sur requête aux fins de mesures provisoires et conservatoires. En application de l’article L. 714-7 du Code de la propriété intellectuelle, le cessionnaire ne peut opposer sa qualité de propriétaire au tiers poursuivi qu’à condition d’avoir inscrit le transfert au Registre national des marques.
La cour d’appel de Paris a appliqué cette sanction avec rigueur dans un arrêt du 27 mai 2026 (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 1, 27 mai 2026, n° 24/04985). Une société se prévalait d’une marque française acquise par transmission universelle de patrimoine à la suite de la dissolution sans liquidation de sa filiale, mais n’avait jamais fait inscrire ce transfert auprès de l’INPI. La cour d’appel a rejeté ses demandes en jugeant : « Cependant, elle ne justifie pas de l’inscription de ce transfert au Registre national des marques comme le prévoit pourtant l’article L.714-7 du code de la propriété intellectuelle, qui précise que toute transmission ou modification des droits attachés à une marque, pour être opposable aux tiers, doit être inscrite au Registre national des marques. Il en résulte que cette cession est inopposable aux intimées de sorte que la société Viséo n’est pas fondée à se prévaloir de cette marque. » (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 1, 27 mai 2026, n° 24/04985). Ainsi, même lorsque le transfert résulte d’une opération sociétaire bénéficiant des allègements documentaires de l’article R. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, l’absence d’inscription au Registre national des marques paralyse l’invocation du titre face aux tiers.
Toutefois, lorsque l’assignation a été délivrée avant l’inscription à l’INPI, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’opposabilité au jour de l’acte introductif d’instance peut être régularisée en cours de procédure avant que le juge ne statue. C’est ce qu’a jugé le tribunal judiciaire de Paris le 30 septembre 2026 (TJ Paris, 3ème chambre 3ème section, 30 septembre 2026, n° 24/14406) dans une espèce où l’assignation datait du 18 juillet 2023 et où l’inscription de la cession ainsi que d’un acte confirmatif était intervenue entre août et octobre 2023 : « Les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir au jour de l’assignation, soit le 18 juillet 2023, et du défaut de qualité à agir pour solliciter les redevances ont ainsi pu être régularisées et les moyens tirés de ces fins de non-recevoir seront écartés. » (TJ Paris, 30 septembre 2026, n° 24/14406).
Cette régularisation doit intervenir avant l’expiration du délai de prescription quinquennale prévu par le dernier alinéa de l’article L. 716-4-2 du Code de la propriété intellectuelle, selon lequel l’action en contrefaçon se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer. En outre, pour que le cessionnaire soit recevable à demander réparation des faits de contrefaçon antérieurs à la cession, l’acte publié doit prévoir expressément le transfert du droit d’agir pour le passé. La cour d’appel de Paris l’a relevé dans un arrêt du 8 novembre 2023 (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 1, 8 novembre 2023, n° 21/19144) en constatant que « Puis, par un acte confirmatif de cession signé le 27 avril 2022, les parties ont rappelé que la cession des marques entraînait le transfert au cessionnaire du droit de poursuivre les actes de contrefaçon, acte inscrit à l’INPI et publié au BOPI le 19 mai 2022. » (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 1, 8 novembre 2023, n° 21/19144), solution également retenue par le tribunal judiciaire de Paris le 30 septembre 2026 (TJ Paris, 30 septembre 2026, n° 24/14406).
Conclusion
La cession d’une marque enregistrée à l’INPI exige une maîtrise conjointe du droit des contrats et des procédures d’inscription en propriété industrielle. Sur le plan substantiel, le formalisme de l’écrit requis à peine de nullité par l’article L. 714-1 du Code de la propriété intellectuelle, l’interdiction des limitations territoriales et l’articulation de la garantie d’éviction de l’article 1628 du Code civil avec la sanction de la déceptivité acquise imputable au cessionnaire d’une marque patronymique (Cass. com., 28 février 2024, n° 22-23.833 ; Cass. com., 23 septembre 2026, n° 22-23.833) imposent une rédaction contractuelle rigoureuse.
Sur le plan procédural, la jurisprudence de 2026 confirme que la publicité du transfert au Registre national des marques, régie par les articles L. 714-7, R. 714-2 et R. 714-4 du Code de la propriété intellectuelle, commande l’efficacité du titre envers les tiers. Si l’omission d’inscription n’entraîne pas la nullité de la cession (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-11.020) et peut être régularisée en cours d’instance (TJ Paris, 30 septembre 2026, n° 24/14406), le défaut persistant d’inscription prive le cessionnaire du droit d’invoquer la marque contre les tiers (CA Paris, 27 mai 2026, n° 24/04985).