La decheance de la marque pour degenerescence : quand le succes commercial aneantit le droit privatif
Le paradoxe est connu des praticiens du droit de la propriete intellectuelle : plus une marque rencontre le succes commercial, plus elle s expose au risque de perdre sa protection. La degenerescence designe precisement cette situation dans laquelle un signe distinctif, initialement valable, devient la designation usuelle du produit ou du service qu il designe, au point de ne plus remplir sa fonction essentielle d identification de l origine commerciale. Ce phenomene, que la doctrine qualifie parfois de victoire mortelle de la marque, est apprehende par l article L. 714-6 du Code de la propriete intellectuelle qui prevoit, aux cotes de la decheance pour defaut d usage serieux et de la decheance pour caractere trompeur, une cause autonome de perte du droit fondee sur la banalisation du signe imputable a son titulaire.
I. Le fondement legal de la decheance pour degenerescence
A. L’article L. 714-6 du Code de la propriete intellectuelle et ses sources europeennes
Le droit des marques repose sur un equilibre entre la protection du signe distinctif et la liberte du commerce. Cet equilibre serait rompu si le titulaire d une marque pouvait perpetuellement interdire l usage d un signe qu il a lui-meme laisse tomber dans le langage courant. L article L. 714-6 du Code de la propriete intellectuelle, dans sa redaction issue de l ordonnance n 2019-1169 du 13 novembre 2019, dispose ainsi qu encourt la decheance de ses droits le titulaire d une marque devenue de son fait la designation usuelle dans le commerce du produit ou du service ou propre a induire en erreur sur la nature, la qualite ou la provenance geographique du produit ou du service article L. 714-6 du Code de la propriete intellectuelle.
Cette disposition transpose en droit interne l article 20, sous a), de la directive (UE) 2015/2436 du 16 decembre 2015 rapprochant les legislations des Etats membres sur les marques. Le texte europeen prevoit que le titulaire d une marque peut etre dechu de ses droits lorsque, apres la date de son enregistrement, la marque est devenue, du fait de l activite ou de l inactivite de son titulaire, la designation usuelle dans le commerce d un produit ou d un service pour lequel elle est enregistree. La chambre commerciale de la Cour de cassation a expressement rappele cette articulation dans son arret du 13 novembre 2025, enoncant qu il resulte de l article L. 714-6, a), du code de la propriete intellectuelle, interprete a la lumiere de l article 20, sous a), de la directive (UE) 2015/2436 qu encourt la decheance de ses droits le titulaire d une marque devenue, du fait de son activite ou de son inactivite, la designation usuelle dans le commerce Cass. com., 13 nov. 2025, n 24-14.449.
Le mecanisme de la decheance pour degenerescence se distingue fondamentalement de la decheance pour defaut d usage serieux prevue a l article L. 714-5 du meme code. Alors que cette derniere sanctionne l abandon commercial de la marque par son titulaire, la decheance pour degenerescence frappe au contraire une marque qui a connu un succes tel que le signe s est banalise dans l esprit du public. L histoire du droit des marques offre des exemples emblematiques de cette situation paradoxale ou la notoriete tue le droit : les termes frigidaire, thermos, kleenex, escalator ou encore fermeture eclair ont ainsi connu ce destin singulier, le public ayant progressivement cesse de percevoir ces signes comme des indicateurs d origine pour les assimiler a des noms communs designant le produit lui-meme.
L article L. 711-1 du Code de la propriete intellectuelle definit le signe susceptible de constituer une marque comme un signe propre a distinguer les produits ou services d une personne physique ou morale de ceux d autres personnes. Le caractere distinctif est ainsi l essence meme du droit de marque. La degenerescence correspond precisement a la perte de cette aptitude distinctive, non pas ab initio mais au cours de la vie du titre, du fait du comportement du titulaire.
Par ailleurs, la decheance pour caractere trompeur, seconde branche de l article L. 714-6, sanctionne une evolution de la marque qui, sans necessairement etre devenue usuelle, est propre a induire le consommateur en erreur. Cette hypothese se rencontre notamment lorsque le titulaire modifie substantiellement les caracteristiques du produit sans changer la marque, ou lorsque la marque comporte une indication geographique devenue inexacte en raison d une delocalisation de la production. La directive 2015/2436 precise a cet egard que la marque peut etre dechue lorsqu elle est propre a induire le public en erreur, notamment sur la nature, la qualite ou la provenance geographique des produits ou services. Dans l arret du 14 octobre 2020, la chambre commerciale a rappele que la designation legale d une activite reglementee ne suffit pas a faire du signe un signe contraire a l ordre public Cass. com., 14 oct. 2020, n 18-16.887, marquant ainsi les limites de la decheance pour caractere trompeur.
B. La distinction entre degenerescence et defaut de caractere distinctif ab initio
La degenerescence postule qu une marque initialement valable a perdu son caractere distinctif au fil du temps. Elle se distingue donc du defaut de caractere distinctif ab initio, lequel est apprecie au jour du depot et releve non de la decheance mais de la nullite. Cette distinction a ete rappelee avec force par la chambre commerciale dans l arret du 6 decembre 2023 relatif a la marque monkiosque.
Dans cette affaire, la societe Lekiosque.fr poursuivait l annulation des marques monkiosque.fr et monkiosque pour defaut de caractere distinctif. La cour d appel de Paris avait fait droit a cette demande, estimant que le terme kiosque etait devenu usuel dans le secteur de la distribution de la presse en ligne. La Cour de cassation a censure ce raisonnement, jugeant qu il resulte de l article L. 711-2 du code de la propriete intellectuelle que le caractere distinctif de la marque s apprecie au jour du depot, au regard de la connaissance du terme conteste aupres du public concerne, sans prendre en compte la generalisation ulterieure alleguee de l appellation kiosque dans le secteur de la distribution de la presse en ligne, laquelle etait inoperante pour apprecier le caractere distinctif du signe au moment du depot, des lors qu il n avait pas ete soutenu qu a cette date, il etait raisonnable d envisager que ce terme le devienne Cass. com., 6 dec. 2023, n 22-16.078. En d autres termes, ce qui est devenu usuel apres le depot ne rend pas la marque nulle : cela peut tout au plus justifier une action en decheance, sur le fondement distinct de l article L. 714-6.
Cette distinction est porteuse d enjeux proceduraux considerables. L action en nullite pour defaut de caractere distinctif est imprescriptible depuis l entree en vigueur de l ordonnance du 13 novembre 2019 et son article L. 714-3, tandis que la decheance pour degenerescence ne peut etre prononcee que pour l avenir et suppose etablie la faute du titulaire. En consequence, la qualification retenue determine non seulement le regime probatoire applicable mais egalement l etendue temporelle de la sanction. L enjeu est d autant plus sensible que la decheance laisse au titulaire la possibilite de revendiquer les actes de contrefacon passes, ce que ne permet pas la nullite retroactive.
Des lors, l articulation entre nullite et decheance constitue un enjeu strategique majeur dans le contentieux des marques. Le demandeur qui entend contester une marque devenue banale devra determiner si la banalite existait deja au jour du depot, auquel cas seule la nullite peut etre invoquee, ou si elle est apparue posterieurement du fait de l activite ou de l inactivite du titulaire, hypothese qui releve exclusivement de la decheance. La chambre commerciale veille a ce que les juges du fond ne confondent pas ces deux regimes, comme en temoigne la cassation prononcee dans l affaire monkiosque. La Cour de justice de l Union europeenne a egalement rappele dans l arret du 26 mars 2020, Cooper International Spirits (C-622/18), que l etendue du droit exclusif doit s apprecier en se referant aux elements resultant de l enregistrement de la marque et non pas par rapport a l usage que le titulaire a pu faire de cette marque pendant la periode de cinq annees suivant l enregistrement Cass. com., 4 nov. 2020, n 16-28.281, visant CJUE, 26 mars 2020, C-622/18.
II. L appreciation pretorienne de la degenerescence
A. La faute du titulaire : l activite ou l inactivite a l origine de la banalisation
La degenerescence ne se presume pas. Elle suppose la demonstration d une faute imputable au titulaire de la marque, qui a, par son action ou son inaction, laisse le signe se banaliser. L arret City Stade rendu par la chambre commerciale le 13 novembre 2025 illustre de maniere particulierement eclairante cette exigence.
En l espece, la societe Tennis d Aquitaine avait depose en 2006 la marque verbale City stade pour designer une structure complete en acier habille bois ou metal permettant la pratique de differents sports. La societe Sports et loisirs avait sollicite la decheance de cette marque, soutenant qu elle etait devenue la designation usuelle dans le commerce de ce type d equipement sportif. La cour d appel de Colmar, par arret du 6 mars 2024, avait prononce la decheance en relevant que le titulaire n avait engage aucune action en justice contre l usage generique de sa marque, aussi bien par les collectivites territoriales que par ses concurrents. La chambre commerciale a approuve cette analyse, retenant qu en l etat de ces constatations et appreciations, desquelles il resulte que, par son inactivite, la societe Tennis d Aquitaine a contribue a la degenerescence de sa marque, la cour d appel a legalement justifie sa decision Cass. com., 13 nov. 2025, n 24-14.449.
L arret City Stade etablit ainsi que l inaction du titulaire face a la banalisation du signe constitue une faute caracterisant la degenerescence. Le titulaire ne saurait arguer de sa meconnaissance de l usage generique de sa marque pour echapper a la decheance. La cour d appel de Colmar avait en effet releve que la societe Tennis d Aquitaine ne peut pretendre ignorer l usage generique qui est fait de sa marque depuis plusieurs annees et qu elle ne peut arguer du fait qu il est rappele aux elus comme aux entreprises son caractere protege. La chambre commerciale a egalement releve que la societe n avait pas mis en demeure les tiers de ne plus employer le signe avant d introduire une procedure contentieuse, ce qui constitue un element caracteristique de la passivite fautive.
A cet egard, la jurisprudence invite les titulaires de marques a une vigilance constante. La tolerance prolongee a l egard des usages generiques emporte un risque majeur de decheance. Le titulaire d une marque doit non seulement exploiter son signe mais egalement le defendre activement contre sa banalisation, en rappelant aux tiers son caractere protege et, le cas echeant, en introduisant des actions en contrefacon ou en concurrence deloyale pour empecher la dilution du signe dans le langage courant. Cette obligation de defense active est particulierement contraignante pour les marques a forte notoriete, dont le succes meme favorise le risque de banalisation par le public et les medias.
B. La preuve de la degenerescence et ses consequences contentieuses
La charge de la preuve de la degenerescence incombe au demandeur a la decheance. Il lui appartient d etablir que le signe est devenu, du fait du titulaire, la designation usuelle du produit ou du service dans le commerce. Cette preuve peut etre rapportee par tous moyens, notamment par la production d articles de presse, de documents commerciaux, de dictionnaires ou d enquetes aupres du public pertinent. La preuve de la faute du titulaire, en revanche, peut resulter d un faisceau d indices concordants, incluant notamment la connaissance generale de la banalisation dans le secteur economique concerne et la duree de l utilisation generique sans reaction du titulaire.
La question de la preuve se complique lorsque la marque est enregistree pour une categorie large de produits ou de services. L arret Skin up du 14 mai 2025 precise les modalites d appreciation de la decheance dans cette hypothese. La chambre commerciale y juge que le juge saisi d une demande en decheance de marque doit rechercher, lorsque le demandeur soutient que la categorie de produits ou services vises a l enregistrement est trop large, si cette categorie peut etre divisee, de maniere objective et non arbitraire, en sous-categories autonomes et coherentes, le critere de la finalite et de la destination des produits ou des services en cause constituant le critere essentiel Cass. com., 14 mai 2025, n 23-21.866.
Cette solution, rendue en matiere de decheance pour defaut d usage, est transposable a la decheance pour degenerescence. Le juge doit ainsi proceder a une analyse circonstanciee, produit par produit ou service par service, et ne saurait prononcer une decheance globale sans avoir prealablement verifie si la banalisation affecte l ensemble du perimetre de la marque ou seulement certaines sous-categories isolees. L exigence de division en sous-categories autonomes, consacree par la chambre commerciale, impose au juge une rigueur methodologique qui protege le titulaire contre une decheance excessive.
Par ailleurs, la decheance pour degenerescence ne produit effet que pour l avenir. Contrairement a la nullite, qui aneantit retroactivement le titre, la decheance n empeche pas le titulaire de se prevaloir des actes de contrefacon intervenus avant la date a laquelle elle est prononcee. La Cour de cassation a rappele ce principe dans l arret Saint Germain du 4 novembre 2020, precisant que la decheance d une marque ne produisant effet qu a l expiration d une periode ininterrompue de cinq ans sans usage serieux, son titulaire est en droit de se prevaloir de l atteinte portee a ses droits sur la marque qu ont pu lui causer les actes de contrefacon intervenus avant sa decheance Cass. com., 4 nov. 2020, n 16-28.281. Si cette decision concerne la decheance pour defaut d usage serieux, le principe vaut egalement pour la decheance pour degenerescence, des lors que celle-ci est prononcee pour l avenir, comme le confirme l article 20 de la directive (UE) 2015/2436.
L article L. 716-3 du Code de la propriete intellectuelle confere a toute personne interessee la qualite pour agir en decheance. L action peut etre formee a titre principal ou reconventionnel, et le ministere public peut egalement agir d office dans les conditions prevues par ce texte. La decision de decheance, qu elle emane du directeur de l INPI ou du juge judiciaire, est inscrite au Registre national des marques et produit ses effets a compter de la date de la demande en decheance ou, a defaut, de la date a laquelle la cause de decheance est survenue. Cette inscription garantit l opposabilite aux tiers de la perte du droit.
Enfin, il convient de distinguer la decheance pour degenerescence de la forclusion par tolerance, regie par l article L. 716-5 du Code de la propriete intellectuelle. Dans l arret Oxford du 5 juin 2024, la chambre commerciale a precise que le titulaire d une marque jouissant d une renommee qui a tolere pendant une periode de cinq annees consecutives l usage d une marque posterieure enregistree, en connaissance de cet usage, ne peut plus demander la nullite de la marque posterieure, ni s opposer a son usage pour les produits ou les services pour lesquels la marque posterieure a ete utilisee, a moins que son depot n ait ete effectue de mauvaise foi Cass. com., 5 juin 2024, n 23-15.380. Si ces deux mecanismes reposent sur l idee de tolerance prolongee, ils operent sur des plans distincts : la forclusion empeche le titulaire d agir contre un concurrent identifie, tandis que la decheance pour degenerescence le prive de tout droit sur le signe lui-meme, a l egard de tous les tiers.
La connaissance par le titulaire de la banalisation de sa marque peut resulter d une connaissance generale, dans le secteur economique concerne, d une telle utilisation, cette connaissance pouvant etre deduite notamment de la duree de l utilisation. Cette appreciation par faisceau d indices confere au juge un large pouvoir d appreciation, qui doit s exercer au regard des circonstances propres a chaque espece. La chambre commerciale a egalement admis, dans l arret du 12 mai 2021, que l irrecevabilite formelle du recours contre les decisions du directeur de l INPI peut etre regularisee en cours d instance, dans le respect du droit d acces effectif a un tribunal consacre par l article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l homme et des libertes fondamentales Cass. com., 12 mai 2021, n 18-15.153, ce qui temoigne de la volonte de la Cour de cassation de ne pas faire obstacle a l examen au fond des actions en decheance par des irrecevabilites excessivement formalistes.
Conclusion
La decheance de la marque pour degenerescence constitue une sanction du titulaire qui, par son action ou son inaction, a laisse le signe distinctif se dissoudre dans le langage courant. L article L. 714-6 du Code de la propriete intellectuelle, interprete a la lumiere de la directive europeenne de 2015 et de la jurisprudence recente de la chambre commerciale, enonce une regle dont la rigueur est temperee par la necessite de rapporter la preuve d une faute imputable au titulaire. Les arrets City Stade du 13 novembre 2025, Skin up du 14 mai 2025 et monkiosque du 6 decembre 2023 dessinent ainsi un regime coherent, distingue de la nullite pour defaut de caractere distinctif comme de la decheance pour defaut d usage. Le titulaire d une marque doit, pour se premunir contre ce risque, non seulement exploiter son signe mais egalement le defendre activement contre sa banalisation, en rappelant aux tiers son caractere protege et en exercant, le cas echeant, les actions contentieuses necessaires pour empecher la dilution du signe dans le domaine public.
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