Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La déchéance de la marque patronymique d’un créateur de mode pour usage trompeur : les enseignements de la Cour de cassation après l’arrêt PMJC

Dans l’univers de la haute couture, du prêt-à-porter de luxe et du design, le patronyme d’un créateur ne constitue pas seulement la désignation de son identité civile : il incarne l’empreinte stylistique, l’univers esthétique et la valeur économique centrale de l’entreprise qu’il a souvent fondée. Au fil de la vie des affaires, de nombreuses maisons de mode traversent des restructurations financières, des cessions de contrôle ou des procédures collectives au terme desquelles les marques patronymiques sont cédées à des repreneurs ou à des groupes industriels tiers. Dès lors que le créateur d’origine cesse toute collaboration professionnelle ou artistique avec l’acquéreur, une tension juridique fondamentale surgit entre deux exigences contradictoires : d’un côté, le droit exclusif de propriété conféré au cessionnaire de la marque, qui entend exploiter librement l’actif incorporel acquis à titre onéreux ; de l’autre, la protection du public contre le risque d’induire le consommateur en erreur sur l’origine et la paternité stylistique des créations commercialisées sous cette signature.

Cette problématique au carrefour du droit des marques, du droit d’auteur et du droit de la concurrence vient de connaître un dénouement jurisprudentiel majeur par un arrêt rendu le 23 septembre 2026 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation (pourvoi n° 22-23.833, décision n° 6ab38335c27382d099072f35). Cette décision très attendue intervient à la suite du renvoi préjudiciel que la haute juridiction française avait ordonné le 28 février 2024 devant la Cour de justice de l’Union européenne, laquelle s’est prononcée par un arrêt de principe du 18 décembre 2025 dans l’affaire PMJC (aff. C-168/24, documenté par l’Institut national de la propriété industrielle au PIBD n° 1263-III-2). Le litige mettait en cause la société cessionnaire des marques portant le patronyme d’un illustre styliste français et ce dernier, qui invoquait la déchéance pour déceptivité des signes distinctifs en raison d’un usage entretenu pour faire croire au public qu’il demeurait l’auteur des collections commercialisées.

En statuant sur les conséquences de la décision européenne, la Cour de cassation fixe de manière rigoureuse le régime de la déchéance de la marque patronymique devenue trompeuse, tout en sanctionnant fermement les dérives procédurales du créateur qui, pour défendre ses créations récentes protégées par le droit d’auteur, avait adressé des lettres de mise en demeure comminatoires à des partenaires commerciaux tiers sans décision de justice préalable. L’arrêt articule ainsi les dispositions de l’article L. 714-6 du Code de la propriété intellectuelle avec celles de l’article 1240 du Code civil, offrant une grille de lecture indispensable pour les entreprises de mode, les investisseurs et les créateurs. Cette décision s’inscrit en outre dans un mouvement plus large de clarification des prérogatives des titulaires de droits de propriété industrielle, comme en témoigne la décision rendue le même jour par la chambre commerciale concernant la recevabilité de l’action en contrefaçon du titulaire inscrit (pourvoi n° 24-20.689, décision n° 6ab38322c27382d099072c57). Les équipes du cabinet Kohen Avocats, intervenant régulièrement auprès des acteurs économiques pour leurs analyses et publications juridiques ainsi qu’en contentieux commercial et en matière de marques, examinent ci-après les enseignements essentiels de cette actualité.

I. La déchéance pour déceptivité de la marque patronymique cédée face au risque de tromperie stylistique

A. De la jurisprudence Emanuel à l’arrêt PMJC de la Cour de justice de l’Union européenne : la portée de l’autonomie de la marque

La question de la validité et de l’exploitation d’une marque patronymique après la cession de l’entreprise ou la rupture des relations entre la société exploitante et le fondateur n’est pas nouvelle en droit positif. Pendant deux décennies, la référence cardinale en la matière reposait sur l’arrêt fondateur rendu le 30 mars 2006 par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire Elizabeth Emanuel (CJUE, 30 mars 2006, aff. C-259/04). Dans cette affaire devenue classique, la styliste britannique Elizabeth Emanuel, créatrice de la robe de mariée de la princesse de Galles, avait cédé son entreprise ainsi que la marque enregistrée sous son nom et prénom avant de quitter la structure, puis avait tenté de solliciter l’annulation de la marque au motif que le public associait toujours son nom à sa personne physique.

La Cour de justice avait alors posé un principe d’autonomie du signe distinctif par rapport à la personne physique qui l’avait inspiré. Comme le rappelle fidèlement la Cour de cassation dans son arrêt du 23 septembre 2026, « le titulaire d’une marque correspondant au nom du créateur et premier fabricant des produits portant cette marque ne peut, en raison de cette seule particularité, être déchu de ses droits au motif que ladite marque induirait le public en erreur, au sens de l’article 12, paragraphe 2, sous b), de la directive 89/104/CEE, notamment quand la clientèle attachée à cette marque a été cédée avec l’entreprise fabriquant les produits qui en sont revêtus. » En vertu de cette jurisprudence constante, la circonstance qu’une marque patronymique soit exploitée par une entreprise sans que le créateur d’origine n’y soit plus associé ne suffit pas, par elle-même, à caractériser une déceptivité intrinsèque du titre de propriété industrielle.

Toutefois, la Cour de justice avait assorti cette règle d’une réserve fondamentale : la solution n’était valable que sous réserve que l’acquéreur n’ait pas recours à des manœuvres frauduleuses ou dolosives destinées à abuser le public. C’est précisément sur cette ligne de crête que s’est nouée l’affaire soumise à la Cour de cassation dans le cadre de la reprise des actifs de la maison de couture fondée en 1978 par le créateur Jean-Charles de Castelbajac. À la suite d’un jugement de cession intervenu en septembre 2011 dans le cadre d’une procédure collective, la société PMJC avait acquis les marques verbales françaises comprenant le patronyme du créateur, tandis qu’un protocole de prestation de services liait temporairement ce dernier à la société repreneuse jusqu’au 31 décembre 2015. Une fois ce protocole arrivé à son terme, les relations contractuelles entre le styliste et le cessionnaire avaient définitivement cessé.

Cependant, entre la fin de l’année 2017 et le début de l’année 2019, la société exploitante avait continué à commercialiser de nouvelles collections en apposant les marques patronymiques sur des produits dont la présentation globale et les décors empruntaient étroitement aux codes artistiques historiques du styliste. Le créateur, ayant constaté par ailleurs que des œuvres récentes et non cédées avaient été reproduites sans son consentement, avait sollicité à titre reconventionnel la déchéance pour déceptivité des droits de marque de la société exploitante, au visa de l’article L. 714-6 du Code de la propriété intellectuelle.

Face aux contestations de la société cessionnaire, qui se retranchait derrière la jurisprudence Emanuel pour prétendre que l’usage d’une marque de créateur ne saurait être annulé ou frappé de déchéance pour tromperie, la chambre commerciale de la Cour de cassation a saisi la Cour de justice d’une question préjudicielle afin de déterminer si le droit de l’Union européenne s’opposait au prononcé d’une déchéance lorsque l’usage de la marque patronymique fait croire au consommateur que le créateur participe encore à la conception des produits. La Cour de justice a répondu par l’affirmative le 18 décembre 2025 dans son arrêt PMJC (aff. C-168/24), marquant une avancée doctrinale déterminante comme l’a souligné l’analyse parue dans Le Monde du Droit.

Dans sa décision du 23 septembre 2026, la Cour de cassation entérine solennellement cette interprétation en reproduisant mot pour mot le dictum de la juridiction européenne : « l’article 12, paragraphe 2, sous b), de la directive 2008/95 et l’article 20, sous b), de la directive 2015/2436 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas au prononcé de la déchéance d’une marque constituée du patronyme d’un créateur de mode au motif que, au regard de l’ensemble des circonstances pertinentes, l’usage qui en est fait par le titulaire ou avec son consentement est de nature à avoir pour effet que cette marque conduit le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé à croire, à tort, que ce créateur a participé à la conception des produits revêtus de ladite marque. » La Cour de cassation en conclut fermement que le moyen du pourvoi soutenant le contraire n’était pas fondé, confirmant ainsi que la déchéance d’une marque patronymique pour déceptivité est pleinement recevable et justifiée dès lors qu’un usage trompeur est établi.

B. Les critères concrets d’appréciation de l’usage trompeur et de la tromperie du consommateur moyen

Pour apprécier l’existence d’une cause de déchéance au sens de l’article L. 714-6, b) du Code de la propriété intellectuelle, qui dispose qu’« encourt la déchéance de ses droits le titulaire d’une marque devenue de son fait propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service », les juges du fond ne se bornent pas à une analyse abstraite du libellé de l’enregistrement. Ils procèdent à une analyse concrète, in concreto, de l’ensemble des circonstances factuelles ayant entouré l’exploitation de la marque au cours de la période litigieuse.

La jurisprudence de la Cour de justice et celle de la Cour de cassation établissent une distinction nette entre deux situations économiques. D’une part, l’exploitation ordinaire et passive d’une marque patronymique qui, ayant acquis une notoriété autonome auprès du public, désigne des produits sous la responsabilité industrielle et commerciale du nouveau titulaire sans message trompeur particulier. Dans un tel cas, le consommateur moyen sait que des marques séculaires ou historiques comme Dior, Chanel ou Saint Laurent continuent d’être exploitées sous la direction artistique de nouveaux créateurs, sans que le fondateur disparu ou retiré n’intervienne dans chaque pièce. D’autre part, l’exploitation active et fallacieuse où la société titulaire organise sa communication, son étiquetage, ses campagnes promotionnelles et le stylisme des produits de manière à créer l’illusion délibérée d’une participation contemporaine et personnelle du créateur d’origine.

Dans l’affaire jugée le 23 septembre 2026, plusieurs indices concordants ont emporté la conviction des juges du fond, approuvée par la Cour de cassation. En premier lieu, la société cessionnaire avait commercialisé des collections capsules en partenariat avec d’autres enseignes commerciales en mettant en avant des visuels et des intitulés qui renvoyaient expressément à l’univers singulier de l’artiste. En second lieu et surtout, l’usage trompeur trouvait sa consécration dans l’existence de condamnations judiciaires antérieures et irrévocables prononcées contre le cessionnaire pour contrefaçon de droits d’auteur.

En effet, le créateur avait fait constater que la société exploitante avait reproduit, sur les vêtements commercialisés sous sa marque, des décors et des motifs constituant des créations originales récentes qu’il avait réalisées après la rupture des accords de 2012 et sur lesquelles il n’avait consenti aucune cession de droits. Dès lors que la société avait été définitivement condamnée pour contrefaçon de droits d’auteur sur ces œuvres spécifiques, l’apposition concomitante de la marque patronymique sur des vêtements arborant ces créations usurpées achevait de convaincre le public que le styliste était personnellement à l’origine des pièces vendues.

Comme l’a relevé la cour d’appel dont les constatations sont validées sur ce chef, les marques patronymiques étaient ainsi devenues déceptives du fait même de leur titulaire. En exploitant les signes distinctifs sous la forme d’appositions sur des produits revêtus de décors constituant des actes de contrefaçon des droits d’auteur du cédant, la société entretenait une confusion délibérée sur l’existence d’une collaboration créative active. L’appréciation s’effectue au regard de la perception du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé : face à des créations nouvelles portant la signature et le graphisme emblématique d’un créateur vivant de renommée internationale, ce consommateur est conduit à penser, à tort, que le styliste a conçu les modèles et en a supervisé la réalisation.

Cette solution consacre une avancée primordiale pour l’équilibre contractuel dans les cessions de marques patronymiques. L’acquéreur d’un nom commercial ou d’une marque patronymique ne peut prétendre s’abriter derrière son titre pour spolier l’identité artistique continue du créateur. Si le droit des marques confère un monopole d’exploitation sur le signe pour les classes de produits déposées, il ne confère aucun brevet d’immunité autorisant le titulaire à induire le public en erreur sur la paternité des œuvres commercialisées. La sanction de la déchéance, qui fait perdre au titulaire ses droits privatifs pour les produits concernés, constitue une mesure protectrice à la fois de l’ordre public économique et de l’intégrité du marché.

II. L’articulation rigoureuse entre défense des droits d’auteur, action en contrefaçon et prohibition du dénigrement

A. La sanction du dénigrement commercial par l’envoi de lettres de mise en demeure sans décision judiciaire préalable

Si l’arrêt du 23 septembre 2026 consacre une victoire de principe majeure sur le terrain de la déchéance de marque, il comporte un second volet d’une rigueur redoutable pour les créateurs et titulaires de droits de propriété intellectuelle. Ce second volet concerne l’action reconventionnelle en concurrence déloyale pour dénigrement commercial, engagée par la société cessionnaire contre le styliste qui avait fait adresser des lettres de mise en demeure à ses partenaires commerciaux.

En l’espèce, le conseil du créateur avait envoyé, en décembre 2017, des lettres de mise en demeure à deux partenaires commerciaux de la société titulaire des marques, leur demandant de cesser immédiatement la commercialisation de collections capsules au motif que les modèles portaient atteinte à ses droits d’auteur. La cour d’appel de Paris avait rejeté les demandes de dommages-intérêts pour dénigrement formées par la société cessionnaire, estimant que la démarche du créateur n’était pas illégitime puisque ce dernier entendait légitimement défendre son univers artistique et mettre un terme aux agissements de partenaires dont la communication laissait faussement croire à une collaboration avec lui.

La chambre commerciale de la Cour de cassation censure impitoyablement ce raisonnement au visa de l’article 1240 du Code civil. La haute juridiction énonce un principe prétorien particulièrement ferme : « Vu l’article 1240 du code civil : Il résulte de ce texte qu’en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon. »

Poursuivant sa démonstration, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel aux motifs que : « En se déterminant ainsi, sans constater que les faits incriminés dans ces lettres avaient donné lieu à une décision de condamnation pour contrefaçon, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. » Cette motivation rappelle une règle constante mais trop souvent négligée en pratique contentieuse : tant qu’une décision de justice passée en force de chose jugée n’a pas formellement constaté et condamné la contrefaçon, la divulgation auprès de tiers de l’existence d’une infraction alléguée constitue une faute civile génératrice de responsabilité délictuelle.

L’avertissement adressé directement à l’auteur présumé de l’atteinte est parfaitement licite et participe de la phase précontentieuse normale. En revanche, porter les accusations de contrefaçon à la connaissance de tiers, qu’il s’agisse de clients, de distributeurs, de grossistes, de plateformes de commerce électronique ou de partenaires commerciaux, crée un trouble manifeste dans les relations commerciales de l’entreprise visée. En jetant le discrédit sur des produits dont la contrefaçon n’est pas encore judiciairement établie, l’émetteur des lettres désorganise le réseau de commercialisation et commet un acte de concurrence déloyale par dénigrement.

Pour les praticiens du droit et les créateurs, cet avertissement jurisprudentiel est capital. Même lorsqu’un créateur est convaincu de la réalité du pillage de ses œuvres, il ne peut prendre l’initiative d’interpeller les distributeurs ou les partenaires sans avoir préalablement obtenu une décision judiciaire, ne serait-ce qu’une ordonnance de référé ou une mesure d’interdiction provisoire. À défaut, le créateur s’expose à devoir indemniser le préjudice commercial subi par son adversaire, ce qui peut annihiler financièrement les gains obtenus par ailleurs sur le terrain de la propriété intellectuelle.

B. La recevabilité de l’action en contrefaçon et la sécurité juridique des titulaires inscrits

La portée de cette actualité jurisprudentielle doit être mise en perspective avec un autre arrêt rendu le même jour, le 23 septembre 2026, par la chambre commerciale de la Cour de cassation (pourvoi n° 24-20.689), qui apporte une clarification symétrique quant à la recevabilité de l’action en contrefaçon du titulaire inscrit sur le registre des marques tenu par l’INPI.

Dans cette seconde affaire, une cour d’appel avait déclaré irrecevable une action en contrefaçon engagée par une société titulaire d’une marque au motif que celle-ci ne justifiait pas de la chaîne régulière des transmissions antérieures, en raison d’irrégularités ayant affecté le déposant initial de la marque. La Cour de cassation casse cet arrêt en rappelant les principes gouvernant l’intérêt et la qualité à agir au visa de l’article 31 du code de procédure civile ainsi que des articles L. 713-1, L. 716-4 et L. 716-4-2 du Code de la propriété intellectuelle.

La haute juridiction énonce avec une grande netteté : « l’action en contrefaçon est une action attitrée, réservée par la loi au titulaire inscrit de la marque ou, avec son consentement, à son licencié. » Censurant la cour d’appel qui avait exigé la preuve de la chaîne des droits au stade de la recevabilité, la Cour de cassation juge : « En statuant ainsi, alors que la société Wimbi Boats se prévalait de sa qualité d’actuelle titulaire de la marque, inscrite au registre national des marques, la cour d’appel, qui a statué sur l’existence du droit invoqué, ce qui relève de l’examen du bien-fondé de la demande en contrefaçon et non de la recevabilité de l’action, a violé le texte susvisé. »

Cette articulation entre recevabilité de l’action attitrée et examen du fond du droit complète parfaitement les enseignements de l’arrêt PMJC. D’un côté, le titulaire régulier inscrit au registre national bénéficie d’une présomption de recevabilité pour faire valoir ses droits en justice sans que son adversaire ne puisse lui opposer une fin de non-recevoir tirée d’éventuelles faiblesses dans l’historique des cessions, ces questions relevant exclusivement du bien-fondé. De l’autre côté, ce même titulaire demeure sous la menace permanente d’une action en déchéance si son usage de la marque devient déceptif en trahissant la confiance légitime du public.

Ces deux décisions du 23 septembre 2026 imposent aux entreprises et à leurs conseils d’adopter des règles de gouvernance contractuelle et contentieuse extrêmement rigoureuses. Lors de la cession d’une marque patronymique, il apparaît indispensable d’encadrer contractuellement les conditions futures d’exploitation du nom de famille. Des clauses précises doivent définir si le créateur continuera ou non d’exercer une direction artistique, selon quelles modalités sa collaboration sera portée à la connaissance du public, et comment seront présentées les collections une fois la collaboration achevée.

De même, des clauses d’audit stylistique, des chartes graphiques opposables et des engagements mutuels de non-dénigrement doivent être stipulés pour prévenir les dérives. Les entreprises cédantes ou les créateurs personnes physiques doivent veiller à organiser clairement la distinction entre les droits de marque cédés et les droits d’auteur réservés sur leurs œuvres antérieures et futures. En cas de survenance d’un différend, le recours aux conseils d’avocats en droit des affaires à Paris permet de calibrer les démarches judiciaires, de diligenter les constats probatoires nécessaires et de solliciter les mesures d’interdiction appropriées avant toute prise de parole risquant de caractériser un dénigrement commercial fautif.

Conclusion

Les arrêts rendus le 23 septembre 2026 par la chambre commerciale de la Cour de cassation marquent une étape décisive dans la régulation juridique du marché de la mode et de la création. En transposant avec rigueur les critères issus de la décision préjudicielle de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire PMJC, la Cour de cassation met un terme à l’illusion selon laquelle le rachat d’une marque patronymique conférerait un droit absolu et inconditionnel d’exploitation commerciale déconnecté de la réalité de la création artistique.

La déchéance pour déceptivité de l’article L. 714-6 du Code de la propriété intellectuelle trouve ici son plein champ d’application : dès lors que l’acquéreur entretient sciemment l’illusion d’une implication continue du créateur éponyme et s’approprie ses codes artistiques sans son aval, la marque encourt la sanction suprême de la disparition juridique pour les produits concernés. Ce mécanisme protège à la fois le créateur spolié de son image et le consommateur trompé sur l’authenticité de la conception stylistique.

Pour autant, la haute juridiction rappelle avec une fermeté égale que la justice ne tolère pas les mesures de rétorsion anarchiques. La prohibition stricte du dénigrement au visa de l’article 1240 du Code civil interdit formellement d’alerter les tiers ou les partenaires commerciaux d’une contrefaçon avant d’en avoir obtenu la reconnaissance judiciaire irrévocable. La protection des droits incorporels impose ainsi une discipline procédurale sans faille, conciliant la fermeté sur le fond du droit et le respect scrupuleux des canaux légaux d’exécution.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».