I. La reproduction de la marque au sein du signe complexe : une atteinte caractérisée par le pouvoir attractif du signe
A. La contrefaçon par reproduction et l’adjonction de mots : l’apport de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 25 mars 2026
L’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle interdit, sauf autorisation du titulaire, l’usage dans la vie des affaires d’un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels elle est enregistrée. La reproduction à l’identique du signe ne cesse pas d’être sanctionnée du seul fait que ce signe s’insère dans un ensemble plus vaste, dès lors qu’il y conserve sa fonction distinctive. Or la tentation est fréquente, pour un opérateur commercial, de penser que l’adjonction de mots à une marque célèbre ferait échapper son produit au grief de contrefaçon par reproduction. La cour d’appel de Versailles a eu l’occasion de fermer cette voie dans un arrêt rendu le 25 mars 2026, dans l’affaire opposant la société Hermès international à la société Sherine Orient (CA Versailles, 25 mars 2026, n° 24/00326).
La société Sherine Orient commercialisait, dans sa boutique à l’enseigne Sherine’ O, des sacs revêtus des phrases « En attendant mon Birkin » et « Mon Hermès est à la maison ». Le tribunal judiciaire de Nanterre avait retenu la contrefaçon des droits d’auteur sur les sacs Kelly et Birkin ainsi que celle de la marque tridimensionnelle internationale n° 806207 A, mais avait écarté la contrefaçon des marques verbales BIRKIN n° 97691016 et HERMÈS n° 1558350, au motif que les mots litigieux s’inscrivaient dans des phrases plus complètes devant être comparées dans leur ensemble aux marques en cause. Les sociétés Hermès ont interjeté appel de ce seul chef, et la cour d’appel de Versailles a infirmé le jugement en jugeant que la commercialisation de ces sacs constituait une contrefaçon des deux marques verbales.
La cour d’appel a fondé sa démonstration sur le pouvoir attractif conservé par le signe au sein de la phrase. Elle énonce ainsi que « la marque BIRKIN, qui est bien connue du public dans le domaine des sacs à main, conserve, au sein de la phrase « En attendant mon Birkin », tout son pouvoir attractif » (CA Versailles, 25 mars 2026, n° 24/00326). La même observation vaut pour la marque HERMÈS, dont la large connaissance par le public dans le domaine des sacs à main a déjà été reconnue par la jurisprudence. La cour en déduit que « un lien est ainsi directement établi entre le terme Birkin et des sacs, produits identiques à ceux visés par la marque BIRKIN, dans le but de vendre des sacs » (CA Versailles, 25 mars 2026, n° 24/00326).
La circonstance que les phrases incriminées présentent l’apparence d’un trait d’humour n’a pas été considérée comme de nature à écarter la contrefaçon. La cour d’appel relève, à cet égard, que « si le message sous forme de trait d’humour, véhiculé par les phrases « En attendant mon Birkin » et « mon Hermès est à la maison », laisse peu de doute sur le fait que les produits ne proviennent pas des sociétés Hermès, il n’en reste pas moins que ces agissements portent atteinte aux intérêts du titulaire des marques HERMÈS et BIRKIN, en ce qu’ils visent à tirer parti de leur réputation, détournant ainsi les investissements qu’il y a consacrés et nuisant à son image » (CA Versailles, 25 mars 2026, n° 24/00326). L’atteinte est donc caractérisée dès lors que le signe est apposé sur des produits identiques pour attirer le consommateur, peu important que l’absence d’origine commune soit par ailleurs perceptible.
Cette solution s’inscrit dans le prolongement des principes généraux applicables à la contrefaçon de marque. Aux termes de l’article L. 716-4 du code de la propriété intellectuelle, l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. La violation des interdictions de l’article L. 713-2 suffit donc à fonder l’action, sans qu’il soit nécessaire d’établir un risque de confusion pour la reproduction d’un signe identique sur des produits identiques. Or la lecture des juges du fond tend parfois à exiger, même en présence d’un signe identique, une comparaison d’ensemble qui dilue la marque dans la phrase qui la contient. L’arrêt du 25 mars 2026 rappelle avec netteté qu’une telle dilution ne saurait être admise lorsque le signe conserve son pouvoir attractif et sa fonction de désignation d’origine.
La cour d’appel de Rennes avait, dans le même esprit, procédé à une analyse fine des éléments distinctifs et dominants d’une marque complexe dans l’affaire opposant la société Champagne Martel aux sociétés Lacheteau et Les Grands Chais (CA Rennes, 1er avril 2025, n° 23/05744). Après avoir constaté que « l’élément VICTOIRE est distinctif et dominant » au sein de la marque contestée, la cour avait rappelé que « les éléments CHAMPAGNE VICTOIRE sont plus faciles à retenir que l’élément VICTOIRE seul donc la marque devra être considérée comme un tout » (CA Rennes, 1er avril 2025, n° 23/05744). Cette appréhension de la marque dans son ensemble, propre au contentieux du risque de confusion, n’empêche nullement de reconnaître, en matière de reproduction, la prééminence de l’élément identique à la marque antérieure.
B. La méthode de la position distinctive autonome : l’office du juge dans l’appréciation du signe composé
La Cour de cassation a précisé, dans un arrêt publié au Bulletin du 13 novembre 2025, la méthode que les juges du fond doivent suivre lorsqu’une marque antérieure est reproduite dans un signe composé postérieur (Com., 13 novembre 2025, n° 24-10.672, publié au Bulletin). En application de l’article L. 711-3, 1°, b), du code de la propriété intellectuelle, la Cour énonce que « lorsqu’une marque antérieure est reproduite dans un signe composé postérieur, dans lequel elle n’apparaît pas insignifiante, il appartient aux juges du fond, aux fins de déterminer si la marque antérieure conserve dans le signe postérieur composé une position distinctive autonome, de rechercher si, en raison notamment de sa position ou de sa dimension, la marque antérieure est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur » (Com., 13 novembre 2025, n° 24-10.672, publié au Bulletin).
Dans cette affaire, la société Circus Belgium, titulaire des marques de l’Union européenne « Circus », contestait l’enregistrement du signe « Circus Baobab » en raison du risque de confusion avec ses marques antérieures. La cour d’appel de Paris avait rejeté l’opposition en se fondant sur la comparaison globale des signes et sur l’équilibre des éléments en présence. La Cour de cassation a censuré cette démarche, au motif que les juges du fond avaient omis de rechercher si le terme « Circus », identique à la marque verbale et élément verbal de la marque semi-figurative, ne conservait pas, au sein du signe composé, une position distinctive autonome de nature à faire attribuer au titulaire des marques antérieures l’origine des produits ou des services couverts par le signe postérieur.
La portée de cette méthode dépasse le seul contentieux de l’opposition devant le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle fournit, en effet, le critère d’appréciation applicable à toute reproduction d’une marque au sein d’un ensemble verbal ou figuratif, y compris lorsque cet ensemble prend la forme d’une phrase apposée sur un produit. Or la position distinctive autonome s’apprécie au regard de la perception du consommateur, que la marque soit susceptible de s’imposer à sa perception et d’être gardée en mémoire par lui. La solution retenue par la cour d’appel de Versailles dans l’affaire Hermès procède de la même logique, le pouvoir attractif du signe au sein de la phrase tenant précisément à sa capacité à s’imposer à la perception du consommateur.
Par ailleurs, la position distinctive autonome ne saurait être admise lorsque le signe antérieur forme avec les autres éléments du signe postérieur une unité ayant un sens différent par rapport au sens desdits éléments pris séparément. La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, rappelée dans l’arrêt du 13 novembre 2025, exclut en effet la position distinctive autonome lorsque la marque antérieure constitue un élément négligeable du signe composé ou lorsqu’elle se fond dans une expression nouvelle. La frontière entre la phrase qui préserve le pouvoir attractif du signe et l’expression qui en absorbe le sens commande donc l’issue du litige, et cette frontière relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, sous le contrôle de la Cour de cassation sur la recherche de la position distinctive autonome.
Les limites de la protection ne sont pas pour autant ignorées, ainsi qu’en témoigne un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 22 octobre 2025, dans lequel la société Chanel, titulaire de la marque antérieure COCO, a vu son recours rejeté contre la décision du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle ayant écarté l’opposition formée à l’encontre de la marque « Coco Shaoua » (CA Versailles, 22 octobre 2025, n° 24/05912). La cour a retenu que « l’impression d’ensemble procurée par les signes COCO et coco shaoua, respectivement, ne sera pas de nature à générer un risque de confusion du fait de leurs différences aux plans visuel (un terme pour la marque antérieure, deux pour le signe contesté), phonétique (deux syllabes pour la marque antérieure, quatre pour le signe contesté) et conceptuel » (CA Versailles, 22 octobre 2025, n° 24/05912). La notoriété de la marque antérieure ne supplée donc pas, à elle seule, l’absence de similitude entre les signes, et le juge demeure tenu d’apprécier l’impression d’ensemble produite par chacun d’eux.
II. Les moyens de l’action en contrefaçon et les limites de l’exclusivité
A. La preuve et l’articulation des actions : constats, saisie-contrefaçon et cumul des fondements
La preuve de la contrefaçon peut être rapportée par tous moyens, et le titulaire de la marque dispose d’outils probatoires spécifiques que l’article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle organise de manière détaillée. Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est ainsi en droit de faire procéder, en tout lieu et par tous huissiers, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, à la description détaillée ou à la saisie réelle des produits ou des services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. Dans l’affaire Hermès, la démonstration s’est appuyée sur des procès-verbaux de constat établis les 13 septembre et 3 novembre 2022, complétés par une mise en demeure du 23 septembre 2022 et une sommation d’huissier du 25 novembre 2022.
L’exercice de ces prérogatives est toutefois subordonné à une exigence de loyauté dont la Cour de cassation a rappelé la portée dans un arrêt publié au Bulletin du 6 décembre 2023 (Com., 6 décembre 2023, n° 22-11.071, publié au Bulletin). En application de l’article L. 716-7, devenu L. 716-4-7, du code de la propriété intellectuelle, lu à la lumière de l’article 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 et de l’article 10 du code civil, la Cour énonce que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Com., 6 décembre 2023, n° 22-11.071, publié au Bulletin). La société Puma, qui s’était abstenue de révéler que la société Carrefour était titulaire de marques portant sur le signe incriminé et que des instances d’opposition avaient exclu tout risque de confusion, a ainsi vu annuler les procès-verbaux de saisie-contrefaçon établis à son profit.
L’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme commande, en outre, une attention particulière, ainsi que le démontre l’arrêt publié au Bulletin du 18 mars 2026 rendu dans l’affaire opposant les sociétés Officine Panerai et Cartier à la société Tism (Com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, publié au Bulletin). La Cour de cassation y opère un revirement remarqué en jugeant que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation » (Com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, publié au Bulletin).
Il s’ensuit que la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits. Cette solution offre un filet de sécurité aux titulaires de marques dont l’action en contrefaçon serait rejetée, notamment en raison de l’annulation du titre, et leur permet de faire juger au fond la déloyauté du comportement du concurrent. La Cour de cassation précise, dans le même arrêt, que le parasitisme économique est une forme de déloyauté constitutive d’une faute qui consiste, pour un opérateur, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis, et que l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence.
Dans l’affaire Panerai, les sociétés poursuivies soutenaient que la montre « Augarde », vendue 149 euros, ne pouvait s’inscrire dans le sillage de la montre « Radiomir », commercialisée à partir de 5 000 euros, en raison de la différence des clientèles. La cour d’appel avait retenu cette argumentation, en relevant que les similitudes entre les deux modèles tenaient à des caractéristiques qui « ne font cependant pas l’objet de droits privatifs » (Com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, publié au Bulletin). La Cour de cassation a censuré ce raisonnement, en jugeant que ces motifs étaient impropres à exclure l’intention de la société Tism de se placer dans le sillage des sociétés Cartier et Officine Panerai, dès lors que l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence. La différence de positionnement tarifaire et de clientèle n’est donc pas, par elle-même, exclusive du parasitisme.
B. Les bornes de la protection : usage référentiel, tolérance et absence de monopole sur les caractéristiques banales
Le droit exclusif conféré par la marque n’est pas sans limites, et la jurisprudence en a fixé les principales bornes. L’usage référentiel constitue, à cet égard, une limite classique du droit de marque, dont la Cour de cassation a rappelé les conditions dans un arrêt publié au Bulletin du 18 octobre 2023 (Com., 18 octobre 2023, n° 20-20.055, publié au Bulletin). En application de l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle et du règlement n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire, la Cour énonce que « le titulaire d’une marque est habilité à interdire à un annonceur de faire de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, à partir d’un mot-clé sélectionné dans le cadre d’un service de référencement sur internet, lorsque ce mot-clé est identique à ladite marque et que la publicité ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci » (Com., 18 octobre 2023, n° 20-20.055, publié au Bulletin). L’usage du signe à titre de mot-clé ou dans le code-source d’un site internet ne caractérise la contrefaçon que si la publicité générée ne permet pas à l’internaute de percevoir la provenance des produits proposés.
La tolérance du titulaire constitue une seconde borne de l’exclusivité. La Cour de cassation a précisé, dans un arrêt publié au Bulletin du 5 juin 2024, le régime de la forclusion par tolérance applicable au titulaire d’une marque renommée (Com., 5 juin 2024, n° 23-15.380, publié au Bulletin). La Cour énonce que « le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée qui a toléré en France pendant une période de 5 années consécutives l’usage d’une marque postérieure enregistrée, en connaissance de cet usage, ne peut plus demander la nullité de la marque postérieure, ni s’opposer à son usage pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, ni demander réparation du préjudice que lui aurait causé cet usage, à moins que son dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi » (Com., 5 juin 2024, n° 23-15.380, publié au Bulletin). La preuve de la connaissance de l’usage de la marque postérieure peut résulter d’une connaissance générale, dans le secteur économique concerné, d’une telle utilisation.
La protection de la marque renommée connaît, par ailleurs, un régime spécifique que l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle organise autour de la notion de juste motif. L’usage non autorisé d’un signe identique ou similaire à la marque renommée pour des produits identiques, similaires ou non similaires engage la responsabilité civile de son auteur si cet usage, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la notoriété de la marque ou leur porte préjudice. Le titulaire d’une marque renommée peut ainsi se prévaloir de la protection élargie dès lors que le signe contesté évoque sa marque, même en l’absence de tout risque de confusion, pourvu qu’il démontre l’avantage indu ou le préjudice porté au caractère distinctif ou à la notoriété. Dans l’affaire Hermès, la cour d’appel de Versailles a expressément relevé que les agissements de la société Sherine Orient « visent à tirer parti de leur réputation, détournant ainsi les investissements qu’il y a consacrés et nuisant à son image » (CA Versailles, 25 mars 2026, n° 24/00326), ce qui illustre la convergence entre le fondement de la contrefaçon par reproduction et celui de la protection de la marque renommée.
Dès lors, l’absence de droits privatifs sur certaines caractéristiques d’un produit ne confère pas pour autant à la concurrence une licence de copie servile. La Cour de cassation a toutefois rappelé, dans l’arrêt du 18 mars 2026 précité, que le parasitisme exige la démonstration d’une faute distincte, caractérisée par l’intention de se placer dans le sillage d’un opérateur pour tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. Les juges du fond doivent donc rechercher, au-delà de la simple ressemblance des produits, si le concurrent s’est effectivement inscrit dans le sillage économique du demandeur, la similitude des caractéristiques techniques ou esthétiques non protégées ne suffisant pas, à elle seule, à établir le parasitisme. Le juge du fond doit se livrer à une appréciation concrète de la valeur économique individualisée du produit et de l’intention de l’opérateur poursuivi.
Enfin, la préservation de la liberté de la concurrence impose de ne pas étendre l’exclusivité du titulaire de la marque à des éléments qui relèvent du fonds commun du commerce ou des habitudes du secteur. La reproduction d’une marque dans un signe complexe ne constitue une contrefaçon que si le signe conserve, au sein de l’ensemble, son pouvoir attractif et sa capacité à identifier l’origine des produits, ainsi que l’ont rappelé les arrêts précités des 25 mars 2026 et 13 novembre 2025. À l’inverse, lorsque la marque se fond dans une expression nouvelle, lorsqu’elle constitue un élément négligeable du signe composé, ou lorsqu’elle est utilisée de manière purement référentielle, le titulaire ne peut se prévaloir de son droit exclusif. La frontière entre l’emprunt licite et la contrefaçon se trace donc au regard de la perception du consommateur, de la fonction distinctive du signe et du contexte de son usage.
Conclusion
L’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 25 mars 2026, qui retient la contrefaçon des marques BIRKIN et HERMÈS pour la commercialisation de sacs revêtus des phrases « En attendant mon Birkin » et « Mon Hermès est à la maison », consacre le pouvoir attractif du signe comme critère central de la contrefaçon par reproduction au sein d’un ensemble verbal. Or cette approche rejoint la méthode de la position distinctive autonome que la Cour de cassation a précisée dans son arrêt publié au Bulletin du 13 novembre 2025, laquelle invite les juges du fond à rechercher si la marque antérieure est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur au sein du signe composé postérieur. En conséquence, l’adjonction de mots à une marque ne neutralise pas l’atteinte lorsque le signe conserve sa fonction d’identification d’origine, et le trait d’humour ne saurait constituer un écran à la contrefaçon lorsque l’usage vise à tirer parti de la réputation du titulaire. La démonstration de l’atteinte demeure néanmoins encadrée par des exigences procédurales rigoureuses, au premier rang desquelles figure la loyauté de la requête en saisie-contrefaçon, et par des limites substantielles telles que l’usage référentiel, la tolérance de cinq années et l’absence de monopole sur les caractéristiques non protégées. Les titulaires de marques disposent ainsi d’un arsenal complet, allant de l’action en contrefaçon à l’action en parasitisme, dont l’arrêt du 18 mars 2026 a assoupli l’articulation en admettant la recevabilité en appel d’une demande fondée sur la concurrence déloyale lorsqu’elle repose sur les mêmes faits que l’action en contrefaçon rejetée. La protection du signe au sein du signe complexe apparaît, en définitive, comme le fruit d’un équilibre entre l’efficacité de la sanction de l’atteinte et la préservation des libertés du commerce, équilibre que la chambre commerciale de la Cour de cassation et les cours d’appel continuent de faire évoluer au fil des espèces.
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