L’action en contrefaçon de marque a longtemps été perçue comme une voie royale pour le titulaire de droits privatifs. La simple constatation d’une atteinte à la marque suffisait à ouvrir la voie à l’interdiction et à l’indemnisation, le défendeur disposant de peu de ressources pour contester le bien-fondé de l’action autrement que par une dénégation frontale de la matérialité des faits. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, depuis deux ans, considérablement élargi la palette des moyens de défense opposables au titulaire de la marque, au point de dessiner un véritable statut du défendeur à l’action en contrefaçon.
Quatre décisions rendues entre mai 2024 et octobre 2025, toutes publiées au Bulletin, illustrent ce mouvement de rééquilibrage. La première impose au juge de définir avec précision les contours de l’usage sérieux de la marque, et en sanctionne l’absence par la déchéance partielle des droits. La deuxième consacre la forclusion par tolérance comme obstacle dirimant à l’action en nullité, y compris lorsque la connaissance de l’usage litigieux est indirecte. La troisième protège le droit des opérateurs économiques à faire référence à la marque d’un tiers pour indiquer la destination de leurs propres produits. La quatrième, enfin, retient la qualification de dénigrement à l’encontre du titulaire qui informe des tiers d’une contrefaçon alléguée sans avoir obtenu au préalable une décision de justice la constatant.
Ces quatre arrêts s’inscrivent dans une ligne jurisprudentielle plus large que le présent article se propose de cartographier. Ils traduisent une même préoccupation : empêcher que le droit des marques, conçu comme un instrument de loyauté dans la vie des affaires, ne devienne un outil de verrouillage anticoncurrentiel ou d’intimidation. Le plan retenu distingue, d’une part, les moyens de défense qui s’attaquent à la fragilité du titre invoqué (I), et, d’autre part, ceux qui encadrent l’exercice même de l’action en contrefaçon (II).
I. Les moyens de défense tirés de la fragilité du titre de marque
A. La déchéance pour défaut d’usage sérieux et la méthode des sous-catégories autonomes
L’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que le titulaire d’une marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans encourt la déchéance de ses droits. Ce mécanisme, conçu pour éviter la stérilisation du fonds commun des signes disponibles, a longtemps été d’une application limitée. Les titulaires de marques produisaient quelques preuves d’usage pour une partie des produits visés à l’enregistrement, et les juges du fond en déduisaient volontiers un usage sérieux pour l’intégralité de la catégorie concernée.
La chambre commerciale a, par deux arrêts rendus le même jour, le 14 mai 2025, profondément modifié cet état du droit. Dans l’affaire G7, le titulaire des marques « G-7 » et « G7 » enregistrées pour les services de « transport » et de « transport de voyageurs » n’apportait la preuve d’un usage que pour le seul service de taxis. La cour d’appel de Versailles en avait déduit un usage sérieux pour l’ensemble des services de transport visés à l’enregistrement. La chambre commerciale casse cet arrêt au visa de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle : « Le juge saisi d’une demande en déchéance de marque doit rechercher, lorsque le demandeur à la déchéance soutient que la catégorie de produits ou services visés à l’enregistrement est trop large, si cette catégorie peut être divisée, de manière objective et non arbitraire, en sous-catégories autonomes et cohérentes, et ce, même en l’absence d’identification de telles sous-catégories par le titulaire de la marque lors de l’enregistrement de celle-ci ou au cours de l’instance en déchéance » (Com. 14 mai 2025, n° 23-21.296, Publié au Bulletin).
Le même jour, une seconde cassation est prononcée dans l’affaire Skin’up. Le titulaire de la marque éponyme, enregistrée pour les « cosmétiques » en classe 3, justifiait d’un usage pour des produits cosméto-textiles destinés à procurer un effet amincissant par le port de vêtements. La cour d’appel de Colmar en avait déduit un usage sérieux pour la catégorie entière des cosmétiques. La chambre commerciale censure cette décision : « En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les produits cosméto-textiles et leurs recharges, destinés à procurer un effet amincissant par le port de vêtements, qui étaient les seuls pour lesquels la société Skin’up justifiait d’un usage de sa marque au cours des cinq dernières années, ne constituaient pas une sous-catégorie autonome au sein de la catégorie large des cosmétiques, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » (Com. 14 mai 2025, n° 23-21.866, Publié au Bulletin).
Ces deux arrêts s’appuient sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, et singulièrement sur l’arrêt Ferrari du 22 octobre 2020 (C-720/18 et C-721/18), dont ils reproduisent intégralement les motifs. La CJUE y énonçait que « en ce qui concerne des produits ou des services rassemblés au sein d’une catégorie large, susceptible d’être subdivisée en plusieurs sous-catégories autonomes, il est nécessaire d’exiger du titulaire d’une marque enregistrée pour cette catégorie de produits ou de services d’apporter la preuve de l’usage sérieux de sa marque pour chacune de ces sous-catégories autonomes, à défaut de quoi il sera susceptible d’être déchu de ses droits à la marque pour les sous-catégories autonomes pour lesquelles il n’a pas apporté une telle preuve » (CJUE, 22 octobre 2020, Ferrari, C-720/18 et C-721/18, point 38).
La chambre commerciale en tire une double conséquence pratique. D’une part, l’office du juge est renforcé : il doit identifier d’office les sous-catégories autonomes, y compris lorsque le titulaire de la marque n’a pas procédé à cette identification. D’autre part, le critère de la finalité et de la destination des produits ou services est érigé en critère essentiel de la division en sous-catégories, ce qui impose au juge une analyse concrète, produit par produit, de l’usage sérieux allégué.
Par ailleurs, l’arrêt G7 précise que la classification de Nice n’est qu’un simple indice de l’existence de sous-catégories autonomes, le juge n’étant pas tenu de s’y limiter. La conséquence pour le titulaire de la marque est considérable : l’enregistrement d’une marque pour une catégorie large de produits ou de services ne le dispense plus d’un usage effectif pour chacun des segments de marché qu’il entend couvrir. Le défendeur à l’action en contrefaçon dispose désormais, avec la demande reconventionnelle en déchéance partielle, d’un moyen de défense puissant : il peut, en application de l’article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle, solliciter que la déchéance ne s’étende qu’aux produits ou services pour lesquels l’usage sérieux n’est pas démontré.
B. La forclusion par tolérance : l’élargissement de la connaissance du titulaire
L’article L. 716-4-5 du code de la propriété intellectuelle, issu de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 transposant la directive (UE) 2015/2436, consacre le mécanisme de la forclusion par tolérance : le titulaire d’une marque antérieure qui a toléré, pendant cinq années consécutives, l’usage d’une marque postérieure enregistrée, en connaissance de cet usage, ne peut plus en demander la nullité ni s’opposer à son usage. La question de la preuve de cette connaissance est donc décisive.
La chambre commerciale en a précisé les contours dans un arrêt du 5 juin 2024 opposant le groupe Hamelin, titulaire de la marque « Oxford » pour la papeterie, à la société School Pack qui utilisait cette même marque pour des sacs à dos et des trousses. La cour d’appel de Paris avait retenu la forclusion par tolérance au motif que la société School Pack justifiait d’un usage paisible et continu du signe « Oxford » depuis plus de dix ans, attesté par des catalogues et des factures portant sur des milliers d’articles adressés à de grandes enseignes de distribution. Le groupe Hamelin contestait cette solution en soutenant que sa connaissance personnelle de l’usage litigieux n’était pas établie.
La chambre commerciale rejette le pourvoi et énonce que « la preuve de la connaissance par le titulaire de la marque antérieure de l’usage de la marque postérieure après son enregistrement peut résulter d’une connaissance générale, dans le secteur économique concerné, d’une telle utilisation, cette connaissance pouvant être déduite, notamment, de la durée de l’utilisation » (Com. 5 juin 2024, n° 23-15.380, Publié au Bulletin).
En conséquence, la connaissance du titulaire de la marque antérieure n’a plus à être démontrée de manière subjective et individuelle. Elle peut être inférée de la notoriété de l’usage dans le secteur économique considéré, ce qui allège considérablement la charge probatoire du défendeur. Un titulaire de marque ne peut plus se retrancher derrière une ignorance opportuniste pour échapper à la forclusion : la durée et la publicité de l’usage litigieux suffisent à caractériser la connaissance requise par le texte.
Dès lors, le défendeur à l’action en contrefaçon qui justifie d’un usage continu et public de la marque postérieure depuis plus de cinq ans peut opposer la forclusion par tolérance sans avoir à rapporter la preuve, souvent impossible, de la connaissance effective et personnelle du titulaire de la marque antérieure. Cet arrêt, combiné à la jurisprudence sur la déchéance pour défaut d’usage sérieux, arme le défendeur d’un double moyen tiré de la fragilité du titre de marque invoqué contre lui.
II. Les limites nouvelles apportées à l’exercice de l’action en contrefaçon
A. Le dénigrement par accusation de contrefaçon : une frontière prétorienne inédite
L’arrêt le plus remarquable de la période récente est sans doute celui rendu le 15 octobre 2025 par la chambre commerciale, qui pose pour la première fois le principe selon lequel une accusation de contrefaçon non judiciairement constatée constitue un acte de dénigrement. Dans cette affaire, la société Koshi, titulaire de droits d’auteur, avait informé des tiers — clients et distributeurs — de ce que les produits commercialisés par les sociétés Manufacture du marronnier et VBV International constituaient, selon elle, des contrefaçons de ses œuvres. Elle avait au préalable obtenu une ordonnance l’autorisant à pratiquer une saisie-contrefaçon, signifiée et exécutée le 9 novembre 2022. Mais elle n’avait pas encore obtenu de décision de justice au fond constatant la contrefaçon alléguée lorsqu’elle a procédé à ces informations auprès des tiers.
La cour d’appel de Montpellier avait rejeté la demande reconventionnelle en dénigrement des sociétés mises en cause. La chambre commerciale casse cette décision au visa de l’article 1240 du code civil et énonce un attendu de principe d’une netteté remarquable : « Il résulte de ce texte qu’en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Com. 15 octobre 2025, n° 24-11.150, Publié au Bulletin).
La portée de cet arrêt est considérable. Il établit une règle de conduite pour le titulaire de droits de propriété intellectuelle : il ne peut dénoncer une contrefaçon à la clientèle, aux distributeurs ou aux partenaires commerciaux du prétendu contrefacteur qu’après avoir obtenu une décision de justice constatant la contrefaçon. À défaut, il s’expose lui-même à une condamnation pour dénigrement sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Cette solution rejoint la jurisprudence plus générale de la chambre commerciale sur le dénigrement, qui exige que le propos incriminé soit rendu public pour constituer un acte de concurrence déloyale. L’arrêt du 7 janvier 2026 rappelle ainsi que « un propos dénigrant ne peut constituer un acte de concurrence déloyale que s’il est rendu public » (Com. 7 janvier 2026, n° 24-18.085, Publié au Bulletin). L’arrêt du 15 octobre 2025 va plus loin : non seulement le propos dénigrant doit être public, mais le fait même de rendre publique une accusation de contrefaçon non encore judiciairement constatée constitue, en lui-même et indépendamment de toute intention de nuire, un dénigrement fautif. La chambre commerciale instaure ainsi une présomption de faute qui protège le défendeur contre les stratégies d’intimidation commerciale déguisées en défense de droits privatifs.
À cet égard, il convient de distinguer cette solution de la jurisprudence antérieure relative à l’abus du droit d’agir en justice. Le dénigrement par accusation de contrefaçon ne suppose pas la démonstration d’une intention de nuire ou d’une légèreté blâmable : il se déduit du seul constat objectif que l’information des tiers est intervenue avant toute décision de justice constatant la contrefaçon. Le titulaire de droits privatifs conserve la faculté de mettre en œuvre les mesures conservatoires autorisées par le juge, telles que la saisie-contrefaçon prévue à l’article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle. Mais il ne peut, dans l’attente d’une décision au fond, se prévaloir de ces mesures pour jeter le discrédit sur les produits de son concurrent.
B. L’exception de référence nécessaire et l’épuisement des droits
L’article L. 713-6, I, 3°, du code de la propriété intellectuelle prévoit que le titulaire d’une marque ne peut interdire à un tiers d’en faire usage, dans la vie des affaires, pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, lorsque cet usage est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée. Cette exception de la référence nécessaire, transposée de l’article 14 du règlement (UE) n° 2017/1001, constitue une limite importante au droit exclusif du titulaire de la marque.
La chambre commerciale en a fait une application remarquée dans l’arrêt Lohr du 15 mai 2024. La société Lohr industrie, titulaire de dessins et modèles et de marques, contestait l’usage par la société Schneebichler de sa marque pour commercialiser des pièces de rechange compatibles avec ses produits. La cour d’appel de Paris avait prononcé une interdiction générale faite à la société Schneebichler d’utiliser la marque pour désigner, promouvoir et commercialiser des pièces de rechange. La chambre commerciale casse partiellement cet arrêt : « En vertu des articles 14 du règlement (UE) n° 2017/1001 et L. 713-6, I, 3°, du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque européenne ou française ne peut interdire à un tiers d’en faire usage, dans la vie des affaires, pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, lorsque l’usage de cette marque est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée » et censure « l’interdiction générale à un tiers d’utiliser une marque pour désigner, promouvoir et commercialiser, exporter, importer et détenir des pièces de rechange, sans réserver de tels usages, qui constitue l’exception de la référence nécessaire » (Com. 15 mai 2024, n° 22-17.813, Publié au Bulletin).
L’apport de cet arrêt est double. Sur le plan procédural, il précise que l’interdiction prononcée par le juge de la contrefaçon doit expressément réserver l’exception de la référence nécessaire, à peine de censure. Sur le plan substantiel, il rappelle que l’exception de référence nécessaire est d’ordre public et s’impose au juge comme aux parties : le titulaire de la marque ne peut obtenir une interdiction qui irait au-delà de ce que le droit de l’Union européenne autorise.
La même logique de conciliation entre le droit exclusif du titulaire et la liberté du commerce innerve la jurisprudence relative à l’épuisement des droits. L’article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle, tel qu’interprété à la lumière de l’article 7 de la directive 2008/95/CE, prévoit que le droit exclusif s’épuise par la première commercialisation du produit revêtu de la marque avec le consentement du titulaire. La chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 6 décembre 2023, que « la fourniture par le titulaire d’une marque, à ses distributeurs agréés, d’objets revêtus de celle-ci, destinés à la démonstration aux consommateurs dans les points de vente agréés, ainsi que de flacons revêtus de cette marque, dont de petites quantités peuvent être prélevées pour être données aux consommateurs en tant qu’échantillons gratuits, ne constitue pas, en l’absence d’éléments probants contraires, une mise dans le commerce » (Com. 6 décembre 2023, n° 20-18.653, Publié au Bulletin). En conséquence, la commercialisation ultérieure de ces échantillons caractérise une atteinte à la fonction essentielle de garantie d’origine des produits d’une marque. À l’inverse, un produit régulièrement acquis par le consommateur voit le droit exclusif du titulaire s’épuiser, ce qui interdit à ce dernier de s’opposer à la revente.
Par ailleurs, la chambre commerciale a également précisé les règles applicables à l’utilisation de la marque à titre de mot-clé dans le cadre des services de référencement sur internet. Dans l’arrêt Aquarelle du 18 octobre 2023, elle a approuvé les juges du fond d’avoir rejeté l’action en contrefaçon dirigée contre un concurrent utilisant le signe à titre de mot-clé, dès lors que l’absence de risque de confusion était établie : « le titulaire d’une marque est habilité à interdire à un annonceur de faire de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, à partir d’un mot-clé sélectionné dans le cadre d’un service de référencement sur internet, lorsque ce mot-clé est identique à ladite marque et que la publicité ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers » (Com. 18 octobre 2023, n° 20-20.055, Publié au Bulletin).
Ces décisions traduisent une même préoccupation : protéger la fonction essentielle de la marque — la garantie d’origine des produits — sans pour autant entraver le fonctionnement normal du marché. L’exception de référence nécessaire, l’épuisement des droits et l’usage à titre de mot-clé sont autant d’instruments qui limitent la portée du droit exclusif et offrent au défendeur des moyens de défense substantiels.
Conclusion
Le mouvement jurisprudentiel engagé par la chambre commerciale depuis 2024 dessine une recomposition d’ensemble des rapports entre le titulaire de la marque et le défendeur à l’action en contrefaçon. La déchéance pour défaut d’usage sérieux, la forclusion par tolérance et l’exception de référence nécessaire permettent désormais au défendeur de contester la solidité même du titre qui lui est opposé. Le dénigrement par accusation de contrefaçon, quant à lui, sanctionne l’usage prématuré ou abusif de l’action en contrefaçon comme instrument de pression commerciale.
Ce rééquilibrage ne remet pas en cause la protection de la marque en tant que droit de propriété intellectuelle. Il en précise les frontières, en rappelant que le droit des marques est un droit de la loyauté dans la vie des affaires davantage qu’un monopole absolu. La chambre commerciale s’inscrit ainsi dans le sillage de la Cour de justice de l’Union européenne, dont la jurisprudence Ferrari de 2020 avait déjà posé les jalons de cette conception fonctionnelle du droit des marques.
Pour le praticien, ces évolutions imposent une double vigilance. En demande, le titulaire de la marque doit s’assurer de l’effectivité de l’usage sérieux de sa marque pour chaque sous-catégorie de produits ou de services invoquée, et s’abstenir de toute communication auprès des tiers avant l’obtention d’une décision de justice constatant la contrefaçon. En défense, la palette des moyens opposables s’est considérablement enrichie, et le défendeur dispose désormais non seulement de la déchéance et de la forclusion, mais aussi d’une action reconventionnelle en dénigrement lorsque les conditions en sont réunies. La stratégie contentieuse en matière de marques s’en trouve renouvelée.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.