L’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que le titulaire d’une marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans, encourt la déchéance de ses droits. Ce mécanisme, pierre angulaire du droit des marques, poursuit une finalité essentielle : empêcher la constitution de portefeuilles de marques dormantes qui entraveraient la liberté du commerce et de l’industrie en privant les concurrents de l’accès à des signes distinctifs inutilisés. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des trois dernières années, considérablement précisé la portée de ce texte, en tirant les conséquences de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de l’arrêt Ferrari du 22 octobre 2020 (CJUE, C-720/18 et C-721/18, Ferrari), dont la méthode des sous-catégories autonomes a profondément renouvelé l’office du juge saisi d’une demande en déchéance.
La matière se révèle d’une particulière technicité. La déchéance ne sanctionne pas seulement l’absence totale d’exploitation de la marque ; elle atteint également le titulaire qui n’en aurait fait usage que pour une partie des produits ou services visés à l’enregistrement, lorsque ceux-ci se subdivisent en sous-catégories autonomes pour lesquelles aucune preuve d’usage n’est rapportée. Par ailleurs, la déchéance coexiste avec d’autres mécanismes de perte du droit sur la marque, au premier rang desquels la forclusion par tolérance, dont la chambre commerciale a livré une lecture renouvelée en 2024, harmonisée avec le droit de l’Union. L’étude de cette construction prétorienne, adossée à la jurisprudence la plus récente de la chambre commerciale, permet de mesurer l’ampleur du contrôle qu’exerce désormais la Cour de cassation sur l’appréciation, par les juges du fond, du caractère sérieux de l’usage de la marque.
I. Les conditions de fond de la déchéance pour défaut d’usage
A. La notion d’usage sérieux : contours et charge de la preuve
L’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, prévoit qu’encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l’enregistrement de la marque. Le texte énumère les actes assimilés à un usage : l’usage fait avec le consentement du titulaire, l’usage par une personne habilitée à utiliser la marque collective ou la marque de garantie, l’usage sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, et l’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l’exportation.
La notion d’usage sérieux a été précisée par la Cour de justice de l’Union européenne dans un arrêt du 19 décembre 2012 (CJUE, C-149/11, Leno Merken), aux termes duquel l’appréciation du caractère sérieux de l’usage « doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci dans la vie des affaires, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque ». Les juridictions françaises appliquent ces critères avec une rigueur croissante.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 16 mai 2024 (CA Versailles, n° 22/07783), a ainsi confirmé la déchéance de la marque « Comptoir de l’apéritif » pour défaut d’usage sérieux, après avoir relevé que l’apposition du signe sur des présentoirs en carton, sans apposition directe sur les produits alimentaires pour lesquels la marque avait été enregistrée, ne constituait pas un usage conforme à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir l’identité d’origine des produits. La cour a considéré que « la marque ‘Comptoir de l’apéritif’ n’a pas été déposée pour désigner des supports promotionnels mais des produits alimentaires relevant des classes 29 et 30 » et que « l’exploitation qui en est faite ne remplit pas la fonction essentielle de la marque ». La preuve de l’usage sérieux incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée, et elle doit porter sur la période de cinq ans précédant la demande en déchéance.
La cour d’appel de Versailles a également rappelé, dans un arrêt du 5 mars 2025 (CA Versailles, n° 23/05640, PARFUMS LANSELLE), que « les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance » et que « la période de référence au cours de laquelle l’usage sérieux de la marque doit être démontré s’étend du 5 mai 2017 au 5 mai 2022, date à laquelle la déchéance a été demandée ». La juridiction a, dans cette affaire, rejeté le recours en réformation de la décision du directeur général de l’INPI, constatant que « l’usage sérieux n’étant pas démontré pour les parfums et en l’absence de justes motifs de non-usage », la déchéance devait être confirmée.
B. La méthode des sous-catégories autonomes : le tournant jurisprudentiel
Le véritable apport de la période récente réside dans l’incorporation, par la chambre commerciale, de la méthode dite des sous-catégories autonomes issue de l’arrêt Ferrari de la Cour de justice de l’Union européenne du 22 octobre 2020 (C-720/18 et C-721/18). Cette décision a énoncé que « s’agissant de la notion de partie des produits ou services visée à l’article 13 de la directive 2008/95, il y a lieu de relever que le consommateur désireux d’acquérir un produit ou un service relevant d’une catégorie de produits ou de services ayant été définie de façon particulièrement précise et circonscrite, mais à l’intérieur de laquelle il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives, associera à une marque enregistrée pour cette catégorie de produits ou de services l’ensemble des produits ou des services appartenant à celle-ci, de telle sorte que cette marque remplira sa fonction essentielle de garantir l’origine pour ces produits ou ces services ». La Cour de justice en a déduit que, pour les catégories larges subdivisables en sous-catégories autonomes, « il est nécessaire d’exiger du titulaire d’une marque enregistrée pour cette catégorie de produits ou de services d’apporter la preuve de l’usage sérieux de sa marque pour chacune de ces sous-catégories autonomes, à défaut de quoi il sera susceptible d’être déchu de ses droits ».
La chambre commerciale a pleinement intégré cette méthode dans deux arrêts majeurs rendus le même jour, le 14 mai 2025. Dans le premier, n° 23-21.296, publié au Bulletin, la Cour a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 26 janvier 2023 qui avait rejeté une demande en déchéance des marques « G-7 » et « G7 » pour les services de « transport » et « transport de voyageurs ». La Cour de cassation a énoncé le principe selon lequel « lorsque le demandeur à la déchéance soutient que la catégorie de produits ou de services pour laquelle la marque a été enregistrée se subdivise en sous-catégories et invoque un défaut d’usage sérieux pour certaines de ces sous-catégories, le juge doit rechercher si la catégorie visée à l’enregistrement de la marque peut être divisée, de manière objective et non arbitraire, en sous-catégories autonomes et cohérentes, et ce, même en l’absence d’identification de telles sous-catégories par le titulaire de la marque lors de l’enregistrement de celle-ci ou au cours de l’instance en déchéance » (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.296).
La Cour a ajouté qu’« aux fins de cette appréciation, le juge doit prendre en compte le critère essentiel de finalité ou de destination des produits ou services, sans être tenu de se limiter aux indications de produits et de services figurant explicitement dans la classification de Nice, qui ne sont qu’un simple indice de l’existence de sous-catégories autonomes ». En l’espèce, la cour d’appel avait retenu la preuve d’un usage sérieux pour les services de transport sans rechercher si les preuves d’usage, qui ne concernaient que le seul service de taxis, ne se rapportaient pas à une sous-catégorie autonome moins large que les catégories de « transports » et « transports de voyageurs », privant ainsi sa décision de base légale.
Le second arrêt du même jour, n° 23-21.866, également publié au Bulletin, applique la même grille à la marque « Skin’up » enregistrée pour désigner des « cosmétiques » en classe 3. La Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 30 août 2023 qui avait retenu l’usage sérieux pour les cosmétiques au motif que les produits cosméto-textiles étaient vendus pour leur effet amincissant, sans rechercher « si les produits cosméto-textiles et leurs recharges, destinés à procurer un effet amincissant par le port de vêtements, qui étaient les seuls pour lesquels la société Skin’up justifiait d’un usage de sa marque au cours des cinq dernières années, ne constituaient pas une sous-catégorie autonome au sein de la catégorie large des « cosmétiques » » (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.866). La Cour a également rappelé que « la Cour de justice a encore énoncé qu’en ce qui concerne le critère pertinent ou les critères pertinents à appliquer aux fins de l’identification d’une sous-catégorie cohérente de produits ou de services susceptible d’être envisagée de manière autonome, le critère de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause constitue le critère essentiel ».
Ces deux décisions, par leur publication au Bulletin et par la précision de leur motivation, constituent un signal fort. La chambre commerciale impose désormais au juge du fond une obligation de recherche d’office des sous-catégories autonomes lorsque le demandeur à la déchéance soulève le caractère excessivement large de la catégorie de produits ou services visée à l’enregistrement. Le titulaire de la marque ne peut plus se contenter d’une preuve d’usage sur un segment étroit du marché pour conserver l’intégralité de son monopole sur une catégorie large. Cette jurisprudence, qui s’inscrit dans le prolongement direct des arrêts Ferrari et ACTC/EUIPO de la CJUE (CJUE, 16 juillet 2020, C-714/18 P, ACTC/EUIPO), renforce considérablement l’efficacité du mécanisme de la déchéance comme instrument de libération des signes inexploités.
II. L’articulation de la déchéance avec les autres mécanismes de perte du droit
A. La forclusion par tolérance : un tempérament à la déchéance
La déchéance pour défaut d’usage ne constitue pas l’unique cause de perte du droit sur la marque. L’article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, prévoyait un mécanisme de forclusion par tolérance : le titulaire d’une marque antérieure qui a toléré pendant cinq années consécutives l’usage d’une marque postérieure enregistrée, en connaissance de cet usage, ne peut plus agir en nullité de la marque postérieure ni s’opposer à son usage, à moins que le dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 5 juin 2024, un arrêt de principe sur ce mécanisme, n° 23-15.380, publié au Bulletin, dans la célèbre affaire opposant la société Holdham (groupe Hamelin, titulaire des marques « Oxford ») à la société School Pack. La Cour de cassation y a jugé, au visa de l’article L. 716-5, alinéa 4, du code de la propriété intellectuelle, que « le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée qui a toléré en France pendant une période de cinq années consécutives l’usage d’une marque postérieure enregistrée, en connaissance de cet usage, ne peut plus demander la nullité de la marque postérieure, ni s’opposer à son usage pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, ni demander réparation du préjudice que lui aurait causé cet usage, à moins que son dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi » (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-15.380).
L’intérêt de cette décision est double. D’une part, la Cour de cassation y affirme que le droit de l’Union « accorde une protection identique au titulaire de la marque postérieure tolérée, que la marque antérieure soit ou non renommée », écartant ainsi l’interprétation qui réservait le bénéfice de la forclusion par tolérance aux seules marques antérieures ordinaires. D’autre part, elle précise les conditions de la connaissance de l’usage par le titulaire de la marque antérieure, en retenant que « la preuve de la connaissance par le titulaire de la marque antérieure de l’usage de la marque postérieure après son enregistrement peut résulter d’une connaissance générale, dans le secteur économique concerné, d’une telle utilisation, cette connaissance pouvant être déduite, notamment, de la durée de l’utilisation ». En l’espèce, la cour d’appel avait souverainement constaté la présence des produits de la marque postérieure dans les mêmes rayons de la grande distribution que ceux du titulaire de la marque antérieure pendant près de sept ans.
La Cour de cassation s’est appuyée sur l’interprétation de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt Budejovický Budvar du 22 septembre 2011 (CJUE, C-482/09), qui avait énoncé les conditions de la forclusion par tolérance : « premièrement, l’enregistrement de la marque postérieure dans l’État membre concerné, deuxièmement, le fait que le dépôt de cette marque a été effectué de bonne foi, troisièmement, l’usage de la marque postérieure par le titulaire de celle-ci dans l’État membre où elle a été enregistrée et, quatrièmement, la connaissance par le titulaire de la marque antérieure de l’enregistrement de la marque postérieure et de l’usage de celle-ci après son enregistrement ». La chambre commerciale a donc procédé à une interprétation du droit national entièrement conforme au droit de l’Union, en alignant le régime de la forclusion par tolérance sur les standards européens.
B. Portée et effets de la déchéance
La déchéance produit un effet absolu : elle prend effet à la date d’expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa de l’article L. 714-5, ainsi que le rappelle le dernier alinéa de ce texte. Elle opère erga omnes, privant le titulaire du droit exclusif d’usage du signe à l’égard de tous. Lorsque la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée, l’article L. 716-3 du même code précise que la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou aux services concernés.
L’articulation entre la déchéance et l’action en contrefaçon mérite une attention particulière. La chambre commerciale, dans l’arrêt du 14 mai 2025 précité, a tiré toutes les conséquences de la cassation pour défaut de base légale en retenant, en application de l’article 624 du code de procédure civile, que « la cassation du chef de dispositif rejetant la demande de déchéance des marques emporte par voie de conséquence la cassation des chefs de dispositif disant que les sociétés ont commis des actes de contrefaçon de ces marques et les condamnant à des dommages et intérêts, dès lors que la cour d’appel s’est fondée, pour retenir l’existence d’actes de contrefaçon, sur la similarité des services ». Ce lien de dépendance nécessaire entre la validité du titre et l’action en contrefaçon illustre la fonction cardinale de la déchéance : elle constitue un moyen de défense au fond dans le contentieux de la contrefaçon, susceptible de neutraliser l’intégralité des prétentions du titulaire.
La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt du 16 mai 2024 déjà évoqué, a logiquement déduit de la déchéance de la marque « Comptoir de l’apéritif » que la société titulaire était irrecevable à agir en contrefaçon, dès lors qu’elle ne disposait plus de droits de propriété intellectuelle sur le signe et n’avait « pas d’intérêt ni qualité à agir sur ce fondement ». Le mécanisme de la déchéance révèle ainsi sa double nature : il constitue à la fois une sanction de l’inertie du titulaire et un instrument procédural au service du défendeur à l’action en contrefaçon.
Par ailleurs, l’article L. 714-5 prévoit une faculté de régularisation par la reprise de l’usage sérieux, mais dans des conditions strictement encadrées : l’usage sérieux commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans ne fait pas obstacle à la déchéance « s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande ». Cette disposition, d’inspiration communautaire, vise à prévenir les manœuvres dilatoires consistant à réactiver artificiellement une marque dormante à la seule fin d’échapper à la déchéance.
L’économie générale du dispositif se trouve ainsi éclairée par la construction prétorienne récente : la déchéance n’est pas une simple faculté offerte au juge, mais un instrument de police des signes distinctifs, dont la mise en œuvre est désormais encadrée par une méthode rigoureuse de division en sous-catégories autonomes. Le titulaire d’une marque ne saurait invoquer un usage circonscrit à un segment étroit du marché pour conserver un monopole étendu à l’ensemble des produits ou services couverts par un enregistrement trop large. La chambre commerciale a, par ses arrêts du 14 mai 2025, donné à ce principe une portée opérationnelle en imposant au juge du fond une obligation de recherche d’office des sous-catégories autonomes.
Conclusion
La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation, entre 2023 et 2026, a profondément renouvelé le régime de la déchéance de marque pour défaut d’usage sérieux. L’incorporation de la méthode des sous-catégories autonomes issue de la jurisprudence européenne, la précision des critères de l’usage sérieux et l’articulation rigoureuse avec le mécanisme de la forclusion par tolérance dessinent un cadre juridique cohérent, protecteur de la liberté du commerce et de l’industrie. Les praticiens du droit des marques retiendront que la preuve de l’usage sérieux doit désormais être administrée non seulement pour les produits ou services effectivement exploités, mais pour l’ensemble des sous-catégories autonomes du dépôt, sous peine de déchéance partielle. Les deux arrêts de la chambre commerciale du 14 mai 2025, publiés au Bulletin, marquent à cet égard un renforcement significatif du contrôle de la Cour de cassation sur l’office du juge du fond, et invitent les titulaires de marques à une vigilance accrue dans la constitution et le maintien de leurs portefeuilles de droits.
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