Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La déceptivité en droit des marques : entre nullité ab initio et déchéance acquise, la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

I. La nullité pour déceptivité intrinsèque de la marque : un contrôle de validité au stade du dépôt

A. Le fondement légal de la nullité : l’article L. 711-2, 8°, du code de la propriété intellectuelle

Le code de la propriété intellectuelle érige en cause de nullité absolue l’enregistrement d’une marque de nature à tromper le public. L’article L. 711-2, 8°, du code de la propriété intellectuelle dispose en effet que ne peut être valablement enregistré et, s’il est enregistré, est susceptible d’être déclaré nul un signe constituant une marque « de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ». Cette disposition, issue de la transposition de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015, établit un standard objectif de vérification de la sincérité du signe à l’égard du consommateur. La Cour de justice de l’Union européenne a précisé, dans son arrêt du 30 mars 2006 Emanuel (C-259/04), que les cas de refus d’enregistrement fondés sur le caractère déceptif de la marque supposent que l’on puisse retenir « l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur ».

La nullité pour déceptivité se distingue des autres causes de nullité par sa finalité propre : elle ne sanctionne pas l’absence de distinctivité du signe ni une atteinte à des droits antérieurs, mais protège le public contre une information erronée véhiculée par la marque elle-même. Cette protection objective du consommateur transcende la seule dimension concurrentielle du droit des marques pour s’inscrire dans une logique de loyauté des transactions commerciales. Or, le législateur n’a pas défini avec précision le seuil de tromperie exigé, laissant à la jurisprudence le soin de tracer la frontière entre la simple évocation suggestive, qui demeure licite, et l’indication fallacieuse, qui justifie l’anéantissement du titre. Par ailleurs, la sanction de la déceptivité emporte une conséquence radicale : la nullité de la marque, qui est réputée n’avoir jamais produit d’effet, à la différence de la déchéance qui opère seulement pour l’avenir. Dès lors, le choix entre l’action en nullité et l’action en déchéance revêt une importance stratégique considérable pour les opérateurs économiques, notamment lorsque la marque a été exploitée pendant de nombreuses années et que sa valeur économique est substantielle.

À cet égard, l’imprescriptibilité de l’action en nullité, consacrée par l’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle, confère à cette voie une portée particulière. La chambre commerciale de la Cour de cassation a confirmé, dans un arrêt du 28 janvier 2026 publié au Bulletin, que cette imprescriptibilité s’applique à tous les titres en vigueur au jour de la publication de la loi Pacte, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient antérieurement prescrites. La Cour énonce en effet que « par l’article 124, III, de la loi Pacte, qui est dépourvu d’ambiguïté, le législateur a entendu conférer un effet rétroactif à l’article L. 714-3-1 du code de la propriété intellectuelle, repris en substance à l’article L. 716-2-6 de ce code » et que « cette imprescriptibilité étant générale, hors l’hypothèse d’une décision passée en force de chose jugée, elle déroge à l’article 2222 du code civil et s’applique à tous les titres en vigueur à cette date, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760). Cette solution, qui aligne définitivement le droit français sur le droit de l’Union européenne, consolide la sécurité juridique des titulaires de marques tout en préservant la possibilité, pour les tiers intéressés, de contester la validité de titres anciens dont l’exploitation serait devenue trompeuse.

En outre, l’articulation entre la nullité pour déceptivité et les autres causes de nullité — notamment le défaut de distinctivité — a été précisée par la chambre commerciale dans un arrêt du 13 novembre 2025 où elle rappelle que lorsqu’une marque antérieure est reproduite dans un signe composé postérieur, il appartient aux juges du fond « de rechercher si, en raison notamment de sa position ou de sa dimension, la marque antérieure est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et, le cas échéant, si elle forme avec les autres éléments du signe, pris ensemble, une unité ayant un sens différent par rapport au sens desdits éléments pris séparément » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-10.672). Cette méthodologie de la position distinctive autonome, appliquée au contentieux de la nullité, rejaillit indirectement sur l’appréciation du caractère déceptif : un signe composé dont la marque antérieure ne s’impose pas à la perception du consommateur sera moins susceptible de créer une tromperie sur l’origine des produits.

B. L’appréciation prétorienne des qualités intrinsèques du signe : l’émergence d’un contrôle renforcé

La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation a progressivement affiné les critères d’appréciation du caractère déceptif d’une marque. Dans un arrêt du 10 janvier 2024, la Cour rappelle que l’action en nullité fondée sur l’atteinte à des droits antérieurs requiert la démonstration d’un risque de confusion dans l’esprit du public, en précisant que « le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité d’une marque déposée postérieurement s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, quand bien même le titulaire de la marque contestée dispose d’un droit plus ancien que ce tiers qui la conteste » (Cass. com., 10 janv. 2024, n° 22-21.716). Cette solution, qui consacre l’autonomie de l’appréciation du risque de confusion au jour du dépôt attaqué, renforce la protection des titulaires de droits antérieurs contre les enregistrements postérieurs susceptibles d’induire le public en erreur.

La Cour de justice de l’Union européenne a apporté une contribution déterminante à la définition du standard de déceptivité en retenant une conception exigeante de la notion de tromperie. Dans son arrêt du 30 mars 2006, elle a jugé que « quand bien même un consommateur moyen pourrait être influencé dans son acte d’achat en imaginant que la personne physique a participé à la création du produit revêtu de la marque, cette circonstance ne peut être, à elle seule, de nature à tromper le public sur la nature, la qualité ou la provenance dudit produit ». Elle a ajouté que si, dans la présentation de la marque, il existait une volonté de l’entreprise de faire croire au consommateur que la personne physique est toujours la créatrice des produits portant la marque, il s’agirait d’une manœuvre qui pourrait être jugée dolosive mais qui ne pourrait être analysée comme une tromperie affectant la marque elle-même et, par voie de conséquence, la possibilité de l’enregistrer. En conséquence, le simple fait qu’une marque constituée d’un nom patronymique puisse suggérer une continuité créative qui n’existe plus ne suffit pas à caractériser la déceptivité au sens des textes européens. Cette interprétation restrictive protège la stabilité des portefeuilles de marques cédées, en évitant que la seule dissociation entre le créateur originel et l’exploitant actuel ne justifie l’anéantissement du titre.

Le Tribunal de l’Union européenne a confirmé cette approche dans un arrêt du 14 mai 2009, Fiorucci (T-165/06), en écartant une demande de déchéance fondée sur l’utilisation trompeuse d’une marque portant sur le nom de famille d’un créateur après son enregistrement, non au motif qu’une telle déchéance serait juridiquement impossible, mais parce que le demandeur n’apportait aucune preuve de l’usage trompeur allégué. Cette décision confirme que la déceptivité acquise doit être démontrée par des éléments de preuve concrets et ne saurait être présumée du seul fait de la dissociation entre le nom du créateur et la réalité de son implication dans l’entreprise exploitante.

Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 13 novembre 2025, que « la condition de mauvaise foi prévue à l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-14.355). Cette solution élargit le champ de la sanction des dépôts frauduleux et renforce l’articulation entre la nullité pour mauvaise foi et la nullité pour déceptivité, les deux causes pouvant se cumuler lorsque le caractère trompeur du signe procède d’une intention frauduleuse du déposant. La Cour a ainsi censuré l’arrêt d’appel qui écartait la mauvaise foi au motif que la volonté de protéger son nom patronymique constituait un but légitime, sans rechercher si le titulaire avait jamais exploité le signe ni s’il en avait eu l’intention.

II. La déchéance pour déceptivité acquise : un contrôle du comportement postérieur du titulaire

A. Le fondement légal de la déchéance : l’article L. 714-6 du code de la propriété intellectuelle et les causes de perte du droit

Le code de la propriété intellectuelle prévoit, à l’article L. 714-6, deux hypothèses distinctes de déchéance du droit sur la marque. La première, visée au a), sanctionne la dégénérescence du signe devenu la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service. La seconde, visée au b), sanctionne la marque devenue, du fait de son titulaire, « propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ». Cette seconde hypothèse définit la déceptivité acquise, c’est-à-dire la perte du droit sur la marque en raison d’un usage trompeur postérieur à l’enregistrement, distinct de la nullité qui sanctionne un vice originaire du signe.

La déchéance pour dégénérescence, illustrée par l’arrêt « City stade » du 13 novembre 2025, obéit à un régime probatoire rigoureux. La chambre commerciale y énonce qu’il résulte de l’article L. 714-6, a), du code de la propriété intellectuelle, interprété à la lumière de l’article 20, sous a), de la directive (UE) 2015/2436, « qu’encourt la déchéance de ses droits le titulaire d’une marque devenue, du fait de son activité ou de son inactivité, la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service pour lequel elle est enregistrée » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-14.449). En l’espèce, la Cour approuve les juges du fond d’avoir retenu que le titulaire, par son inactivité face à l’usage générique du terme « City stade » par les acteurs économiques du secteur, avait contribué à la dégénérescence de sa marque, le simple marquage par le symbole ® ne suffisant pas à pallier l’absence de démarches contentieuses effectives.

La Cour a, dans le même temps, précisé l’office du juge en matière de déchéance pour défaut d’exploitation, en imposant une méthode d’analyse fondée sur la distinction de sous-catégories autonomes de produits ou de services. Dans deux arrêts du 14 mai 2025 publiés au Bulletin, la chambre commerciale énonce que « le juge saisi d’une demande en déchéance de marque doit rechercher, lorsque le demandeur à la déchéance soutient que la catégorie de produits ou services visés à l’enregistrement est trop large, si cette catégorie peut être divisée, de manière objective et non arbitraire, en sous-catégories autonomes et cohérentes, et ce, même en l’absence d’identification de telles sous-catégories par le titulaire de la marque lors de l’enregistrement de celle-ci ou au cours de l’instance en déchéance » (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.296). La Cour ajoute que « le critère de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause constitue le critère essentiel » pour l’identification de ces sous-catégories. Cette jurisprudence, qui transpose fidèlement l’arrêt Ferrari de la CJUE du 22 octobre 2020 (C-720/18 et C-721/18), sécurise le contentieux de la déchéance en imposant une approche concrète et fonctionnelle des catégories de produits et services visées à l’enregistrement.

Dans le second arrêt du même jour, la Cour censure l’arrêt d’appel qui s’était contenté de retenir que les produits cosméto-textiles et leurs recharges entraient dans le champ de la définition du cosmétique, sans rechercher s’ils ne constituaient pas une sous-catégorie autonome au sein de la catégorie large des cosmétiques (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.866). Cette exigence de motivation renforcée contraint les juridictions du fond à une analyse minutieuse de la segmentation des marchés concernés, au-delà des seules indications de la classification de Nice, et protège les titulaires de marques contre des déchéances excessives qui porteraient sur des produits ou services pour lesquels l’usage est effectivement démontré. Par ailleurs, en application de l’article 624 du code de procédure civile, la Cour rappelle que la cassation du chef de dispositif rejetant la demande de déchéance emporte, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif afférents à la contrefaçon et à la concurrence déloyale, dès lors que ces fondements sont interdépendants.

Cette jurisprudence s’inscrit dans un mouvement plus large de rationalisation du contentieux de la déchéance, qui conduit la chambre commerciale à sanctionner tant l’inertie du titulaire face à la dégénérescence de sa marque que l’insuffisance de motivation des juges du fond. La Cour de cassation veille ainsi à ce que le prononcé de la déchéance, qui emporte des conséquences économiques considérables pour le titulaire du droit, repose sur une analyse objective et exhaustive des circonstances de l’espèce, sans jamais se satisfaire de présomptions ou de raccourcis intellectuels. Dès lors, la méthodologie de l’office du juge en matière de déchéance connaît, sur la période 2023-2026, un renforcement significatif de ses exigences, qui profite à la sécurité juridique de l’ensemble des acteurs du droit des marques.

B. L’articulation prétorienne de la déceptivité acquise avec la garantie d’éviction du cédant et le renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne

L’arrêt le plus significatif de la période récente en matière de déceptivité acquise est sans conteste celui rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 28 février 2024, publié au Bulletin, qui opère un double apport : il précise, d’une part, les conditions de recevabilité de l’action en déchéance pour déceptivité acquise exercée par le cédant d’une marque et, d’autre part, saisit la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle déterminante pour l’avenir du droit européen des marques (Cass. com., 28 fév. 2024, n° 22-23.833).

Sur le premier point, la Cour consacre une solution équilibrée qui concilie la garantie d’éviction due par le cédant au cessionnaire en application de l’article 1628 du code civil et l’intérêt général à la loyauté des transactions. La Cour énonce que « le cédant de droits portant sur une marque est tenu dans les termes de l’article 1628 du code civil et n’est, par conséquent, pas recevable en une action en déchéance de ces droits pour déceptivité acquise de cette marque, qui tend à l’éviction de l’acquéreur ». Toutefois, la Haute juridiction assortit ce principe d’une exception déterminante : l’irrecevabilité cesse « lorsque l’action en déchéance pour déceptivité acquise d’une marque est fondée sur la survenance de faits fautifs postérieurs à la cession et imputables au cessionnaire ». Cette construction prétorienne, qui s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt de la chambre commerciale du 31 janvier 2006, préserve l’équilibre contractuel de la cession tout en ménageant la possibilité, pour le cédant, d’agir lorsque la tromperie résulte d’un comportement délibéré du cessionnaire.

Sur le second point, la Cour de cassation a formulé une question préjudicielle d’une importance considérable pour l’interprétation uniforme du droit européen des marques. Elle interroge la Cour de justice sur le point de savoir « si les articles 12, paragraphe 2, sous b), de la directive 2008/95/CE et 20, sous b), de la directive (UE) 2015/2436 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent au prononcé de la déchéance d’une marque constituée du nom de famille d’un créateur en raison de son exploitation postérieure à la cession dans des conditions de nature à faire croire de manière effective au public que ce créateur participe toujours à la création des produits marqués alors que tel n’est plus le cas ». Cette question, qui divise la doctrine et les juridictions françaises, met en tension deux lectures possibles de la jurisprudence Emanuel de la CJUE : une lecture restrictive qui exclurait toute déchéance pour déceptivité fondée sur la seule dissociation entre le nom du créateur et la réalité de sa participation créative, et une lecture extensive qui admettrait la déchéance lorsque l’exploitation postérieure à la cession crée délibérément une apparence trompeuse de continuité créative.

La cour d’appel de Paris, dont l’arrêt du 12 octobre 2022 était frappé de pourvoi, avait retenu cette seconde interprétation en considérant que l’arrêt Emanuel « n’a pas expressément étendu les motifs de ce point à l’interprétation de l’article 12, paragraphe 2, sous b), de la même directive » et que cette dernière disposition « ne s’oppose pas au prononcé de la déchéance d’une marque en raison de son exploitation dans des conditions de nature à faire croire de manière effective au public que le créateur participe toujours à la création des produits revêtus des marques constituées de son nom de famille alors que tel n’est plus le cas ». La réponse de la Cour de justice de Luxembourg, qui était attendue à l’audience du 3 décembre 2024, déterminera le périmètre de la protection conférée aux marques patronymiques cédées et l’étendue de l’obligation de loyauté pesant sur le cessionnaire exploitant.

En conséquence, la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation éclaire de manière remarquable la dualité des régimes de sanction de la déceptivité en droit des marques. La nullité pour déceptivité intrinsèque, fondée sur l’article L. 711-2, 8°, sanctionne un vice originaire du signe apprécié au jour du dépôt, tandis que la déchéance pour déceptivité acquise, fondée sur l’article L. 714-6, b), sanctionne un comportement postérieur du titulaire de nature à induire le public en erreur. Cette distinction, qui recouvre celle du contrôle de validité et du contrôle d’usage, structure l’ensemble du contentieux de la déceptivité et offre aux praticiens du droit des marques un cadre d’analyse désormais stabilisé par la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire.

Conclusion

La période 2023-2026 aura été celle d’une clarification décisive du régime de la déceptivité en droit français des marques. La chambre commerciale de la Cour de cassation, en dialoguant avec la Cour de justice de l’Union européenne par la voie du renvoi préjudiciel, a posé les jalons d’une articulation cohérente entre nullité et déchéance, entre contrôle de validité et contrôle d’usage, entre protection du consommateur et sécurité juridique des transactions portant sur les droits de propriété industrielle. La réponse attendue de la Cour de justice de Luxembourg à la question préjudicielle du 28 février 2024 déterminera l’équilibre futur entre le droit des cessionnaires à exploiter paisiblement les marques acquises et l’exigence de loyauté dans l’information du public sur l’origine effective des produits et services commercialisés sous ces signes distinctifs.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».