I. Le cadre légal de la forclusion par tolérance : un mécanisme d’équilibre entre droits privatifs et sécurité juridique
A. Les conditions cumulatives du déclenchement du délai quinquennal
La forclusion par tolérance constitue l’un des mécanismes les plus délicats du droit des marques contemporain. Codifiée à l’article L. 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle par l’ordonnance du 13 novembre 2019 portant transposition de la directive (UE) 2015/2436, cette disposition énonce que « le titulaire d’un droit antérieur qui a toléré pendant une période de cinq années consécutives l’usage d’une marque postérieure enregistrée en connaissance de cet usage n’est plus recevable à demander la nullité de la marque postérieure sur le fondement de l’article L. 711-3, pour les produits ou les services pour lesquels l’usage de la marque a été toléré, à moins que l’enregistrement de celle-ci ait été demandé de mauvaise foi ». Cette formulation, empreinte de concision, recèle une architecture juridique dont la mise en œuvre appelle une analyse rigoureuse des conditions qu’elle pose et des tempéraments qu’elle aménage.
Le texte institue une sanction procédurale de l’inaction prolongée du titulaire de droits antérieurs. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 5 juin 2024, a rappelé que les conditions nécessaires pour faire courir le délai de forclusion par tolérance, telles que dégagées par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt Budějovický Budvar du 22 septembre 2011 (C-482/09), sont au nombre de quatre : « premièrement, l’enregistrement de la marque postérieure dans l’État membre concerné, deuxièmement, le fait que le dépôt de cette marque a été effectué de bonne foi, troisièmement, l’usage de la marque postérieure par le titulaire de celle-ci dans l’État membre où elle a été enregistrée et, quatrièmement, la connaissance par le titulaire de la marque antérieure de l’enregistrement de la marque postérieure et de l’usage de celle-ci après son enregistrement » (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-15.380, publié au Bulletin).
Ces quatre conditions sont cumulatives. L’enregistrement de la marque postérieure constitue le point de départ objectif du délai quinquennal, car tant que la marque seconde n’est pas inscrite au registre, le titulaire du droit antérieur ne saurait se voir reprocher une quelconque inertie. La bonne foi du déposant forme la deuxième condition, le mécanisme de la forclusion visant à protéger celui qui a investi de manière légitime dans l’exploitation d’un signe distinctif. L’usage effectif de la marque postérieure par son titulaire constitue la troisième exigence, car c’est précisément cet usage que le titulaire antérieur est réputé avoir toléré. Enfin, la connaissance de l’enregistrement et de l’usage de la marque postérieure par le titulaire du droit antérieur forme le quatrième pilier du dispositif. Dès lors, la forclusion par tolérance ne saurait être opposée à un titulaire qui ignorerait légitimement l’existence de la marque seconde et son exploitation sur le territoire français.
Par ailleurs, le champ d’application matériel de la forclusion est circonscrit par le renvoi exprès à l’article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle, qui énumère les droits antérieurs susceptibles de fonder une action en nullité. A cet égard, il convient d’observer que la forclusion par tolérance ne s’applique qu’aux actions en nullité fondées sur l’atteinte à des droits antérieurs, à l’exclusion des actions fondées sur des motifs absolus de nullité tels que le défaut de distinctivité ou le caractère déceptif du signe. Cette limitation du domaine de la forclusion répond à une logique de pondération entre, d’une part, la protection des investissements réalisés par le titulaire de la marque postérieure et, d’autre part, l’intérêt général qui s’attache à l’élimination des marques entachées de nullité absolue.
En conséquence, la forclusion par tolérance opère comme un filtre procédural qui, sans éteindre le droit substantiel du titulaire antérieur, le prive de la possibilité d’agir en nullité sur le fondement de l’article L. 711-3 pour les produits et services ayant fait l’objet d’une tolérance. La coexistence pacifique des signes, lorsqu’elle se prolonge au-delà de cinq années, acquiert ainsi une valeur juridique que le titulaire antérieur ne peut plus remettre en cause, sauf à démontrer la mauvaise foi du déposant de la marque postérieure.
B. Les tempéraments à la forclusion : mauvaise foi et droits notoirement connus
Le mécanisme de la forclusion par tolérance n’est pas absolu. L’article L. 716-2-8 réserve expressément l’hypothèse dans laquelle « l’enregistrement de celle-ci ait été demandé de mauvaise foi ». Cette réserve, conforme à l’économie générale de la directive (UE) 2015/2436, empêche que la forclusion ne devienne un instrument de légitimation des comportements frauduleux. La mauvaise foi du déposant, appréciée au moment du dépôt, fait ainsi échec à la forclusion quelle que soit la durée de la tolérance.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans l’arrêt précité du 28 janvier 2026, que « l’intention du demandeur d’une marque est un élément subjectif qui doit cependant être déterminé de manière objective par les autorités administratives et judiciaires compétentes » et que « toute allégation de mauvaise foi doit être appréciée globalement, en tenant compte de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d’espèce » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, publié au Bulletin). La Haute juridiction a ajouté que l’absence de similitude entre les signes en présence ne dispense pas le juge de procéder à une analyse globale de tous les éléments de fait, y compris ceux postérieurs au dépôt, pour caractériser l’intention frauduleuse du déposant.
Par ailleurs, l’article L. 716-2-7 du code de la propriété intellectuelle prévoit une exception notable au principe d’imprescriptibilité des actions en nullité : « L’action ou la demande en nullité introduite par le titulaire d’une marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle se prescrit par cinq ans à compter de la date d’enregistrement, à moins que ce dernier n’ait été demandé de mauvaise foi. » Cette disposition, qui soumet le titulaire d’une marque notoirement connue à un délai de prescription quinquennal, déroge au principe général d’imprescriptibilité posé par l’article L. 716-2-6 du même code et confère une portée spécifique à la forclusion par tolérance dans l’hypothèse des marques de renommée.
Or, l’articulation entre la forclusion par tolérance et la prescription spécifique des marques notoirement connues soulève des questions d’interprétation délicates. La chambre commerciale a apporté une clarification déterminante dans l’arrêt du 5 juin 2024 en jugeant que « le droit de l’Union accorde une protection identique au titulaire de la marque postérieure tolérée, que la marque antérieure soit ou non renommée » (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-15.380, précité). Dès lors, la forclusion par tolérance s’applique de manière uniforme, sans distinction tenant à la renommée de la marque antérieure, conformément à l’interprétation téléologique des directives européennes successives.
En conséquence, le titulaire d’une marque renommée ne saurait se prévaloir de cette renommée pour échapper au mécanisme de la forclusion par tolérance lorsqu’il a sciemment laissé coexister, pendant plus de cinq années, l’usage d’une marque postérieure enregistrée de bonne foi. Cette solution, qui consacre l’effectivité du mécanisme de forclusion, traduit une conception exigeante de la vigilance qui incombe aux titulaires de droits de propriété industrielle dans la défense de leurs actifs immatériels.
II. La mise en œuvre prétorienne par la chambre commerciale : une construction jurisprudentielle rigoureuse
A. L’appréciation pragmatique de la connaissance de l’usage par le titulaire antérieur
La quatrième condition posée par la jurisprudence Budějovický Budvar, relative à la connaissance par le titulaire de la marque antérieure de l’enregistrement et de l’usage de la marque postérieure, constitue le pivot du mécanisme de la forclusion par tolérance. La preuve de cette connaissance détermine, en pratique, l’issue de la plupart des litiges soulevant l’application de l’article L. 716-2-8.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a adopté une approche résolument pragmatique dans l’arrêt du 5 juin 2024 relatif à la marque « Oxford » en jugeant que « la preuve de la connaissance par le titulaire de la marque antérieure de l’usage de la marque postérieure après son enregistrement peut résulter d’une connaissance générale, dans le secteur économique concerné, d’une telle utilisation, cette connaissance pouvant être déduite, notamment, de la durée de l’utilisation » (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-15.380, précité). La Cour se réfère ainsi, par analogie, à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment à l’arrêt Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli du 11 juin 2009 (C-529/07, point 39).
En l’espèce, la société Holdham, holding du groupe Hamelin, titulaire des marques « Oxford » pour la papeterie scolaire, agissait en contrefaçon et en nullité contre la société School Pack qui exploitait une marque « Oxford » pour des trousses et sacs scolaires depuis 2002. La cour d’appel de Paris avait constaté que les catalogues de la société School Pack, pour chaque année de 2008 à 2018, présentaient des sacs à dos, des besaces et des trousses sous la marque « Oxford », tandis que des factures portant sur des milliers de trousses et de sacs étaient adressées chaque année, entre 2009 et 2016, aux sociétés Cora, Auchan, Casino, Intermarché et Système U. La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir déduit de ces éléments que la société Holdham avait « nécessairement connaissance à la fois de l’enregistrement de la marque n° 270 et, dès le mois de septembre 2009, de son exploitation par la société School Pack pour désigner des trousses et des sacs pour écoliers, et qu’elle en avait sciemment toléré l’usage depuis cette date ».
Cette approche probatoire, fondée sur des indices objectifs de notoriété sectorielle et de présence commerciale, allège substantiellement la charge de la preuve pesant sur le titulaire de la marque postérieure qui invoque la forclusion par tolérance. La connaissance générale dans le secteur économique concerné, concept emprunté au droit de l’Union, permet d’inférer la connaissance individuelle du titulaire antérieur sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’une connaissance effective et personnelle. Dès lors, la présence concomitante des produits des deux parties dans les mêmes circuits de distribution, sur une durée prolongée, constitue un faisceau d’indices suffisant pour caractériser la connaissance requise par l’article L. 716-2-8.
Par ailleurs, dans un arrêt du 10 janvier 2024, la chambre commerciale a précisé que « le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité de la marque déposée s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, quand bien même le titulaire de la marque contestée dispose d’un droit plus ancien que ce tiers qui la conteste » (Cass. com., 10 janv. 2024, n° 22-21.716, publié au Bulletin). Cette solution, rendue au visa des articles L. 711-4 et L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 13 novembre 2019, précise utilement les rapports entre la forclusion par tolérance et la hiérarchie des droits antérieurs. La Cour retient, à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, arrêt du 2 juin 2022, X BV, C-112/21), que la notion d’antériorité « signifie que le fondement du droit concerné doit précéder dans le temps l’obtention de la marque avec laquelle il est réputé entrer en conflit », consacrant ainsi le principe de la primauté du titre antérieur d’exclusivité.
A cet égard, la tolérance par le titulaire d’une dénomination sociale de l’usage d’un sigle par des sociétés tierces, pendant une période prolongée, confère à ces dernières un droit juridiquement protégé et non contesté à la date du dépôt litigieux, susceptible de fonder une action en nullité de la marque postérieure. La chambre commerciale a ainsi écarté tout droit exclusif de la société JDC sur le sigle « JDC », fût-il plus ancien, dès lors qu’elle avait toléré l’usage des dénominations sociales des sociétés JDC Midi-Pyrénées, JDC Languedoc et JDC Normandie au moins jusqu’au 31 mars 2011.
B. L’articulation avec l’imprescriptibilité des actions en nullité instaurée par la loi PACTE
L’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle, issu de la loi PACTE du 22 mai 2019, pose un principe d’imprescriptibilité des actions en nullité de marque : « Sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8, l’action ou la demande en nullité d’une marque n’est soumise à aucun délai de prescription. » Cette disposition, qui constitue une innovation majeure du droit français des marques, substitue à l’ancien délai quinquennal de droit commun de l’article 2224 du code civil un régime d’imprescriptibilité générale, sous les deux réserves expresses que constituent l’article L. 716-2-7 — prescription quinquennale pour les marques notoirement connues — et l’article L. 716-2-8 — forclusion par tolérance.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a été saisie, à plusieurs reprises entre 2024 et 2026, de la question de l’application dans le temps du nouveau régime d’imprescriptibilité. Par un arrêt du 28 janvier 2026, rendu en formation de section, elle a jugé que « en application de l’article 124, III, de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite loi Pacte et de l’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle, sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du même code, l’action ou la demande en nullité d’une marque qui était en vigueur au 24 mai 2019, date de l’entrée en vigueur de la loi Pacte, est imprescriptible, sauf en cas de décisions ayant force de chose jugée » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, précité). La Cour ajoute que « cette imprescriptibilité étant générale, hors l’hypothèse d’une décision passée en force de chose jugée, elle déroge à l’article 2222 du code civil et s’applique à tous les titres en vigueur à cette date, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement ».
Or, la réserve expresse des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 inscrite à l’article L. 716-2-6 confère à la forclusion par tolérance une fonction de régulation du principe d’imprescriptibilité. L’imprescriptibilité des actions en nullité, pour générale qu’elle soit, ne saurait effacer les effets de la tolérance prolongée d’une marque postérieure. La coexistence paisible des signes, lorsqu’elle excède cinq années, paralyse l’action en nullité fondée sur l’atteinte à des droits antérieurs, et ce nonobstant le caractère imprescriptible de ladite action. Dès lors, la forclusion par tolérance constitue une limite fonctionnelle à l’imprescriptibilité, destinée à préserver la sécurité juridique des situations acquises et à sanctionner la négligence du titulaire de droits antérieurs dans la défense de ses prérogatives.
La Cour de cassation a confirmé cette lecture dans un arrêt du 24 juin 2026, par lequel elle a cassé un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux qui avait déclaré irrecevable comme prescrite l’action en nullité de marques formée par l’Institut national de l’origine et de la qualité au motif que la prescription était acquise avant l’entrée en vigueur de la loi Pacte. La Haute juridiction a réaffirmé que « par l’article 124, III, de la loi Pacte, qui est dépourvu d’ambiguïté, le législateur a entendu conférer un effet rétroactif à l’article L. 714-3-1 du code de la propriété intellectuelle, repris en substance à l’article L. 716-2-6 de ce code » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-22.175). En écartant toute question préjudicielle devant la Cour de justice de l’Union européenne, la chambre commerciale a estimé qu’il n’existait « aucun doute raisonnable quant à l’interprétation des directives 89/104/CEE, 2008/95/CE et (UE) 2015/2436 rapprochant les législations des États membres sur les marques ».
Par ailleurs, l’articulation entre les différents mécanismes d’extinction ou de paralysie des droits sur la marque a été précisée par un arrêt du 14 mai 2025 relatif à la déchéance pour défaut d’usage sérieux. La chambre commerciale y a jugé que « lorsque le demandeur à la déchéance soutient que la catégorie de produits ou de services pour laquelle la marque a été enregistrée se subdivise en sous-catégories et invoque un défaut d’usage sérieux pour certaines de ces sous-catégories, le juge doit rechercher si la catégorie visée à l’enregistrement de la marque peut être divisée, de manière objective et non arbitraire, en sous-catégories autonomes et cohérentes, et ce, même en l’absence d’identification de telles sous-catégories par le titulaire de la marque lors de l’enregistrement de celle-ci ou au cours de l’instance en déchéance » (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.296, publié au Bulletin). La Cour a précisé que « le critère de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause constitue le critère essentiel aux fins de la définition d’une sous-catégorie autonome de produits », conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt Ferrari du 22 octobre 2020 (C-720/18 et C-721/18).
Cette jurisprudence, bien que relative à la déchéance pour défaut d’usage sérieux plutôt qu’à la forclusion par tolérance, éclaire la méthodologie d’analyse que le juge doit déployer lorsqu’il est confronté à des mécanismes de perte ou de paralysie du droit sur la marque. La démarche est analogue : il s’agit, dans les deux cas, de délimiter avec précision le périmètre des produits et services pour lesquels le droit du titulaire est affecté, que ce soit par l’effet de la déchéance ou par celui de la forclusion.
En conséquence, l’économie générale du contentieux de la nullité des marques, telle qu’elle résulte de la construction prétorienne de la chambre commerciale entre 2024 et 2026, repose sur un équilibre subtil entre, d’une part, le principe d’imprescriptibilité — qui garantit la possibilité de contester à tout moment la validité d’un titre — et, d’autre part, la forclusion par tolérance — qui sanctionne l’inaction prolongée du titulaire de droits antérieurs et protège la confiance légitime du titulaire de la marque postérieure. A cet égard, l’article L. 716-2-8 constitue une pièce essentielle de cet équilibre, dont la mise en œuvre concrète suppose une appréciation circonstanciée de la connaissance de l’usage par le titulaire antérieur et de l’absence de mauvaise foi du déposant.
Conclusion
L’article L. 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle s’inscrit dans un dispositif normatif cohérent qui, sous l’impulsion de la chambre commerciale de la Cour de cassation, tend à concilier la protection effective des droits antérieurs avec les exigences de sécurité juridique inhérentes au droit des marques. La jurisprudence rendue entre 2024 et 2026 a précisé les conditions d’application de la forclusion par tolérance, en particulier s’agissant de la preuve de la connaissance de l’usage par le titulaire antérieur, et a clarifié l’articulation de ce mécanisme avec le principe d’imprescriptibilité des actions en nullité instauré par la loi PACTE.
La construction prétorienne de la chambre commerciale révèle une volonté de renforcer l’effectivité de la forclusion par tolérance comme instrument de régulation du contentieux des marques. L’approche pragmatique retenue pour la preuve de la connaissance de l’usage, fondée sur la notion de connaissance générale dans le secteur économique concerné, facilite l’invocation de la forclusion par les titulaires de marques postérieures de bonne foi. Parallèlement, l’affirmation du caractère général et rétroactif de l’imprescriptibilité des actions en nullité, sous les réserves expresses des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8, conforte la cohérence du dispositif légal. Dès lors, la vigilance des titulaires de droits antérieurs dans la surveillance du marché et la défense de leurs actifs immatériels s’impose comme une exigence cardinale, à défaut de laquelle la tolérance prolongée d’un usage concurrent peut conduire à la paralysie définitive de l’action en nullité.
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