Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La sanction des dépôts frauduleux de marque en droit français : l’articulation entre nullité pour mauvaise foi, action en revendication et imprescriptibilité dans la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2024-2026)

I. La distinction substantielle entre nullité pour fraude et action en revendication

A. L’irréductibilité fonctionnelle des deux mécanismes de sanction

Le droit français des marques a longtemps entretenu une confusion conceptuelle entre l’action en nullité du dépôt frauduleux et l’action en revendication de propriété, toutes deux ancrées dans l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle. Ce texte dispose que « si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice » et précise que, « à moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement ». La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 28 janvier 2026 (pourvoi n° 24-14.760, Napapijri), a opéré une clarification décisive de la summa divisio entre ces deux voies de droit. Dans cette affaire, la société suisse VF International SAGL, titulaire des marques « Napapijri », poursuivait M. [D] et les sociétés Super Brand Licencing et Artextyl en nullité de plusieurs marques françaises comprenant les termes « Geographical Norway », « Geographical Norway Expedition » et « Geo Norway », ainsi qu’en revendication de propriété de ces titres. La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 15 mars 2024, avait déclaré irrecevables comme prescrites les actions en nullité des marques les plus anciennes et avait rejeté les demandes pour le surplus, suscitant un pourvoi dont les multiples branches ont donné à la Cour de cassation l’occasion de poser plusieurs principes directeurs.

Selon la Haute juridiction, « l’action en revendication de propriété d’une marque, qui tend au constat et à la sanction d’une fraude aux droits d’un tiers par le transfert du titre de propriété industrielle à ce dernier et, partant, laisse subsister la marque, ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité d’un tel dépôt, qui a pour objet de mettre à néant ce titre de propriété industrielle en raison des agissements fautifs du déposant de mauvaise foi ». En conséquence, la demande en revendication de propriété ne constitue pas une demande qui est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande de nullité de marque, de sorte qu’elle doit être déclarée irrecevable comme nouvelle en appel lorsqu’elle n’a pas été soumise aux premiers juges. Cette solution, qui s’inscrit dans le droit fil des articles 564 et 565 du code de procédure civile, consacre l’autonomie substantielle des deux actions et impose aux praticiens une rigueur procédurale accrue dans la formulation de leurs prétentions dès la première instance.

Par ailleurs, cette distinction fonctionnelle trouve un écho direct dans la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, dont l’article 4, paragraphe 2, autorise les États membres à prévoir qu’une marque est susceptible d’être déclarée nulle lorsqu’elle a été déposée de mauvaise foi. La Cour de cassation, dans son arrêt Napapijri précité, prend soin de replacer l’article L. 712-6 dans son contexte européen en rappelant que ce texte doit être interprété à la lumière de l’article 3, paragraphe 2, sous d), de la directive 2008/95/CE. Il en résulte que l’action en nullité pour dépôt frauduleux et l’action en revendication, bien que partageant un fondement commun dans la protection contre les agissements déloyaux, poursuivent des finalités distinctes que le législateur comme le juge se doivent de respecter. L’action en nullité anéantit rétroactivement le titre, comme s’il n’avait jamais existé, tandis que l’action en revendication opère un transfert de propriété au profit du véritable ayant droit, préservant ainsi la continuité du droit exclusif. La Cour de cassation juge « qu’un dépôt de marque est entaché de fraude lorsqu’il est effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité » ou lorsqu’est rapportée la preuve d’intérêts sciemment méconnus par le déposant, ce qui fonde également, en présence d’un préjudice distinct, une action en responsabilité civile sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Dès lors, la victime de la fraude doit choisir, dès l’introduction de l’instance, entre l’anéantissement du titre et sa réattribution, sans pouvoir cumuler ni alterner ces deux prétentions au gré des degrés de juridiction.

B. L’imprescriptibilité de l’action en nullité consacrée par la loi PACTE

L’arrêt Napapijri du 28 janvier 2026 a également tranché, avec une netteté remarquable, la question de l’application dans le temps de l’imprescriptibilité de l’action en nullité de marque issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite loi PACTE. L’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle dispose désormais que, « sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8, l’action ou la demande en nullité d’une marque n’est soumise à aucun délai de prescription ». Par l’article 124, III, de la loi PACTE, dont la Cour censure la cour d’appel de Paris pour l’avoir méconnu, le législateur « a entendu conférer un effet rétroactif » à cette règle nouvelle. La cour d’appel de Paris avait, en effet, refusé d’appliquer l’imprescriptibilité aux marques pour lesquelles la prescription était déjà acquise lors de l’entrée en vigueur de la loi PACTE, au motif que l’article 2222 du code civil prohibe l’application rétroactive des lois allongeant les délais de prescription.

La Cour de cassation écarte cette analyse en jugeant que « l’article 124, III, de la loi Pacte, qui est dépourvu d’ambiguïté », constitue une disposition spéciale dérogeant expressément au droit commun de la prescription. Ainsi, toute action en nullité d’une marque en vigueur au 24 mai 2019, date de l’entrée en vigueur de la loi PACTE, est devenue imprescriptible, « sauf en cas de décisions ayant force de chose jugée ». La Cour ajoute que « cette imprescriptibilité étant générale, hors l’hypothèse d’une décision passée en force de chose jugée, elle déroge à l’article 2222 du code civil et s’applique à tous les titres en vigueur à cette date, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement ». Cette solution, qui n’a pas nécessité de renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne, la Cour estimant qu’il n’existait « pas de doute raisonnable quant à l’interprétation des directives 89/104/CEE, 2008/95/CE et (UE) 2015/2436 », consolide la sécurité juridique des titulaires de marques tout en offrant aux tiers lésés une voie de contestation perpétuelle des dépôts entachés de mauvaise foi. En conséquence, la distinction entre nullité et revendication se double d’une différence fondamentale de régime prescriptif : l’action en revendication demeure soumise à la prescription quinquennale de l’article L. 712-6, sauf mauvaise foi du déposant, tandis que l’action en nullité est devenue perpétuelle pour toutes les marques en vigueur à la date charnière du 24 mai 2019. Par ailleurs, cette architecture contentieuse s’inscrit dans un mouvement plus large de modernisation du droit de la propriété industrielle, dont témoignent également les précisions apportées par la Cour de cassation en matière de brevets, notamment par son arrêt du 24 juin 2026 (pourvoi n° 24-14.680, Minakem) relatif à la dissociation entre titularité et qualité à agir en contrefaçon, qui participe de la même logique de clarification des voies de droit offertes aux titulaires de droits de propriété intellectuelle.

II. L’appréhension renouvelée de la mauvaise foi par la Cour de cassation à l’épreuve du droit de l’Union européenne

A. Les conditions de caractérisation de la mauvaise foi au sens de l’article L. 712-6

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 13 novembre 2025 (pourvoi n° 24-14.355, Huynen Fermetures) constitue une contribution majeure à la définition des contours de la mauvaise foi en droit des marques. Dans cette affaire opposant deux frères exploitant des entreprises concurrentes dans le secteur de la menuiserie sous le nom « Huynen », la cour d’appel de Nancy avait écarté la mauvaise foi du déposant au motif que « la volonté de protéger son nom patronymique, lorsqu’il est utilisé dans la vie des affaires, constitue en soi un but légitime ». La Cour de cassation censure cette analyse en relevant que le signe déposé n’était pas constitué du seul nom patronymique en cause et que la déposante connaissait l’exploitation de ce signe par un tiers. Surtout, la cour d’appel avait omis de rechercher « si la société avait exploité le signe ou si elle avait eu une telle intention », privant ainsi sa décision de base légale au regard de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle.

La Cour de cassation consacre, dans cet arrêt, un principe fondamental en énonçant que « la mauvaise foi ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier ». Cette affirmation s’inscrit dans le prolongement direct de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, dont la chambre commerciale reproduit les termes essentiels. Se référant à l’arrêt CJUE du 29 janvier 2020, Sky (C-371/18, point 77), la Cour rappelle que l’enregistrement d’une marque sans que le demandeur ait aucune intention de l’utiliser pour les produits et les services visés par cet enregistrement est susceptible d’être constitutif de mauvaise foi, dès lors que la demande de marque est privée de justification au regard des objectifs visés par la directive 89/104. Une telle mauvaise foi ne peut être caractérisée que s’il existe « des indices objectifs pertinents et concordants tendant à démontrer que, à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque considérée, le demandeur de celle-ci avait l’intention soit de porter atteinte aux intérêts de tiers d’une manière non conforme aux usages honnêtes, soit d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque ». Il en résulte que le dépôt d’une marque sans intention réelle de l’exploiter, à des fins purement défensives ou obstructives, peut caractériser la fraude, indépendamment de l’existence d’un tiers nommément visé par cette manœuvre.

En outre, la Cour de cassation a précisé, toujours dans l’arrêt Napapijri du 28 janvier 2026, que l’absence de similitude entre la marque contestée et les marques antérieures du demandeur en nullité ne dispense pas le juge de procéder à « l’analyse globale de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes, y compris celles qui sont postérieures au dépôt ». La cour d’appel de Paris avait écarté la mauvaise foi du déposant en se fondant exclusivement sur l’absence de similitude visuelle et phonétique entre les signes en présence. Or, la Cour de cassation rappelle, en s’appuyant sur la jurisprudence constante de la CJUE, notamment les arrêts Koton (C-104/18 P, points 46, 54 et 56) et Outsource Professional Services (C-528/18 P, point 61), que « l’absence de risque de confusion dans l’esprit du public ne doit pas nécessairement être établie pour que la cause de nullité prévue à l’article 3, paragraphe 2, sous d), de la directive 2008/95/CE puisse s’appliquer ». En l’absence d’utilisation, par un tiers, d’un signe identique ou similaire à la marque contestée, « d’autres circonstances factuelles peuvent, le cas échéant, constituer un ensemble d’indices pertinents et concordants établissant la mauvaise foi du demandeur ». La Cour ajoute que « toute allégation de mauvaise foi doit être appréciée globalement, en tenant compte de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d’espèce ». Il en découle que les procédures antérieures entre les parties, les demandes d’enregistrement multiples visant des signes voisins, ou encore la reprise systématique d’éléments emblématiques du concurrent constituent autant d’indices que le juge doit examiner, sans pouvoir les écarter comme inopérants.

B. L’articulation de la mauvaise foi avec les autres motifs de nullité : le renvoi préjudiciel CeramTec et sa résolution

L’une des questions les plus délicates soulevées par la notion de mauvaise foi en droit des marques concerne son articulation avec les motifs absolus de nullité énumérés à l’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, et notamment le 11° de ce texte qui prévoit expressément la nullité d’« une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur ». La chambre commerciale de la Cour de cassation a été confrontée à cette problématique dans l’affaire CeramTec, qui a donné lieu à deux arrêts successifs : un renvoi préjudiciel à la CJUE le 10 janvier 2024 (pourvoi n° 21-23.458, CeramTec I), puis un arrêt de rejet le 7 janvier 2026 (même pourvoi, CeramTec II) après que la Cour de justice eut répondu aux questions posées.

Le litige opposait la société CeramTec, spécialisée dans les composants céramiques pour implants de hanche, à la société Coorstek. La première soutenait que l’enregistrement par Coorstek de marques protégeant une couleur rose caractéristique — appliquée à des têtes fémorales en céramique — avait été effectué de mauvaise foi, dans l’intention de perpétuer un monopole technique au-delà de l’expiration du brevet correspondant. La société CeramTec faisait valoir que les motifs absolus de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7 du règlement (CE) n° 207/2009, auquel renvoie l’article 52, paragraphe 1, sous a), de ce même règlement, sont autonomes et ne sauraient être contournés par le recours à la notion de mauvaise foi visée à l’article 52, paragraphe 1, sous b). Elle ajoutait que ce contournement serait contraire à l’objectif du règlement qui n’exige pas seulement l’intention d’assurer la protection d’une solution technique par le droit des marques mais sa protection effective. La société Coorstek répliquait que les deux fondements de nullité répondent à des objectifs distincts, le comportement du déposant étant seul en cause dans l’appréciation de la mauvaise foi, et non les qualités intrinsèques du signe.

Les trois questions préjudicielles posées par la Cour de cassation à la CJUE portaient précisément sur cette articulation. La première question demandait si les causes de nullité de l’article 7 du règlement n° 207/2009 sont autonomes et exclusives de la mauvaise foi. La deuxième interrogeait sur la possibilité d’apprécier la mauvaise foi au regard du seul motif absolu de refus tiré de la forme nécessaire à l’obtention d’un résultat technique. La troisième question, plus subtile, portait sur le point de savoir si la mauvaise foi est exclue lorsque le déposant avait certes l’intention de protéger une solution technique, mais qu’il a été découvert, postérieurement au dépôt, qu’aucun lien n’existait entre la solution technique en cause et les signes constituant la marque. La Cour de cassation relevait, dans son arrêt de renvoi, une divergence d’interprétation entre la cour d’appel de Paris et la cour d’appel de Stuttgart, cette dernière ayant retenu que le contournement du motif technique relevait exclusivement de l’article 52, paragraphe 1, sous a), et non de la mauvaise foi.

La CJUE, dans son arrêt rendu sur renvoi préjudiciel, a rappelé le principe cardinal selon lequel « la mauvaise foi du demandeur ne peut pas être appréciée sur le fondement de circonstances survenues postérieurement au dépôt de la demande d’enregistrement de la marque en cause », conformément à sa jurisprudence constante issue de l’arrêt Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07). La Cour a également réaffirmé que la mauvaise foi « est une notion autonome du droit de l’Union qui doit être interprétée de manière uniforme dans l’Union », et que « la cause de nullité absolue visée audit article s’applique lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque de l’Union européenne a déposé la demande d’enregistrement de cette marque avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque ». Forte de cette réponse, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société CeramTec par son arrêt du 7 janvier 2026, constatant que la cour d’appel de Paris avait souverainement retenu que les marques en cause avaient été déposées avec l’intention de protéger une solution technique au-delà du délai légal de protection du brevet, peu important que cette solution se soit révélée ultérieurement dépourvue d’effet technique. Dès lors, la Cour de cassation confirme que ce qui importe, dans l’appréciation de la mauvaise foi, c’est l’intention du déposant au jour du dépôt et non les effets concrets de la stratégie mise en œuvre. En conséquence, une entreprise qui dépose une marque dans le but avéré de prolonger un monopole technique au-delà de la durée légale du brevet agit de mauvaise foi, quand bien même le signe déposé ne remplirait finalement pas la fonction de protection technique escomptée. Cette solution, qui privilégie l’analyse subjective de l’intention du déposant sur l’examen objectif des caractéristiques intrinsèques du signe, consolide la fonction punitive de la nullité pour fraude, distincte de la fonction protectrice des motifs absolus de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7 du règlement sur la marque de l’Union européenne.

Conclusion

La chambre commerciale de la Cour de cassation a ainsi construit, entre janvier 2024 et janvier 2026, un édifice jurisprudentiel d’une remarquable cohérence dans le traitement des dépôts frauduleux de marque. En consacrant l’irréductibilité de l’action en nullité pour mauvaise foi à l’action en revendication, en affirmant l’imprescriptibilité rétroactive de cette action en nullité pour toutes les marques en vigueur au 24 mai 2019, en détachant la mauvaise foi de l’exigence d’un risque de confusion ou du ciblage d’un tiers déterminé, et en articulant avec rigueur les motifs absolus de nullité et la sanction de la fraude, la Haute juridiction offre désormais aux praticiens un cadre d’analyse stable et prévisible pour la conduite des contentieux relatifs aux dépôts frauduleux. En conséquence, les entreprises confrontées à des dépôts frauduleux de marques disposent d’outils contentieux renforcés, qu’il s’agisse de solliciter la nullité imprescriptible du titre litigieux sur le fondement de l’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle ou d’en revendiquer la propriété dans le délai de cinq ans prévu par l’article L. 712-6, sous réserve de caractériser la mauvaise foi du déposant par un faisceau d’indices objectifs, pertinents et concordants, conformément au standard dégagé par la CJUE dans les arrêts Koton et Sky. L’alignement progressif du droit français sur le standard européen de protection contre les dépôts de mauvaise foi, opéré sous l’impulsion conjuguée du législateur et du juge, témoigne de la vitalité du droit de la propriété intellectuelle face aux stratégies parasitaires qui menacent l’intégrité du système des marques.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».