La déchéance des droits sur la marque : de l’obligation d’usage sérieux à la sanction de l’exploitation trompeuse — les enseignements de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2024-2025)
I. L’obligation d’usage sérieux, condition essentielle du maintien du droit de marque
A. La méthode de la sous-catégorie autonome : une construction prétorienne consolidée
Le droit des marques subordonne la pérennité du titre de propriété industrielle à une condition d’effectivité dont le législateur a fait le corollaire du monopole d’exploitation. L’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose en ce sens que le titulaire d’une marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans encourt la déchéance de ses droits pour les produits ou services visés à l’enregistrement. Ce mécanisme, qui innerve l’ensemble du droit de l’Union européenne, poursuit une finalité à la fois concurrentielle et probatoire : il s’agit d’éviter qu’un opérateur économique ne thésaurise des signes distinctifs sans les exploiter, privant ses concurrents de la faculté de s’en emparer sur le marché pertinent.
La notion d’usage sérieux, dont le contentieux n’a cessé de se densifier au cours des dernières années, a fait l’objet d’une clarification majeure par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans deux arrêts remarqués du 14 mai 2025. Saisie de pourvois dirigés contre des arrêts de cours d’appel ayant statué sur des demandes de déchéance, la haute juridiction a énoncé une méthode qui systématise le raisonnement judiciaire en la matière, en l’indexant sur le critère cardinal de la sous-catégorie autonome de produits ou de services.
Dans l’affaire Groupe Rousselet (Com. 14 mai 2025, pourvoi n° 23-21.296, publié au Bulletin), la chambre commerciale censure l’arrêt de la cour d’appel de Versailles qui avait refusé de prononcer la déchéance des marques « G-7 » et « G7 » pour les services de transport, au seul motif que leur titulaire justifiait d’un usage pour les services de taxis. La Cour de cassation pose en principe que « lorsque le demandeur à la déchéance soutient que la catégorie de produits ou de services pour laquelle la marque a été enregistrée se subdivise en sous-catégories et invoque un défaut d’usage sérieux pour certaines de ces sous-catégories, le juge doit rechercher si la catégorie visée à l’enregistrement de la marque peut être divisée, de manière objective et non arbitraire, en sous-catégories autonomes et cohérentes ». Cette obligation de recherche s’impose au juge « même en l’absence d’identification de telles sous-catégories par le titulaire de la marque lors de l’enregistrement de celle-ci ou au cours de l’instance en déchéance ».
Par cette formule, la chambre commerciale consacre une approche objective de l’office du juge en matière de déchéance. Le critère essentiel d’identification des sous-catégories autonomes réside, ainsi que l’a précisé la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt Ferrari du 22 octobre 2020 (C-720/18 et C-721/18), dans la finalité et la destination des produits ou des services en cause, « ce qu’il convient d’apprécier de manière concrète ». La Cour de cassation en déduit que le juge national « doit prendre en compte le critère essentiel de finalité ou de destination des produits ou services, sans être tenu de se limiter aux indications de produits et de services figurant explicitement dans la classification de Nice, qui ne sont qu’un simple indice de l’existence de sous-catégories autonomes ». La cassation est prononcée au visa de l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, lu à la lumière des articles 12 et 13 de la directive 2008/95/CE.
Le même jour, dans une affaire Skin’up (Com. 14 mai 2025, pourvoi n° 23-21.866, publié au Bulletin), la chambre commerciale applique un raisonnement analogue à la catégorie des cosmétiques. La cour d’appel de Colmar avait retenu que les produits cosméto-textiles litigieux constituaient des cosmétiques au motif qu’ils entretenaient un lien direct ou indirect avec la peau. La Cour de cassation casse cette décision au motif que les juges du fond n’avaient pas recherché « si les produits cosméto-textiles et leurs recharges, destinés à procurer un effet amincissant par le port de vêtements, qui étaient les seuls pour lesquels la titulaire justifiait d’un usage de sa marque au cours des cinq dernières années, ne constituaient pas une sous-catégorie autonome au sein de la catégorie large des cosmétiques ». Par cet attendu, la haute juridiction écarte une conception extensive de la catégorie qui aurait permis au titulaire de la marque de sécuriser un monopole pour des produits qu’il n’exploite pas, en violation de la logique concurrentielle qui innerve le régime de la déchéance.
Ces deux arrêts, dont la publication au Bulletin atteste la portée normative, consacrent une évolution significative de l’office du juge. Désormais, il ne lui suffit plus de constater l’existence d’un usage quelconque pour écarter la déchéance ; il lui appartient de vérifier, y compris d’office si le demandeur l’y invite, que cet usage couvre l’intégralité des sous-catégories autonomes que recèle la catégorie visée à l’enregistrement. Par ailleurs, en affirmant que le juge « n’est pas tenu de se limiter aux indications de la classification de Nice », la chambre commerciale invite à une analyse substantielle qui transcende les rubriques formelles du dépôt, au profit d’une appréhension concrète du marché pertinent.
B. La preuve de l’usage sérieux : précisions sur la charge et les modalités probatoires
L’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée, cette preuve pouvant être rapportée par tous moyens. La jurisprudence récente des juridictions du fond, éclairée par les arrêts précités de la chambre commerciale, permet de dégager plusieurs exigences convergentes quant à la nature et à l’intensité de la preuve requise.
Il est désormais acquis qu’une simple apposition du signe sur un présentoir, sans lien direct avec les produits couverts par l’enregistrement, ne constitue pas un usage sérieux au sens du texte. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 16 mai 2024 (RG n° 22/07783), a ainsi confirmé la déchéance d’une marque verbale pour défaut d’usage caractérise, en retenant que « l’unique usage du signe a consisté en une apposition sur des présentoirs cartonnés et non sur des produits », ce qui ne suffisait pas a établir un lien commercial direct entre le signe et les produits visés. Cette solution illustre la rigueur avec laquelle les juridictions apprécient désormais la matérialité de l’exploitation.
Dans le même sens, l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 5 mars 2025 (RG n° 23/05640), rendu en matière de déchéance d’une marque de parfums, rappelle que « l’usage sérieux doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les faits et circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de la marque, notamment les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou services protégés par la marque ». L’appréciation contextuelle, indexée sur les pratiques du secteur économique pertinent, confère une certaine souplesse à l’examen tout en préservant l’exigence de réalité de l’exploitation. La cour ajoute que des incertitudes liées à l’exploitation commerciale ne constituent pas davantage un obstacle rendant impossible ou déraisonnable l’usage de la marque, de sorte que le titulaire ne saurait invoquer des difficultés économiques pour s’exonérer de l’obligation légale d’exploitation.
En pratique, ces exigences contraignent les titulaires de portefeuilles à documenter scrupuleusement les preuves d’usage pour chaque catégorie de produits ou de services, sous peine de voir leurs droits partiellement anéantis par une demande de déchéance formée par un concurrent ou par toute personne intéressée.
En définitive, la chambre commerciale, par son contrôle normalisé du raisonnement des juges du fond en matière de sous-catégories autonomes, a érigé l’exigence d’usage sérieux en véritable standard probatoire, dont le non-respect expose le titulaire à une déchéance partielle ou totale de ses droits, avec effet absolu à compter de l’expiration du délai quinquennal de non-usage.
II. La déchéance pour déceptivité et dégénérescence, ou la sanction de l’usage dévoyé du signe distinctif
A. Le renvoi préjudiciel du 28 février 2024 et l’épineuse question des marques patronymiques trompeuses
Si l’usage sérieux conditionne le maintien du droit, la qualité de cet usage n’est pas indifférente au droit des marques. L’article L. 714-6 du Code de la propriété intellectuelle dispose qu’encourt la déchéance de ses droits le titulaire d’une marque devenue de son fait, soit la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service, soit propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service. Ce texte, qui transpose en droit français les dispositions de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015, érige une seconde cause de déchéance, distincte du défaut d’usage, qui sanctionne l’exploitation trompeuse du signe.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 28 février 2024 (pourvoi n° 22-23.833, publié au Bulletin), apporté une contribution majeure à la compréhension de ce texte, en formulant un renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne dont les enjeux dépassent très largement le cadre de l’espèce.
L’affaire opposait M. [W] [X] à la société Pmjc, cessionnaire de ses marques constituées de son nom patronymique, à la suite d’une procédure collective. Le créateur, estimant que son nom de famille était exploité de manière à laisser croire au public qu’il participait toujours à la création des produits revêtus de ces marques, sollicitait la déchéance pour déceptivité. La cour d’appel de Paris avait fait droit à cette demande, jugeant que l’exploitation postérieure à la cession était de nature à induire le consommateur en erreur sur la provenance intellectuelle des produits.
La chambre commerciale, statuant sur le pourvoi, a d’abord réglé la question de la recevabilité de l’action. Rappelant que le cédant est tenu de la garantie d’éviction dans les termes de l’article 1628 du Code civil, elle a néanmoins jugé qu’« il est fait exception à cette règle lorsque l’action en déchéance pour déceptivité acquise d’une marque est fondée sur la survenance de faits fautifs postérieurs à la cession et imputables au cessionnaire ». En l’espèce, M. [W] [X] faisait précisément valoir que, depuis la fin de la collaboration organisée entre les parties, la société Pmjc exploitait les marques de manière à laisser le public croire qu’il demeurait l’auteur des créations. La Cour en a déduit que son action n’était pas irrecevable.
Sur le fond, la haute juridiction a estimé que la solution du litige dépendait de l’interprétation des articles 12, paragraphe 2, sous b), de la directive 2008/95/CE et 20, sous b), de la directive 2015/2436. Elle a relevé que la Cour de justice, dans son arrêt Emanuel du 30 mars 2006 (C-259/04), avait jugé que « quand bien même un consommateur moyen pourrait être influencé dans son acte d’achat en imaginant que la personne physique a participé à la création du produit revêtu de la marque, cette circonstance ne peut être, à elle seule, de nature à tromper le public sur la nature, la qualité ou la provenance dudit produit ». La Cour de justice avait ajouté que si, dans la présentation de la marque, il existait une volonté de faire croire au consommateur que la personne physique est toujours la créatrice, « il s’agirait d’une manœuvre qui pourrait être jugée dolosive mais qui ne pourrait être analysée comme une tromperie au sens de la directive et qui, de ce fait, n’affecterait pas la marque elle-même ».
Or, la cour d’appel de Paris avait précisément retenu une interprétation divergente de ces principes, en considérant que la Cour de justice n’avait pas expressément étendu au régime de la déchéance les motifs de son arrêt relatifs au refus d’enregistrement. Face à cette divergence d’interprétation, la chambre commerciale a posé à la Cour de justice la question préjudicielle suivante : « Les articles 12, paragraphe 2, sous b), de la directive 2008/95/CE et 20, sous b), de la directive 2015/2436 doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent au prononcé de la déchéance d’une marque constituée du nom de famille d’un créateur en raison de son exploitation postérieure à la cession dans des conditions de nature à faire croire de manière effective au public que ce créateur participe toujours à la création des produits marqués alors que tel n’est plus le cas ? »
Ce renvoi préjudiciel, dont la réponse est attendue avec une particulière attention par les praticiens du droit des marques, présente une portée considérable. Il interroge la frontière entre la déceptivité entendue comme vice intrinsèque du signe — seule susceptible de justifier la déchéance — et les manœuvres dolosives du titulaire dans l’exploitation de la marque, qui relèveraient de la responsabilité civile de droit commun sans affecter la validité du titre lui-même. La solution que retiendra la Cour de justice déterminera, au-delà du cas des marques patronymiques, le périmètre de la déchéance pour usage trompeur à l’échelle de l’Union européenne.
B. Dégénérescence, forclusion par tolérance et autres causes de perte du droit sur la marque
Le dispositif de déchéance ne se limite pas au défaut d’usage sérieux et à l’exploitation trompeuse. Le droit positif connaît d’autres causes de perte du droit qui, pour être de nature et de régime distincts, participent d’une même logique de régulation du monopole conféré par l’enregistrement.
La déchéance pour dégénérescence, prévue au a) du même article L. 714-6, sanctionne l’hypothèse dans laquelle la marque est devenue, du fait de l’activité ou de l’inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service qu’elle couvre. La chambre commerciale en a fait application dans un arrêt du 13 novembre 2025 (pourvoi n° 24-14.449) concernant la marque verbale « City stade », déposée pour désigner une structure modulaire destinée à la pratique de différents sports. La Cour a jugé qu’il résultait de l’article L. 714-6, a), interprété à la lumière de l’article 20, sous a), de la directive 2015/2436, qu’encourt la déchéance « le titulaire d’une marque devenue, du fait de son activité ou de son inactivité, la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service ». Cette solution rappelle que le titulaire d’une marque ne saurait laisser son signe se banaliser dans le langage courant sans en perdre le monopole : la fonction distinctive, essence même de la marque, doit être préservée par une surveillance active de l’usage que les tiers font du signe.
Par ailleurs, si le droit de marque confère à son titulaire un monopole d’exploitation consacré par l’article L. 713-1 du Code de la propriété intellectuelle, ce droit n’est pas absolu et peut se trouver limité par le mécanisme de la forclusion par tolérance. Dans un arrêt du 5 juin 2024 (pourvoi n° 23-15.380, publié au Bulletin), la chambre commerciale a précisé que « le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée qui a toléré en France pendant une période de cinq années consécutives l’usage d’une marque postérieure enregistrée, en connaissance de cet usage, ne peut plus demander la nullité de la marque postérieure, ni s’opposer à son usage pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée ». En l’espèce, la société titulaire de la marque « Oxford » pour des articles de papeterie se voyait opposer la forclusion pour avoir toléré l’usage d’une marque postérieure pendant plus de cinq ans. La Cour a ajouté que « la preuve de la connaissance par le titulaire de la marque antérieure de l’usage de la marque postérieure après son enregistrement peut résulter d’une connaissance générale, dans le secteur économique concerné, d’une telle utilisation, cette connaissance pouvant être déduite, notamment, de la durée de l’utilisation ». Cette solution, qui transpose en droit interne l’article 9 de la directive 2015/2436, consacre l’obligation de vigilance qui pèse sur le titulaire d’une marque antérieure, lequel ne saurait demeurer passif face à l’usage d’un signe concurrent sans risquer de perdre le droit d’agir en nullité.
Enfin, il convient de souligner que l’interaction entre la déchéance et l’action en contrefaçon a été précisée avec une netteté particulière par l’arrêt Groupe Rousselet précité. La chambre commerciale y énonce que la cassation du chef de dispositif rejetant la demande de déchéance emporte, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif retenant l’existence d’actes de contrefaçon, « dès lors que la cour d’appel s’est fondée, pour retenir l’existence d’actes de contrefaçon, sur la similarité des services pour lesquels lesdites marques ont été enregistrées avec les services pour lesquels l’usage reproché était invoqué ». De même, la cassation sur la contrefaçon entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef relatif à la concurrence déloyale, au motif que « l’action en concurrence déloyale doit être fondée sur des actes distincts de ceux sanctionnés au titre de la contrefaçon ». Cette cascade de censures illustre, dans la construction même de l’arrêt, l’interdépendance des actions en droit de la propriété intellectuelle et le caractère nodal de la question de la validité du titre.
Ces évolutions jurisprudentielles dessinent les contours d’un équilibre subtil entre la protection du titulaire légitime et la préservation d’un espace concurrentiel ouvert. La déchéance, qu’elle soit fondée sur le défaut d’usage sérieux, la déceptivité ou la dégénérescence, apparaît comme l’instrument privilégié de régulation du droit des marques, garantissant que le monopole conféré par l’enregistrement ne soit pas détourné de sa fonction essentielle : permettre au consommateur d’identifier l’origine des produits ou services sans être induit en erreur sur leur provenance.
Conclusion
La chambre commerciale de la Cour de cassation, par les arrêts rendus entre 2024 et 2025, a consolidé l’architecture du droit de la déchéance des marques autour de deux piliers : d’une part, l’exigence renforcée d’un usage sérieux contrôlé à l’aune d’une méthode exigeante de sous-catégorisation autonome des produits et services ; d’autre part, l’encadrement rigoureux de la déchéance pour déceptivité, dont le renvoi préjudiciel du 28 février 2024 attend une réponse décisive de la Cour de justice de l’Union européenne. La sécurité juridique, dans ce contentieux en pleine mutation, commande aux titulaires de droits de procéder à un audit régulier de leurs portefeuilles de marques, tant pour documenter l’usage sérieux de chacun des signes que pour prévenir toute exploitation susceptible d’induire le consommateur en erreur sur la provenance ou la qualité des produits offerts sur le marché.
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