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La détermination des sous-catégories autonomes dans l’action en déchéance de marque : la méthode imposée par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 14 mai 2025

I. La consécration d’une obligation méthodologique pesant sur le juge de la déchéance

A. L’émergence prétorienne d’un devoir de recherche des sous-catégories autonomes

Le contentieux de la déchéance de marque pour défaut d’usage sérieux a connu, le 14 mai 2025, une évolution majeure sous l’impulsion de la chambre commerciale de la Cour de cassation. Par deux arrêts rendus le même jour et publiés au Bulletin, la haute juridiction a imposé au juge du fond une obligation méthodologique inédite : rechercher d’office si la catégorie de produits ou de services visée à l’enregistrement peut être divisée en sous-catégories autonomes et cohérentes, et ce, même en l’absence d’identification de telles sous-catégories par le titulaire de la marque. L’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. L’article L. 716-3 du même code précise que, lorsque la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou aux services concernés. Ces dispositions, de portée apparemment classique, ont fait l’objet d’une interprétation renouvelée par la Cour de cassation, qui a entendu tirer toutes les conséquences de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.

Dans l’affaire G7 (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.296, Publié au Bulletin), la société Groupe Rousselet, titulaire des marques verbales « G-7 » et « G7 » enregistrées pour désigner notamment les services de « transport » et de « transport de voyageurs » en classe 39, avait agi en contrefaçon contre les sociétés G7 Investissement et G7 Bourgogne, lesquelles avaient formé une demande reconventionnelle en déchéance partielle. La cour d’appel de Versailles, par arrêt du 26 janvier 2023, avait rejeté la demande en déchéance au motif que la preuve d’un usage sérieux des marques pour les services de transport et de transport de voyageurs était rapportée. La Cour de cassation censure cette décision au visa de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, en énonçant que « lorsque le demandeur à la déchéance soutient que la catégorie de produits ou de services pour laquelle la marque a été enregistrée se subdivise en sous-catégories et invoque un défaut d’usage sérieux pour certaines de ces sous-catégories, le juge doit rechercher si la catégorie visée à l’enregistrement de la marque peut être divisée, de manière objective et non arbitraire, en sous-catégories autonomes et cohérentes, et ce, même en l’absence d’identification de telles sous-catégories par le titulaire de la marque lors de l’enregistrement de celle-ci ou au cours de l’instance en déchéance ». La cour d’appel, en s’abstenant de rechercher si les preuves d’usage retenues, qui ne concernaient que le seul service de taxis, ne se rapportaient pas à une sous-catégorie autonome moins large que les catégories de « transports » et « transports de voyageurs », n’a pas donné de base légale à sa décision.

Par un arrêt rendu le même jour (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.866, Publié au Bulletin), la chambre commerciale a réitéré cette exigence dans l’affaire Skin’up. La société éponyme, titulaire de la marque verbale « Skin’up » enregistrée notamment pour désigner les « cosmétiques » en classe 3, se prévalait de l’usage de sa marque pour des produits cosméto-textiles destinés à procurer un effet amincissant par le port de vêtements. La cour d’appel de Colmar, dans un arrêt du 30 août 2023, avait considéré que ces produits constituaient bien des cosmétiques et que l’usage sérieux était ainsi démontré pour l’ensemble de cette catégorie. La Cour de cassation censure à nouveau, en reprochant à la cour d’appel de n’avoir pas recherché « si les produits cosméto-textiles et leurs recharges, destinés à procurer un effet amincissant par le port de vêtements, qui étaient les seuls pour lesquels la société Skin’up justifiait d’un usage de sa marque au cours des cinq dernières années, ne constituaient pas une sous-catégorie autonome au sein de la catégorie large des cosmétiques ». Ces deux décisions, rendues le même jour, marquent un tournant dans l’office du juge de la déchéance.

B. Le critère essentiel de la finalité et de la destination des produits ou services

La Cour de cassation ne s’est pas contentée d’imposer une obligation de recherche : elle en a précisé la méthodologie. Aux fins de l’identification d’une sous-catégorie cohérente susceptible d’être envisagée de manière autonome, « le critère de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause constitue le critère essentiel, ce qu’il convient d’apprécier de manière concrète ». Ce faisant, la chambre commerciale s’inscrit dans le sillage de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, dont elle reproduit les énoncés essentiels. Dans son arrêt Ferrari du 22 octobre 2020 (C-720/18 et C-721/18), la CJUE avait en effet énoncé que « le critère de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause constitue le critère essentiel aux fins de la définition d’une sous-catégorie autonome de produits » et qu’« il importe, dès lors, d’apprécier de manière concrète, principalement au regard des produits ou des services pour lesquels le titulaire d’une marque a apporté la preuve de l’usage de sa marque, si ceux-ci constituent une sous-catégorie autonome par rapport aux produits et aux services relevant de la classe de produits ou de services concernée ».

La Cour de cassation précise en outre que le juge n’est pas tenu de se limiter aux indications de produits et de services figurant explicitement dans la classification de Nice, qui ne sont qu’un simple indice de l’existence de sous-catégories autonomes. Cette précision revêt une importance pratique considérable, car elle invite le juge à dépasser les libellés formels des enregistrements pour appréhender la réalité économique des produits ou services en cause. En conséquence, un titulaire de marque ne saurait se prévaloir d’un enregistrement couvrant une catégorie large pour échapper à la déchéance partielle, dès lors que l’usage démontré ne porte que sur une fraction de cette catégorie, identifiable comme une sous-catégorie autonome au regard de sa finalité et de sa destination. La Cour de justice avait d’ailleurs souligné dans l’arrêt Ferrari que « si le titulaire d’une marque a enregistré sa marque pour une large gamme de produits ou de services qu’il pourrait éventuellement commercialiser, mais qu’il ne l’a pas fait pendant une période ininterrompue de cinq ans, son intérêt à bénéficier de la protection de sa marque pour ces produits ou services ne saurait prévaloir sur l’intérêt des concurrents à utiliser un signe identique ou similaire pour lesdits produits ou services, voire de demander l’enregistrement de ce signe en tant que marque » (CJUE, arrêt ACTC/EUIPO, C-714/18 P, point 43, cité par Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.296).

Cette construction méthodologique impose au juge de la déchéance un exercice de qualification qui emprunte tant à l’analyse économique qu’à l’appréciation juridique. La détermination des sous-catégories autonomes ne saurait en effet reposer sur des considérations abstraites ou théoriques, mais doit procéder d’une analyse concrète du marché pertinent, de la perception du consommateur et de la substituabilité des produits ou services en cause. Le juge doit ainsi se livrer à une véritable instruction économique du dossier, en s’interrogeant sur la manière dont le consommateur perçoit et catégorise les produits ou services en cause. Cette démarche, qui s’apparente à une analyse concurrentielle du marché pertinent, dépasse le cadre traditionnel de l’office du juge civil et confère au contentieux de la déchéance une dimension économique inédite. L’arrêt G7 illustre cette exigence avec une netteté particulière : le service de « transport » constitue une catégorie manifestement trop large pour que la preuve d’un usage limité au seul service de « taxis » suffise à écarter la déchéance pour l’ensemble des services de transport qu’elle recouvre, qu’il s’agisse du transport ferroviaire, aérien, maritime ou encore du transport de marchandises.

II. La portée systémique de la méthode des sous-catégories autonomes sur le contentieux des marques

A. L’articulation entre la déchéance partielle et les autres mécanismes du droit des marques

La méthode des sous-catégories autonomes ne produit pas ses effets dans l’isolement du seul contentieux de la déchéance. Elle entre en résonance avec d’autres constructions prétoriennes contemporaines qui, sous l’impulsion de la chambre commerciale, redessinent les contours de l’office du juge en matière de marques. L’arrêt Circus du 13 novembre 2025 (Cass. com., n° 24-10.672, Publié au Bulletin) en offre une illustration éloquente. Dans cette affaire relative à l’appréciation de la position distinctive autonome d’une marque antérieure au sein d’un signe composé postérieur, la Cour de cassation impose au juge du fond une démarche méthodique comparable, en énonçant que « lorsqu’une marque antérieure est reproduite dans un signe composé postérieur, dans lequel elle n’apparaît pas insignifiante, il appartient aux juges du fond, aux fins de déterminer si la marque antérieure conserve dans le signe postérieur composé une position distinctive autonome, de rechercher si, en raison notamment de sa position ou de sa dimension, la marque antérieure est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et, le cas échéant, si elle forme avec les autres éléments du signe, pris ensemble, une unité ayant un sens différent par rapport au sens desdits éléments pris séparément ».

Par ailleurs, la détermination des sous-catégories autonomes en matière de déchéance n’est pas sans incidence sur l’appréciation de la distinctivité de la marque et sur le contrôle de sa validité. L’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, qui prohibe l’usage d’un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou services identiques ou similaires lorsqu’il existe un risque de confusion, suppose que le juge délimite avec précision le périmètre des produits ou services pour lesquels la marque est protégée. Or, une marque partiellement déchue pour certaines sous-catégories voit son périmètre de protection réduit d’autant, ce qui affecte directement l’issue d’une action en contrefaçon ultérieure. Les arrêts du 14 mai 2025 illustrent d’ailleurs cette interdépendance contentieuse : dans l’affaire G7, la cassation du chef de dispositif rejetant la demande en déchéance a emporté, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif relatifs à la contrefaçon et à la concurrence déloyale, la Cour de cassation relevant que « dès lors que l’action en concurrence déloyale doit être fondée sur des actes distincts de ceux sanctionnés au titre de la contrefaçon, la nouvelle appréciation portée sur la demande en contrefaçon supposera une nouvelle appréciation sur l’existence de faits distincts sanctionnés par l’arrêt au titre de la concurrence déloyale ». Cette cascade procédurale illustre avec force la centralité de la question de la déchéance partielle dans l’économie générale du contentieux des marques : la détermination du périmètre exact des produits ou services pour lesquels la marque demeure protégée conditionne non seulement l’issue de l’action en contrefaçon, mais également celle des actions fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme économique, lesquelles doivent reposer sur des faits distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon. La Cour de cassation avait déjà rappelé, dans l’arrêt Decathlon du 26 juin 2024 (Cass. com., n° 22-17.647, Publié au Bulletin), que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis », et que cette action doit être distinguée de l’action en contrefaçon, ce qui impose au juge de délimiter avec précision le champ respectif de ces deux fondements.

Cette articulation se manifeste également à l’égard du contentieux de la nullité des marques. Dans l’arrêt Napapijri du 28 janvier 2026 (Cass. com., n° 24-14.760, Publié au Bulletin), la chambre commerciale a rappelé l’autonomie de l’action en revendication de propriété d’une marque par rapport à l’action en nullité, en précisant que l’action en nullité d’une marque est devenue imprescriptible sous l’empire de la loi PACTE du 22 mai 2019, sous réserve des décisions ayant force de chose jugée. La coexistence d’une action en nullité imprescriptible et d’une action en déchéance soumise à la méthode des sous-catégories autonomes offre désormais aux praticiens une palette d’outils contentieux dont l’articulation stratégique revêt une importance déterminante.

B. Les conséquences pratiques pour les titulaires de marques et l’équilibre du système

L’obligation méthodologique imposée par les arrêts du 14 mai 2025 emporte des conséquences pratiques considérables pour les titulaires de marques. Elle les contraint à repenser leur stratégie de dépôt et de maintien en vigueur de leurs portefeuilles de marques. Désormais, un titulaire qui entend échapper à une déchéance partielle doit anticiper l’éventuelle subdivision de ses catégories d’enregistrement en sous-catégories autonomes, fondées sur le critère de la finalité et de la destination, et conserver les preuves d’usage pour chacune de ces sous-catégories. La simple démonstration d’un usage pour un produit ou un service relevant d’une catégorie large ne suffit plus à garantir le maintien de la protection pour l’ensemble de cette catégorie.

Cette évolution s’inscrit dans un mouvement plus large de rationalisation du droit des marques, visant à empêcher les stratégies de « gel » de signes par des titulaires qui, sans les exploiter réellement, en bloquent l’accès aux concurrents. La Cour de justice l’avait clairement exprimé dans l’arrêt Ferrari précité, en opposant l’intérêt du titulaire à bénéficier de la protection de sa marque pour des produits ou services qu’il n’exploite pas à l’intérêt des concurrents à utiliser un signe identique ou similaire. La Cour de cassation, en imposant au juge une obligation de recherche des sous-catégories autonomes, donne à cette logique une traduction procédurale concrète. L’arrêt Skin’up en fournit une illustration topique : les produits cosméto-textiles, destinés à procurer un effet amincissant par le port de vêtements, répondent à une finalité spécifique qui les distingue des autres produits cosmétiques, qu’il s’agisse des crèmes, des laits, des lotions ou des produits de maquillage. Le consommateur qui acquiert un vêtement amincissant ne recherche pas la même chose que celui qui achète une crème hydratante, et c’est précisément cette différence de finalité qui fonde l’existence d’une sous-catégorie autonome.

Par ailleurs, cette construction prétorienne n’est pas sans incidence sur les stratégies de négociation et de transaction entre titulaires de marques et tiers. La menace d’une déchéance partielle pour les sous-catégories non exploitées devient un levier procédural significatif, susceptible d’inciter les titulaires à délimiter plus précisément leurs enregistrements ou à concéder des licences pour les segments de marché qu’ils n’occupent pas directement. La jurisprudence de la chambre commerciale rejoint ainsi les préoccupations contemporaines relatives à la fluidité du marché des signes distinctifs et à la prévention des comportements anticoncurrentiels par le biais du droit des marques. La Cour de cassation avait d’ailleurs déjà manifesté, dans l’arrêt CeramTec du 7 janvier 2026 (Cass. com., n° 21-23.458, courdecassation.fr), son attention à l’égard des dépôts de marques motivés par une intention autre que celle de distinguer des produits ou services dans la vie des affaires, en rappelant que la mauvaise foi s’apprécie globalement, en tenant compte de « l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d’espèce » et notamment de « la logique commerciale dans laquelle s’inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée et la chronologie des événements ayant caractérisé ce dépôt ».

La méthode des sous-catégories autonomes contribue ainsi à rééquilibrer le rapport entre la protection conférée par l’enregistrement et la réalité de l’exploitation commerciale. Elle rappelle que la marque, avant d’être un titre, est un signe destiné à remplir une fonction essentielle de garantie d’origine dans la vie des affaires, et que l’étendue de sa protection ne saurait excéder le périmètre de son usage effectif. L’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 5 mars 2025 (CA Versailles, n° 23/05640, courdecassation.fr) avait d’ailleurs déjà anticipé cette logique, en prononçant la déchéance partielle d’une marque pour les « parfums » à défaut de preuve d’un usage sérieux, tout en maintenant la protection pour les autres produits cosmétiques pour lesquels l’usage était démontré, illustrant ainsi le mécanisme de la déchéance partielle que les arrêts du 14 mai 2025 sont venus systématiser. Cette décision retient en effet que « l’usage sérieux n’étant pas démontré pour les parfums et en l’absence de justes motifs de non exploitation, la déchéance des droits de la société France excellence sur la marque PARFUMS LANSELLE pour les parfums doit être prononcée », tout en maintenant la marque pour les autres produits de la classe 3 pour lesquels l’usage avait été établi.

Conclusion

Les arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 14 mai 2025 constituent une contribution décisive à la rationalisation du contentieux de la déchéance de marque. En imposant au juge du fond une obligation de rechercher d’office les sous-catégories autonomes au sein des catégories larges visées à l’enregistrement, la haute juridiction dote le droit français d’un instrument procédural qui donne leur pleine effectivité aux principes dégagés par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt Ferrari de 2020. Cette construction méthodologique, fondée sur le critère essentiel de la finalité et de la destination des produits ou services, redessine l’office du juge de la déchéance en lui conférant un rôle actif dans la délimitation du périmètre de protection de la marque. Combinée à l’imprescriptibilité de l’action en nullité issue de la loi PACTE et à la jurisprudence contemporaine sur la position distinctive autonome, elle participe d’un mouvement d’ensemble qui tend à assurer un équilibre plus juste entre la sécurité juridique des titulaires de marques et la liberté du commerce et de l’industrie. Les praticiens du droit des marques sont désormais invités à intégrer cette exigence méthodologique dans leurs stratégies de dépôt, de gestion de portefeuille et de contentieux, sous peine de voir leurs titres amputés des segments de marché qu’ils n’exploitent pas effectivement.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».