I. La consécration prétorienne d’une méthodologie d’office dans l’action en déchéance pour défaut d’usage sérieux
A. L’obligation de recherche de la sous-catégorie autonome à la charge du juge
Le régime de la déchéance pour défaut d’exploitation, prévu à l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, sanctionne le titulaire qui, sans justes motifs, n’a pas fait un usage sérieux de sa marque pour les produits ou services visés à l’enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans. Cette disposition, dont la rédaction a été refondue par l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, constitue la clef de voûte de l’obligation d’exploitation qui pèse sur le propriétaire de la marque et répond à un impératif de sécurité juridique pour les concurrents, lesquels doivent pouvoir connaître avec précision l’étendue des monopoles qui grèvent le marché. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par deux arrêts remarqués rendus le 14 mai 2025, a opéré une clarification décisive de la méthodologie applicable à l’examen de la déchéance partielle, en imposant au juge une obligation de recherche d’office de la sous-catégorie autonome de produits ou de services, sans égard aux défaillances procédurales du titulaire.
Par le premier arrêt, rendu sous le numéro de pourvoi 23-21.296, la Cour censure l’arrêt de la cour d’appel de Versailles qui, saisie d’une demande de déchéance des marques « G-7 » et « G7 » enregistrées pour les services de « transport » et « transport de voyageurs », s’était bornée à retenir la preuve d’un usage sérieux sans rechercher si les preuves d’usage relatives au seul service de taxis ne se rapportaient pas à une sous-catégorie autonome de la catégorie large des services de transport. Ces marques, déposées le 30 avril 1965 pour la première et le 10 décembre 1995 pour la seconde, étaient exploitées historiquement par la société Groupe Rousselet dans le secteur du taxi parisien. La Cour énonce de façon particulièrement motivée que :
« Le juge saisi d’une demande en déchéance de marque doit rechercher, lorsque le demandeur à la déchéance soutient que la catégorie de produits ou services visés à l’enregistrement est trop large, si cette catégorie peut être divisée, de manière objective et non arbitraire, en sous-catégories autonomes et cohérentes, et ce, même en l’absence d’identification de telles sous-catégories par le titulaire de la marque lors de l’enregistrement de celle-ci ou au cours de l’instance en déchéance. »
Ce considérant de principe, qui figure également dans le second arrêt du même jour rendu sous le numéro 23-21.866, consacre une obligation de recherche qui pèse sur le juge indépendamment des diligences procédurales du titulaire de la marque. La Cour impose ainsi un examen systématique de la divisibilité des catégories de produits ou services lorsque le demandeur à la déchéance soulève le moyen tiré de leur imprécision. Cette obligation s’applique même en l’absence d’identification préalable des sous-catégories par le titulaire, que ce soit au stade de l’enregistrement ou au cours de l’instance. L’arrêt 23-21.866, qui concernait la marque « Skin’up » enregistrée en classe 3 pour les « cosmétiques », censure l’arrêt de la cour d’appel de Colmar qui avait retenu l’usage sérieux pour la catégorie large sans rechercher si les produits cosméto-textiles à effet amincissant, seuls exploités par la société titulaire, ne constituaient pas une sous-catégorie autonome au sein de cette catégorie de « cosmétiques ». La portée de ces deux arrêts est d’autant plus significative que tous deux sont publiés au Bulletin, ce qui atteste de la volonté de la chambre commerciale d’en faire des décisions de référence pour l’ensemble du contentieux de la propriété industrielle.
En conséquence, la Haute juridiction impose aux juges du fond une analyse rigoureuse de l’adéquation entre l’étendue de l’enregistrement et la réalité de l’exploitation. À cet égard, il est indifférent que la classification de Nice ne fournisse qu’un simple indice de l’existence de sous-catégories autonomes, le juge n’étant pas tenu de se limiter aux indications de produits et de services figurant explicitement dans cette nomenclature administrative. Cette solution manifeste la volonté de la Cour de cassation de garantir une effectivité accrue de l’obligation d’usage sérieux, en empêchant les titulaires de conserver des monopoles disproportionnés par rapport à l’exploitation réelle de leurs marques.
B. La finalité et la destination comme critères cardinaux de la subdivision catégorielle
Le critère cardinal retenu par la Cour de cassation pour opérer la subdivision en sous-catégories autonomes est celui de la finalité et de la destination des produits ou services en cause. La Cour s’appuie expressément sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, et tout particulièrement sur l’arrêt Ferrari du 22 octobre 2020 (C-720/18 et C-721/18), qui a posé le cadre d’analyse européen de la déchéance partielle. La CJUE y énonce que, pour une catégorie de produits ou services ayant été définie de façon particulièrement précise et circonscrite, le consommateur associera à la marque l’ensemble des produits appartenant à cette catégorie, de sorte qu’il est suffisant d’exiger du titulaire la preuve de l’usage sérieux pour une partie de ces produits. En revanche, pour une catégorie large susceptible d’être subdivisée en plusieurs sous-catégories autonomes, le titulaire doit apporter la preuve de l’usage sérieux pour chacune d’entre elles, à défaut de quoi il sera déchu pour celles non exploitées. La Cour de justice avait également précisé, dans son arrêt ACTC/EUIPO du 16 juillet 2020 (C-714/18 P), que si le titulaire d’une marque a enregistré sa marque pour une large gamme de produits qu’il pourrait éventuellement commercialiser mais qu’il ne l’a pas fait pendant une période ininterrompue de cinq ans, son intérêt à bénéficier de la protection ne saurait prévaloir sur l’intérêt des concurrents à utiliser un signe identique ou similaire.
Par ailleurs, la Cour de cassation précise que ce critère de la finalité et de la destination doit être apprécié de manière concrète, principalement au regard des produits pour lesquels le titulaire a apporté la preuve de l’usage de sa marque. Dès lors, il s’agit de mettre en relation les produits effectivement exploités avec la catégorie plus large couverte par l’enregistrement, afin de déterminer si le titulaire peut légitimement conserver le monopole sur l’ensemble du périmètre enregistré. L’arrêt 23-21.296 illustre parfaitement cette méthodologie en matière de services : la Cour reproche à la cour d’appel de Versailles de ne pas avoir recherché si le service de taxis, seul exploité, constituait une sous-catégorie autonome au sein des services de « transport » et « transport de voyageurs ». La cassation prononcée emporte par voie de conséquence la cassation des chefs de dispositif relatifs à la contrefaçon et à la concurrence déloyale, ce qui démontre l’incidence procédurale majeure de l’analyse catégorielle sur l’ensemble du litige. Dans l’affaire 23-21.866, la Cour censure l’arrêt pour ne pas avoir examiné si les produits cosméto-textiles à effet amincissant ne formaient pas une sous-catégorie autonome au sein de la catégorie large des « cosmétiques ». La Cour retient que la cour d’appel s’était déterminée par un raisonnement circulaire, assimilant l’usage pour des cosméto-textiles à un usage pour l’ensemble des cosmétiques, sans caractériser l’homogénéité de la catégorie.
L’apport décisif de ces deux arrêts du 14 mai 2025 réside dans l’affirmation que l’absence d’identification des sous-catégories par le titulaire lors de l’enregistrement ne dispense pas le juge de son office. Cette solution rompt avec une approche passive du contrôle juridictionnel et contraint le juge à exercer un véritable pouvoir d’appréciation de la cohérence des catégories revendiquées. En d’autres termes, la Cour de cassation impose une méthodologie active de délimitation du périmètre de protection de la marque, qui ne saurait être abandonnée aux seules allégations du titulaire. Cette construction prétorienne s’inscrit dans la droite ligne de l’arrêt Ferrari précité, dont la Cour reproduit les motifs essentiels aux points 37 à 41, et manifeste la volonté d’assurer une application uniforme du droit de l’Union en matière de déchéance des marques. La Cour a également tenu à rappeler, à titre liminaire, que l’arrêt 23-21.866 présente la particularité d’appliquer aux articles L. 714-5 et L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle la même grille d’analyse que celle dégagée sous l’empire de la directive 2008/95/CE, confirmant ainsi la continuité de la jurisprudence européenne au-delà de l’entrée en vigueur de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015.
II. La distinction rigoureuse des causes de déchéance et des mécanismes limitant l’exercice des droits
A. Le défaut d’usage sérieux et son articulation avec la forclusion par tolérance
La déchéance pour défaut d’usage sérieux doit être distinguée de la forclusion par tolérance, qui est régie par les articles L. 716-3 et L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle et produit des effets distincts. Alors que la déchéance sanctionne l’inaction du titulaire sous l’angle de l’obligation d’exploitation, la forclusion par tolérance paralyse l’action en nullité ou en contrefaçon du titulaire d’une marque antérieure qui a toléré, en connaissance de cause, l’usage d’une marque postérieure enregistrée pendant cinq années consécutives. La chambre commerciale a précisé l’articulation de ces deux mécanismes dans un arrêt publié du 5 juin 2024, rendu sous le numéro de pourvoi 23-15.380.
Dans cette espèce, la société Holdham, titulaire des marques « Oxford » enregistrées depuis 1971 pour désigner des articles de papeterie scolaire, entendait agir contre la société School Pack qui exploitait une marque postérieure enregistrée depuis 2008. La Cour de cassation, après avoir rappelé la jurisprudence de la CJUE, et notamment l’arrêt Budejovický Budvar du 22 septembre 2011 (C-482/09), énonce que les conditions de la forclusion par tolérance sont au nombre de quatre : l’enregistrement de la marque postérieure dans l’État membre concerné, le dépôt de bonne foi, l’usage de la marque postérieure et la connaissance par le titulaire de la marque antérieure de cet enregistrement et de cet usage. La Cour ajoute un enseignement essentiel relatif à la preuve de cette connaissance :
« La preuve de la connaissance par le titulaire de la marque antérieure de l’usage de la marque postérieure après son enregistrement peut résulter d’une connaissance générale, dans le secteur économique concerné, d’une telle utilisation, cette connaissance pouvant être déduite, notamment, de la durée de l’utilisation. »
Cette solution pragmatique permet de déduire la connaissance du titulaire de la marque antérieure des circonstances objectives du marché, sans exiger la preuve d’une connaissance personnelle et directe. Dans l’affaire Oxford, la cour d’appel de Paris avait relevé que les commerciaux du groupe Hamelin, figurant parmi les leaders de la papeterie scolaire vendue en grandes surfaces, étaient nécessairement présents dans les rayons où les produits de la société School Pack étaient commercialisés depuis 2009, ce qui établissait une connaissance générale de l’usage de la marque postérieure. Par ailleurs, la Cour précise de façon topique que le mécanisme de la forclusion par tolérance s’applique indifféremment aux marques renommées, le droit de l’Union n’opérant aucune distinction selon la renommée de la marque antérieure. Dès lors, le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée qui a toléré pendant cinq ans l’usage d’une marque postérieure enregistrée ne peut plus en demander la nullité, ni s’opposer à son usage, ni solliciter réparation du préjudice subi, à moins que le dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi. Cette extension aux marques renommées constitue une interprétation conforme au droit de l’Union qui renforce la sécurité juridique des opérateurs économiques et prévient les actions tardives des titulaires de marques notoires.
La distinction entre l’action en déchéance et l’action fondée sur la forclusion par tolérance présente, en outre, une incidence procédurale déterminante sur le plan de la charge de la preuve. Dans l’action en déchéance pour défaut d’usage sérieux, il incombe au titulaire de la marque de rapporter la preuve de l’usage sérieux, conformément à l’article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle. Dans le mécanisme de la forclusion par tolérance, en revanche, c’est au titulaire de la marque postérieure qu’il appartient d’établir la réunion des quatre conditions cumulatives dégagées par la jurisprudence Budvar, et notamment la connaissance par le titulaire de la marque antérieure de l’enregistrement et de l’usage de la marque postérieure. Cette différence de régime probatoire, souvent méconnue des praticiens, détermine pourtant la stratégie contentieuse la plus opportune pour contester la validité ou l’opposabilité d’un titre de marque.
B. La dégénérescence et la déceptivité post-cession comme causes autonomes de déchéance
Au-delà du défaut d’exploitation, le code de la propriété intellectuelle prévoit, à l’article L. 714-6, deux autres causes de déchéance : d’une part, la dégénérescence de la marque devenue la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service (alinéa a), et, d’autre part, la déceptivité de la marque devenue propre à induire en erreur sur la nature, la qualité ou la provenance du produit ou du service (alinéa b). Ces deux hypothèses, qui sanctionnent une altération de la fonction distinctive de la marque imputable à l’activité ou à l’inactivité du titulaire, ont donné lieu à des précisions jurisprudentielles significatives au cours des trois dernières années.
S’agissant de la dégénérescence, la chambre commerciale a rendu le 13 novembre 2025 un arrêt de rejet sous le numéro de pourvoi 24-14.449, dans l’affaire de la marque « City stade ». La société Tennis d’Aquitaine, titulaire de la marque depuis le 30 janvier 2006, soutenait que le signe n’était pas devenu la désignation usuelle d’un stade multisport. La Cour approuve la cour d’appel de Colmar d’avoir prononcé la déchéance, en retenant que le terme « city stade » est utilisé de manière générique par les acteurs économiques du secteur de manière régulière et progressive depuis 2016, et que la titulaire, qui se bornait à apposer le symbole ® sur ses documents commerciaux et à adresser trois lettres de mise en demeure en 2020, n’avait pas pris les mesures suffisantes pour enrayer cette banalisation. La Cour relève en particulier :
« Aucune action en justice n’a été introduite par la société Tennis d’Aquitaine, qui ne peut prétendre ignorer l’usage générique qui est fait de sa marque depuis plusieurs années, aussi bien par les collectivités territoriales que par ses concurrents, et qu’elle ne peut arguer du fait que les collectivités sont ses partenaires commerciaux pour justifier l’absence de rappel du caractère protégé de la marque. »
L’enseignement principal de cet arrêt réside dans la définition du standard de diligence attendu du titulaire pour prévenir la dégénérescence de sa marque. La Cour approuve en effet une approche exigeante, selon laquelle le simple marquage anglo-saxon ® et l’envoi sporadique de mises en demeure ne suffisent pas à conjurer le risque de dégénérescence lorsque le titulaire s’abstient d’introduire une action contentieuse contre les usages génériques constatés. La cour d’appel avait pertinemment relevé que, en l’état des multiples usages génériques constatés pour désigner un stade multisport, ces mesures étaient insuffisantes pour pallier « le faible nombre de démarches entreprises à l’égard des tiers qui font un tel usage du signe ». Cette jurisprudence rappelle que la déchéance pour dégénérescence sanctionne moins l’usage générique lui-même que la passivité du titulaire face à celui-ci, passivité qui traduit une renonciation implicite à la fonction distinctive de la marque.
Par ailleurs, sur le terrain de la déceptivité, l’arrêt de renvoi préjudiciel rendu le 28 février 2024 sous le numéro de pourvoi 22-23.833 illustre la singularité du contentieux post-cession. Dans cette affaire, le créateur de mode M. [W] [X] avait cédé ses droits sur les marques éponymes dans le cadre d’une procédure collective, puis agissait en déchéance pour déceptivité au motif que le cessionnaire exploitait les marques en laissant croire qu’il participait encore à la création, alors que tel n’était plus le cas. La Cour, après avoir rappelé le principe selon lequel le cédant est tenu de la garantie d’éviction édictée par l’article 1628 du code civil et n’est pas recevable à agir en déchéance du cessionnaire, y apporte une exception lorsque l’action est fondée sur des faits fautifs postérieurs à la cession et imputables au cessionnaire. Cette exception, forgée de manière prétorienne par la Cour, ouvre une voie procédurale au créateur-cédant confronté à un usage déceptif de son nom de famille par le cessionnaire.
La Cour de cassation a, dans cette même décision, saisi la CJUE d’une question préjudicielle sur le fondement de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, portant sur l’interprétation des articles 12, paragraphe 2, sous b), de la directive 2008/95/CE et 20, sous b), de la directive (UE) 2015/2436. La question transmise à Luxembourg est de savoir si ces dispositions doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent au prononcé de la déchéance d’une marque portant sur le nom de famille d’un créateur en raison de son exploitation postérieure à la cession dans des conditions de nature à faire croire de manière effective au public que le créateur participe toujours à la création des produits, alors que tel n’est plus le cas. Cette question préjudicielle, qui met en balance la protection de la marque patronymique et l’exigence de loyauté dans son exploitation, est appelée à clarifier la portée de l’arrêt Emanuel rendu par la CJCE le 30 mars 2006 (C-259/04), dont l’interprétation divise les juridictions françaises.
En définitive, la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation dessine un régime de la perte du droit sur la marque dont les trois piliers — défaut d’usage sérieux, dégénérescence et déceptivité — obéissent à des logiques distinctes mais complémentaires. Le défaut d’usage sérieux, régi par l’article L. 714-5, sanctionne une défaillance dans l’exploitation économique de la marque et impose désormais au juge une méthodologie exigeante de délimitation des sous-catégories autonomes. La dégénérescence et la déceptivité, régies par l’article L. 714-6, sanctionnent quant à elles une altération de la fonction distinctive de la marque imputable au comportement actif ou passif du titulaire. L’articulation de ces mécanismes avec la forclusion par tolérance et les règles de la garantie d’éviction en matière de cession confère au contentieux de la déchéance une technicité croissante, à laquelle la Haute juridiction répond par une construction prétorienne méthodique et rigoureuse.
Conclusion
La chambre commerciale de la Cour de cassation, par les arrêts remarqués du 14 mai 2025, a doté le contentieux de la déchéance de marque d’une méthodologie d’une rigueur inédite, imposant au juge une obligation de recherche d’office de la sous-catégorie autonome de produits ou de services, sur le fondement du critère cardinal de la finalité et de la destination. Cette construction prétorienne, qui puise aux sources du droit de l’Union et notamment à l’arrêt Ferrari de la CJUE du 22 octobre 2020, s’articule avec une distinction désormais affinée entre les différents cas de perte du droit — défaut d’usage sérieux, dégénérescence et déceptivité — et avec les mécanismes limitant l’exercice des droits que sont la forclusion par tolérance et la garantie d’éviction du cédant. La technicité de ce contentieux, servie par la clarté de la motivation des arrêts de la chambre commerciale, en fait un terrain d’élection pour une réflexion renouvelée sur la fonction distinctive de la marque et sur les conditions de son maintien dans le temps.
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