La déchéance de marque pour défaut d’usage sérieux : la construction prétorienne des sous-catégories autonomes par la chambre commerciale de la Cour de cassation (2024-2026)
I. La refonte du cadre légal de l’obligation d’usage sérieux et l’émergence du critère de la sous-catégorie autonome
A. L’obligation d’usage sérieux, condition de maintien du droit exclusif sur la marque
Le droit des marques repose sur un équilibre fondamental entre la protection du titulaire et la préservation d’un espace concurrentiel ouvert. Cet équilibre trouve sa traduction la plus significative dans l’obligation d’usage sérieux, instituée par l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel le titulaire encourt la déchéance de ses droits si, sans justes motifs, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans pour les produits et services visés à l’enregistrement. Ce dispositif, issu de la transposition de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, a été substantiellement modifié par l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, qui a notamment introduit la possibilité pour le défendeur à une action en contrefaçon de soulever l’irrecevabilité de la demande lorsque le titulaire ne rapporte pas la preuve de l’usage sérieux de sa marque pour les produits et services invoqués.
La notion d’usage sérieux, dont les contours ont été précisés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, suppose un usage effectif de la marque sur le marché pour garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée. La Cour de cassation a rappelé ce principe dans un arrêt du 18 octobre 2023 en jugeant que la marque confère à son titulaire un droit exclusif lui permettant d’interdire à tout tiers l’usage d’un signe identique pour des produits ou services identiques, lorsque cet usage porte atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux consommateurs l’origine des produits (Cass. com., 18 octobre 2023, n° 20-20.055, publié au Bulletin). La chambre commerciale y a expressément subordonné la protection de la marque à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du consommateur, condition indissociable de la fonction essentielle de garantie d’origine.
À cet égard, le décret du 2 juillet 2026, entré en vigueur le même jour, a apporté une série de mesures destinées à simplifier et harmoniser les procédures prévues par le Code de la propriété intellectuelle. Ce texte, qui modifie trente-cinq articles du code, consacre la dématérialisation des notifications adressées par l’Institut national de la propriété industrielle, désormais transmises exclusivement par voie électronique, et modifie le régime des redevances, lesquelles ne seront plus remboursables, sauf lorsque la réalisation du rapport de recherche n’a pas encore été engagée. Il abaisse également le seuil d’éligibilité à la réduction des redevances pour les petites et moyennes entreprises à deux cent cinquante salariés, conformément à la définition européenne, la demande de réduction devant être effectuée dès le dépôt de la demande de brevet. Ces évolutions s’inscrivent dans un mouvement plus large de rationalisation des procédures administratives en propriété industrielle, engagé depuis plusieurs années, et dont la réforme des procédures de déchéance constitue l’un des volets les plus sensibles.
Par ailleurs, l’article L. 716-3 du même code dispose que la déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu le motif de déchéance et que, lorsque la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou aux services concernés. Cette déchéance partielle, consacrée par l’ordonnance de 2019, constitue une innovation majeure du droit positif en ce qu’elle permet de proportionner la sanction à l’étendue du défaut d’exploitation, évitant ainsi qu’un titulaire ne conserve un monopole sur des produits ou services qu’il n’exploite pas. La Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 5 mars 2025, que la demande en déchéance peut être formée par toute personne intéressée, y compris par voie reconventionnelle dans le cadre d’une action en contrefaçon, et que le titulaire doit établir que la marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-21.157, publié au Bulletin).
En outre, la Cour de justice de l’Union européenne a précisé, dans l’arrêt ACTC/EUIPO du 2 juillet 2020, que l’usage d’une marque pour une partie seulement des produits ou services relevant d’une catégorie ne vaut usage que pour la sous-catégorie autonome à laquelle appartiennent ces produits ou services, et non pour la totalité de la catégorie visée à l’enregistrement. Cette solution, directement reprise par la chambre commerciale dans les arrêts du 14 mai 2025, fonde la distinction entre la catégorie générale d’enregistrement et les sous-catégories autonomes d’exploitation, et impose au juge saisi d’une demande en déchéance une analyse concrète de la structure du marché des produits et services en cause.
B. La construction prétorienne des sous-catégories autonomes, instrument de délimitation de l’obligation d’usage
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 14 mai 2025, deux arrêts d’une importance considérable pour la détermination de l’étendue de l’obligation d’usage sérieux, tous deux publiés au Bulletin. Dans le premier arrêt, la Cour a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 26 janvier 2023 qui avait rejeté une demande en déchéance des marques G7 sans rechercher si les preuves d’usage retenues ne se rapportaient pas à une sous-catégorie autonome moins large que les catégories de services visés dans l’enregistrement (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.296, publié au Bulletin). La Cour y énonce avec une netteté remarquable que « le juge saisi d’une demande en déchéance de marque doit rechercher, lorsque le demandeur à la déchéance soutient que la catégorie de produits ou services visés à l’enregistrement est trop large, si cette catégorie peut être divisée, de manière objective et non arbitraire, en sous-catégories autonomes et cohérentes, et ce, même en l’absence d’identification de telles sous-catégories par le titulaire de la marque lors de l’enregistrement de celle-ci ou au cours de l’instance en déchéance ».
Cet attendu de principe marque une étape décisive dans la construction du droit de la déchéance. La Cour de cassation impose désormais au juge du fond une démarche active de qualification des produits et services et lui interdit de s’en tenir à la lettre de l’enregistrement lorsque celui-ci se révèle trop large. La Cour précise, en s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que « le critère de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause constitue le critère essentiel aux fins de l’identification d’une sous-catégorie autonome de produits », ce qu’il convient d’apprécier de manière concrète.
Dans le second arrêt du même jour, la Cour de cassation a fait application de cette grille d’analyse à la catégorie des cosmétiques (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.866, publié au Bulletin). La cour d’appel de Colmar avait retenu que la marque Skin’up avait fait l’objet d’un usage sérieux pour l’ensemble de la catégorie des cosmétiques au motif que les produits cosméto-textiles et la brume commercialisés étaient des cosmétiques puisqu’ils ont un lien, directement ou indirectement, avec la peau et que les clients n’achètent pas le produit pour le textile mais pour son effet amincissant. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement, jugeant que la cour d’appel avait privé sa décision de base légale en s’abstenant de rechercher si les produits cosméto-textiles et leurs recharges, destinés à procurer un effet amincissant par le port de vêtements, ne constituaient pas une sous-catégorie autonome au sein de la catégorie large des cosmétiques.
Or, cette double cassation révèle une conception particulièrement exigeante de l’office du juge en matière de déchéance. La Cour de cassation ne se contente pas d’imposer une obligation de motivation renforcée, elle prescrit une méthode d’analyse fondée sur la finalité et la destination concrètes des produits en cause, excluant toute approche abstraite ou purement nominaliste. En conséquence, le titulaire qui entend conserver son droit sur l’intégralité des produits et services visés à l’enregistrement doit démontrer un usage sérieux pour chaque sous-catégorie autonome identifiable, sous peine de voir la déchéance prononcée pour les sous-catégories non exploitées.
II. L’articulation de la déchéance avec les autres mécanismes de régulation du droit des marques et les évolutions procédurales récentes
A. La forclusion par tolérance et la recevabilité des demandes reconventionnelles en déchéance
La déchéance pour défaut d’usage sérieux entretient des liens étroits avec d’autres mécanismes de régulation du droit des marques, au premier rang desquels figure la forclusion par tolérance. Ce mécanisme, issu de la directive de 2015 et codifié à l’article L. 716-2-8 du Code de la propriété intellectuelle, interdit au titulaire d’une marque antérieure de demander la nullité d’une marque postérieure ou de s’opposer à son usage lorsqu’il a toléré cet usage pendant cinq années consécutives en connaissance de cause. La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé la portée de cette règle dans un arrêt du 5 juin 2024, en affirmant que la preuve de la connaissance de l’usage de la marque postérieure peut résulter d’une connaissance générale, dans le secteur économique concerné, d’une telle utilisation, cette connaissance pouvant être déduite, notamment, de la durée de l’utilisation (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-15.380, publié au Bulletin).
Dès lors, la forclusion par tolérance constitue le pendant temporel de la déchéance pour défaut d’usage : tandis que cette dernière sanctionne l’inertie du titulaire qui n’exploite pas sa marque, la première sanctionne la passivité du titulaire qui laisse un tiers exploiter un signe concurrent sans réagir. Ces deux mécanismes participent d’une même logique de préservation de la sécurité juridique et de la loyauté des relations concurrentielles. La cour d’appel de Versailles a fait application de ces principes dans un arrêt du 5 mars 2025 en rejetant le recours formé contre une décision du directeur général de l’INPI ayant prononcé la déchéance partielle de la marque PARFUMS LANSELLE (CA Versailles, 5 mars 2025, n° 23/05640). La cour y a retenu que la période de référence au cours de laquelle l’usage sérieux devait être démontré s’étendait du 5 mai 2017 au 5 mai 2022, date à laquelle la demande en déchéance avait été formée, et que les preuves produites ne permettaient pas d’établir un usage sérieux pour les parfums en l’absence de justes motifs de non-usage.
La cour d’appel de Versailles a également eu l’occasion de préciser, dans deux arrêts du 19 septembre 2024 relatifs aux marques L’ATELIER DES FROMAGES et L’ATELIER DU FROMAGE détenues par la société Savencia, que l’usage d’une marque pour un service de vente au détail est susceptible de constituer un usage sérieux pour ce service même lorsqu’il s’accompagne d’autres services accessoires (CA Versailles, 19 septembre 2024, n° 22/05211 et n° 22/05212). La cour y a jugé que la circonstance que la marque n’est pas apposée sur les produits eux-mêmes mais utilisée pour désigner un service spécifique de vente est suffisante pour caractériser un usage sérieux, dès lors que cet usage garantit à la clientèle l’identité d’origine du service. Cette jurisprudence illustre la souplesse avec laquelle les juges du fond apprécient la consistance de l’usage, en se référant à la réalité économique de l’exploitation plutôt qu’à des critères formels.
Par ailleurs, la Cour de cassation a réaffirmé, dans un arrêt du 18 mars 2026, la proximité fonctionnelle entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme, en jugeant que la partie qui a introduit en première instance une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, publié au Bulletin). Cette décision, rendue dans le litige opposant les sociétés Officine Panerai et Cartier à la société Tism au sujet de la montre Radiomir, consacre une conception extensive de la recevabilité des demandes nouvelles en appel, fondée sur l’identité de finalité des actions en contrefaçon, en concurrence déloyale et en parasitisme.
B. L’incidence de la réforme des procédures de l’INPI et du nouveau round des gTLD sur la pratique de la déchéance
L’entrée en vigueur du décret du 2 juillet 2026 portant simplification des procédures de l’INPI s’inscrit dans un contexte plus large de modernisation des instruments de la propriété industrielle, marqué notamment par la clôture imminente, le 12 août 2026, de la fenêtre de candidature aux nouveaux gTLD ouverte par l’ICANN. Ce nouveau round, le premier depuis 2012, a ouvert le 30 avril 2026 une fenêtre de cent quatre jours pour le dépôt des candidatures, avec des frais d’évaluation s’élevant à deux cent vingt-sept mille dollars par candidature. Le Reveal Day, prévu en octobre 2026, permettra la publication des chaînes de caractères ayant satisfait au contrôle administratif, avant une période d’objections fondées sur les droits antérieurs administrée par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.
La coexistence de la réforme interne des procédures de l’INPI, d’une part, et de l’ouverture du nouveau round des gTLD par l’ICANN, d’autre part, place les titulaires de marques face à un double défi stratégique dont la maîtrise conditionne la pérennité de leurs droits. D’une part, la simplification des procédures administratives, notamment la dématérialisation intégrale des notifications et l’évolution des redevances, modifie les conditions dans lesquelles un titulaire peut prouver l’usage sérieux de sa marque et, le cas échéant, faire face à une action en déchéance. D’autre part, la prolifération programmée des nouvelles extensions de noms de domaine, qui pourrait concerner jusqu’à deux mille nouvelles chaînes de caractères, accroît mécaniquement le risque de conflits avec les marques enregistrées et impose aux titulaires une vigilance accrue. Or, la jurisprudence récente de la chambre commerciale sur les sous-catégories autonomes rend d’autant plus nécessaire une gestion rigoureuse du portefeuille de marques, le titulaire devant être en mesure de justifier, pour chaque sous-catégorie autonome, d’un usage sérieux dans les cinq années précédant toute contestation.
La cour d’appel de Versailles avait déjà esquissé cette exigence de rigueur dans un arrêt du 14 novembre 2024 relatif à la marque PLANETE+, en rappelant que l’opposant à une demande d’enregistrement doit pouvoir démontrer que la marque antérieure est utilisée conformément à sa fonction essentielle de garantie de l’identité d’origine des produits et services pour lesquels elle est enregistrée (CA Versailles, 14 novembre 2024, n° 22/04216). La cour y a retenu que, dès lors qu’il n’avait pas été soutenu que la catégorie générale des services de télécommunications était large et hétérogène et pouvait être divisée en sous-catégories autonomes, l’usage sérieux démontré pour certains services de cette classe valait pour l’ensemble de la catégorie. Cette solution, antérieure aux arrêts du 14 mai 2025, doit désormais être lue à la lumière de la nouvelle grille d’analyse imposée par la Cour de cassation, qui impose au juge de rechercher d’office l’existence de sous-catégories autonomes.
La cour d’appel de Versailles a encore rappelé, dans un arrêt du 2 juillet 2025, que l’usage sérieux d’une marque s’apprécie au regard de l’ensemble des circonstances de fait propres à chaque espèce et que la circonstance que les services d’estimation immobilière soient accessoires à une activité principale d’intermédiaire en transaction immobilière ne saurait leur ôter leur caractère de service autonome pour lequel la preuve de l’usage sérieux doit être rapportée (CA Versailles, 2 juillet 2025, n° 24/01285). Cette décision confirme que l’appréciation du caractère sérieux de l’usage ne saurait se limiter à un examen quantitatif des volumes de vente ou de communication, mais doit intégrer une analyse qualitative de la réalité économique de l’exploitation et de sa perception par la clientèle concernée.
Dès lors, l’articulation entre la déchéance pour défaut d’usage sérieux et les autres mécanismes de défense des droits de marque, qu’il s’agisse de la forclusion par tolérance ou de l’opposition aux nouveaux gTLD, révèle une tension croissante entre la protection statique conférée par l’enregistrement et la protection dynamique résultant de l’exploitation effective du signe sur le marché. La jurisprudence de la chambre commerciale, en érigeant la sous-catégorie autonome en instrument central de la délimitation de l’obligation d’usage, consacre une conception résolument économique du droit des marques, dans laquelle le droit ne se mérite que par l’exploitation effective et sérieuse du signe pour les produits et services du marché concerné.
Conclusion
Les arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 14 mai 2025 constituent une avancée majeure dans la construction du régime de la déchéance de marque pour défaut d’usage sérieux. En imposant au juge du fond une obligation de rechercher, même d’office, l’existence de sous-catégories autonomes au sein des catégories de produits et services visés à l’enregistrement, et en désignant le critère de la finalité et de la destination comme critère essentiel de cette qualification, la Cour de cassation renforce substantiellement la portée de la déchéance partielle introduite par l’ordonnance de 2019. Cette construction prétorienne s’inscrit dans un mouvement plus large de rationalisation et de modernisation du droit de la propriété industrielle, dont le décret du 2 juillet 2026 portant simplification des procédures de l’INPI constitue le prolongement réglementaire le plus récent. La convergence de ces évolutions jurisprudentielles et réglementaires, combinée à l’ouverture du nouveau round des gTLD par l’ICANN dont la fenêtre de candidature se referme le 12 août 2026, impose aux titulaires de marques une vigilance accrue dans la gestion de leur portefeuille et une anticipation rigoureuse des risques de déchéance. La fonction essentielle de la marque, qui est de garantir l’identité d’origine des produits et services, ne se satisfait plus d’une protection abstraite résultant du seul enregistrement : elle exige une exploitation effective, sérieuse et documentée, pour chaque sous-catégorie autonome de produits et services, faute de quoi le droit de marque, privé de sa substance économique, est appelé à s’éteindre partiellement ou totalement. L’office du juge, désormais investi d’un pouvoir de qualification concrète des catégories de produits et services à l’aune de leur finalité et de leur destination, devient le garant de cet équilibre renouvelé entre la protection du titulaire et la liberté du commerce et de l’industrie.