I. Les mécanismes d’extinction du droit par le comportement du titulaire
A. La forclusion par tolérance : l’extinction du droit d’agir par l’inaction prolongée
L’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle définit la marque comme un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes. Ce droit exclusif, qui confère à son titulaire le monopole d’exploitation du signe protégé, n’est toutefois pas absolu ni perpétuel. Le législateur français, dans le sillage des directives européennes successives, a en effet prévu plusieurs mécanismes permettant l’extinction des droits sur la marque, dont la forclusion par tolérance constitue l’une des manifestations les plus remarquables par sa portée pratique et sa construction prétorienne récente.
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 5 juin 2024 (pourvoi n° 23-15.380, Publié au Bulletin) a tranché une question essentielle demeurée en suspens : celle de l’applicabilité du mécanisme de forclusion par tolérance aux marques jouissant d’une renommée. Dans cette affaire opposant la société Holdham, holding du groupe Hamelin titulaire des marques « Oxford », à la société School Pack, la Cour de cassation a posé le principe selon lequel « le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée qui a toléré en France pendant une période de cinq années consécutives l’usage d’une marque postérieure enregistrée, en connaissance de cet usage, ne peut plus demander la nullité de la marque postérieure, ni s’opposer à son usage pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, ni demander réparation du préjudice que lui aurait causé cet usage, à moins que son dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi ».
Cette solution s’inscrit dans le prolongement direct de l’interprétation des directives européennes par la Cour de justice de l’Union européenne. La chambre commerciale rappelle en effet que « les dispositions de cette loi, et notamment ses articles 16 et 19, ensuite codifiés, respectivement, aux articles L. 713-5 et L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle, doivent être interprétées, dans toute la mesure du possible, à la lumière de cette directive puis des directives 2008/95/CE du 22 octobre 2008 et (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 ». Or, l’article 9 de la directive 2008/95/CE puis l’article 9 de la directive (UE) 2015/2436 « n’opèrent aucune distinction selon que la marque antérieure est ou non une marque renommée ». En conséquence, le droit de l’Union accorde une protection identique au titulaire de la marque postérieure tolérée, que la marque antérieure soit ou non renommée.
Par ailleurs, sur le terrain probatoire, la Cour de cassation précise les conditions de la connaissance par le titulaire de la marque antérieure de l’usage de la marque postérieure. Se référant à la jurisprudence Budějovický Budvar de la Cour de justice (CJUE, 22 septembre 2011, C-482/09), elle énonce que « la preuve de la connaissance par le titulaire de la marque antérieure de l’usage de la marque postérieure après son enregistrement peut résulter d’une connaissance générale, dans le secteur économique concerné, d’une telle utilisation, cette connaissance pouvant être déduite, notamment, de la durée de l’utilisation ». A cet égard, les juges du fond avaient souverainement constaté que les produits de la société School Pack étaient commercialisés dans les mêmes enseignes de grande distribution et les mêmes rayons que ceux du groupe Hamelin, de sorte que la connaissance de l’usage de la marque postérieure était nécessairement acquise.
Dès lors, la forclusion par tolérance apparaît comme un mécanisme sanctionnant l’inaction prolongée du titulaire de la marque antérieure, lequel perd le droit d’agir en nullité, en interdiction ou en réparation à l’encontre de la marque postérieure, à la seule exception de l’hypothèse d’un dépôt de mauvaise foi. Cette construction prétorienne, adossée au droit de l’Union, consacre une forme d’extinction fonctionnelle du droit sur la marque par le comportement passif de son titulaire.
B. La déchéance pour défaut d’usage sérieux : l’obligation d’exploitation effective de la marque
Si la forclusion par tolérance sanctionne la passivité du titulaire face à l’usage d’une marque postérieure par un tiers, la déchéance pour défaut d’usage sérieux sanctionne, quant à elle, l’absence d’exploitation de la marque par son propre titulaire. L’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose en effet qu’« encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans ».
La distinction entre ces deux mécanismes, forclusion par tolérance et déchéance, revêt une importance pratique considérable pour les praticiens du droit des marques. La déchéance pour défaut d’usage sérieux, régie par l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, sanctionne l’absence d’exploitation de la marque par son propre titulaire, tandis que la forclusion par tolérance sanctionne la tolérance de l’usage d’une marque postérieure par un tiers. Ces deux mécanismes obéissent à des logiques distinctes : la déchéance repose sur l’obligation d’exploiter la marque pour conserver le droit, alors que la forclusion repose sur la sécurité juridique du titulaire de la marque postérieure qui a pu légitimement croire à l’absence d’opposition.
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 14 mai 2025 (pourvoi n° 23-21.296, Publié au Bulletin), dans le litige opposant le Groupe Rousselet (anciennement G7) aux sociétés du groupe G7 Investissement, a apporté une contribution décisive à la détermination de l’office du juge saisi d’une demande en déchéance. La Cour de cassation y énonce que « le juge doit rechercher, lorsque le demandeur à la déchéance soutient que la catégorie de produits ou services visés à l’enregistrement est trop large, si cette catégorie peut être divisée, de manière objective et non arbitraire, en sous-catégories autonomes et cohérentes, et ce, même en l’absence d’identification de telles sous-catégories par le titulaire de la marque lors de l’enregistrement de celle-ci ou au cours de l’instance en déchéance ».
Cette solution s’appuie directement sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, et notamment l’arrêt Ferrari du 22 octobre 2020 (C-720/18 et C-721/18), dont la chambre commerciale reproduit les enseignements essentiels : « en ce qui concerne des produits ou des services rassemblés au sein d’une catégorie large, susceptible d’être subdivisée en plusieurs sous-catégories autonomes, il est nécessaire d’exiger du titulaire d’une marque enregistrée pour cette catégorie de produits ou de services d’apporter la preuve de l’usage sérieux de sa marque pour chacune de ces sous-catégories autonomes, à défaut de quoi il sera susceptible d’être déchu de ses droits à la marque pour les sous-catégories autonomes pour lesquelles il n’a pas apporté une telle preuve ».
En l’espèce, les juges du fond avaient rejeté la demande en déchéance après avoir constaté la preuve d’un usage sérieux pour le service de taxis, sans rechercher si ce service constituait une sous-catégorie autonome au sein de la catégorie plus large des services de « transport ». La Cour de cassation censure cette approche au visa de l’article L. 714-5, considérant que la cour d’appel n’avait pas « donné de base légale à sa décision ». Cette solution impose ainsi au juge du fond un office actif dans l’identification des sous-catégories autonomes, lequel ne saurait se contenter d’une appréciation globale de l’usage au regard de l’ensemble de la catégorie visée à l’enregistrement.
A cet égard, la Cour de cassation précise que « le critère de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause constitue le critère essentiel » de cette identification, qu’il convient d’apprécier « de manière concrète ». La classification de Nice n’est qu’un simple indice et ne saurait lier le juge dans son analyse de l’existence de sous-catégories autonomes. Par ailleurs, la portée de la cassation est étendue, en application de l’article 624 du code de procédure civile, aux chefs de dispositif relatifs à la contrefaçon et à la concurrence déloyale, dès lors que l’appréciation du risque de confusion supposait que les marques en cause fussent valablement maintenues pour l’ensemble des services visés.
Dès lors, le régime de la déchéance pour défaut d’usage sérieux, tel que redessiné par la chambre commerciale, impose au titulaire d’une marque de justifier d’un usage effectif pour chaque sous-catégorie autonome de produits ou services. A défaut, il encoure une déchéance partielle qui peut, selon la configuration de l’enregistrement, réduire substantiellement l’étendue de sa protection et, par voie de conséquence, fragiliser les actions en contrefaçon qu’il pourrait engager.
II. Les mécanismes d’extinction du droit par l’illicéité originelle du dépôt
A. La revendication pour dépôt frauduleux : la sanction de la mauvaise foi du déposant
Au-delà des mécanismes sanctionnant le comportement postérieur à l’enregistrement du titulaire de la marque, le code de la propriété intellectuelle prévoit une voie d’extinction du droit qui trouve sa source dans les circonstances mêmes du dépôt. L’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’« à moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement ». La mauvaise foi du déposant constitue donc le fait générateur permettant d’écarter la prescription quinquennale et d’ouvrir l’action en revendication sans limitation temporelle.
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 13 novembre 2025 (pourvoi n° 24-14.355, Publié au Bulletin) apporte une contribution majeure à la définition de cette notion de mauvaise foi. Dans cette affaire opposant deux sociétés familiales exploitant le signe « K Fermetures », la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel qui avait écarté la mauvaise foi du déposant au motif que « la volonté de protéger son nom patronymique, lorsqu’il est utilisé dans la vie des affaires, constitue en soi un but légitime ». La Cour énonce que ces motifs sont « impropres à exclure la mauvaise foi », dès lors que « le signe déposé n’était pas constitué du seul nom patronymique en cause et que la déposante connaissait l’exploitation de ce signe par un tiers ».
En se fondant sur la jurisprudence Sky de la Cour de justice (CJUE, 29 janvier 2020, C-371/18), la chambre commerciale précise que « l’enregistrement d’une marque sans que le demandeur ait aucune intention de l’utiliser pour les produits et les services visés par cet enregistrement est susceptible d’être constitutif de mauvaise foi, dès lors que la demande de marque est privée de justification au regard des objectifs visés par la première directive 89/104 ». La Cour ajoute, dans un attendu de principe, que « la mauvaise foi ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier ». Cette précision est essentielle : elle signifie qu’un dépôt peut être frauduleux même en l’absence d’une victime individualisable au jour du dépôt, pourvu que le déposant ait eu l’intention « soit de porter atteinte aux intérêts de tiers d’une manière non conforme aux usages honnêtes, soit d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque ».
Par un autre motif de cassation tout aussi significatif, la chambre commerciale reproche à la cour d’appel de ne pas avoir recherché « si la société avait exploité le signe ou si elle avait eu une telle intention ». L’absence d’intention d’exploiter le signe au jour du dépôt constitue donc un indice objectif pertinent et concordant de la mauvaise foi du déposant, que le juge du fond est tenu d’examiner. En conséquence, la revendication pour dépôt frauduleux se trouve substantiellement renforcée par cette construction prétorienne, qui élargit le champ de la mauvaise foi au-delà de la seule intention de nuire à un tiers déterminé pour y inclure tout détournement de la fonction essentielle de la marque.
B. L’articulation des actions en extinction avec l’action en contrefaçon et l’imprescriptibilité de l’action en nullité
La coexistence des différents mécanismes d’extinction des droits sur la marque soulève la question délicate de leur articulation avec les actions en contrefaçon et en nullité. L’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle, issu de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, dispose que « l’action ou la demande en nullité d’une marque n’est soumise à aucun délai de prescription ». Cette imprescriptibilité, introduite par la loi Pacte du 22 mai 2019, confère un fondement pérenne à la contestation des marques nulles, indépendamment des délais applicables aux actions en déchéance ou en revendication.
Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé les conditions d’exercice simultané de l’action en contrefaçon et de l’action en concurrence déloyale. L’arrêt du 13 novembre 2025 rappelle que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon ». La Cour précise que « constituent des faits distincts, des faits commis à des périodes différentes ». Cette exigence de distinction temporelle des fautes alléguées participe d’une articulation rigoureuse des actions en propriété intellectuelle avec le droit commun de la responsabilité civile délictuelle.
L’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle prohibe « l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services d’un signe identique ou similaire à la marque », sous réserve de l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public. A cet égard, la chambre commerciale a rappelé, dans son arrêt du 13 novembre 2025, que « le titulaire d’une marque enregistrée ne peut interdire l’usage par un tiers d’un signe identique à sa marque que si cet usage a lieu dans la vie des affaires, est fait sans le consentement du titulaire de la marque, est fait pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée et porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque, dont sa fonction essentielle, qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service ».
La construction prétorienne de la chambre commerciale dessine ainsi un édifice juridique cohérent dans lequel les mécanismes d’extinction du droit sur la marque — forclusion par tolérance, déchéance pour défaut d’usage, revendication pour fraude — s’articulent autour d’une distinction cardinale. D’un côté, la forclusion par tolérance et la déchéance sanctionnent le comportement postérieur à l’enregistrement du titulaire, qu’il s’agisse de son inaction face à l’usage d’une marque postérieure ou de son défaut d’exploitation sérieuse du signe protégé. De l’autre, la revendication pour fraude sanctionne l’illicéité originelle du dépôt, en permettant à la personne qui estime avoir un droit sur la marque d’en revendiquer la propriété, sans limitation de durée lorsque la mauvaise foi du déposant est établie.
L’arrêt du 14 mai 2025 illustre de manière remarquable l’interdépendance des différentes actions. La Cour de cassation y étend la portée de la cassation du chef de dispositif relatif à la déchéance aux chefs de dispositif relatifs à la contrefaçon et à la concurrence déloyale, en application de l’article 624 du code de procédure civile, au motif que « la cour d’appel s’est fondée, pour retenir l’existence d’actes de contrefaçon, sur la similarité des services » pour lesquels les marques avaient été enregistrées et que la nouvelle appréciation de la demande en contrefaçon « supposera une nouvelle appréciation sur l’existence de faits distincts sanctionnés par l’arrêt au titre de la concurrence déloyale ». Cette indivisibilité contentieuse démontre que l’issue d’une action en déchéance conditionne directement le sort des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale fondées sur la marque dont les droits sont contestés.
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 24 juin 2026 (pourvoi n° 24-14.680, Publié au Bulletin), dans le litige Minakem relatif à un brevet d’invention, apporte un éclairage complémentaire sur la question de la titularité du droit. La Cour y énonce que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers ». Si cette solution concerne le droit des brevets, le parallélisme des régimes de revendication invite à en transposer le raisonnement au droit des marques : le titulaire apparent conserve sa qualité à agir tant que l’action en revendication n’a pas abouti, ce qui préserve l’effectivité de la protection conférée par l’enregistrement.
Cette exigence de rigueur dans l’administration de la preuve fait écho à l’arrêt Puma rendu par la même chambre commerciale le 6 décembre 2023 (pourvoi n° 22-11.071, Publié au Bulletin), par lequel la Cour de cassation a énoncé que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée ». Si cet arrêt concerne le contentieux de la preuve de la contrefaçon, il témoigne plus largement d’une exigence accrue de loyauté procédurale qui irrigue l’ensemble du droit des marques devant la chambre commerciale, y compris dans la démonstration des faits justifiant une déchéance ou une revendication.
Par ailleurs, la question de la titularité du droit de propriété industrielle a été précisée par l’arrêt Coline Diffusion rendu le 31 janvier 2024 (pourvoi n° 22-20.409, Publié au Bulletin), dans lequel la chambre commerciale a jugé que « la présomption en faveur du déposant résultant de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé ». Bien que cet arrêt concerne les dessins et modèles, son enseignement est transposable au droit des marques : la présomption de titularité attachée au dépôt constitue un rempart protecteur que seule une action en revendication peut renverser, ce qui illustre la complémentarité des mécanismes d’attribution et d’extinction des droits de propriété intellectuelle.
En définitive, la chambre commerciale de la Cour de cassation, par une série d’arrêts rendus entre 2023 et 2026, a substantiellement renforcé la cohérence et la prévisibilité du régime d’extinction des droits sur la marque. La forclusion par tolérance, étendue aux marques de renommée par l’arrêt Holdham du 5 juin 2024, la déchéance pour défaut d’usage sérieux, précisée dans son office par l’arrêt G7 du 14 mai 2025, et la revendication pour dépôt frauduleux, enrichie par l’arrêt du 13 novembre 2025, constituent désormais trois mécanismes complémentaires dont l’articulation assure un équilibre entre la protection des investissements légitimes du titulaire de la marque et la préservation de la liberté du commerce et de l’industrie.
Conclusion
L’analyse des développements jurisprudentiels les plus récents de la chambre commerciale de la Cour de cassation révèle une volonté de renforcer la sécurité juridique dans le contentieux des marques, en précisant les conditions et les effets des différents mécanismes d’extinction des droits. La forclusion par tolérance, la déchéance pour défaut d’usage sérieux et la revendication pour dépôt frauduleux s’inscrivent dans une architecture juridique unifiée par le droit de l’Union européenne, dont les directives successives — 89/104/CEE, 2008/95/CE et (UE) 2015/2436 — ont été interprétées de manière convergente par la Cour de justice et la Cour de cassation. Le praticien du droit des marques doit désormais intégrer ces trois mécanismes dans une approche globale de l’évaluation des risques contentieux, tant en demande qu’en défense, afin d’anticiper l’issue potentielle d’un litige et d’orienter sa stratégie procédurale en conséquence.
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