L’épuisement des droits de marque à l’épreuve de l’upcycling : la chambre commerciale de la Cour de cassation face à l’économie circulaire
I. Le mécanisme de l’épuisement des droits et son altération par la modification substantielle du produit
A. L’architecture légale de l’épuisement du droit de marque
Le droit des marques confère à son titulaire un monopole d’exploitation qui lui permet d’interdire aux tiers l’usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire au sien pour des produits identiques ou similaires à ceux visés à l’enregistrement, conformément aux dispositions de l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle (Legifrance). Ce droit exclusif, qui constitue le cœur du dispositif protecteur, connaît néanmoins une limite fondamentale : l’épuisement. L’article L. 713-4 du même code dispose en effet que le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits mis dans le commerce dans l’Union européenne ou dans l’Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement (Legifrance).
Ce mécanisme, hérité de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 et désormais régi par la directive 2015/2436 du 16 décembre 2015, repose sur une logique économique élémentaire : le titulaire de la marque ayant été en mesure de retirer le bénéfice économique de la première commercialisation de ses produits, il ne saurait en contrôler indéfiniment la circulation ultérieure. La chambre commerciale de la Cour de cassation en a rappelé le fondement dans un arrêt du 6 décembre 2023, en affirmant que « le droit exclusif du titulaire d’une marque de consentir à la mise sur le marché d’un produit revêtu de sa marque, qui constitue l’objet spécifique du droit de marque, s’épuise par la première commercialisation de ce produit avec son consentement » (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 20-18.653, Publié au Bulletin).
Cet arrêt a également consacré une distinction essentielle entre la mise dans le commerce et la simple distribution gratuite d’échantillons. La Cour y approuve l’arrêt de la cour d’appel de Rennes qui avait écarté tout épuisement des droits sur des échantillons gratuits de produits cosmétiques de marque Chanel que la société Ouest SCS avait revendus, au motif que la distribution gratuite de ces produits ne vaut pas mise dans le commerce au sens de la directive. La commercialisation ultérieure de ces échantillons caractérisait, selon la Cour, une atteinte à l’objet spécifique du droit des marques. Cette solution, qui ancre le principe de l’épuisement dans le consentement exprès du titulaire à la première commercialisation, revêt une importance particulière pour l’upcycling dans la mesure où les produits transformés sont précisément issus de marchés secondaires sur lesquels la traçabilité du consentement initial est souvent incertaine.
Le signe distinctif, défini par l’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle comme « un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales » (Legifrance), remplit une fonction de garantie d’origine qui justifie que son titulaire puisse s’opposer à la revente dès lors que les produits ont subi une altération substantielle. La loi n° 2026-602 du 8 juillet 2026 est venue confirmer que le signe constitutif de la marque doit pouvoir être représenté dans le registre national des marques de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l’objet de la protection conférée à son titulaire. Cette exigence de précision, que la chambre commerciale sanctionne rigoureusement dans son contentieux de la déchéance, constitue le corollaire nécessaire de la liberté du commerce secondaire.
La Cour de justice de l’Union européenne a consacré cette analyse dans son arrêt L’Oréal du 12 juillet 2011, en jugeant que la fourniture d’échantillons gratuits ne constitue pas une mise dans le commerce au sens de la directive et que leur commercialisation ultérieure caractérise une atteinte à la fonction essentielle de garantie d’origine, fondement que la chambre commerciale a expressément repris à son compte dans l’arrêt précité du 6 décembre 2023. L’enjeu pour les opérateurs de l’upcycling est désormais de déterminer si les produits qu’ils acquièrent sur le marché secondaire ont effectivement fait l’objet d’une première commercialisation par le titulaire ou avec son consentement au sein de l’Union européenne.
B. La portée de l’exception tirée de la modification ou de l’altération de l’état des produits
La seconde phrase de l’article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle introduit une réserve déterminante pour l’appréhension juridique de l’upcycling : la faculté reste ouverte au titulaire de la marque de s’opposer à tout nouvel acte de commercialisation s’il justifie de motifs légitimes, tenant notamment « à la modification ou à l’altération, ultérieurement intervenue, de l’état des produits ». Cette exception constitue le point d’équilibre du dispositif légal : elle préserve la liberté du commerce secondaire tout en protégeant l’intégrité de la marque lorsque le produit initial a été transformé au point de ne plus correspondre à l’image de qualité et d’origine que le consommateur associe au signe.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser les contours de cette exception à l’occasion de l’affaire opposant les sociétés du groupe VF International à la société Artextyl, tranchée par l’arrêt du 14 mai 2025. Dans cette espèce, la Cour a jugé que la déchéance des droits du titulaire ne peut être prononcée pour la totalité des produits dès lors que l’usage sérieux est établi pour une sous-catégorie autonome, et qu’il appartient au juge de procéder à cette identification même en l’absence de définition préalable par le titulaire (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.296, Publié au Bulletin). Le critère de la finalité et de la destination des produits, que la Cour qualifie de « critère essentiel », permet de délimiter des sous-catégories cohérentes au sein d’une même classe d’enregistrement. Cette méthodologie, transposée au contentieux de l’upcycling, devrait permettre au juge de distinguer les cas où la transformation affecte substantiellement la finalité du produit de ceux où elle n’en altère que l’apparence.
Par un arrêt concomitant du 14 mai 2025, la chambre commerciale a renforcé cette logique en censurant l’arrêt d’une cour d’appel qui s’était abstenue de rechercher si les produits cosméto-textiles ne constituaient pas une sous-catégorie autonome au sein de la catégorie large des « cosmétiques », observant que « les clients n’achètent pas le produit pour le textile mais pour son effet amincissant » (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.866, Publié au Bulletin). Cette jurisprudence, en imposant au juge un office de qualification autonome des sous-catégories de produits, s’inscrit dans un mouvement plus large de raffinement de l’analyse fonctionnelle de la marque. La Cour impose désormais au juge du fond une démarche active de découpage du libellé des produits visés à l’enregistrement, fondée sur un critère objectif et non arbitraire.
La cour d’appel de Versailles a appliqué cette méthode dans un arrêt du 5 mars 2025 relatif à la marque PARFUMS LANSELLE, en procédant à l’analyse concrète de l’usage sérieux de la marque pour les produits revendiqués par le titulaire face à une demande de déchéance (CA Versailles, 5 mars 2025, n° 23/05640). La cour a rappelé qu’aux termes de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, précision faite que l’usage fait avec le consentement du titulaire et l’usage sous une forme modifiée n’altérant pas le caractère distinctif sont assimilés à un usage. Cette solution, qui encadre strictement le périmètre de protection, constitue un levier procédural déterminant pour les opérateurs de l’upcycling confrontés à une action en contrefaçon.
À cet égard, l’usage sous une forme modifiée n’altérant pas le caractère distinctif, que l’article L. 714-5 assimile à un usage sérieux, doit être distingué de la modification substantielle du produit qui, au contraire, autorise le titulaire à s’opposer à la revente sur le fondement de l’article L. 713-4. La frontière entre ces deux régimes est déterminante : l’upcycling, par définition, implique une transformation substantielle qui prive l’opérateur du bénéfice de l’épuisement tout en exposant le titulaire au risque d’une déchéance partielle s’il ne peut justifier d’un usage sérieux pour les sous-catégories de produits en cause. Cette dialectique entre épuisement et déchéance, que la chambre commerciale a placée au cœur de son office, constitue le cadre conceptuel dans lequel les juridictions du fond sont appelées à trancher les litiges relatifs à la transformation de produits de marque. L’appréciation concrète du caractère substantiel de la modification devra prendre en compte tant l’ampleur matérielle de la transformation que son impact sur les fonctions de la marque, au premier rang desquelles la garantie d’origine et la fonction d’investissement.
II. La recomposition de l’office du juge face à la conflictualité émergente entre droit des marques et économie circulaire
A. La mise en balance des fonctions de la marque et de la liberté du commerce secondaire
L’upcycling, pratique consistant à transformer un produit authentique de marque en un objet nouveau par adjonction, retrait ou substitution d’éléments, se situe à l’intersection de plusieurs régimes juridiques concurrents. Le tribunal judiciaire de Paris, dans une décision du 21 mai 2026 relative à la commercialisation de bijoux réalisés à partir de fragments de produits de luxe, a eu à connaître de cette tension entre le droit exclusif du titulaire de la marque et la liberté de transformation de produits authentiques régulièrement acquis. Cette décision s’inscrit dans un contexte où le phénomène de l’upcycling interroge frontalement la notion même de produit authentique, dès lors que l’objet résultant de la transformation ne correspond plus à celui originellement mis sur le marché par le titulaire.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 25 mars 2026 opposant la société Hermès International à une boutique commercialisant des vêtements et accessoires, a fourni une illustration éclairante de cette conflictualité. La cour a jugé que la commercialisation de sacs revêtus de la marque Hermès, bien que provenant potentiellement de produits authentiques, caractérisait une atteinte aux droits du titulaire en ce qu’elle visait à « tirer parti de leur réputation, détournant ainsi les investissements qu’il y a consacrés et nuisant à son image » (CA Versailles, 25 mars 2026, n° 24/00326). La cour a ainsi fait application de la protection renforcée conférée aux marques de renommée par l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, qui prohibe l’usage d’un signe identique ou similaire à une marque jouissant d’une renommée lorsque cet usage « tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice » (Legifrance).
La chambre commerciale de la Cour de cassation avait déjà posé, dans un arrêt du 28 février 2024, un jalon fondamental en matière de circulation des droits de marque, en jugeant que le cédant de droits portant sur une marque est tenu dans les termes de l’article 1628 du code civil et n’est, par conséquent, pas recevable en une action en déchéance de ces droits pour déceptivité acquise de cette marque, qui tend à l’éviction de l’acquéreur, « à moins que son action ne soit fondée sur la survenance de faits fautifs postérieurs à la cession et imputables au cessionnaire » (Cass. com., 28 févr. 2024, n° 22-23.833, Publié au Bulletin). Cet arrêt, qui a donné lieu à un renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union européenne sur l’interprétation de l’article 12, paragraphe 2, de la directive 2008/95/CE, illustre la complexité des questions de titularité et de pérennité des droits que le phénomène de l’upcycling vient à son tour interroger.
Dès lors, le juge saisi d’une action en contrefaçon dirigée contre un opérateur d’upcycling devra procéder à une double vérification : celle, d’abord, de la loyauté de la mesure probatoire qui a pu être diligentée par le titulaire, et celle, ensuite, du point de savoir si la transformation opérée sur le produit authentique constitue une modification substantielle au sens de l’article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle ou si, au contraire, elle s’inscrit dans le cadre de l’épuisement légitime du droit de marque. Cette grille d’analyse, que la pratique contentieuse ne fait qu’esquisser, devra être confrontée aux particularités de chaque espèce, la notion même de modification substantielle étant irréductible à une définition abstraite et uniforme.
Par ailleurs, la chambre commerciale, dans un arrêt du 6 décembre 2023 relatif à la loyauté procédurale en matière de saisie-contrefaçon, a rappelé que celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin). La Cour y annule un procès-verbal de saisie-contrefaçon lorsque le requérant s’était abstenu de présenter l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause. Cette exigence de proportionnalité, qui innerve l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle, constitue un garde-fou essentiel face à la tentation du titulaire de marque d’instrumentaliser le droit de la contrefaçon pour entraver des pratiques commerciales pourtant étrangères à la logique contrefaisante.
B. La déchéance et la dégénérescence comme instruments de régulation du contentieux de l’upcycling
Le droit des marques met à la disposition des opérateurs de l’upcycling un levier procédural puissant : la demande reconventionnelle en déchéance pour défaut d’usage sérieux. L’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, « sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans » (Legifrance). Ce mécanisme est d’autant plus redoutable que l’article précise que l’usage fait avec le consentement du titulaire, l’usage fait par une personne habilitée à utiliser la marque collective et l’usage sous une forme modifiée n’altérant pas le caractère distinctif sont assimilés à un usage.
La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans l’arrêt précité du 14 mai 2025, a précisé que le juge doit rechercher, lorsque le demandeur à la déchéance soutient que la catégorie de produits est trop large, si cette catégorie peut être divisée en sous-catégories autonomes et cohérentes, et ce, « même en l’absence d’identification de telles sous-catégories par le titulaire de la marque lors de l’enregistrement de celle-ci » (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.296). Cette solution, conjuguée à l’exigence d’une appréciation concrète fondée sur la finalité et la destination des produits, confère au défendeur à l’action en contrefaçon un moyen de défense substantiel. L’upscyleur poursuivi pourra ainsi utilement contester l’opposabilité de la marque pour les catégories de produits transformés que le titulaire n’exploite pas réellement.
La dégénérescence de la marque constitue une autre voie de fragilisation des prétentions du titulaire. La chambre commerciale, dans un arrêt du 13 novembre 2025, a ainsi confirmé la déchéance d’une marque devenue la désignation usuelle dans le commerce du produit concerné, en l’espèce l’expression « City stade » pour désigner une structure complète permettant la pratique de différents sports (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-14.449). La Cour y rappelle que la dégénérescence résulte, aux termes de l’article L. 714-6 du code de la propriété intellectuelle, de l’activité ou de l’inactivité du titulaire ayant conduit à faire de la marque la désignation usuelle dans le commerce.
L’articulation entre l’action en contrefaçon et les exceptions que constituent l’épuisement des droits, la déchéance pour défaut d’usage sérieux et la dégénérescence définit les contours d’un contentieux stratégique où la charge de la preuve se déplace du demandeur vers le défendeur. Cette répartition probatoire, combinée à l’office renforcé du juge dans la qualification des sous-catégories de produits, dessine un contentieux de plus en plus technique, dans lequel la délimitation précise du périmètre des produits revendiqués devient un enjeu déterminant.
En conséquence, l’activité de transformation de produits authentiques de marque, qu’il s’agisse d’upcycling de luxe ou de reconditionnement de produits industriels, impose aux opérateurs économiques une vigilance accrue quant à l’identification précise du titulaire des droits, à la vérification du périmètre de protection revendiqué et à l’appréciation du risque contentieux inhérent à la commercialisation de produits modifiés. La jurisprudence récente de la chambre commerciale, en renforçant l’office du juge dans la qualification des sous-catégories de produits et en rappelant l’exigence de proportionnalité des mesures probatoires, offre aux acteurs de l’économie circulaire des instruments juridiques dont l’efficacité dépendra de la stratégie contentieuse adoptée dès les premières phases du litige. L’absence de cadre législatif spécifique à l’upcycling ne signifie pas l’absence de protection : elle signifie que c’est au juge, par la mise en œuvre des instruments existants du droit des marques, qu’il appartient de tracer la frontière entre l’usage légitime d’un produit authentique et l’atteinte illicite aux droits du titulaire.
En conséquence, l’activité de transformation de produits authentiques de marque, qu’il s’agisse d’upcycling de luxe ou de reconditionnement de produits industriels, impose aux opérateurs économiques une vigilance accrue quant à l’identification précise du titulaire des droits, à la vérification du périmètre de protection revendiqué et à l’appréciation du risque contentieux inhérent à la commercialisation de produits modifiés. La jurisprudence récente de la chambre commerciale, en renforçant l’office du juge dans la qualification des sous-catégories de produits et en rappelant l’exigence de proportionnalité des mesures probatoires, offre aux acteurs de l’économie circulaire des instruments juridiques dont l’efficacité dépendra de la stratégie contentieuse adoptée dès les premières phases du litige.
Conclusion
L’épuisement des droits de marque, mécanisme cardinal du droit de la propriété intellectuelle, se trouve mis à l’épreuve par l’essor de l’upcycling et plus largement par les pratiques de l’économie circulaire qui postulent la transformation de produits authentiques en objets nouveaux ou reconditionnés. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par une série d’arrêts rendus entre 2023 et 2025, a posé les jalons d’une jurisprudence qui, sans remettre en cause le principe de l’épuisement, en précise les limites en imposant au juge une analyse concrète fondée sur la finalité des produits et en offrant aux défendeurs des moyens procéduraux substantiels tirés de la déchéance et de la dégénérescence. L’articulation entre le droit des marques et les impératifs du développement durable demeure toutefois une question ouverte, dont la résolution appartiendra tant au législateur, par une éventuelle intervention normative spécifique, qu’au juge, par l’approfondissement de la mise en balance entre la protection des signes distinctifs et la liberté du commerce secondaire de produits authentiques.