L’usage des marques de renommée dans les produits dérivés : la distinction entre référence humoristique et contrefaçon — l’apport de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 25 mars 2026
I. La protection renforcée des marques de renommée contre les usages détournés
A. Le critère du pouvoir attractif autonome de la marque incorporée dans une expression composite
L’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 25 mars 2026 dans l’affaire opposant les sociétés Hermès international et Hermès Sellier à la société Sherine Orient (CA Versailles, ch. com. 3-1, 25 mars 2026, RG n° 24/00326) offre une illustration remarquable de la manière dont le juge appréhende l’incorporation d’une marque de renommée au sein d’une expression composite apposée sur des produits commercialisés par un tiers. La société Sherine Orient commercialisait dans sa boutique des sacs arborant sur leur face avant les inscriptions « Mon Hermès est à la maison » et « En attendant mon Birkin », reproduisant ainsi à l’identique les marques verbales HERMÈS et BIRKIN dont la société Hermès international est titulaire. La question centrale soumise à la cour était de déterminer si l’insertion de ces signes protégés dans une phrase plus longue, à connotation humoristique, suffisait à écarter la qualification de contrefaçon.
La marque verbale BIRKIN a été enregistrée le 8 août 1997 sous le numéro 97691016 pour désigner en classes 16 et 18 des articles de maroquinerie, sacs à main, de voyage et à dos, portefeuilles et porte-monnaie, tandis que la marque HERMÈS a été enregistrée le 28 juillet 1989 sous le numéro 1558350 pour désigner notamment les cuirs et imitations du cuir, les malles et valises ainsi que les sacs. Ces deux marques bénéficient d’une renommée incontestable dans le secteur des articles de luxe, renommée que la cour d’appel de Versailles a expressément retenue en relevant que la marque BIRKIN est « bien connue du public dans le domaine des sacs à main » et que la marque HERMÈS a fait l’objet d’une reconnaissance jurisprudentielle de sa large connaissance par le public. Cette notoriété constitue un élément déterminant dans l’appréciation de l’atteinte portée aux droits du titulaire, car elle élève le niveau de protection au-delà du simple risque de confusion.
La cour d’appel, infirmant le jugement de première instance qui avait écarté la contrefaçon, énonce que « la marque BIRKIN, qui est bien connue du public dans le domaine des sacs à main, conserve, au sein de la phrase « En attendant mon Birkin », tout son pouvoir attractif ». Elle ajoute que l’expression litigieuse « ne pourra être et ne vise qu’à être perçue comme signifiant « En attendant mon sac de marque BIRKIN », comparant le sac porté à celui, de marque BIRKIN, que l’on ne possède pas encore ». Par ce raisonnement, la cour consacre un critère déterminant : le pouvoir attractif autonome de la marque au sein de l’expression composite, indépendamment de l’ajout de termes périphériques qui n’en altèrent ni la perception distinctive ni la fonction d’identification du produit. Ce critère rejoint la définition légale de la marque énoncée à l’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle, selon lequel la marque est « un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales ».
Dès lors, l’adjonction de mots supplémentaires autour d’une marque de renommée ne saurait constituer un refuge commode pour le contrefacteur, qui ne peut se prévaloir d’une prétendue création d’un sens nouveau pour éluder la protection conférée par l’enregistrement. La cour de Versailles précise en effet que si le message sous forme de trait d’humour « laisse peu de doute sur le fait que les produits ne proviennent pas des sociétés Hermès », cette circonstance est inopérante pour écarter la contrefaçon, car les agissements poursuivis « portent atteinte aux intérêts du titulaire des marques HERMÈS et BIRKIN, en ce qu’ils visent à tirer parti de leur réputation, détournant ainsi les investissements qu’il y a consacrés et nuisant à son image ». Par cette motivation, la cour d’appel opère un déplacement significatif du centre de gravité de l’analyse : ce n’est plus la confusion du consommateur qui fonde la condamnation, mais l’atteinte portée aux investissements et à la réputation du titulaire légitime.
Ce raisonnement s’inscrit dans une tendance contemporaine du droit des marques qui sanctionne les comportements dits de « parasitisme identificatoire », par lesquels un opérateur économique cherche à capter, sans contrepartie, la valeur distinctive et publicitaire accumulée par le titulaire légitime. La cour d’appel relève à juste titre que la marque BIRKIN est « bien connue du public dans le domaine des sacs à main », circonstance qui renforce l’intensité de la protection en application de la théorie des marques de renommée, laquelle protège le titulaire contre les usages qui, sans créer de confusion, tirent indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque. L’arrêt Hermès illustre parfaitement ce mécanisme : en utilisant les termes « Birkin » et « Hermès », la société Sherine Orient s’est approprié la force d’attraction commerciale de ces signes, sans avoir à supporter les coûts de création, de promotion et d’entretien de leur notoriété, ce qui caractérise une atteinte à la fonction d’investissement de la marque.
B. Le dépassement du risque de confusion : l’atteinte aux fonctions de la marque indépendamment de l’origine
L’arrêt du 25 mars 2026 s’inscrit dans une évolution jurisprudentielle plus large qui tend à protéger les marques au-delà du seul risque de confusion, en sanctionnant les atteintes portées à leurs autres fonctions, notamment la fonction de communication, d’investissement et de publicité. La cour d’appel de Rennes avait déjà eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 1er avril 2025 (CA Rennes, 3° ch. com., 1er avr. 2025, RG n° 23/05744), que l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle prohibe l’usage dans la vie des affaires d’un signe identique à la marque pour des produits identiques, sans qu’il soit nécessaire de caractériser un risque de confusion. La reproduction à l’identique du signe protégé pour des produits identiques à ceux visés par l’enregistrement suffit à constituer la contrefaçon, indépendamment de toute analyse du risque d’association dans l’esprit du public.
Or, la chambre criminelle de la Cour de cassation a confirmé cette approche extensive dans un arrêt du 10 septembre 2025 (Cass. crim., 10 sept. 2025, n° 24-81.914), en écartant le moyen de nullité tiré du défaut de caractère distinctif de la marque invoqué par le prévenu poursuivi pour contrefaçon. La Cour a estimé que la cour d’appel avait souverainement apprécié le caractère distinctif de la marque en cause, validant ainsi la répression pénale d’actes de contrefaçon fondés sur la seule reproduction du signe protégé. Cette convergence entre le contentieux civil et le contentieux pénal illustre la cohérence du dispositif protecteur des marques, qui ne se réduit pas à la prévention de la confusion du consommateur mais embrasse la préservation de l’intégrité du signe en tant que vecteur économique.
Par ailleurs, la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 14 novembre 2024 (Cass. com., 14 nov. 2024, n° 22-20.447, Publié au Bulletin) a précisé que la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon est limitée aux mesures réalisées en violation de l’autorisation donnée par l’ordonnance et ne s’étend pas aux autres constatations régulièrement effectuées. Cette solution, qui renforce l’efficacité du dispositif probatoire, s’articule avec l’obligation de loyauté imposée au requérant lors de la présentation de sa requête, dégagée par l’arrêt Puma du 6 décembre 2023 (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin). La Cour de cassation y énonce que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée ». La loyauté probatoire apparaît ainsi comme le pendant procédural de la protection substantielle des marques : le titulaire légitime bénéficie d’outils puissants pour établir la contrefaçon, à condition de ne pas instrumentaliser la procédure à des fins déloyales.
L’arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 11 juin 2025 (Cass. crim., 11 juin 2025, n° 23-83.474, Publié au Bulletin) apporte un éclairage complémentaire sur l’articulation entre la protection pénale des droits de propriété intellectuelle et l’évolution du cadre législatif. Dans cette affaire relative à la contrefaçon de dessins et modèles de pièces détachées automobiles, la chambre criminelle a jugé que la loi du 22 août 2021, qui a modifié les articles L. 122-5 et L. 513-6 du code de la propriété intellectuelle pour exclure du champ de la protection les pièces destinées à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur, devait s’appliquer immédiatement à des poursuites pénales pour des faits commis antérieurement à son entrée en vigueur, dès lors qu’elle redéfinit, dans un sens favorable au prévenu, le champ de l’incrimination. Cette décision illustre la porosité entre le droit pénal de la contrefaçon et l’évolution du droit substantiel de la propriété intellectuelle, le juge pénal étant tenu d’appliquer la loi pénale plus douce même lorsque celle-ci résulte d’une réforme du droit civil de la propriété industrielle.
II. L’équilibre entre la répression de la contrefaçon et les usages légitimes des signes distinctifs
A. L’exigence prétorienne de loyauté dans l’administration de la preuve
L’arrêt Puma du 6 décembre 2023 constitue un jalon essentiel dans la construction d’un standard de loyauté applicable aux mesures d’instruction in futurum en matière de propriété intellectuelle. La Cour de cassation y affirme que les dispositions de l’article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle, lues à la lumière de l’article 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, « exigent du requérant qu’il fasse preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée ». Cette exigence, qui s’appuie également sur l’article 10 du code civil et le principe de loyauté des débats, impose au titulaire de marque de présenter l’ensemble des éléments objectifs pertinents, y compris ceux qui pourraient affaiblir sa prétention.
En l’espèce, les sociétés Puma s’étaient abstenues de révéler au juge de la requête que la société Carrefour était elle-même titulaire de marques portant sur le signe figuratif incriminé et que l’INPI puis l’EUIPO avaient exclu toute imitation des marques Puma et tout risque de confusion. La cour d’appel de Paris avait annulé les procès-verbaux de saisie-contrefaçon pour manquement à l’obligation de loyauté, décision confirmée par la chambre commerciale. Cette solution traduit un équilibre délicat entre l’efficacité du droit à la preuve, qui caractérise le contentieux de la propriété intellectuelle, et la protection des droits de la défense, auxquels la saisie-contrefaçon porte une atteinte par nature puisqu’elle s’exécute de manière non contradictoire. L’arrêt du 14 novembre 2024 précité a toutefois tempéré la rigueur de cette sanction en limitant la nullité aux seules mesures irrégulières, évitant ainsi que la violation partielle de l’autorisation judiciaire ne prive le titulaire de l’intégralité des constatations réalisées.
À cet égard, l’articulation entre la saisie-contrefaçon civile et la retenue douanière prévue par l’article L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle offre au titulaire de marque un dispositif probatoire à double détente. L’administration des douanes peut, sur demande écrite du titulaire, retenir les marchandises soupçonnées de contrefaçon dans le cadre de ses contrôles, et le demandeur dispose d’un délai de dix jours ouvrables pour justifier de mesures conservatoires ou d’une action au fond, sous peine de levée de plein droit de la retenue. Ce mécanisme, qui permet d’intercepter les flux de marchandises contrefaisantes avant leur mise sur le marché, complète efficacement le dispositif de la saisie-contrefaçon judiciaire, tout en imposant au titulaire une diligence et une loyauté équivalentes dans la mise en œuvre de ses droits.
B. La frontière entre usage dans la vie des affaires et liberté d’expression
La protection des marques de renommée trouve toutefois sa limite dans la distinction fondamentale entre l’usage dans la vie des affaires et l’usage à des fins d’expression non commerciale. La chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé ce principe dans un arrêt du 27 février 2024 (Cass. crim., 27 fév. 2024, n° 23-81.563, Publié au Bulletin), en confirmant une ordonnance de non-lieu dans une affaire où une marque avait été reproduite sur une affiche satirique et diffusée sur les réseaux sociaux. La chambre criminelle énonce que la chambre de l’instruction a fait une exacte interprétation de la notion de vie des affaires au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/95/CE, en jugeant que « l’affiche et les publications litigieuses ne s’inscrivent dans aucune activité économique et ne procèdent d’aucune opération commerciale ».
Cette décision éclaire a contrario la solution de l’arrêt Hermès du 25 mars 2026 : la société Sherine Orient ne pouvait se prévaloir d’une intention humoristique ou satirique pour échapper à la qualification de contrefaçon, dès lors que les sacs litigieux étaient commercialisés dans le cadre d’une activité économique. L’inscription des phrases « Mon Hermès est à la maison » et « En attendant mon Birkin » sur des produits offerts à la vente dans une boutique constitue un usage dans la vie des affaires, qui active la protection conférée par l’enregistrement des marques. En conséquence, la liberté d’expression, fût-elle humoristique, ne saurait justifier l’exploitation commerciale du pouvoir attractif d’une marque de renommée sans l’autorisation de son titulaire.
Par ailleurs, l’arsenal répressif dont dispose le titulaire de marque pour sanctionner les actes de contrefaçon témoigne de la gravité que le législateur attache à ces atteintes. L’article L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle punit de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende la détention sans motif légitime, l’importation, l’exportation, l’offre à la vente ou la vente de marchandises présentées sous une marque contrefaisante, ainsi que la reproduction, l’imitation, l’usage, l’apposition, la suppression ou la modification d’une marque en violation des droits conférés par son enregistrement. L’article L. 716-9 réprime plus sévèrement encore, de quatre ans d’emprisonnement et de 400 000 euros d’amende, l’importation, l’exportation, le transbordement ou la production industrielle de marchandises sous une marque contrefaisante en vue de leur vente, fourniture ou location. Lorsque ces délits sont commis en bande organisée ou sur un réseau de communication au public en ligne, ou lorsqu’ils portent sur des marchandises dangereuses pour la santé ou la sécurité de l’homme ou de l’animal, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende.
La chambre criminelle de la Cour de cassation a eu l’occasion d’appliquer ces dispositions dans un arrêt du 27 mai 2025 (Cass. crim., 27 mai 2025, n° 23-86.955), dans lequel les prévenus avaient été condamnés à verser la somme de 601 020 euros au titre du profit généré par les faits de contrefaçon, en sus des peines d’amende et de confiscation. La Cour a validé ce cumul de sanctions, rappelant que l’attribution de cette somme à la partie civile ne se confond pas avec la peine d’amende. Enfin, la chambre criminelle a également précisé, dans un arrêt du 2 avril 2025 (Cass. crim., 2 avr. 2025, n° 24-82.444), que le juge qui prononce une amende douanière peut en moduler le montant en fonction de l’ampleur et de la gravité de l’infraction ainsi que de la personnalité de son auteur, sans avoir à prendre en considération la situation personnelle, familiale et sociale du contrevenant.
L’évolution jurisprudentielle issue de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 25 mars 2026 invite ainsi à repenser l’articulation entre les différentes branches du droit de la propriété intellectuelle mobilisées dans la lutte contre la contrefaçon. La convergence des jurisprudences civile et pénale autour d’une conception extensive de la protection des marques de renommée, conjuguée au raffermissement des exigences de loyauté dans l’administration de la preuve, dessine un régime juridique à la fois plus protecteur pour les titulaires légitimes et plus exigeant quant aux conditions procédurales de mise en œuvre de cette protection. Les praticiens sont appelés à intégrer cette double dynamique dans l’élaboration de leurs stratégies contentieuses.
À cet égard, l’arrêt du 25 mars 2026 invite également à s’interroger sur la pertinence de l’introduction en droit français d’un mécanisme de dommages et intérêts punitifs, dont la directive 2004/48/CE a laissé aux États membres la faculté de l’adopter mais que le législateur français a jusqu’à présent écarté au profit d’une approche strictement réparatrice. La somme de 601 020 euros allouée à la partie civile dans l’affaire jugée par la chambre criminelle le 27 mai 2025, bien que présentée comme la restitution du profit généré par les faits de contrefaçon, pourrait être perçue comme un substitut fonctionnel des dommages punitifs. En tout état de cause, la sévérité des sanctions pénales encourues, qui peuvent atteindre sept ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende en cas de commission en bande organisée, confère au dispositif répressif français une portée dissuasive que la seule action civile ne saurait atteindre.
Conclusion
L’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 25 mars 2026 illustre avec netteté que l’incorporation d’une marque de renommée dans une expression humoristique apposée sur des produits commercialisés ne saurait faire échec à la qualification de contrefaçon, dès lors que le signe protégé conserve son pouvoir attractif et que l’usage s’inscrit dans la vie des affaires. La protection de la marque ne se limite plus à la prévention du risque de confusion mais s’étend à la préservation de ses fonctions d’investissement et de communication, consacrant ainsi l’autonomie de la valeur économique du signe distinctif par rapport à sa seule fonction d’identification de l’origine. Cette évolution, conjuguée au raffermissement des exigences de loyauté probatoire, redessine l’équilibre entre les droits des titulaires et les garanties procédurales des défendeurs dans le contentieux de la contrefaçon. La complémentarité des voies civiles et pénales, qu’illustrent les décisions récentes des chambres commerciale et criminelle de la Cour de cassation, offre aux titulaires de marques un éventail de réponses graduées, de la saisie conservatoire à la condamnation pénale, dont l’efficacité repose in fine sur la rigueur avec laquelle les acteurs du procès respectent les exigences de loyauté qui gouvernent désormais l’ensemble de la matière. L’arrêt Hermès du 25 mars 2026 rappelle ainsi, par la netteté de sa motivation et la fermeté de sa solution, que la protection des marques de renommée constitue un pilier essentiel du droit de la propriété intellectuelle, dont la vitalité conditionne la confiance des investisseurs dans la valorisation des actifs immatériels des entreprises.