I. La caractérisation de la contrefaçon par l’usage de signes identiques dans une expression composée
A. La reproduction du signe protégé et la conservation du pouvoir attractif dans l’expression commerciale
L’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’« est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; 2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque » (legifrance.gouv.fr). Ce texte fondateur du droit des marques prohibe ainsi l’usage non autorisé d’un signe identique pour des produits identiques, sans qu’il soit nécessaire de démontrer un risque de confusion, la protection étant en ce cas absolue. La cour d’appel de Versailles a fait application de ce principe dans un arrêt rendu le 25 mars 2026 opposant les sociétés Hermès International et Hermès Sellier à la société Sherine Orient, qui commercialisait dans sa boutique des sacs revêtus des phrases « Mon Hermès est à La Maison » et « En attendant Mon Birkin » (courdecassation.fr).
La société Hermès International est titulaire de la marque verbale française BIRKIN n° 97691016, enregistrée le 8 août 1997 et régulièrement renouvelée, désignant en classes 16 et 18 des articles de maroquinerie et des sacs, ainsi que de la marque verbale française HERMÈS n° 1558350, enregistrée le 28 juillet 1989 et régulièrement renouvelée, désignant notamment en classe 18 les cuirs et imitation du cuir, en classe 22 les sacs et en classe 24 les articles textiles. Le tribunal de commerce avait, en première instance, écarté la contrefaçon par reproduction au motif que les mots Hermès et Birkin, bien qu’identiques aux marques litigieuses, s’inscrivaient dans des phrases plus complètes devant être comparées dans leur ensemble aux marques en cause. La cour d’appel de Versailles a censuré ce raisonnement en rappelant un principe essentiel du droit des marques : la marque antérieure qui conserve son pouvoir attractif au sein d’un signe composé ne perd pas sa fonction distinctive du seul fait de son insertion dans une expression plus longue.
La cour relève ainsi que la marque BIRKIN, « qui est bien connue du public dans le domaine des sacs à main », conserve, au sein de la phrase « En attendant mon Birkin », « tout son pouvoir attractif ». L’expression, apposée sur un sac, ne pourra être perçue que comme signifiant « En attendant mon sac de marque BIRKIN », comparant le sac porté à celui, de marque BIRKIN, que l’on ne possède pas encore. Un lien est ainsi directement établi entre le terme Birkin et des sacs, produits identiques à ceux visés par la marque BIRKIN, dans le but de vendre des sacs. Le même raisonnement est appliqué à la marque HERMÈS reproduite dans la phrase « Mon Hermès est à la maison » : la marque « conserve tout son pouvoir attractif au sein de la phrase, laquelle ne pourra être perçue que comme signifiant mon sac de marque HERMÈS est à la maison, comparant le sac porté à celui, de marque Hermès, resté à la maison ». Les agissements litigieux constituent par conséquent un usage dans la vie des affaires de signes identiques aux marques protégées, pour des produits identiques à ceux pour lesquels elles sont enregistrées.
Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 13 novembre 2025 la méthode d’appréciation de la position distinctive autonome de la marque antérieure dans un signe composé postérieur. Aux termes de cette décision, publiée au Bulletin, « lorsqu’une marque antérieure est reproduite dans un signe composé postérieur, dans lequel elle n’apparaît pas insignifiante, il appartient aux juges du fond, aux fins de déterminer si la marque antérieure conserve dans le signe postérieur composé une position distinctive autonome, de rechercher si, en raison notamment de sa position ou de sa dimension, la marque antérieure est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et, le cas échéant, si elle forme avec les autres éléments du signe, pris ensemble, une unité ayant un sens différent par rapport au sens desdits éléments pris séparément » (courdecassation.fr). La cour d’appel de Versailles s’est inscrite dans le prolongement de cette jurisprudence en constatant que les termes Hermès et Birkin, loin d’être insignifiants ou dilués dans les phrases litigieuses, en constituaient l’élément central et attractif, celui par lequel le consommateur était précisément incité à l’achat.
B. L’atteinte aux intérêts du titulaire indépendamment de l’absence de confusion sur l’origine
L’un des apports majeurs de l’arrêt du 25 mars 2026 réside dans l’affirmation selon laquelle l’absence de confusion sur l’origine des produits ne fait pas obstacle à la caractérisation de la contrefaçon. La cour d’appel de Versailles énonce, dans un attendu dépourvu d’ambiguïté, que « si le message sous forme de trait d’humour, véhiculé par les phrases En attendant mon Birkin et mon Hermès est à la maison, laisse peu de doute sur le fait que les produits ne proviennent pas des sociétés Hermès, il n’en reste pas moins que ces agissements portent atteinte aux intérêts du titulaire des marques HERMÈS et BIRKIN, en ce qu’ils visent à tirer parti de leur réputation, détournant ainsi les investissements qu’il y a consacrés et nuisant à son image ». Cette motivation consacre une distinction fondamentale entre la confusion sur l’origine, qui caractérise le risque de confusion au sens classique, et l’atteinte aux fonctions de la marque, notamment sa fonction d’investissement et sa fonction de communication, que l’usage non autorisé du signe peut compromettre même en l’absence de toute méprise du consommateur sur la provenance effective du produit.
Cette approche s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qui, dans son arrêt du 27 novembre 2008 Intel Corporation (C-252/07, point 26), a jugé que les atteintes contre lesquelles la protection des marques renommées est assurée sont « premièrement, le préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure, deuxièmement, le préjudice porté à la renommée de cette marque et, troisièmement, le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de ladite marque », un seul de ces trois types d’atteinte suffisant à justifier la protection. La chambre commerciale de la Cour de cassation a expressément rappelé cette jurisprudence dans son arrêt du 19 mars 2025 (courdecassation.fr). En l’espèce, la cour d’appel de Versailles caractérise à la fois le profit indûment tiré de la réputation des marques Hermès et Birkin et le préjudice porté à l’image des titulaires, sans qu’il soit besoin, pour la société défenderesse, d’avoir créé une confusion effective dans l’esprit du public.
En conséquence, la cour d’appel de Versailles infirme le jugement de première instance et dit que « les importation, exposition, offre en vente, mise sur le marché, détention et commercialisation par la société Sherine Orient de sacs reproduisant les marques BIRKIN et HERMÈS de la société Hermès international constituent des actes de contrefaçon de marques en France ». La solution retenue écarte ainsi la tentation, récurrente dans le contentieux de la mode et du luxe, de considérer que l’humour ou le second degré constitueraient un fait justificatif de l’usage non autorisé d’une marque de renom. La cour rappelle avec fermeté que le titulaire d’une marque dispose d’un droit exclusif sur le signe enregistré et que ce droit n’est pas altéré par la forme humoristique ou décalée de l’usage qui en est fait par un tiers à des fins commerciales.
II. La protection élargie des marques renommées au-delà du risque de confusion classique
A. L’extension du public pertinent et l’intensité de la renommée comme critère cardinal
La protection des marques renommées a fait l’objet d’une décision remarquée de la chambre commerciale de la Cour de cassation le 19 mars 2025, rendue à propos de la marque « Tour de France ». La Société du Tour de France, titulaire de la marque verbale française « Tour de France » n° 1368310 déposée en 1977, agissait en annulation de la marque « Tour de France à la rame » et en interdiction de son usage. La cour d’appel de Paris avait rejeté ses demandes en retenant que la renommée de la marque était cantonnée au public concerné par l’organisation d’épreuves cyclistes, pour lesquelles cette renommée avait été acquise. La Cour de cassation a censuré cette analyse au visa de l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 13 novembre 2019, tel qu’interprété à la lumière de la directive 2008/95/CE.
La haute juridiction énonce que « certaines marques peuvent avoir acquis une renommée telle qu’elle va au-delà du public concerné par les produits ou les services pour lesquelles ces marques ont été enregistrées » et que « dans une telle hypothèse, il est possible que le public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée effectue un rapprochement entre les marques en conflit alors même qu’il serait tout à fait distinct du public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée ». Dès lors, « aux fins d’apprécier l’existence d’un lien entre les marques en conflit, il peut être nécessaire de prendre en considération l’intensité de la renommée de la marque antérieure, afin de déterminer si cette renommée s’étend au-delà du public visé par cette marque » (courdecassation.fr).
La Cour de cassation relève que la cour d’appel avait pourtant constaté que la marque « Tour de France » a été déposée en 1977, que l’événement qu’elle désigne, créé en 1903, s’est déroulé tous les ans sans interruption depuis ce dépôt, qu’il fait l’objet chaque année d’une retransmission télévisuelle par les chaînes publiques avec des scores d’audience très élevés, qu’il est qualifié de « troisième événement sportif mondial » par une encyclopédie en ligne, et que des études portant sur plusieurs pays ont évalué respectivement à 92 %, 94 % ou 95 % le taux de notoriété de l’événement sportif. Or, en postulant que la renommée d’une marque est nécessairement cantonnée au public concerné par les produits ou services pour lesquels cette renommée a été acquise, la cour d’appel n’avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations. La cassation prononcée sur ce fondement consacre ainsi le principe selon lequel une marque dont la renommée atteint une intensité exceptionnelle bénéficie d’une protection qui transcende le cercle des consommateurs habituels des produits et services qu’elle désigne, pour s’étendre à l’ensemble du public dès lors que celui-ci est en mesure d’établir un lien entre les signes en conflit.
A cet égard, l’arrêt de la chambre commerciale réaffirme également que « l’appréciation de la similitude des signes en conflit implique de les comparer afin de déterminer si ces signes présentent, sur l’un ou l’autre des plans visuel, phonétique et conceptuel, un degré de similitude » et que « cette comparaison doit s’opérer eu égard aux qualités intrinsèques des signes en conflit sans tenir compte des conditions de commercialisation des produits ou des services qu’ils désignent », se référant expressément à l’arrêt de la Cour de justice du 4 mars 2020 (EUIPO/Equivalenza Manufactory, C-328/18 P, points 43 et 71). La cour d’appel de Paris avait en effet retenu la faible similarité conceptuelle entre les marques en conflit au motif que « Tour de France » sera perçu par le public comme un tour de France en vélo, alors que « Tour de France à la rame » évoque un périple en bateau à rames, prenant ainsi en compte les conditions d’exploitation de la marque au stade de la comparaison des signes, en violation de la règle rappelée par la Cour de cassation. Cette précision méthodologique renforce la portée de l’arrêt en ce qu’elle interdit aux juges du fond d’introduire subrepticement, au stade de la comparaison des signes, des considérations relatives aux conditions d’exploitation qui ne relèvent pas de l’appréciation intrinsèque des marques en conflit.
Dans le même sens, la cour d’appel de Versailles a, le 22 octobre 2025, rappelé que l’atteinte à la renommée suppose que soient réunies l’existence d’une renommée en France de la marque invoquée, l’existence d’un lien entre les marques en présence et la démonstration d’une atteinte à la renommée, et que « le lien entre les marques en conflit doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, tels que le degré de similitude entre les marques en conflit, la nature des produits et services, le degré de similarité des produits et services, y compris le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, son degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public » (courdecassation.fr). Cet arrêt, rendu dans l’affaire opposant la société Chanel à la déposante de la marque COCO SHAOUA, illustre la vigilance constante des juridictions à l’égard des dépôts de marques qui entendent tirer profit de la notoriété des signes du luxe français.
B. La position distinctive autonome de la marque antérieure dans les signes composés postérieurs
L’arrêt de la chambre commerciale du 13 novembre 2025, publié au Bulletin, constitue une contribution décisive à la théorie de la position distinctive autonome de la marque antérieure dans un signe composé postérieur. En l’espèce, la société Circus Belgium, titulaire des marques « Circus », s’opposait à l’enregistrement de la marque « Circus Baobab » par l’association Rock en cirque. La cour d’appel de Paris avait confirmé la décision du directeur général de l’INPI rejetant l’opposition, en retenant que les signes offraient une physionomie nettement distincte et que le terme « Circus », bien que distinctif, n’apparaissait pas dominant au sein de la demande d’enregistrement, le terme second « Baobab » étant tout aussi distinctif et pas moins prépondérant.
La Cour de cassation a censuré cette analyse au motif que la cour d’appel s’était déterminée « sans rechercher, ainsi qu’il lui incombait, si ce terme, qui est identique à la marque verbale Circus n° 015030927 et constitue l’élément verbal de la marque semi-figurative Circus n° 018025773, ne conservait pas, au sein du signe composé Circus Baobab, une position distinctive autonome et, le cas échéant, si, compte tenu de cette position, le public n’attribuerait pas au titulaire des marques antérieures Circus l’origine des produits ou des services couverts par le signe composé ou ne serait pas conduit à croire que les produits et services en cause provenaient, à tout le moins, d’entreprises liées économiquement » (courdecassation.fr). La décision rappelle, en s’appuyant sur les arrêts de la Cour de justice Medion (C-120/04, points 30 et 36), Bimbo/OHMI (C-591/12 P, point 24) et BGW (C-20/14, point 38), que la marque antérieure ne conserve pas une position distinctive autonome si elle constitue un élément négligeable ou si elle forme avec les autres éléments du signe une unité ayant un sens différent par rapport au sens desdits éléments pris séparément.
Or, la cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt Hermès du 25 mars 2026, a précisément mis en œuvre cette grille d’analyse en constatant que les termes « Hermès » et « Birkin », loin d’être dilués dans les phrases « Mon Hermès est à la maison » et « En attendant mon Birkin », y conservaient une position distinctive autonome et un pouvoir attractif intact. La cour relève d’ailleurs que l’usage de majuscules dans les phrases litigieuses accentue le caractère attractif intrinsèque des signes, les mettant en exergue au sein de l’expression commerciale. Cette analyse rejoint celle de la Cour de cassation dans l’arrêt Circus Baobab : la marque antérieure n’a pas besoin d’être le seul élément du signe composé pour conserver sa position distinctive autonome ; il suffit qu’elle ne forme pas avec les autres éléments une unité conceptuelle nouvelle qui en modifierait le sens et la perception par le consommateur.
Enfin, la question de l’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale et parasitaire mérite d’être évoquée, dans la mesure où la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, une semaine avant l’arrêt Hermès de la cour d’appel de Versailles, une décision importante le 18 mars 2026 précisant que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation » (courdecassation.fr). Le parasitisme économique, défini de manière constante comme « une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (courdecassation.fr), vient ainsi compléter l’arsenal juridique du titulaire de marque de luxe, en lui offrant une voie d’action alternative ou cumulative lorsque les conditions de la contrefaçon ne sont pas réunies ou lorsque le fondement contractuel ou délictuel de droit commun permet une indemnisation plus étendue.
A cet égard, la chambre commerciale a rappelé le 5 mars 2025 que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil » et qu’il appartient à celui qui s’en prétend victime d’établir la valeur économique individualisée qu’il invoque ainsi que la volonté du tiers de se placer dans son sillage (courdecassation.fr). Dans l’affaire Cartier relative au motif « Alhambra », la Cour a approuvé les juges du fond d’avoir écarté le grief de parasitisme dès lors que le concurrent commercialisait un produit dont la forme s’inscrivait dans les tendances du moment sans démontrer la volonté de se placer dans le sillage d’autrui. Ce tempérament, qui rappelle que les idées sont de libre parcours et que le seul fait de reprendre un concept ne constitue pas en soi un acte de parasitisme, n’enlève rien à l’efficacité de l’action en contrefaçon lorsque le titulaire de la marque démontre, comme dans l’affaire Hermès, l’usage non autorisé d’un signe identique dans la vie des affaires pour des produits identiques.
Conclusion
L’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 25 mars 2026 dans l’affaire Hermès illustre la vigueur avec laquelle les juridictions françaises protègent les marques de luxe face aux stratégies commerciales qui, sous couvert d’humour ou de clin d’œil, entendent tirer profit de la notoriété acquise par les signes distinctifs d’autrui. En censurant la décision de première instance qui avait écarté la contrefaçon au motif que les termes Hermès et Birkin s’inscrivaient dans des phrases plus longues, la cour d’appel rappelle que le pouvoir attractif d’une marque de renom ne s’évanouit pas par son insertion dans une expression composée et que l’atteinte aux intérêts du titulaire peut être caractérisée indépendamment de tout risque de confusion sur l’origine des produits. La décision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large, amorcé par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans les arrêts Tour de France du 19 mars 2025 et Circus Baobab du 13 novembre 2025, qui tend à renforcer la protection des marques renommées en étendant le public pertinent au-delà des seuls consommateurs des produits et services désignés et en consacrant la théorie de la position distinctive autonome comme instrument d’appréciation de l’atteinte à la marque antérieure dans les signes composés. La combinaison de l’action en contrefaçon et de l’action en parasitisme économique offre désormais aux titulaires de marques de luxe un dispositif contentieux complet, dont l’arrêt Hermès du 25 mars 2026 constitue l’une des illustrations les plus éclatantes de l’année judiciaire écoulée.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.