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La perte du droit sur la marque : l’office du juge dans la construction prétorienne de l’action en déchéance par la chambre commerciale de la Cour de cassation (2024-2026)

Le droit des marques repose sur un principe fondamental : la protection conférée par l’enregistrement est subordonnée à l’exploitation effective du signe dans la vie des affaires. À défaut, le titulaire s’expose à perdre son droit exclusif par le jeu de la déchéance. Ce mécanisme, régi par les articles L. 714-5 et L. 714-6 du code de la propriété intellectuelle, a connu entre 2024 et 2026 un affinement remarquable sous l’impulsion de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui en a fait un instrument contentieux de premier plan.

La période récente a en effet été marquée par une série d’arrêts publiés au Bulletin qui, en s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, ont redéfini les contours de l’office du juge saisi d’une demande de déchéance. La chambre commerciale a notamment imposé au juge du fond l’obligation de rechercher d’office si une catégorie de produits ou de services visée à l’enregistrement pouvait être divisée en sous-catégories autonomes, et ce, même en l’absence d’identification de telles sous-catégories par les parties. Parallèlement, elle a précisé les conditions de la déchéance pour dégénérescence du signe et a renvoyé à la Cour de justice une question préjudicielle déterminante sur la déchéance pour déceptivité acquise après cession.

L’enjeu est considérable pour les praticiens. La déchéance, qu’elle soit prononcée par l’Institut national de la propriété industrielle ou par le juge judiciaire, emporte la perte du titre pour l’avenir et ouvre la voie à l’appropriation du signe par les concurrents. La compréhension de la construction prétorienne en cours est dès lors indispensable à la sécurisation des portefeuilles de marques comme à la conduite des actions en contrefaçon.

I. La déchéance pour défaut d’exploitation : l’émergence d’un critère prétorien de sous-catégorie autonome

A. L’exigence d’un usage sérieux confrontée à l’étendue des libellés d’enregistrement

L’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans (CPI, art. L. 714-5). Le même texte précise que si la demande ne porte que sur une partie des produits ou services visés dans l’enregistrement, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou aux services concernés. Cette règle de déchéance partielle, en apparence simple, soulève une difficulté centrale : comment déterminer si un usage sérieux établi pour certains produits ou services suffit à préserver le droit sur l’ensemble de la catégorie visée au dépôt ?

La chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté une réponse structurante par deux arrêts rendus le même jour, le 14 mai 2025, l’un et l’autre publiés au Bulletin. Dans la première espèce, relative aux marques « G7 » et « G-7 » de la société Groupe Rousselet, enregistrées pour les services de « transport » et « transport de voyageurs », la cour d’appel de Versailles avait rejeté la demande en déchéance en retenant la preuve d’un usage sérieux pour ces services. La Cour de cassation a censuré cette décision au motif que la cour d’appel s’était abstenue de rechercher, comme elle y était invitée, si les preuves d’usage qu’elle retenait, qui ne concernaient que le seul service de taxis, ne se rapportaient pas à une sous-catégorie autonome moins large que les catégories de « transports » et « transports de voyageurs » (Com. 14 mai 2025, n° 23-21.296, Publié au Bulletin).

La Cour a énoncé de manière solennelle le principe suivant : le juge saisi d’une demande en déchéance de marque doit rechercher, lorsque le demandeur à la déchéance soutient que la catégorie de produits ou services visés à l’enregistrement est trop large, si cette catégorie peut être divisée, de manière objective et non arbitraire, en sous-catégories autonomes et cohérentes, et ce, même en l’absence d’identification de telles sous-catégories par le titulaire de la marque lors de l’enregistrement de celle-ci ou au cours de l’instance en déchéance. Cette formulation est remarquable en ce qu’elle impose au juge une obligation de recherche autonome, qui transcende les seules prétentions des parties.

Dans la seconde espèce, la société Skin’up, titulaire de la marque verbale « Skin’up » enregistrée pour désigner en classe 3 les « cosmétiques », avait justifié d’un usage sérieux pour des produits cosméto-textiles et une brume. La cour d’appel de Colmar avait estimé que ces produits constituaient des cosmétiques et en avait déduit que l’usage sérieux de la marque était démontré pour l’ensemble de la catégorie. La Cour de cassation a également censuré cette analyse, en reprochant aux juges du fond de ne pas avoir recherché si les produits cosméto-textiles et leurs recharges, destinés à procurer un effet amincissant par le port de vêtements, qui étaient les seuls pour lesquels la titulaire justifiait d’un usage, ne constituaient pas une sous-catégorie autonome au sein de la catégorie large des « cosmétiques » (Com. 14 mai 2025, n° 23-21.866, Publié au Bulletin).

Ces deux arrêts illustrent le même enseignement : un usage sérieux cantonné à une sous-catégorie étroite ne saurait préserver le droit sur l’ensemble d’une catégorie large. En d’autres termes, la preuve d’un usage pour le seul transport par taxis ne démontre pas un usage pour le transport en général, de même que l’usage pour des cosméto-textiles ne valide pas l’usage pour les cosmétiques dans leur acception la plus large.

B. Le critère de la finalité et de la destination comme instrument de division objective

Pour identifier les sous-catégories autonomes pertinentes, la chambre commerciale s’est appuyée sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Dans son arrêt Ferrari du 22 octobre 2020 (C-720/18 et C-721/18), la Cour de justice avait posé la distinction entre les catégories homogènes, pour lesquelles un usage partiel suffit, et les catégories larges, qui imposent un usage pour chaque sous-catégorie autonome. La Cour de cassation en a tiré une conséquence décisive en érigeant le critère de la finalité et de la destination des produits ou services en cause au rang de critère essentiel pour la définition des sous-catégories.

Ainsi, dans les motifs de l’arrêt du 14 mai 2025 (n° 23-21.296), la Cour a expressément repris à son compte l’enseignement de la Cour de justice selon lequel « le critère de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause constitue le critère essentiel aux fins de la définition d’une sous-catégorie autonome de produits » et qu’« il importe, dès lors, d’apprécier de manière concrète, principalement au regard des produits ou des services pour lesquels le titulaire d’une marque a apporté la preuve de l’usage de sa marque, si ceux-ci constituent une sous-catégorie autonome par rapport aux produits et aux services relevant de la classe de produits ou de services concernée ». L’arrêt précise en outre que le juge, pour cette appréciation, « doit prendre en compte le critère essentiel de finalité ou de destination des produits ou services, sans être tenu de se limiter aux indications de produits et de services figurant explicitement dans la classification de Nice, qui ne sont qu’un simple indice de l’existence de sous-catégories autonomes ».

Cette méthode contraint le juge à un examen concret, au cas par cas, en fonction de la finalité et de la destination effectives des produits ou services pour lesquels l’usage est prouvé. Elle exclut toute approche purement formelle fondée sur les seuls libellés de la classification internationale. En pratique, cela signifie que le titulaire d’une marque enregistrée pour une catégorie large doit être en mesure de démontrer un usage sérieux pour chaque sous-catégorie autonome identifiable, sous peine de déchéance partielle. La charge probatoire s’en trouve considérablement alourdie.

Par ailleurs, l’arrêt du 10 janvier 2024 (n° 22-21.716, Publié au Bulletin) avait déjà rappelé, dans le contexte voisin de l’action en nullité pour atteinte à un droit antérieur, que la forclusion par tolérance ne joue que si le titulaire du droit antérieur a toléré en connaissance de cause l’usage de la marque postérieure pendant cinq années consécutives (Com. 10 janv. 2024, n° 22-21.716, Publié au Bulletin). Cette décision, interprétant les articles L. 711-4 et L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle à la lumière des directives européennes, avait déjà manifesté la volonté de la chambre commerciale de soumettre l’ensemble des mécanismes de perte du droit sur la marque à un cadre prétorien rigoureux, dans lequel l’office du juge ne saurait se réduire à entériner les catégories telles qu’elles ont été déclarées lors du dépôt.

L’innovation majeure des arrêts du 14 mai 2025 réside dans la systématisation de ce contrôle juridictionnel. Là où la jurisprudence antérieure laissait au juge une marge d’appréciation relativement large, les arrêts de 2025 imposent désormais une méthode structurée : identification des sous-catégories par le critère de la finalité et de la destination, appréciation concrète des preuves d’usage pour chaque sous-catégorie, et prononcé de la déchéance pour les sous-catégories non couvertes. Cette méthode, directement inspirée de l’arrêt Ferrari de la Cour de justice, offre aux praticiens une grille de lecture prévisible pour évaluer le risque de déchéance d’une marque insuffisamment exploitée.

II. La déchéance-sanction : entre dégénérescence du signe et déceptivité post-cession

A. La déchéance-dégénérescence : l’impératif de vigilance du titulaire

La déchéance pour défaut d’exploitation n’épuise pas le champ des causes de perte du droit sur la marque. L’article L. 714-6 du code de la propriété intellectuelle prévoit deux hypothèses supplémentaires de déchéance : d’une part, celle de la marque devenue la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service ; d’autre part, celle de la marque devenue propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service (CPI, art. L. 714-6). Ces deux causes renvoient à la dégénérescence du signe et à la déceptivité de la marque.

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 13 novembre 2025 (n° 24-14.449) offre une illustration particulièrement éclairante de la déchéance-dégénérescence du premier type. La société Tennis d’Aquitaine, titulaire de la marque verbale « City stade » enregistrée en 2006 pour désigner une structure complète en acier permettant la pratique de différents sports, avait vu sa marque devenir, au fil des années, la désignation usuelle d’un stade multisport entouré d’une structure en bois ou en acier. La cour d’appel de Colmar avait prononcé la déchéance de ses droits, et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en constatant que la titulaire, par son inactivité, avait contribué à la dégénérescence de sa marque (Com. 13 nov. 2025, n° 24-14.449).

La Cour a relevé que la société Tennis d’Aquitaine, malgré l’apposition du marquage d’origine anglo-saxonne ® sur ses documents commerciaux et l’envoi de trois lettres de mise en demeure en octobre 2020, n’avait introduit aucune action en justice pour défendre sa marque, alors qu’elle ne pouvait ignorer l’usage générique qui en était fait depuis plusieurs années par les collectivités territoriales et ses concurrents. La Cour a ainsi approuvé l’arrêt d’appel en ce qu’il avait pris en considération l’ensemble des mesures de défense du droit privatif et avait estimé qu’elles étaient insuffisantes au regard de l’ampleur de la dégénérescence.

Cette décision rappelle que l’article L. 714-6, a), interprété à la lumière de l’article 20, sous a), de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015, sanctionne non seulement l’activité du titulaire qui aurait favorisé la dégénérescence, mais aussi son inactivité fautive. En d’autres termes, le titulaire d’une marque qui constate l’usage générique de son signe par les tiers ne peut se contenter de mesures symboliques : il doit déployer une vigilance active et, le cas échéant, engager des procédures contentieuses pour enrayer la banalisation du signe. La déchéance pour dégénérescence fonctionne ainsi comme une sanction de la passivité du titulaire, dans un équilibre entre la protection du droit privatif et l’intérêt des tiers à pouvoir utiliser le terme générique que la marque est devenue.

L’arrêt du 15 octobre 2025 (n° 24-10.651, Publié au Bulletin) a par ailleurs apporté une contribution déterminante en matière d’articulation entre la déchéance et la protection conventionnelle de la propriété. Dans l’affaire « Bébé Lilly », la Cour de cassation, statuant en formation de section, a écarté l’application des règles nationales de délai de renouvellement pour sanctionner une atteinte excessive au droit de propriété du titulaire légitime garanti par l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Com. 15 oct. 2025, n° 24-10.651, Publié au Bulletin). Dans cette espèce, le véritable titulaire de la marque, qui avait agi avec diligence en introduisant une action en revendication dès 2008, s’était vu opposer l’irrecevabilité de sa demande de renouvellement en raison de l’expiration des délais réglementaires, la procédure judiciaire ayant duré plus de treize années. La Cour a jugé que cette situation constituait une privation de propriété disproportionnée et a reporté le point de départ du délai de renouvellement à la date d’inscription du transfert de propriété.

Cette décision, bien qu’elle ne porte pas directement sur la déchéance pour défaut d’exploitation, consolide l’approche de la chambre commerciale qui consiste à soumettre l’ensemble des mécanismes de perte du droit sur la marque à un contrôle de proportionnalité et à un examen concret des circonstances de l’espèce. Elle manifeste la volonté de la Cour de ne pas faire prévaloir un formalisme excessif sur la protection effective du droit de propriété intellectuelle.

B. La déchéance-déceptivité : le renvoi préjudiciel et l’interrogation sur l’exploitation postérieure à la cession

La déchéance pour déceptivité a connu un développement procédural remarquable avec l’arrêt de la chambre commerciale du 28 février 2024 (n° 22-23.833, Publié au Bulletin), rendu dans l’affaire opposant le créateur de mode M. W. X au cessionnaire de ses marques. La question portait sur la recevabilité d’une action en déchéance pour déceptivité intentée par le cédant contre le cessionnaire, lorsque la marque constituée du nom de famille du créateur est exploitée après la cession dans des conditions de nature à faire croire au public que ce créateur participe toujours à la conception des produits.

La Cour de cassation, après avoir rappelé que le cédant est tenu de la garantie d’éviction dans les termes de l’article 1628 du code civil, a néanmoins jugé qu’il est fait exception à cette règle lorsque l’action en déchéance pour déceptivité acquise d’une marque est fondée sur la survenance de faits fautifs postérieurs à la cession et imputables au cessionnaire. Par ce motif de pur droit, la chambre commerciale a ainsi ouvert une voie d’action au cédant confronté à une exploitation trompeuse de la marque cédée, tout en préservant la sécurité juridique des cessions (Com. 28 fév. 2024, n° 22-23.833, Publié au Bulletin).

L’arrêt est d’autant plus remarquable qu’il a assorti cette solution d’un renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne. La question posée est la suivante : les articles 12, paragraphe 2, sous b), de la directive 2008/95/CE et 20, sous b), de la directive (UE) 2015/2436 doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent au prononcé de la déchéance d’une marque constituée du nom de famille d’un créateur en raison de son exploitation postérieure à la cession dans des conditions de nature à faire croire de manière effective au public que ce créateur participe toujours à la création des produits marqués alors que tel n’est plus le cas ?

Cette question préjudicielle est d’une importance considérable. Elle met en balance, d’un côté, la protection du consommateur contre les risques de tromperie, et de l’autre, la stabilité des cessions de marques et la sécurité juridique des acquéreurs. La Cour de cassation a pris soin de rappeler les termes de l’arrêt Emanuel de la Cour de justice (CJCE, 30 mars 2006, C-259/04), selon lequel une marque portant sur le nom de famille d’un créateur ne peut être considérée comme déceptive au seul motif que ce créateur ne participe plus à la conception des produits. Mais elle a également constaté que la cour d’appel de Paris avait retenu une interprétation différente, en considérant que la Cour de justice n’avait pas expressément étendu les motifs de l’arrêt Emanuel à l’interprétation de l’article 12, paragraphe 2, sous b), de la directive, qui régit la déchéance et non le seul refus d’enregistrement.

La réponse de la Cour de justice, attendue avec un intérêt particulier par la doctrine, conditionnera l’étendue du pouvoir du juge national de prononcer la déchéance d’une marque de créateur pour déceptivité post-cession. Elle déterminera également si le titulaire d’une marque devenue déceptive du fait de son exploitation peut voir son droit remis en cause, alors même que les conditions d’enregistrement étaient initialement réunies. La chambre commerciale a d’ailleurs renvoyé la cause et les parties à l’audience de formation de section du 3 décembre 2024, ce qui laisse présager une décision de principe dans les meilleurs délais une fois la réponse de la Cour de justice obtenue.

Par ailleurs, l’arrêt du 5 juin 2024 (n° 23-15.380, Publié au Bulletin), rendu dans l’affaire Oxford opposant le groupe Hamelin à la société School Pack, a précisé que la forclusion par tolérance prévue à l’article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle s’applique également au titulaire d’une marque renommée qui a toléré pendant cinq ans l’usage d’une marque postérieure enregistrée (Com. 5 juin 2024, n° 23-15.380, Publié au Bulletin). La Cour a jugé que la preuve de la connaissance par le titulaire de la marque antérieure de l’usage de la marque postérieure après son enregistrement peut résulter d’une connaissance générale, dans le secteur économique concerné, d’une telle utilisation, cette connaissance pouvant être déduite, notamment, de la durée de l’utilisation et de la présence des produits concurrents dans les mêmes circuits de distribution.

Cette décision consolide l’architecture d’ensemble des mécanismes de perte du droit sur la marque. Elle rappelle que la tolérance prolongée d’un usage concurrent, même pour une marque jouissant d’une renommée, emporte forclusion des actions en nullité et en contrefaçon, sauf mauvaise foi du déposant. En cela, la chambre commerciale adopte une lecture cohérente des directives européennes successives, qui n’opèrent aucune distinction selon que la marque antérieure est ou non renommée pour l’application du mécanisme de forclusion par tolérance.

Conclusion

La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2024 et 2026 relative à la perte du droit sur la marque témoigne d’une recherche d’équilibre entre la protection du droit privatif du titulaire et la préservation de la liberté du commerce et de l’industrie. La systématisation de l’office du juge dans l’identification des sous-catégories autonomes pour la déchéance partielle, le renforcement des obligations de vigilance du titulaire face à la dégénérescence du signe, et l’ouverture d’une voie d’action pour le cédant confronté à une exploitation trompeuse constituent autant d’avancées qui confèrent au contentieux de la déchéance une cohérence et une prévisibilité accrues.

La réponse de la Cour de justice de l’Union européenne à la question préjudicielle posée dans l’affaire Céline sera déterminante pour l’avenir de la déchéance-déceptivité. Elle pourrait soit consacrer une interprétation extensive de la protection du consommateur au stade de la déchéance, soit confirmer la lecture restrictive issue de l’arrêt Emanuel. Quelle que soit l’issue, la chambre commerciale aura démontré sa capacité à articuler les sources européennes et nationales du droit des marques dans un ensemble cohérent, au service d’une application rigoureuse et prévisible des causes de perte du droit.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».