I. La prohibition des usages contrefaisants de la marque sur internet : l’exigence constante d’un risque de confusion
A. L’usage à titre de mot-clé dans les services de référencement : le critère déterminant du risque de confusion
La protection conférée par la marque à son titulaire trouve son fondement premier dans l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle (lien Legifrance), aux termes duquel est interdit, sauf autorisation, l’usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou services identiques ou similaires, pour autant qu’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association. Cette disposition, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 13 novembre 2019 transposant la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, consacre un droit exclusif dont la portée a été précisée, pour son application dans l’environnement numérique, par la Cour de justice de l’Union européenne et par la chambre commerciale de la Cour de cassation. L’économie du dispositif réside dans la nécessité de démontrer, pour que l’usage d’un signe identique à la marque constitue une contrefaçon au sens de l’article L. 713-2, 1°, du code de la propriété intellectuelle, que cet usage porte atteinte ou risque de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque, à savoir garantir au consommateur l’identité d’origine du produit ou du service marqué. Or, c’est précisément cette exigence qui constitue la clef de voûte du contentieux des marques sur internet.
La Cour de justice de l’Union européenne a posé ce principe dans son arrêt fondateur Google France du 23 mars 2010 (C-236/08), en jugeant que le titulaire d’une marque est habilité à interdire à un annonceur de faire, à partir d’un mot-clé identique à ladite marque sélectionné dans le cadre d’un service de référencement, de la publicité pour des produits ou services identiques, lorsque cette publicité ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou services visés proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers. La Cour de justice a à cet égard précisé qu’il incombe à la juridiction nationale d’apprécier, au cas par cas, si les faits du litige dont elle est saisie sont caractérisés par une atteinte, ou un risque d’atteinte, à la fonction d’indication d’origine, c’est-à-dire de déterminer si l’annonce ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif de savoir si les produits ou les services visés proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers (CJUE, 23 mars 2010, Google France, C-236/08, points 84 et 88). Cette référence à l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif constitue le standard d’appréciation qui gouverne l’ensemble du contentieux de la contrefaçon de marque en ligne.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a fait application de cette jurisprudence dans un arrêt du 18 octobre 2023 (pourvoi n° 20-20.055, publié au Bulletin), rendu dans l’affaire opposant la société Aquarelle, titulaire des marques éponymes, à un concurrent ayant acquis le mot-clé « Aquarelle » auprès du service Google AdWords. La Cour de cassation approuve la cour d’appel de Paris d’avoir rejeté l’action en contrefaçon, après avoir relevé que si l’annonce litigieuse s’affichant après une recherche avec le mot-clé « Aquarelle » sur le moteur de recherche Google apparaissait en premier résultat, cette annonce était immédiatement suivie de l’annonce du site « Aquarelle.com » et qu’il n’est fait aucun usage du signe « aquarelle », ni dans l’annonce elle-même, ni dans le lien, ni dans l’adresse URL. Par ailleurs, la cour d’appel avait constaté que l’annonce en cause utilisait des termes courants pour décrire l’activité de livraison de fleurs commandées en ligne et affichait expressément le nom du site concurrent, ces précisions permettant « à l’internaute moyen d’être éclairé sur l’identité de ce site et de savoir que cette annonce correspond au site [concurrent] et non au site Aquarelle » (lien Cour de cassation).
Cet arrêt consacre ainsi la transposition du critère du risque de confusion dans le contentieux du référencement payant. La Cour de cassation énonce en effet que « le titulaire d’une marque est habilité à interdire à un annonceur de faire de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, à partir d’un mot-clé sélectionné dans le cadre d’un service de référencement sur internet, lorsque ce mot-clé est identique à ladite marque et que la publicité ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers ». En conséquence, l’absence de risque de confusion, appréciée in concreto par le juge du fond, fait obstacle à la qualification de contrefaçon, alors même que le signe litigieux est identique à la marque et utilisé pour des produits ou services identiques. Cette solution s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour de justice selon laquelle l’atteinte à la fonction d’indication d’origine constitue la condition nécessaire de la contrefaçon par usage de signe identique, conformément à l’interprétation de l’article 9, § 1, sous a), du règlement n° 207/2009 sur la marque communautaire (CJUE, 12 novembre 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, point 40). Dès lors, le critère décisif n’est pas l’identité du signe mais bien l’atteinte portée à la fonction essentielle de la marque, appréciée in concreto à l’aune de la perception de l’internaute moyen.
B. L’usage dans les métadonnées et le code-source des sites internet : une contrefaçon subordonnée aux mêmes conditions
L’arrêt du 18 octobre 2023 apporte un second enseignement d’une portée pratique considérable, relatif à l’usage d’un signe protégé dans les métadonnées et le code-source des sites internet. La Cour de cassation énonce que « le titulaire de la marque peut interdire l’utilisation d’un signe par un tiers dans le code-source de son site internet, même s’il n’est pas visible aux yeux du public, dès lors qu’il propose comme résultat à la recherche d’un internaute une alternative par rapport aux produits ou services du titulaire de la marque et qu’il ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par le référencement naturel proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers ».
La Haute juridiction censure ainsi le raisonnement de la cour d’appel qui avait déduit du caractère invisible des métadonnées l’absence de désignation de produits ou services, jugeant que l’utilisation du signe ne pouvait être considérée comme contrefaisant les marques en cause. Dès lors, l’invisibilité du signe aux yeux du public ne constitue pas un obstacle dirimant à la caractérisation de la contrefaçon, ce qui constitue une avancée significative pour les titulaires de marques confrontés aux pratiques de référencement abusif. À cet égard, la solution retenue témoigne de la volonté du juge du droit d’adapter les catégories classiques de la contrefaçon aux spécificités techniques de l’écosystème numérique, sans pour autant s’affranchir du principe fondamental selon lequel la contrefaçon suppose l’existence d’un usage dans la vie des affaires susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque. Or, la Cour de cassation ne s’arrête pas à la qualification de principe mais s’assure, comme elle l’avait fait pour le volet du référencement payant, que le risque de confusion soit effectivement caractérisé. Elle approuve en effet l’arrêt d’appel dès lors que celui-ci « retient que l’internaute moyen était éclairé sur la provenance du site dont le résultat s’affichait parmi les référencements naturels, faisant ainsi ressortir l’absence de tout risque de confusion sur l’origine des produits et services proposés ».
En conséquence, les praticiens du droit de la propriété intellectuelle disposent désormais d’un cadre d’analyse complet pour appréhender les pratiques de référencement, qu’il soit payant ou naturel, à la lumière du critère cardinal de l’atteinte à la fonction d’indication d’origine. Cet équilibre est caractéristique de la méthode de la chambre commerciale : reconnaître, en droit, la possibilité de sanctionner l’usage invisible des signes dans les métadonnées tout en subordonnant cette sanction à la démonstration effective d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. Par ailleurs, cette approche s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de la chambre commerciale visant à renforcer la loyauté et la proportionnalité dans la mise en œuvre des mesures de protection de la propriété intellectuelle, ainsi que l’illustre l’arrêt du 6 décembre 2023 (pourvoi n° 22-11.071, publié au Bulletin, lien Cour de cassation) par lequel la Cour a énoncé que celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête.
II. Les limites au droit exclusif : la conciliation prétorienne avec les usages honnêtes dans la vie des affaires
A. L’exception de référence nécessaire comme tempérament au droit d’interdiction
Si le droit exclusif du titulaire de la marque est consacré avec force par l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, son exercice connaît néanmoins des limites légales que le juge est appelé à faire respecter. L’article L. 713-6, I, 3°, du même code (lien Legifrance) dispose ainsi qu’une marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires, conformément aux usages loyaux du commerce, de la marque pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, en particulier lorsque cet usage est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée. Cette disposition, qui transpose l’article 14 du règlement (UE) n° 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne, constitue une exception essentielle à la prérogative d’interdiction. À cet égard, l’exception de référence nécessaire repose sur une logique de conciliation entre la protection du signe distinctif et la liberté du commerce et de l’industrie, les concurrents devant pouvoir désigner les produits du titulaire de la marque pour indiquer la compatibilité ou la destination de leurs propres produits.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a donné une portée particulièrement précise à cette exception dans un arrêt du 15 mai 2024 (pourvoi n° 22-17.813, publié au Bulletin), rendu dans le contentieux opposant les sociétés Lohr à leur concurrent autrichien Schneebichler. La Cour énonce, au visa de l’article L. 713-6, I, 3°, du code de la propriété intellectuelle et de l’article 14 du règlement du 14 juin 2017, que « le titulaire d’une marque européenne ou française ne peut interdire à un tiers d’en faire usage, dans la vie des affaires, pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, lorsque l’usage de cette marque est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée » (lien Cour de cassation).
En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait prononcé une interdiction générale faite à la société Schneebichler d’utiliser le terme « Lohr » pour désigner, promouvoir et commercialiser des pièces de rechange pour porte-voitures, y compris sur les sites internet détenus par elle ou les membres de son réseau de distribution. La Cour de cassation casse cette interdiction par voie de retranchement, motif pris de ce que l’arrêt d’appel avait statué « sans réserver l’usage, dans la vie des affaires, conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, du signe ‘Lohr’ pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire des marques ‘Lohr’ ». Par ailleurs, la Haute juridiction précise qu’il n’y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle, « en l’absence de doute raisonnable sur l’interprétation du droit de l’Union », ce qui atteste de la clarté du cadre normatif applicable. Dès lors, le titulaire de la marque ne saurait obtenir une interdiction absolue qui priverait les tiers de la faculté de désigner les produits authentiques lorsqu’une telle désignation est nécessaire au commerce des accessoires et pièces détachées.
B. La proportionnalité des sanctions comme principe directeur du contentieux des marques
L’arrêt Lohr illustre avec une particulière netteté la méthode de contrôle exercée par la chambre commerciale sur les mesures d’interdiction prononcées par les juges du fond. La cassation prononcée ne remet nullement en cause le constat de contrefaçon établi par la cour d’appel de Paris ni la condamnation indemnitaire qui en découle ; elle sanctionne exclusivement le caractère excessif de la mesure d’interdiction, qui ne réservait pas les hypothèses dans lesquelles l’usage de la marque « Lohr » serait conforme aux usages honnêtes et nécessaire pour indiquer la destination des produits concernés. Le dispositif de l’arrêt du 15 mai 2024 procède à une cassation sans renvoi, la Cour retranchant du chef de dispositif faisant interdiction les usages conformes aux usages honnêtes, ce qui constitue une application remarquable de l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire. En conséquence, la sanction de l’excès de pouvoir du juge du fond prend ici la forme d’une cassation par voie de retranchement, technique qui permet à la Cour de cassation d’amender elle-même le dispositif de la décision déférée sans qu’il soit nécessaire de renvoyer l’affaire devant une juridiction de fond.
À cet égard, cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle plus large de la chambre commerciale tendant à assurer la proportionnalité des mesures prononcées en matière de propriété intellectuelle. L’arrêt du 6 décembre 2023 (pourvoi n° 22-11.071, publié au Bulletin, lien Cour de cassation), rendu au visa de l’article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle lu à la lumière de l’article 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (lien EUR-Lex), a énoncé que celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée. Par ailleurs, dans un arrêt du 14 novembre 2024 (pourvoi n° 22-20.447, publié au Bulletin, lien Cour de cassation), la chambre commerciale a précisé que seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon affectées par l’irrégularité sont annulées, et qu’en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation. Cette jurisprudence consacre le principe de proportionnalité des nullités, qui permet de préserver les effets des actes réguliers de la saisie-contrefaçon.
L’exception de référence nécessaire, dont la Cour de cassation assure le respect avec une vigilance renouvelée, s’articule avec le principe de l’interdiction des usages contrefaisants dans une démarche de conciliation qui reflète l’économie générale du droit des marques. En conséquence, le titulaire de la marque se voit reconnaître un droit exclusif d’une particulière intensité, y compris dans l’environnement numérique, mais ce droit demeure encadré par les exceptions prévues par le législateur et dont le juge garantit l’effectivité. La compétence du tribunal judiciaire de Paris, en sa qualité de tribunal des marques de l’Union européenne dont la compétence territoriale n’est pas contestée par le défendeur, s’étend aux faits de contrefaçon commis sur le territoire de tout État membre, en vertu de la combinaison des articles 125, § 4, sous b), et 126, § 1, sous a), du règlement (UE) n° 2017/1001 et de l’article 26, § 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, comme l’a rappelé la Cour de cassation dans le même arrêt Lohr, ce qui renforce l’efficacité du contentieux des marques à l’échelle du marché intérieur.
Or, cette construction prétorienne ne saurait être comprise sans référence au cadre législatif de l’Union européenne dont elle assure la mise en œuvre effective. La directive 2004/48/CE du 29 avril 2004, dite directive « respect des droits », a en effet érigé la proportionnalité et la loyauté en principes cardinaux de la procédure de propriété intellectuelle, dont la chambre commerciale donne une traduction concrète dans les arrêts précités. En conséquence, le respect des droits de propriété intellectuelle ne saurait être poursuivi au mépris des garanties élémentaires de proportionnalité et d’équité procédurale, ce dont témoigne la précision avec laquelle la Cour de cassation apprécie tant la légitimité des requêtes de saisie-contrefaçon que l’étendue des mesures d’interdiction prononcées par les juges du fond.
L’évolution récente de la jurisprudence de la chambre commerciale manifeste ainsi une double préoccupation qui innerve l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle : d’une part, adapter les instruments juridiques classiques de la contrefaçon aux spécificités de l’économie numérique, en reconnaissant que l’usage d’un signe protégé peut être caractérisé même en l’absence de visibilité directe par le public, notamment dans les métadonnées et le code-source des sites internet ; d’autre part, assurer le respect effectif des exceptions au droit exclusif, en particulier l’exception de référence nécessaire, qui garantit que le droit des marques ne constitue pas un obstacle disproportionné à la liberté du commerce. En conséquence, le contentieux contemporain de la marque se caractérise par une tension féconde entre la protection du signe distinctif et la préservation des usages loyaux du commerce, tension que le juge de la chambre commerciale s’emploie à résoudre par une appréciation circonstanciée des faits de chaque espèce, à la lumière des principes de proportionnalité et de loyauté qui gouvernent l’ensemble du droit processuel de la propriété intellectuelle.
Conclusion
L’analyse croisée des arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation les 18 octobre 2023 et 15 mai 2024 fait apparaître une double dynamique structurante pour le droit contemporain des marques. La première réside dans l’extension maîtrisée du champ de la contrefaçon aux usages numériques non apparents, qu’il s’agisse des mots-clés des services de référencement ou des métadonnées insérées dans le code-source des sites internet, pour autant que ces usages engendrent un risque de confusion dans l’esprit de l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif. La seconde dynamique s’inscrit dans la garantie du respect effectif des exceptions au droit exclusif, au premier rang desquelles l’exception de référence nécessaire, dont la chambre commerciale assure l’effectivité en censurant les interdictions générales qui ne réserveraient pas les usages conformes aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. Dès lors, l’office du juge de la chambre commerciale, à la croisée du droit de l’Union et du droit national, se trouve appelé à jouer un rôle décisif dans la définition des contours contemporains du droit exclusif de marque, dont l’exercice doit être concilié avec les impératifs de proportionnalité et de loyauté qui découlent tant de la directive 2004/48/CE que de la construction prétorienne de la Cour de cassation.
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