La déchéance des marques patronymiques pour usage trompeur : de la question préjudicielle de la chambre commerciale de la Cour de cassation à la réponse de la Cour de justice de l’Union européenne (2024-2026)
I. La construction prétorienne de la déchéance pour déceptivité acquise : de la garantie d’éviction du cédant au renvoi préjudiciel
A. Le cadre légal de la déchéance entre usage sérieux et prohibition de l’usage trompeur
Le droit des marques organise la perte du droit sur le signe distinctif selon deux mécanismes principaux, dont les régimes sont désormais stabilisés par l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 portant transposition de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015. Le premier de ces mécanismes, prévu à l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, sanctionne le défaut d’usage sérieux de la marque pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le second, inscrit à l’article L. 714-6 du même code, frappe de déchéance le titulaire d’une marque devenue, de son fait, la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service, ou propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service. Ces deux voies de déchéance obéissent à des logiques distinctes que la chambre commerciale de la Cour de cassation s’est attachée à clarifier dans un mouvement jurisprudentiel récent d’une remarquable cohérence.
La déchéance pour défaut d’usage sérieux a fait l’objet d’un important effort de précision par la Haute juridiction, qui a, par deux arrêts du 14 mai 2025, imposé au juge du fond une méthodologie rigoureuse dans l’identification des sous-catégories autonomes de produits ou de services. Dans l’affaire G7, la chambre commerciale a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Versailles qui avait rejeté une demande de déchéance pour les services de « transport » sans rechercher si les preuves d’usage, limitées au seul service de taxis, ne se rapportaient pas à une sous-catégorie autonome moins large que la catégorie visée à l’enregistrement (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.296, publié au Bulletin). Elle a jugé, au visa de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle interprété à la lumière des articles 12 et 13 de la directive 2008/95/CE telle qu’interprétée par l’arrêt Ferrari de la Cour de justice de l’Union européenne du 22 octobre 2020 (C-720/18 et C-721/18), que le juge doit rechercher si la catégorie visée à l’enregistrement peut être divisée, de manière objective et non arbitraire, en sous-catégories autonomes et cohérentes, le critère de la finalité et de la destination des produits ou services constituant le critère essentiel de cette appréciation. La même solution a été retenue le même jour dans l’affaire Skin’up, à propos de la catégorie des « cosmétiques » (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.866, publié au Bulletin).
Parallèlement à ce contentieux de l’usage sérieux, la chambre commerciale a été saisie de la question plus délicate de la déchéance pour usage trompeur de la marque, plus précisément désignée sous le vocable de « déceptivité acquise ». Le contentieux trouve ici un terrain d’élection dans le secteur de la mode et du luxe, où le nom patronymique du créateur est érigé en marque puis cédé à un tiers investisseur, cependant que la rupture de la collaboration entre le créateur et le cessionnaire fait naître un décalage entre la promesse véhiculée par le signe et la réalité de l’implication créative de celui dont le nom est exploité. Or, la jurisprudence tant française qu’européenne a longtemps adopté une approche libérale de l’exploitation des marques patronymiques cédées, privilégiant la sécurité des transactions et la libre cessibilité des droits de propriété industrielle. La Cour de justice avait ainsi jugé, dans son arrêt Emanuel du 30 mars 2006 (C-259/04), que le titulaire d’une marque correspondant au nom du créateur et premier fabricant des produits portant cette marque ne peut, en raison de cette seule particularité, être déchu de ses droits au motif que ladite marque induirait le public en erreur, notamment quand la clientèle attachée à cette marque a été cédée avec l’entreprise fabriquant les produits qui en sont revêtus. Elle avait ajouté que les manœuvres dolosives visant à faire croire au consommateur que la personne physique participe toujours à la création ne sauraient être analysées comme une tromperie affectant la marque elle-même au sens de la directive.
B. L’arrêt du 28 février 2024 : le tempérament de la garantie d’éviction et la question préjudicielle
C’est dans ce contexte jurisprudentiel que s’inscrit l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 28 février 2024, qui constitue le point d’orgue de la construction prétorienne nationale avant le renvoi à la Cour de justice de l’Union européenne (Cass. com., 28 février 2024, n° 22-23.833, publié au Bulletin). Les faits de l’espèce méritent d’être rappelés avec précision, car ils éclairent la portée de la décision. Une société de prêt-à-porter, fondée en 1978 par un créateur de mode français pour commercialiser des vêtements et accessoires de mode, avait fait l’objet d’une procédure collective. Par un jugement du 13 septembre 2011, une offre de reprise de la totalité des actifs corporels et incorporels, incluant les marques verbales françaises constituées du nom patronymique du créateur, avait été acceptée. Un protocole de prestation de services, conclu le 21 juillet 2011, avait organisé la poursuite de la collaboration du créateur avec le cessionnaire jusqu’au 31 décembre 2015. Postérieurement à l’expiration de ce protocole, le créateur avait engagé une action en déchéance pour déceptivité des droits du cessionnaire sur les marques, en raison des usages selon lui trompeurs commis entre la fin de l’année 2017 et le début de l’année 2019. La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 12 octobre 2022, avait prononcé la déchéance des droits du cessionnaire, retenant notamment que celui-ci avait été condamné à deux reprises pour contrefaçon des droits d’auteur du créateur portant sur ses œuvres récentes non cédées en 2012, et qu’utilisées sous la forme d’appositions sur des produits revêtus de décors constituant des actes de contrefaçon, les marques étaient devenues déceptives.
La chambre commerciale, saisie du pourvoi du cessionnaire, a d’abord résolu une question de recevabilité de l’action en déchéance intentée par le cédant. Elle a rappelé que, selon une jurisprudence constante, le cédant de droits portant sur une marque est tenu dans les termes de l’article 1628 du code civil et n’est, par conséquent, pas recevable en une action en déchéance de ces droits pour déceptivité acquise, qui tend à l’éviction de l’acquéreur. La Cour visait ici son précédent du 31 janvier 2006 (pourvoi n° 05-10.116, Bull. 2006, IV, n° 27), qui avait posé le principe de l’irrecevabilité du cédant à agir en garantie d’éviction par la voie de la déchéance. Toutefois, la Haute juridiction a jugé, par un motif de pur droit substitué à ceux de la cour d’appel, qu’il est fait exception à cette règle lorsque l’action en déchéance pour déceptivité acquise d’une marque est fondée sur la survenance de faits fautifs postérieurs à la cession et imputables au cessionnaire. En l’espèce, les actes de contrefaçon des droits d’auteur du créateur, constitutifs de fautes postérieures à la cession, justifiaient que la garantie d’éviction cesse et que l’action du cédant soit déclarée recevable. Cette solution, qui tempère la rigueur de la jurisprudence antérieure, traduit la volonté de ne pas laisser sans sanction les comportements du cessionnaire qui, par son fait fautif, altère la fonction distinctive de la marque en créant une tromperie effective du public.
Sur le fond, la chambre commerciale a estimé que la solution du litige dépendait de l’interprétation du droit de l’Union européenne. Elle a, en conséquence, saisi la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle sur le fondement de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi libellée : « Les articles 12, paragraphe 2, sous b), de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques et 20, sous b), de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent au prononcé de la déchéance d’une marque constituée du nom de famille d’un créateur en raison de son exploitation postérieure à la cession dans des conditions de nature à faire croire de manière effective au public que ce créateur participe toujours à la création des produits marqués alors que tel n’est plus le cas ? ». La Cour a pris soin d’exposer, dans les motifs de son arrêt de renvoi, la divergence d’interprétation qui opposait la cour d’appel de Paris au tribunal judiciaire de Paris. Ce dernier, par un jugement du 26 juin 2020, avait suivi l’interprétation majoritaire de l’arrêt Emanuel en considérant que les éventuelles manœuvres destinées à faire croire au consommateur que le créateur participe toujours à la conception des produits ne peuvent affecter la marque elle-même. La cour d’appel, à l’inverse, avait retenu que si l’arrêt Emanuel a jugé qu’une marque portant sur le nom de famille d’un créateur ne peut être considérée comme déceptive au seul motif que ce créateur ne participe plus à la conception, il n’a pas expressément étendu cette solution à l’interprétation de l’article 12, paragraphe 2, sous b), de la directive, relatif à la déchéance. La Cour de cassation a également relevé que le Tribunal de l’Union européenne, dans son arrêt Fiorucci du 14 mai 2009 (T-165/06), avait écarté une demande de déchéance fondée sur l’utilisation trompeuse d’une marque patronymique, non au motif qu’une telle déchéance serait exclue par principe, mais en raison d’une absence de preuve d’usage trompeur de la marque après son enregistrement.
II. La réponse de la Cour de justice de l’Union européenne et ses implications sur le contentieux national des marques
A. L’arrêt du 18 décembre 2025 : la consécration de la déchéance pour usage trompeur des marques patronymiques
La Cour de justice de l’Union européenne a répondu à la question préjudicielle par un arrêt du 18 décembre 2025 (aff. C-168/24), dont la portée dépasse le seul cas d’espèce. La Cour a dit pour droit que les dispositions des directives successives sur les marques « doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas au prononcé de la déchéance d’une marque constituée du patronyme d’un créateur de mode au motif que, au regard de l’ensemble des circonstances pertinentes, l’usage qui en est fait par le titulaire ou avec son consentement est de nature à avoir pour effet que cette marque conduit le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé à croire, à tort, que ce créateur a participé à la conception des produits revêtus de ladite marque ». La Cour de justice a ainsi consacré la possibilité d’une déchéance pour usage trompeur des marques patronymiques, tout en subordonnant cette sanction à une appréciation concrète de l’ensemble des circonstances pertinentes de l’espèce.
Cette solution constitue une évolution significative par rapport à la ligne définie par l’arrêt Emanuel de 2006. La Cour de justice admet désormais que les conditions de la déchéance prévues par les directives puissent recevoir une application autonome, distincte de celle des conditions du refus d’enregistrement pour caractère trompeur, que l’arrêt Emanuel avait pourtant jugées identiques. La distinction opérée est fondamentale : alors que le refus d’enregistrement pour caractère trompeur s’apprécie au jour du dépôt, la déchéance pour déceptivité acquise sanctionne un usage postérieur à l’enregistrement qui, par le comportement du titulaire, a rendu la marque trompeuse. En d’autres termes, la Cour de justice reconnaît que l’usage qui est fait de la marque après son enregistrement peut, indépendamment de sa validité initiale, altérer la perception du consommateur et justifier la perte du droit exclusif. Le critère retenu est celui du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, dont la croyance erronée en une participation du créateur à la conception des produits doit résulter de l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement.
La solution de la Cour de justice s’inscrit dans le prolongement de sa jurisprudence antérieure relative à l’exigence de loyauté dans l’usage des signes distinctifs. Dès son arrêt Gorgonzola du 4 mars 1999 (C-87/97), la Cour avait énoncé que la marque ne doit pas être exploitée dans des conditions de nature à tromper effectivement le public ou à créer un risque grave de tromperie. Cette exigence, que la chambre commerciale de la Cour de cassation avait expressément reprise au paragraphe 12 de son arrêt du 28 février 2024, trouve dans l’arrêt du 18 décembre 2025 une application renouvelée au domaine spécifique des marques patronymiques dans le secteur de la mode. La Cour de justice prend acte de la spécificité de ce secteur, dans lequel le nom du créateur ne constitue pas seulement un indicateur d’origine commerciale, mais véhicule également une promesse stylistique et une attente forte quant à l’implication personnelle de celui dont le nom est exploité. Dès lors, l’usage postérieur à la cession qui tend à entretenir, par des manœuvres positives ou par une présentation ambiguë, la croyance du consommateur en une participation actuelle du créateur à la conception des produits, est susceptible de caractériser un usage trompeur justifiant la déchéance.
B. Les conséquences contentieuses : vers un contrôle renforcé de la loyauté des signes distinctifs
La réponse de la Cour de justice emporte des conséquences importantes pour le contentieux national des marques, dont les premiers effets se font déjà sentir dans la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation. En premier lieu, l’arrêt du 18 décembre 2025 conforte la position adoptée par la cour d’appel de Paris dans l’arrêt du 12 octobre 2022, qui avait prononcé la déchéance des marques litigieuses en se fondant sur les fautes du cessionnaire constitutives de contrefaçon des droits d’auteur du créateur. La Cour de cassation, qui avait sursis à statuer sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi, devra désormais les examiner à la lumière de la réponse de la Cour de justice. La solution qui se dessine est celle d’une confirmation de l’arrêt de la cour d’appel de Paris, dès lors que la Cour de justice a validé le principe même d’une déchéance pour usage trompeur dans les circonstances de l’espèce.
En deuxième lieu, la décision de la Cour de justice invite à une lecture renouvelée de l’article L. 714-6, b), du code de la propriété intellectuelle, qui prévoit la déchéance du titulaire d’une marque devenue de son fait propre à induire en erreur. Par ailleurs, la jurisprudence récente de la chambre commerciale a précisé les conditions dans lesquelles la mauvaise foi du déposant peut être sanctionnée, indépendamment de la question de la déchéance. Dans l’arrêt K Fermetures du 13 novembre 2025, la Cour a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Nancy qui avait écarté la mauvaise foi du titulaire lors du dépôt de la marque, au motif que la volonté de protéger son nom patronymique constitue en soi un but légitime, sans rechercher si le titulaire avait jamais exploité le signe ni s’il avait eu une telle intention (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-14.355, publié au Bulletin). La Haute juridiction a rappelé, au visa de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle interprété à la lumière de l’arrêt Sky de la Cour de justice de l’Union européenne du 29 janvier 2020 (C-371/18), que la mauvaise foi ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier et que l’enregistrement d’une marque sans que le demandeur ait aucune intention de l’utiliser est susceptible d’être constitutif de mauvaise foi. Cette solution, qui renforce le contrôle de la loyauté au stade même du dépôt de la marque, entre en résonance avec le contrôle renforcé de la loyauté de l’usage que consacre l’arrêt de la Cour de justice du 18 décembre 2025.
En troisième lieu, la déchéance pour usage trompeur doit être articulée avec les autres mécanismes de perte du droit sur la marque, et notamment avec la déchéance pour défaut d’usage sérieux et l’action en nullité. La chambre commerciale a eu l’occasion de préciser les effets de la déchéance dans le temps, en jugeant, par un arrêt du 4 novembre 2020, que la déchéance ne produisant effet qu’à l’expiration d’une période ininterrompue de cinq ans sans usage sérieux, le titulaire est en droit de se prévaloir de l’atteinte portée à ses droits sur la marque qu’ont pu lui causer les actes de contrefaçon intervenus avant sa déchéance (Cass. com., 4 novembre 2020, n° 16-28.281, publié au Bulletin). Cette solution, rendue au visa des articles L. 713-3 et L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle interprétés à la lumière de l’arrêt Cooper de la Cour de justice de l’Union européenne du 26 mars 2020 (C-622/18), confirme que la déchéance n’a pas d’effet rétroactif et que les actes de contrefaçon antérieurs à la date d’effet de la déchéance peuvent donner lieu à réparation. Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé que la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque ne constitue pas, en elle-même, un acte de contrefaçon, opérant ainsi un revirement de jurisprudence fondé sur l’interprétation de la Cour de justice de l’Union européenne (Cass. com., 13 octobre 2021, n° 19-20.504, publié au Bulletin).
La chambre commerciale a également consolidé l’office du juge dans l’appréciation du caractère distinctif de la marque, condition préalable à toute action en nullité fondée sur l’article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle. Dans un arrêt du 6 décembre 2023, elle a jugé que le caractère distinctif s’apprécie au jour du dépôt, au regard de la connaissance du terme contesté auprès du public concerné, et que la généralisation ultérieure alléguée d’une appellation dans un secteur déterminé est inopérante pour apprécier le caractère distinctif au moment du dépôt (Cass. com., 6 décembre 2023, n° 22-16.078, publié au Bulletin). Cette précision chronologique est essentielle, car elle distingue nettement le contrôle de la validité initiale du titre, qui s’apprécie au jour du dépôt, du contrôle de la loyauté de l’usage postérieur, qui relève de la déchéance pour déceptivité acquise et s’apprécie au regard des circonstances de fait contemporaines de l’action.
La déchéance pour déceptivité acquise est également distincte de la déchéance fondée sur le fait que la marque est devenue la désignation usuelle dans le commerce, prévue au a) de l’article L. 714-6 du code de la propriété intellectuelle. La chambre commerciale a fait application de cette disposition dans un arrêt du 13 novembre 2025, en rejetant le pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de Colmar qui avait prononcé la déchéance de la marque « City stade » devenue la désignation usuelle d’une structure sportive polyvalente (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-14.449). Cette jurisprudence illustre la variété des fondements de la déchéance et la complémentarité des sanctions qui visent, chacune dans leur domaine, à préserver la fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux consommateurs l’origine du produit ou du service.
En conséquence, l’arrêt de la Cour de justice du 18 décembre 2025 consacre une conception exigeante de la loyauté dans l’usage des signes distinctifs, qui impose au titulaire d’une marque patronymique cédée de ne pas exploiter celle-ci dans des conditions de nature à entretenir une confusion dans l’esprit du consommateur sur l’implication actuelle du créateur dans la conception des produits. Cette exigence de loyauté rejoint celle que la chambre commerciale a dégagée dans le contentieux connexe des dépôts frauduleux de marques, en censurant les pratiques visant à instrumentaliser le nom patronymique pour évincer des concurrents légitimes, ainsi que l’illustre l’arrêt K Fermetures du 13 novembre 2025. A cet égard, la convergence des solutions jurisprudentielles dessine un standard de comportement loyal qui irrigue l’ensemble du droit des marques, du dépôt à l’exploitation, et qui trouve dans l’arrêt du 18 décembre 2025 une expression renouvelée au niveau de l’Union européenne.
Dès lors, la portée pratique de cette évolution jurisprudentielle pour les acteurs économiques est considérable. Les cessionnaires de marques patronymiques dans le secteur de la mode et du luxe doivent désormais veiller à ne pas exploiter les signes distinctifs dans des conditions de nature à créer une apparence trompeuse de continuité créative avec le créateur originel, sous peine de s’exposer à une action en déchéance pour déceptivité acquise. Les créateurs qui ont cédé leurs droits, quant à eux, disposent d’une voie de droit pour contester un usage qu’ils estimeraient trompeur de leur nom patronymique, à la condition que leur action soit fondée sur des faits fautifs postérieurs à la cession et imputables au cessionnaire. L’équilibre ainsi instauré entre la sécurité des transactions et la protection de la loyauté des signes distinctifs témoigne de la maturité du droit des marques, dont les instruments permettent désormais d’appréhender avec finesse les situations de déceptivité acquise sans remettre en cause le principe de libre cessibilité des droits de propriété industrielle.
Conclusion
L’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 18 décembre 2025 (aff. C-168/24), rendu sur question préjudicielle de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 28 février 2024, marque une étape décisive dans la construction du régime de la déchéance des marques patronymiques pour usage trompeur. En consacrant la possibilité d’une déchéance fondée sur l’usage postérieur à la cession dans des conditions de nature à faire croire au consommateur que le créateur participe toujours à la conception des produits, la Cour de justice affine la distinction entre la validité initiale du titre et la loyauté de son exploitation dans le temps. Cette solution, qui s’articule avec les avancées parallèles de la chambre commerciale de la Cour de cassation en matière de contrôle de la mauvaise foi lors du dépôt et de méthodologie de l’appréciation de l’usage sérieux, consolide un standard de comportement loyal dont le respect conditionne la pérennité du droit exclusif sur le signe distinctif. L’office du juge, qu’il soit national ou européen, s’en trouve renforcé dans sa mission de garant de l’intégrité du registre des marques et de la protection du consommateur contre les usages trompeurs des signes distinctifs.
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