I. La rétroactivité de l’imprescriptibilité des actions en nullité de marque
A. La portée générale de l’article 124, III, de la loi du 22 mai 2019, dite loi PACTE
L’ordonnancement des actions en nullité de marque a connu, sous l’impulsion de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, une mutation dont les conséquences pratiques continuent d’irradier le contentieux de la propriété industrielle. L’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle, qui reprend en substance les dispositions de l’ancien article L. 714-3-1 de ce même code, dispose que, sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8, « l’action ou la demande en nullité d’une marque n’est soumise à aucun délai de prescription ». L’article 124, III, de la loi PACTE, disposition transitoire essentielle, précise que ce nouveau régime s’applique aux titres en vigueur au jour de la publication de ladite loi, soit le 23 mai 2019. La lecture combinée de ces deux dispositions a toutefois suscité une divergence d’interprétation quant à la question de savoir si les actions en nullité déjà prescrites sous l’empire du droit antérieur pouvaient être utilement réintroduites sur le fondement de l’imprescriptibilité nouvelle.
La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a, dans son arrêt du 28 janvier 2026, apporté une réponse dénuée de toute équivoque à cette interrogation. La Haute juridiction énonce en effet que « par l’article 124, III, de la loi Pacte, qui est dépourvu d’ambiguïté, le législateur a entendu conférer un effet rétroactif à l’article L. 714-3-1 du code de la propriété intellectuelle, repris en substance à l’article L. 716-2-6 de ce code » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760). La formule est sans appel : la volonté du législateur, exprimée dans une disposition dépourvue d’ambiguïté, est de faire rétroagir l’imprescriptibilité nouvelle à l’ensemble des titres en vigueur au 24 mai 2019, date d’entrée en vigueur de la loi PACTE, sans qu’il soit besoin de distinguer selon que la prescription était ou non acquise antérieurement. Ce faisant, la Cour de cassation censure la cour d’appel de Paris qui, dans son arrêt du 15 mars 2024, avait retenu que les nouvelles règles allongent la durée de la prescription et qu’aucune mention expresse de l’article 124, III, ne permet de caractériser une volonté du législateur de déroger aux dispositions de l’article 2222 du code civil.
Or, précisément, la chambre commerciale affirme que l’imprescriptibilité étant générale, hors l’hypothèse d’une décision passée en force de chose jugée, « elle déroge à l’article 2222 du code civil et s’applique à tous les titres en vigueur à cette date, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, § 17). L’article 2222 du code civil, qui prévoit que la loi nouvelle allongeant la durée d’une prescription est sans effet sur une prescription déjà acquise, est ainsi expressément écarté par la volonté affirmée du législateur de 2019. En conséquence, toute action en nullité d’une marque en vigueur au 24 mai 2019 peut être engagée sans limitation de délai, quand bien même elle aurait été prescrite antérieurement, pourvu qu’aucune décision passée en force de chose jugée n’ait déjà tranché la question. Cette solution, dont la portée est considérable pour le contentieux des marques, a été immédiatement confirmée par la chambre commerciale dans un arrêt du 24 juin 2026, rendu dans une affaire opposant l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) et le Comité interprofessionnel du vin de Bordeaux à la société Domaines Peyronie (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-22.175).
La Cour de cassation y réitère, en des termes quasi identiques, que « depuis l’entrée en vigueur de la loi Pacte, dont le III de l’article 124 n’a pas été abrogé, en dehors des hypothèses prévues aux articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle, les actions et demandes en nullité des marques en vigueur au 23 mai 2019 sont imprescriptibles, sauf décisions ayant force de chose jugée » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-22.175, § 13). Elle ajoute, en réponse à un argument tiré de l’abrogation de l’ancien article L. 714-3-1 par l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, que l’ancien article L. 714-3-1 « ne comportait pas de deuxième partie » et que l’ordonnance n’a pas eu pour effet de remettre en cause le principe d’imprescriptibilité rétroactive posé par la loi PACTE, dont l’article 124, III, demeure en vigueur. La construction prétorienne est ainsi solidement établie : l’article 124, III, de la loi PACTE constitue une disposition transitoire autonome, non affectée par les modifications ultérieures du code de la propriété intellectuelle, et dont la portée rétroactive est pleinement assumée.
Cette jurisprudence consacre une conception extensive de l’effet rétroactif de l’imprescriptibilité, qui trouve son fondement dans la protection du droit des marques en tant que droit de propriété consacré par l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En rendant imprescriptible l’action en nullité, le législateur a entendu renforcer la protection des titulaires de droits antérieurs, en leur permettant de solliciter l’annulation d’une marque postérieure portant atteinte à leurs droits, sans que le temps écoulé depuis le dépôt ne puisse constituer un obstacle dirimant. La chambre commerciale a, par sa lecture extensive de la disposition transitoire, pleinement donné effet à cette intention législative.
B. La consolidation prétorienne de l’effet rétroactif et ses frontières
La confirmation apportée par l’arrêt du 24 juin 2026 revêt une importance particulière dans la mesure où elle écarte les objections procédurales que les juridictions du fond avaient pu formuler. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 28 janvier 2026, la cour d’appel de Paris avait fondé sa décision d’irrecevabilité sur une application rigoureuse de l’article 2222 du code civil, estimant que la loi nouvelle, en ce qu’elle allonge la durée de la prescription, ne saurait faire revivre une action déjà prescrite en l’absence de disposition expresse en ce sens. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement en relevant que l’article 124, III, de la loi PACTE constitue précisément cette disposition expresse, et que son caractère dérogatoire au droit commun de l’article 2222 du code civil résulte de l’intention clairement affirmée du législateur d’appliquer l’imprescriptibilité « à tous les titres en vigueur » au 24 mai 2019.
Par ailleurs, la chambre commerciale a, dans l’arrêt du 24 juin 2026, écarté l’argument selon lequel l’abrogation de l’ancien article L. 714-3-1 du code de la propriété intellectuelle par l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 aurait privé d’effet la disposition transitoire de la loi PACTE. En effet, l’ordonnance de 2019 a procédé à la recodification à droit constant, à droit constant, du droit des marques dans le code de la propriété intellectuelle, transférant la substance de l’ancien article L. 714-3-1 vers le nouvel article L. 716-2-6, sans abroger ni modifier l’article 124, III, de la loi PACTE. La Cour en a déduit que l’imprescriptibilité nouvelle, fondée sur cette disposition transitoire non abrogée, continue de produire ses effets à l’égard des titres en vigueur au 23 mai 2019. La solution est d’autant plus remarquable que la cour d’appel de Bordeaux, dans l’arrêt censuré du 8 octobre 2024, avait cru pouvoir déduire de l’abrogation formelle de l’ancien article L. 714-3-1 l’impossibilité de faire application de la rétroactivité prévue par la loi PACTE, au motif que l’ordonnance n’avait pas repris la mention expresse de la rétroactivité dans l’article L. 716-2-6. La Cour de cassation a rejeté cette analyse en rappelant que la source normative de l’imprescriptibilité rétroactive réside dans l’article 124, III, de la loi PACTE et non dans les dispositions codifiées, de sorte que l’abrogation de ces dernières est sans incidence.
À cet égard, il convient de relever que l’imprescriptibilité de l’action en nullité n’est pas absolue. L’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle réserve expressément les hypothèses des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du même code. L’article L. 716-2-7 prévoit ainsi que « l’action ou la demande en nullité introduite par le titulaire d’une marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle se prescrit par cinq ans à compter de la date d’enregistrement, à moins que ce dernier n’ait été demandé de mauvaise foi ». La distinction opérée par le législateur entre les actions en nullité fondées sur une marque notoirement connue, soumises à un délai de prescription quinquennal, et les autres actions en nullité, désormais imprescriptibles, témoigne d’un souci d’équilibre entre la protection des droits antérieurs et la sécurité juridique des déposants. La chambre commerciale a d’ailleurs rappelé, dans l’arrêt du 28 janvier 2026, que les exceptions prévues aux articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 doivent être strictement interprétées à la lumière des directives européennes sur les marques, dont la transposition a été assurée par ces dispositions.
Dès lors, le contentieux de la nullité des marques se trouve profondément transformé par cette double intervention législative et jurisprudentielle. Les titulaires de droits antérieurs, qu’ils soient fondés sur une marque, une dénomination sociale, un nom commercial ou une enseigne, peuvent désormais agir en nullité d’une marque postérieure sans être entravés par l’écoulement du temps, à la condition que la marque contestée soit demeurée en vigueur au 24 mai 2019. La rétroactivité de l’imprescriptibilité ouvre ainsi la voie à des actions qui étaient, jusqu’alors, irrecevables comme prescrites, et dont la réintroduction peut avoir des conséquences majeures sur la validité des portefeuilles de marques constitués avant l’entrée en vigueur de la loi PACTE. En repoussant de manière systématique les tentatives des juridictions du fond de limiter la portée de l’article 124, III, de la loi PACTE, la chambre commerciale a consolidé un édifice jurisprudentiel dont la cohérence et la fermeté garantissent désormais une application uniforme de l’imprescriptibilité rétroactive sur l’ensemble du territoire.
II. L’appréciation globale de la mauvaise foi dans le contentieux des marques
A. L’obligation d’une analyse d’ensemble des circonstances factuelles pertinentes
L’arrêt du 28 janvier 2026 ne se limite pas à trancher la question de l’imprescriptibilité rétroactive ; il procède également à un rappel méthodologique essentiel concernant les modalités d’appréciation de la mauvaise foi dans le dépôt de marque. L’article L. 711-2, 11°, du code de la propriété intellectuelle, tel qu’issu de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, prévoit que ne peut être valablement enregistrée et, si elle l’est, est susceptible d’être déclarée nulle, « une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur ». L’article L. 712-6 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, dispose quant à lui que « si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice », l’action en revendication se prescrivant par cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement, à moins que le déposant ne soit de mauvaise foi.
La chambre commerciale a, dans l’arrêt commenté, énoncé une règle de méthode qui s’impose avec une autorité renforcée à l’ensemble des juridictions du fond. Elle rappelle en effet que « toute allégation de mauvaise foi doit être appréciée globalement, en tenant compte de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d’espèce » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, § 26), visant expressément les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne du 12 septembre 2019, Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret contre EUIPO (C-104/18 P) et du 13 novembre 2019, Outsource Professional Services contre EUIPO (C-528/18 P). Cette exigence d’appréciation globale interdit au juge de rejeter une demande en nullité pour dépôt frauduleux au seul motif que les signes en présence ne seraient pas similaires, sans examiner les autres circonstances factuelles invoquées par le demandeur, y compris celles qui sont postérieures au dépôt de la marque contestée.
La solution retenue par la Cour de cassation s’inscrit dans le prolongement direct de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, qui a précisé que « l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public ne doit pas nécessairement être établie pour que la cause de nullité prévue à l’article 3, paragraphe 2, sous d), de la directive 2008/95/CE puisse s’appliquer » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, § 24). En d’autres termes, la mauvaise foi du déposant ne se confond pas avec la contrefaçon de marque, et peut être caractérisée en l’absence même de tout risque de confusion entre les signes. Cette autonomie de la cause de nullité pour mauvaise foi par rapport à l’action en contrefaçon constitue un acquis fondamental du droit européen des marques, que la chambre commerciale a pris soin de rappeler avec force. La Cour précise en effet que « en l’absence de risque de confusion entre le signe utilisé par un tiers et la marque contestée, ou en cas d’absence d’utilisation, par un tiers, d’un signe identique ou similaire à la marque contestée, d’autres circonstances factuelles peuvent, le cas échéant, constituer un ensemble d’indices pertinents et concordants établissant la mauvaise foi du demandeur » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, § 25).
Parmi ces autres circonstances, la chambre commerciale mentionne l’hypothèse dans laquelle il ressort des éléments de la cause que le titulaire de la marque contestée a déposé la demande d’enregistrement avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine. Cette formulation, directement inspirée de l’arrêt Sky de la Cour de justice (CJUE, 29 janvier 2020, C-371/18), illustre l’étendue du spectre des comportements susceptibles de caractériser la mauvaise foi, qui ne se réduit pas à l’intention de créer un risque de confusion, mais englobe toute forme de détournement du droit des marques à des fins étrangères à sa finalité. En cela, la chambre commerciale consacre une conception fonctionnelle de la mauvaise foi, appréciée au regard des finalités du droit des marques et non des seuls effets concurrentiels du dépôt litigieux.
B. Les conséquences contentieuses de la carence d’examen par les juges du fond
L’arrêt du 28 janvier 2026 tire les conséquences procédurales de l’exigence d’appréciation globale en censurant, à deux reprises, la cour d’appel de Paris pour avoir omis d’examiner l’ensemble des indices de mauvaise foi invoqués par les sociétés demanderesses. S’agissant de la marque « Geographical Norway Expedition » n° 3 936 975, la cour d’appel s’était bornée à relever que l’expression contestée était différente, tant visuellement que phonétiquement, du signe « Napapijri Geographic », et que la seule reprise du drapeau norvégien associé à des expressions et logos dissemblables n’était pas de nature à caractériser la mauvaise foi du déposant. Elle avait écarté, comme inopérants, les procédures antérieures ayant opposé les parties, les demandes d’enregistrement de marques déposées par le défendeur qui porteraient atteinte aux droits de tiers, ainsi que l’usage fait du signe « Geographical Norway » sur des modèles de vêtements imitant ceux commercialisés sous la marque « Napapijri ».
La Cour de cassation a censuré ce raisonnement au motif que « l’absence de similitude entre la marque ‘Geographical Norway Expedition’ n° 3 936 975 dont la nullité était demandée et les marques des sociétés VF ne la dispensait pas de procéder à l’analyse globale de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes, y compris celles qui sont postérieures au dépôt » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, § 30). La même censure est appliquée à l’appréciation de la marque « Geo Norway » n° 4 048 564, pour laquelle la cour d’appel avait retenu l’absence de mauvaise foi en se fondant exclusivement sur la dissemblance des signes, sans examiner les éléments de contexte invoqués par les demanderesses, tenant notamment à la notoriété des produits « Napapijri », au comportement passé du déposant à l’égard des sociétés VF et des tiers, et à l’usage qu’il faisait du signe « Geographical Norway » sur des produits imitant ceux commercialisés sous la marque « Napapijri ».
La solution retenue emporte plusieurs enseignements de méthode. En premier lieu, elle impose au juge saisi d’une demande en nullité pour dépôt frauduleux de ne pas limiter son examen à l’analyse comparative des signes en présence, mais de prendre en considération l’ensemble du contexte factuel et commercial dans lequel s’inscrit le dépôt contesté. En deuxième lieu, elle admet expressément que des circonstances postérieures au dépôt de la marque contestée puissent être prises en compte dans l’appréciation de la mauvaise foi, ce qui constitue une précision importante dans la mesure où la jurisprudence de la Cour de justice avait pu, dans certaines décisions antérieures, sembler cantonner l’appréciation de la mauvaise foi au moment du dépôt. La chambre commerciale précise ainsi que le juge doit examiner « l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes, y compris celles qui sont postérieures au dépôt », ce qui inclut l’usage ultérieur de la marque contestée, les procédures contentieuses engagées entre les parties, et le comportement commercial du déposant postérieurement à l’enregistrement.
En troisième lieu, l’arrêt du 28 janvier 2026 consolide le lien entre l’action en nullité pour dépôt frauduleux et l’action en concurrence déloyale et parasitaire, fondée sur l’article 1240 du code civil. La Cour de cassation a en effet également censuré la cour d’appel de Paris pour n’avoir pas examiné l’ensemble des actes de concurrence déloyale invoqués par les sociétés VF, se bornant à retenir les seuls agissements consistant dans l’usage du signe complexe « Geographical Norway » avec le drapeau norvégien sur des parkas similaires aux modèles « Skidoo » ou « Rainforest » de Napapijri. La Cour a énoncé que la cour d’appel aurait dû rechercher « si l’utilisation de variantes du logo ‘Geographical Norway’ n’entraînait pas également un risque de confusion avec le logo ‘Napapijri’ » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, § 38), si la reprise des éléments emblématiques des produits Napapijri sur d’autres produits ne constituait pas des actes de concurrence déloyale (ibid., § 40), si la copie de nombreux produits des collections Napapijri ne caractérisait pas des actes de concurrence déloyale ou parasitaire (ibid., § 42), si la reprise des visuels publicitaires des sociétés VF n’était pas constitutive de concurrence déloyale (ibid., § 44), et si la communication ambiguë entretenue par la défenderesse sur les liens entre les signes « Napapijri » et « Geographical Norway » n’était pas fautive (ibid., § 46).
Cette cascade de censures, qui frappent la quasi-totalité des chefs du dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Paris, illustre la rigueur avec laquelle la chambre commerciale entend faire respecter l’obligation d’examen exhaustif des moyens et prétentions des parties dans le contentieux de la propriété intellectuelle. La Cour rappelle ainsi, avec une insistance remarquable, que le juge du fond ne saurait se borner à une analyse parcellaire des comportements litigieux, mais doit appréhender dans leur globalité l’ensemble des agissements invoqués par le demandeur, qu’ils relèvent de la contrefaçon, du parasitisme ou de la concurrence déloyale. Cette exigence d’exhaustivité procède directement du principe selon lequel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », énoncé à l’article 1240 du code civil, dont la Cour sanctionne la violation par insuffisance de motifs à chaque fois que la cour d’appel a omis de répondre à un chef de demande articulé par les parties.
En définitive, l’arrêt du 28 janvier 2026 consacre un double renforcement des garanties procédurales offertes aux titulaires de droits de propriété intellectuelle. D’une part, en affirmant avec une netteté inédite la portée rétroactive de l’imprescriptibilité des actions en nullité, il ouvre aux titulaires de droits antérieurs une voie d’action qui était, jusqu’alors, fermée par l’acquisition de la prescription. D’autre part, en imposant aux juges du fond une méthodologie rigoureuse dans l’appréciation de la mauvaise foi et du parasitisme, il garantit que les actions en nullité et en concurrence déloyale fassent l’objet d’un examen complet et circonstancié, à la hauteur des enjeux économiques et juridiques qu’elles recèlent. La convergence des solutions retenues par la chambre commerciale en janvier et juin 2026 témoigne d’une volonté délibérée de consolider le cadre contentieux de la propriété industrielle, dans le sens d’une protection accrue des droits antérieurs et d’un contrôle juridictionnel approfondi des comportements parasitaires.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 28 janvier 2026, confirmé par l’arrêt du 24 juin 2026, s’impose comme une décision de principe dont la portée dépasse le seul contentieux des marques pour irriguer l’ensemble du droit de la propriété intellectuelle. En consacrant, d’une part, l’effet rétroactif de l’imprescriptibilité des actions en nullité de marque instaurée par l’article 124, III, de la loi PACTE, et en imposant, d’autre part, une appréciation globale et exhaustive de la mauvaise foi du déposant, la Cour de cassation dote les praticiens d’instruments contentieux renforcés, tant sur le terrain de l’action en nullité que sur celui de la concurrence déloyale et du parasitisme. L’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle, lu en combinaison avec la disposition transitoire de l’article 124, III, de la loi PACTE, constitue désormais le socle d’une protection des droits antérieurs que le temps ne saurait affaiblir, tandis que l’article L. 711-2, 11°, interprété à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, offre un fondement efficace à la sanction des dépôts de marque entachés de mauvaise foi, indépendamment de tout risque de confusion. La rigueur méthodologique imposée aux juridictions du fond dans l’examen des demandes en nullité et en concurrence déloyale garantit que ces instruments contentieux soient mis en œuvre de manière effective, au service d’une protection complète et cohérente des droits de propriété intellectuelle.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.