I. Le revirement de jurisprudence : l’abandon de la qualification autonome du dépôt de marque en acte de contrefaçon
A. La position antérieure de la chambre commerciale : le dépôt de marque contrefaisant comme acte de contrefaçon autonome (2003-2018)
La chambre commerciale de la Cour de cassation a longtemps considéré que le simple dépôt d’une marque identique ou similaire à une marque antérieure constituait, à lui seul, un acte de contrefaçon par usage. Cette solution prétorienne, qui prévalait sous l’empire des articles L. 713-2 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, reposait sur l’idée que l’inscription au Registre national des marques produisait par elle-même un effet perturbateur sur le marché, indépendamment de toute exploitation commerciale du signe déposé. La Cour de cassation avait, par un arrêt du 26 novembre 2003 (pourvoi n° 01-11.784), inauguré cette jurisprudence en retenant que l’enregistrement d’un signe contrefaisant suffisait à caractériser l’usage prohibé par les textes précités, sans qu’il fût nécessaire de constater une quelconque commercialisation effective des produits ou services désignés par la marque litigieuse.
Cette orientation fut réaffirmée à plusieurs reprises au cours de la décennie suivante. La chambre commerciale l’avait ainsi maintenue dans un arrêt du 10 juillet 2007 (pourvoi n° 05-18.571, Bulletin 2007, IV, n° 189), puis dans un arrêt du 21 février 2012 (pourvoi n° 11-11.752), et enfin dans un arrêt du 24 mai 2016 (pourvoi n° 14-17.533). Par ailleurs, l’arrêt du 17 janvier 2018 (pourvoi n° 15-29.276, Publié au Bulletin) avait lui-même procédé à un revirement partiel en abandonnant l’exception de motif légitime de détention de produits contrefaisants destinés à l’exportation, consacrant une vision extensive de la contrefaçon par apposition de la marque sur le territoire français. La cohérence d’ensemble de cette construction prétorienne reposait sur le postulat selon lequel le dépôt de marque, en tant qu’il confère à son titulaire un droit exclusif opposable aux tiers, constituait en lui-même un acte d’usage dans la vie des affaires au sens de l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle.
Cette jurisprudence avait pour conséquence concrète de permettre au titulaire d’une marque antérieure d’agir en contrefaçon dès le dépôt d’une marque seconde par un tiers, sans avoir à démontrer l’existence d’une commercialisation effective des produits sous la marque litigieuse, ni même l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public. Le contentieux de la contrefaçon de marque se trouvait ainsi placé à un stade très précoce de la vie des signes distinctifs, l’action en contrefaçon pouvant être intentée avant toute mise sur le marché des produits argués de contrefaçon. Or, cette approche extensive n’était pas sans soulever des difficultés au regard du droit de l’Union européenne et de l’interprétation que la Cour de justice de l’Union européenne donnait du droit exclusif conféré par la marque.
B. L’arrêt Wolfberger du 13 octobre 2021 : l’exigence d’un usage effectif dans la vie des affaires sous l’influence de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne
Par un arrêt du 13 octobre 2021 (pourvoi n° 19-20.504, Publié au Bulletin), la chambre commerciale de la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence dont la portée théorique et pratique est considérable. La Cour, saisie d’un litige opposant la société Wolfberger, titulaire de la marque « [U] [M] » acquise dans le cadre d’un plan de cession, aux membres de la famille du fondateur exploitant des marques comportant le même patronyme, a expressément reconsidéré sa jurisprudence antérieure à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.
La Cour de cassation énonce, par un motif de pur droit dont la généralité confère à la décision une portée de principe, que « la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque ne constitue pas un acte de contrefaçon ». Le raisonnement de la chambre commerciale se déploie en deux temps. En premier lieu, la Cour rappelle que le titulaire d’une marque ne peut interdire l’usage d’un signe par un tiers que si quatre conditions cumulatives sont réunies : l’usage doit avoir lieu « dans la vie des affaires », sans le consentement du titulaire, pour des produits ou services identiques ou similaires, et doit porter atteinte ou être susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 3 mars 2016 (Daimler, C-179/15, points 26 et 27). En second lieu, la chambre commerciale constate que « la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque, même lorsqu’elle est accueillie, ne caractérise pas un usage pour des produits ou des services, au sens de la jurisprudence de la CJUE, en l’absence de tout début de commercialisation de produits ou services sous le signe ».
La Cour en déduit, avec une rigueur déductive qui emporte la conviction, qu’en l’absence de commercialisation effective, « aucun risque de confusion dans l’esprit du public et, par conséquent, aucune atteinte à la fonction essentielle d’indication d’origine de la marque, ne sont susceptibles de se produire ». Dès lors, la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque ne constitue pas un acte de contrefaçon. Cette solution, qui rompt délibérément avec une ligne jurisprudentielle établie depuis près de deux décennies, ancre le droit français de la contrefaçon de marque dans l’orthodoxie du droit de l’Union européenne, lequel subordonne l’existence d’un acte de contrefaçon à la caractérisation d’un usage effectif dans la vie des affaires, c’est-à-dire d’un usage qui mette le signe en contact avec le public consommateur.
Par ailleurs, l’arrêt Wolfberger comporte un second apport qui intéresse directement la présente étude. La chambre commerciale y rappelle, au visa de l’article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance de 2019, que « le titulaire d’une marque ne peut, en application de l’article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle, obtenir que l’utilisation par un tiers de son nom soit interdite ou limitée que si ce dernier a commis un acte de contrefaçon de la marque ou qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’il s’apprête à en commettre un ». En conséquence, le simple dépôt d’une marque patronymique, en l’absence de toute exploitation commerciale, ne saurait justifier une mesure d’interdiction au titre de la contrefaçon. Cette précision, qui s’inscrit dans le prolongement direct du revirement principal, éclaire l’articulation entre le droit des marques et le droit au nom patronymique.
En définitive, l’arrêt du 13 octobre 2021 substitue à une conception extensive de la contrefaçon de marque une conception restrictive, plus fidèle à la lettre de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques et à l’interprétation que la Cour de justice en donne. La demande d’enregistrement d’une marque est désormais qualifiée d’acte préparatoire à l’usage du signe dans la vie des affaires, et non plus d’acte d’usage lui-même. L’action en contrefaçon ne peut plus être intentée sur le seul fondement du dépôt, mais doit s’appuyer sur la démonstration d’un usage effectif du signe en relation avec le public.
II. La consolidation prétorienne et les conséquences contentieuses du revirement
A. L’articulation renouvelée avec les actions en nullité, en revendication et en concurrence déloyale
Le revirement opéré par l’arrêt Wolfberger a nécessairement modifié l’articulation entre les différentes actions offertes au titulaire d’une marque antérieure confronté au dépôt d’une marque seconde par un tiers. La chambre commerciale a précisé, dans les années qui ont suivi, les conséquences contentieuses de cette nouvelle orientation. L’action en nullité de la marque seconde, régie par l’article L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle, s’est trouvée confortée comme la voie procédurale appropriée pour contester un dépôt de marque qui porterait atteinte à des droits antérieurs. La chambre commerciale a ainsi jugé, par un arrêt du 28 janvier 2026 (pourvoi n° 24-14.760, Publié au Bulletin), que « l’action en nullité de marque est imprescriptible », consacrant ainsi le caractère perpétuel de cette action depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 dite loi Pacte.
L’autonomie de l’action en nullité à l’égard de l’action en contrefaçon a été rappelée avec une netteté particulière par la chambre commerciale. Dans le même arrêt du 28 janvier 2026, la Cour a jugé que « l’action en revendication de propriété d’une marque ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité du dépôt de cette marque et ne constitue pas une demande qui est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande de nullité de marque ». L’action en revendication, prévue par l’article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle, conserve son office spécifique qui est de restituer la titularité du droit au véritable ayant droit, tandis que l’action en nullité tend à anéantir rétroactivement le titre litigieux. Ces deux actions, désormais clairement distinguées de l’action en contrefaçon, offrent au titulaire de droits antérieurs des voies de droit autonomes et complémentaires.
Par ailleurs, l’arrêt du 13 novembre 2025 (pourvoi n° 24-14.355, Publié au Bulletin) est venu préciser les contours de la mauvaise foi dans le dépôt de marque. La chambre commerciale y énonce que « la mauvaise foi ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier » et censure une cour d’appel qui avait exclu la mauvaise foi du déposant au motif que « la volonté de protéger son nom patronymique, lorsqu’il est utilisé dans la vie des affaires, constitue en soi un but légitime ». La Cour ajoute que le juge doit rechercher « si le titulaire avait jamais exploité le signe ni s’il avait eu une telle intention », introduisant ainsi un critère objectif d’appréciation de la bonne foi fondé sur l’intention réelle d’usage du signe et non sur les seules allégations du déposant.
L’arrêt du 7 janvier 2026 (pourvoi n° 21-23.458), rendu dans l’affaire CeramTec, a quant à lui appliqué la notion autonome de mauvaise foi en droit des marques de l’Union européenne telle qu’interprétée par la Cour de justice à la suite du renvoi préjudiciel opéré par la chambre commerciale. La Cour de cassation a jugé que le dépôt en fraude des droits d’un tiers pouvait être sanctionné par la nullité de la marque, sans qu’il fût nécessaire de caractériser un acte de contrefaçon autonome. En cela, la chambre commerciale confirme que l’action en nullité pour mauvaise foi constitue une alternative procédurale efficace au constat d’un acte de contrefaçon, spécialement lorsque le dépôt n’a pas été suivi d’une exploitation commerciale.
Enfin, l’action en concurrence déloyale, fondée sur l’article 1240 du Code civil, demeure une voie de droit pertinente pour appréhender les comportements qui, sans constituer un usage contrefaisant du signe, n’en causent pas moins un trouble commercial. La chambre commerciale a toutefois rappelé, dans un arrêt du 26 mars 2025 (pourvoi n° 23-13.589, Publié au Bulletin), que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon ». La multiplication de dépôts de marques, si elle ne constitue plus en elle-même un acte de contrefaçon, peut ainsi, dans certaines circonstances, caractériser un comportement parasitaire ou déloyal distinct de la contrefaçon, apprécié au regard des usages loyaux du commerce.
B. La persistance des fondements alternatifs de protection du titulaire de marque antérieure
Le revirement de l’arrêt Wolfberger ne laisse pas le titulaire d’une marque antérieure dépourvu de moyens d’action face au dépôt d’une marque seconde par un tiers. L’architecture contentieuse du droit des marques, telle que réorganisée par la chambre commerciale de la Cour de cassation au cours des années 2021 à 2026, offre une pluralité de fondements alternatifs dont l’efficacité pratique est attestée par la jurisprudence récente. L’action en nullité de la marque seconde, désormais placée sous le sceau de l’imprescriptibilité depuis la loi Pacte, constitue le premier instrument de cette protection. Elle permet au titulaire de droits antérieurs de solliciter l’anéantissement rétroactif d’un titre dont l’enregistrement empiéterait sur ses droits privatifs.
La chambre commerciale a, par un arrêt du 24 juin 2026 (pourvoi n° 24-14.680, Publié au Bulletin), apporté une précision essentielle quant à la qualité à agir en contrefaçon du déposant dont le titre serait ultérieurement annulé. La Cour énonce que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers ». Cette solution, rendue en matière de brevet mais transposable au droit des marques par identité de motifs, consacre une dissociation fonctionnelle entre la validité du titre et la qualité à agir en contrefaçon, préservant ainsi l’efficacité de la protection offerte par le droit des titres de propriété industrielle.
Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 25 mars 2026 (RG n° 24/00326), a rappelé avec force l’étendue de la protection conférée par l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 13 novembre 2019. Dans cette affaire opposant la société Hermès International à une entreprise commercialisant des sacs revêtus des inscriptions « Mon Hermès est à La Maison » et « En attendant Mon Birkin », la cour d’appel a jugé que ces usages constituaient des actes de contrefaçon par reproduction, nonobstant l’insertion des marques dans des phrases humoristiques. La juridiction a retenu que « le terme Birkin, qui est bien connu du public dans le domaine des sacs à main, conserve, au sein de la phrase « En attendant mon Birkin », tout son pouvoir attractif » et que « la phrase ne pourra être perçue que comme signifiant « En attendant mon sac de marque BIRKIN », comparant le sac porté à celui, de marque BIRKIN, que l’on ne possède pas encore », de sorte qu’« un lien est ainsi directement établi entre le terme Birkin et des sacs, produits identiques à ceux visés par la marque BIRKIN, dans le but de vendre des sacs ». Cette décision démontre que l’exigence d’un usage dans la vie des affaires, loin d’affaiblir la protection du titulaire, en précise le périmètre en l’ancrant dans le réel de la pratique commerciale.
En conséquence, le revirement de l’arrêt Wolfberger ne doit pas être interprété comme un affaiblissement de la protection de la marque en droit français, mais comme une rationalisation de son périmètre contentieux. Le dépôt de marque, désormais qualifié d’acte préparatoire et non plus d’acte de contrefaçon, demeure susceptible de sanction sur le fondement d’autres actions autonomes : l’action en nullité pour atteinte à des droits antérieurs, l’action en revendication pour dépôt frauduleux, l’action en concurrence déloyale pour comportement parasitaire. Le contentieux de la marque antérieure se trouve ainsi recomposé autour d’une distinction plus nette entre le titre et son exploitation, entre l’acte d’enregistrement et l’acte d’usage, conformément à la systématique du droit de l’Union européenne.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, sur le fondement de l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, maintenu une protection renforcée des marques de renommée, dont il résulte qu’est interdit, sauf autorisation du titulaire, l’usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire à la marque jouissant d’une renommée, lorsque cet usage tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice, sans qu’il soit nécessaire de démontrer un risque de confusion. La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt Hermès précité, a fait application de ce texte en retenant que « ces agissements portent atteinte aux intérêts du titulaire des marques HERMÈS et BIRKIN, en ce qu’ils visent à tirer parti de leur réputation, détournant ainsi les investissements qu’il y a consacrés et nuisant à son image ». La distinction entre l’atteinte à la fonction d’origine, qui suppose un risque de confusion, et l’atteinte à la fonction d’investissement ou de communication, qui caractérise la contrefaçon de marque de renommée, permet de couvrir un spectre étendu d’usages non autorisés sans qu’il soit besoin de recourir à la qualification contestée de contrefaçon par le seul dépôt.
Enfin, l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 a substantiellement modifié la rédaction des articles du Code de la propriété intellectuelle relatifs à la contrefaçon de marque, en transposant la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015. L’article L. 716-4-6 nouveau offre au titulaire d’une marque la faculté de saisir en référé la juridiction civile compétente « afin de voir ordonner toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon ». La notion d’atteinte imminente permet ainsi au juge des référés de prendre des mesures conservatoires avant même que l’usage contrefaisant ne soit pleinement caractérisé, pour autant que « les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente ». Cette disposition confère au titulaire de la marque antérieure un instrument procédural efficace, distinct de l’action au fond en contrefaçon, et permet de prévenir les conséquences dommageables d’un usage contrefaisant sans attendre que celui-ci soit pleinement constitué.
Conclusion
Le revirement de jurisprudence opéré par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans l’arrêt Wolfberger du 13 octobre 2021 constitue une décision de principe dont la portée dépasse le seul contentieux de la contrefaçon de marque. En abandonnant la qualification de contrefaçon par le seul dépôt d’une marque, la Cour de cassation a procédé à une remise en cohérence du droit français avec le droit de l’Union européenne, subordonnant désormais la contrefaçon de marque à la caractérisation d’un usage effectif du signe dans la vie des affaires, en contact avec le public consommateur. Cette décision ne laisse pas pour autant le titulaire de marque antérieure dépourvu de moyens d’action : l’imprescriptibilité de l’action en nullité, l’autonomie de l’action en revendication, la subsidiarité de l’action en concurrence déloyale et la possibilité d’agir en référé sur le fondement de l’atteinte imminente composent un arsenal contentieux dont la cohérence a été renforcée par les arrêts de la chambre commerciale des années 2023 à 2026. La construction prétorienne qui en résulte substitue à une conception extensive et mécanique de la contrefaçon une conception fonctionnelle et différenciée, mieux adaptée à la complexité des relations économiques contemporaines et à l’exigence de sécurité juridique qui doit gouverner le droit de la propriété intellectuelle.
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