I. La condition d’usage sérieux, pierre angulaire du maintien du droit de marque
A. La fonction essentielle de la marque confrontée à la passivité du titulaire
Le droit des marques ne confère pas au titulaire une rente perpétuelle. L’enregistrement initial impose une obligation d’exploitation effective, dont la méconnaissance prolongée emporte la perte du droit. L’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose ainsi qu’« encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans ». Cette règle, dont l’origine remonte à la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988, traduit une conception fonctionnelle du droit de marque : le monopole conféré par l’enregistrement ne se justifie que par l’exploitation effective du signe dans la vie économique, conformément à sa fonction essentielle de garantie d’origine des produits et services. L’article L. 713-1 du même code rappelle que « l’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu’il a désignés ». Ce droit de propriété est cependant conditionné : il s’éteint si le titulaire ne l’exerce pas.
Le législateur a pris soin d’énumérer les actes assimilés à un usage sérieux au sens du premier alinéa de l’article L. 714-5 : l’usage fait avec le consentement du titulaire, l’usage par une personne habilitée à utiliser une marque collective ou de garantie, l’usage sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, et l’apposition de la marque sur des produits exclusivement en vue de l’exportation. Aucune de ces hypothèses ne couvre la revente de produits d’occasion par des tiers, fût-ce avec l’accord tacite du titulaire. C’est précisément ce que vient de confirmer la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 29 mai 2026 (RG n° 25/01842), rendu sur recours contre une décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) ayant prononcé la déchéance des droits d’un titulaire pour défaut d’usage sérieux.
En l’espèce, le titulaire de la marque contestait la décision de l’INPI en invoquant l’offre en vente de produits revêtus de sa marque sur des plateformes de seconde main et par l’intermédiaire de maisons de ventes aux enchères. Il soutenait que la mise en vente de produits de seconde main reproduisant la marque avec l’accord de son titulaire valait usage sérieux, dès lors que la revente de produits d’occasion constituerait un usage dans la vie des affaires conforme à la fonction essentielle de la marque. Il ajoutait qu’en acceptant de telles ventes, le titulaire en retirait un profit économique, contribuant au maintien de la qualité de ses produits ainsi que de sa renommée auprès du public. La cour d’appel de Paris a écarté cette argumentation en rappelant que l’offre à la vente de produits portant la marque litigieuse par des maisons de ventes aux enchères ou des sites Internet de revente n’est pas de nature à établir que le titulaire de la marque a autorisé ces ventes en vue de créer ou conforter des débouchés sur le marché concerné, le titulaire étant resté passif sans démontrer son implication ou son autorisation dans la vente des produits et sans en tirer un avantage économique.
B. L’usage dans la vie des affaires et la création de débouchés : l’impératif d’une exploitation active
La notion d’usage sérieux, telle qu’interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne et reprise par les juridictions françaises, exige du titulaire une démarche active de pénétration ou de maintien sur le marché. La Cour de cassation, dans son arrêt du 5 juin 2024 (chambre commerciale, pourvoi n° 23-15.380, Publié au Bulletin), a rappelé les conditions de la forclusion par tolérance, qui exigent « l’usage de la marque postérieure par le titulaire de celle-ci dans l’État membre où elle a été enregistrée » et « la connaissance par le titulaire de la marque antérieure de l’enregistrement de la marque postérieure et de l’usage de celle-ci après son enregistrement ». La Cour de cassation a précisé, en citant la jurisprudence Budějovický Budvar de la CJUE, que « la preuve de la connaissance par le titulaire de la marque antérieure de l’usage de la marque postérieure après son enregistrement peut résulter d’une connaissance générale, dans le secteur économique concerné, d’une telle utilisation, cette connaissance pouvant être déduite, notamment, de la durée de l’utilisation ».
L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 29 mai 2026 s’inscrit dans cette ligne en distinguant soigneusement l’usage actif, créateur de valeur et de parts de marché, de la simple circulation résiduelle de produits sur le marché de l’occasion. La revente de produits d’occasion, fût-elle massive et médiatisée, ne caractérise pas l’effort de commercialisation que suppose la notion d’usage sérieux. Le titulaire ne saurait se prévaloir d’actes qu’il n’a pas lui-même initiés ni contrôlés, dès lors qu’il ne démontre pas son implication dans la commercialisation des produits ni l’avantage économique qu’il en aurait retiré. La passivité du titulaire constitue à cet égard un indice déterminant : en ne justifiant ni de son autorisation expresse des ventes ni de sa participation à la chaîne de valeur, le titulaire reconnaît implicitement que la présence de ses produits sur le marché de l’occasion résulte de l’initiative de tiers et non d’une stratégie commerciale de sa part.
Cette solution, qui distingue la sphère d’exploitation du titulaire et le marché secondaire alimenté par les acquéreurs successifs des produits marqués, s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui a notamment jugé, dans son arrêt du 14 mai 2025 (pourvoi n° 23-21.866, Publié au Bulletin), que les preuves d’usage d’une marque pour commercialiser des produits cosmétiques dans la composition desquels entrent des huiles essentielles « ne pouvaient en elles-mêmes valoir comme preuves d’usage de la marque pour les huiles essentielles ». Par analogie, la revente de produits d’occasion sur des plateformes de seconde main ne peut valoir preuve d’usage sérieux de la marque par son titulaire pour les produits pour lesquels elle a été enregistrée. L’usage invoqué doit émaner du titulaire ou de personnes agissant avec son consentement, et non de tiers agissant pour leur propre compte dans le cadre du marché secondaire.
L’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle interdit, sauf autorisation du titulaire, « l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services d’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ». L’article L. 713-3 étend cette interdiction aux signes identiques ou similaires à une marque jouissant d’une renommée, lorsque cet usage « tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice ». Ces dispositions confèrent au titulaire des prérogatives exclusives, mais n’opèrent nullement un transfert de la charge probatoire en matière de déchéance : c’est au titulaire qu’il incombe de démontrer l’usage sérieux qu’il a fait de sa marque, et non au demandeur à la déchéance de prouver l’absence d’usage. Or, la simple présence de produits marqués sur le marché de l’occasion ne constitue pas, en soi, un indice d’exploitation par le titulaire.
II. Les mécanismes protecteurs du titulaire face au risque de déchéance
A. La théorie des sous-catégories autonomes ou la défense par la précision du libellé
La Cour de justice de l’Union européenne a développé, dans son arrêt Ferrari du 22 octobre 2020 (C-720/18 et C-721/18), une grille d’analyse essentielle pour l’appréciation de l’usage sérieux. Elle distingue deux situations. Premièrement, « le consommateur désireux d’acquérir un produit ou un service relevant d’une catégorie de produits ou de services ayant été définie de façon particulièrement précise et circonscrite, mais à l’intérieur de laquelle il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives, associera à une marque enregistrée pour cette catégorie de produits ou de services l’ensemble des produits ou des services appartenant à celle-ci ». Dans cette hypothèse, il suffit au titulaire de prouver l’usage pour une partie des produits de la catégorie. Deuxièmement, « en ce qui concerne des produits ou des services rassemblés au sein d’une catégorie large, susceptible d’être subdivisée en plusieurs sous-catégories autonomes, il est nécessaire d’exiger du titulaire d’une marque enregistrée pour cette catégorie de produits ou de services d’apporter la preuve de l’usage sérieux de sa marque pour chacune de ces sous-catégories autonomes ».
La Cour de cassation a pleinement intégré cette jurisprudence. Dans l’arrêt du 14 mai 2025 (pourvoi n° 23-21.296, Publié au Bulletin), elle énonce que « lorsque le demandeur à la déchéance soutient que la catégorie de produits ou de services pour laquelle la marque a été enregistrée se subdivise en sous-catégories et invoque un défaut d’usage sérieux pour certaines de ces sous-catégories, le juge doit rechercher si la catégorie visée à l’enregistrement de la marque peut être divisée, de manière objective et non arbitraire, en sous-catégories autonomes et cohérentes, et ce, même en l’absence d’identification de telles sous-catégories par le titulaire de la marque lors de l’enregistrement de celle-ci ou au cours de l’instance en déchéance ». Elle ajoute qu’« aux fins de cette appréciation, le juge doit prendre en compte le critère essentiel de finalité ou de destination des produits ou services, sans être tenu de se limiter aux indications de produits et de services figurant explicitement dans la classification de Nice, qui ne sont qu’un simple indice de l’existence de sous-catégories autonomes ».
Cette construction prétorienne impose au titulaire une double vigilance. D’une part, lors de l’enregistrement, le libellé doit être défini avec une précision suffisante pour éviter qu’une catégorie large ne soit ultérieurement fragmentée en sous-catégories non exploitées. D’autre part, en cours de vie de la marque, le titulaire doit conserver les preuves de l’usage pour chacun des produits et services désignés, ou à tout le moins pour chaque sous-catégorie autonome identifiable. La Cour de cassation, dans le même arrêt, a censuré la cour d’appel de Versailles pour n’avoir pas recherché « si les preuves d’usage qu’elle retenait, qui ne concernaient que le seul service de taxis, ne se rapportaient pas à une sous-catégorie autonome moins large que les catégories de « transports » et « transports de voyageurs » ». Le service de taxi, bien qu’incontestablement un service de transport, constitue une sous-catégorie autonome au sein de la catégorie plus large des transports : sa finalité et sa destination sont spécifiques, et l’usage de la marque pour les seuls taxis ne saurait maintenir l’enregistrement pour l’ensemble des services de transport.
Dans l’arrêt du même jour, Université Pharmacie (pourvoi n° 23-21.866, Publié au Bulletin), la Cour de cassation a fait application rigoureuse de cette grille aux produits cosmétiques. Elle a jugé que la cour d’appel de Colmar aurait dû « rechercher, comme elle y était invitée, si les produits cosméto-textiles et leurs recharges, destinés à procurer un effet amincissant par le port de vêtements, qui étaient les seuls pour lesquels la société Skin’up justifiait d’un usage de sa marque au cours des cinq dernières années, ne constituaient pas une sous-catégorie autonome au sein de la catégorie large des « cosmétiques » ». La Cour précise que « le critère de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause constitue le critère essentiel aux fins de la définition d’une sous-catégorie autonome de produits ». Cette jurisprudence, appliquée au contentieux de la déchéance pour défaut d’usage, invite à une réflexion similaire s’agissant du marché de la seconde main : les produits de seconde main constituent-ils, par leur finalité et leur destination, une sous-catégorie autonome par rapport aux produits neufs ? La réponse est affirmative pour le juge de la déchéance : le marché de l’occasion répond à une finalité économique distincte, celle de la revente et de la circulation des biens usagés, qui n’est pas assimilable à l’exploitation commerciale de la marque par son titulaire.
B. La forclusion par tolérance et la déchéance : deux mécanismes à la finalité complémentaire
Le droit des marques connaît deux mécanismes d’extinction ou de paralysie du droit qui, bien que distincts dans leurs conditions et leurs effets, participent d’une logique commune de sanction de l’inaction du titulaire. La déchéance pour défaut d’usage sérieux, prévue à l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, sanctionne l’absence d’exploitation. La forclusion par tolérance, régie par l’article L. 716-5 du même code dans sa version issue de la loi PACTE du 22 mai 2019, sanctionne l’inaction du titulaire d’une marque antérieure face à l’usage prolongé d’une marque postérieure enregistrée. La Cour de cassation a rappelé, dans son arrêt du 5 juin 2024 (pourvoi n° 23-15.380, Publié au Bulletin), que « le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée qui a toléré en France pendant une période de cinq années consécutives l’usage d’une marque postérieure enregistrée, en connaissance de cet usage, ne peut plus demander la nullité de la marque postérieure, ni s’opposer à son usage pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, ni demander réparation du préjudice que lui aurait causé cet usage, à moins que son dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi ».
Ces deux mécanismes poursuivent une finalité analogue : empêcher qu’un titulaire ne conserve indéfiniment un monopole sans l’exercer, au détriment des concurrents qui souhaiteraient utiliser un signe identique ou similaire. Dans un cas, l’inaction est absolue (absence totale d’usage) ; dans l’autre, elle est relative (tolérance passive face à l’usage d’un tiers). La Cour de cassation a d’ailleurs reconnu l’unité téléologique de ces deux institutions en jugeant, dans l’arrêt du 5 juin 2024 précité, que « le droit de l’Union accorde une protection identique au titulaire de la marque postérieure tolérée, que la marque antérieure soit ou non renommée », écartant ainsi toute distinction fondée sur la renommée de la marque antérieure dans l’application du mécanisme de la forclusion par tolérance.
La preuve de la connaissance de l’usage peut, selon la Cour de cassation, « résulter d’une connaissance générale, dans le secteur économique concerné, d’une telle utilisation, cette connaissance pouvant être déduite, notamment, de la durée de l’utilisation ». Cette appréciation in concreto, qui repose sur des indices objectifs tirés de la notoriété de l’usage dans le secteur concerné, doit conduire le titulaire à une vigilance permanente. Celui qui laisse prospérer l’usage d’un signe concurrent sans réagir pendant cinq ans s’expose à une irrecevabilité de son action en contrefaçon ou en nullité. Parallèlement, celui qui n’exploite pas sa propre marque pendant la même durée s’expose à la déchéance de ses droits.
L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 29 mai 2026, en refusant d’assimiler la revente de produits d’occasion à un usage sérieux, illustre la convergence de ces deux logiques. Le titulaire ne saurait se prévaloir d’une simple présence résiduelle de ses produits sur le marché pour échapper à la déchéance, pas plus qu’il ne saurait, après cinq ans de tolérance passive, s’opposer à l’usage d’une marque postérieure enregistrée de bonne foi. Dans les deux cas, l’ordre juridique sanctionne l’absence d’exploitation active du signe par son titulaire, conformément à la fonction économique de la marque. Comme le rappelle la Cour de justice dans l’arrêt Ferrari, « si le titulaire d’une marque a enregistré sa marque pour une large gamme de produits ou de services qu’il pourrait éventuellement commercialiser, mais qu’il ne l’a pas fait pendant une période ininterrompue de cinq ans, son intérêt à bénéficier de la protection de sa marque pour ces produits ou services ne saurait prévaloir sur l’intérêt des concurrents à utiliser un signe identique ou similaire pour lesdits produits ou services, voire de demander l’enregistrement de ce signe en tant que marque ».
Par ailleurs, la procédure de déchéance relève désormais, en application de l’article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle, de la compétence exclusive de l’INPI pour les demandes formées à titre principal. Cette réforme, issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et entrée en vigueur le 1er avril 2020, a transféré au directeur général de l’INPI le contentieux de la déchéance et de la nullité des marques, sous réserve des cas de connexité avec une action en contrefaçon pendante devant le tribunal judiciaire. L’arrêt commenté du 29 mai 2026 s’inscrit dans ce nouveau cadre procédural, la cour d’appel de Paris statuant sur recours contre une décision du directeur général de l’INPI.
Conclusion
L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 29 mai 2026 rappelle avec netteté que la propriété intellectuelle ne protège que les droits effectivement exercés. La déchéance pour défaut d’usage sérieux constitue la sanction naturelle de l’inertie du titulaire, et la revente de produits d’occasion sur des plateformes de seconde main ne saurait tenir lieu d’exploitation active de la marque. Le titulaire qui se prévaut de la circulation de ses produits sur le marché secondaire, sans démontrer ni son implication dans cette commercialisation ni l’avantage économique qu’il en retire, ne satisfait pas à l’exigence d’un usage dans la vie des affaires au sens de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle. Les titulaires de marques dont l’enregistrement approche du cinquième anniversaire doivent, en conséquence, conserver les preuves de l’usage effectif qu’ils font de leur signe, pour chacun des produits et services désignés, en tenant compte du critère de la finalité et de la destination pour anticiper le risque de fragmentation en sous-catégories autonomes. La constitution d’un portefeuille de preuves doit inclure les factures de vente, les documents publicitaires, les captures d’écran de sites de commerce électronique et tout élément établissant une exploitation en nom propre ou avec le consentement du titulaire. L’essor de l’économie circulaire et des marchés de la seconde main, pour vertueux qu’il soit sur le plan environnemental, ne dispense pas le titulaire de la marque de son obligation d’exploitation personnelle et directe. La passivité n’est jamais, en droit des marques, une stratégie de protection.
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