La notion autonome de mauvaise foi en droit des marques de l'Union européenne : l'apport de l'arrêt CeramTec rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 7 janvier 2026
I. La consécration prétorienne d’une notion autonome de mauvaise foi
A. La définition fonctionnelle de la mauvaise foi par la Cour de justice de l’Union européenne
La notion de mauvaise foi constitue, depuis l’entrée en vigueur du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne, une cause autonome de nullité absolue des marques, distincte des causes de refus d’enregistrement énumérées à l’article 7 du même règlement. L’article 52, paragraphe 1, sous b), dispose en effet que la nullité de la marque est déclarée « lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque ». La Cour de justice de l’Union européenne a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt Malaysia Dairy Industries du 27 juin 2013, que la notion de mauvaise foi au sens de cette disposition est une notion autonome du droit de l’Union qui doit être interprétée de manière uniforme dans l’ensemble des États membres (CJUE, 27 juin 2013, C-320/12, Malaysia Dairy Industries, points 34 et 35).
Par un arrêt fondateur rendu le 12 septembre 2019, la Cour de justice a donné à cette notion autonome sa définition fonctionnelle. Elle a jugé que la cause de nullité absolue tirée de la mauvaise foi s’applique « lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque de l’Union européenne a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine » (CJUE, 12 septembre 2019, C-104/18 P, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, point 46). Cette définition prétorienne a été reprise en droit interne par le législateur français, qui a introduit, à l’article L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle, une cause de nullité spécifique fondée sur la mauvaise foi du déposant, codifiée à l’article L. 711-2, 11°, du Code de la propriété intellectuelle.
La force de cette définition réside dans sa formulation négative : la mauvaise foi ne se définit pas par un état psychologique abstrait, mais par l’absence d’intention de participer loyalement au jeu de la concurrence. Le critère est donc objectivé : il s’agit de vérifier si le comportement du déposant s’inscrit dans les finalités légitimes du droit des marques, à savoir la distinction des produits et services sur le marché. Or, lorsque le dépôt d’une marque vise à obtenir un monopole sur une caractéristique fonctionnelle d’un produit plutôt que sur un signe distinctif, l’intention du déposant s’écarte de la finalité du droit des marques. Cette approche fonctionnelle a été rappelée avec force par la Cour de justice dans son arrêt Lindt du 11 juin 2009, qui avait déjà posé que le moment pertinent pour l’appréciation de la mauvaise foi est celui du dépôt de la demande d’enregistrement (CJUE, 11 juin 2009, C-529/07, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, point 35).
La chambre commerciale de la Cour de cassation a strictement relayé cette conception dans l’ensemble de ses décisions récentes. Dans l’arrêt commenté du 7 janvier 2026, elle rappelle au visa même des arrêts Koton et Lindt que la mauvaise foi s’apprécie à l’aune de l’intention du déposant au jour du dépôt et non au regard des effets postérieurs de l’enregistrement. Elle censure ainsi le pourvoi de la société CeramTec qui soutenait, en substance, qu’une marque ne saurait être annulée pour mauvaise foi si le droit sur la marque n’assure pas effectivement la protection de la solution technique revendiquée. La Cour écarte cet argument en retenant que la mauvaise foi se détermine au moment du dépôt, en fonction de l’opinion du demandeur quant à l’aptitude du signe à exprimer la solution technique protégée par le brevet expiré, indépendamment de la question de savoir si le signe assure effectivement cette protection (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 21-23.458).
B. L’autonomie de la cause de nullité pour mauvaise foi à l’égard des causes de nullité pour motif absolu
L’un des apports les plus significatifs de l’arrêt CeramTec réside dans la clarification des rapports entre la nullité pour mauvaise foi et la nullité pour contrariété aux motifs absolus de refus d’enregistrement. L’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement (CE) n° 207/2009 prohibe l’enregistrement des signes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique. L’article 52, paragraphe 1, sous a), permet la nullité de la marque enregistrée en violation de cette disposition. La question posée à la Cour de justice était de savoir si ces deux causes de nullité sont exclusives l’une de l’autre ou si, au contraire, elles peuvent se cumuler.
Par son arrêt du 19 juin 2025, la Cour de justice a répondu sans ambiguïté : l’article 52, paragraphe 1, du règlement doit être interprété en ce sens que « la cause de nullité absolue prévue à l’article 52, paragraphe 1, sous a), de ce règlement, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), dudit règlement, et la cause de nullité absolue prévue à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du même règlement sont autonomes, mais non exclusives l’une de l’autre » (CJUE, 19 juin 2025, C-17/24, CeramTec). Cette solution, reprise par la chambre commerciale dans son arrêt du 7 janvier 2026, emporte des conséquences pratiques considérables. Elle signifie qu’une marque peut être annulée pour mauvaise foi alors même qu’elle ne tomberait pas sous le coup des causes de nullité pour motif absolu. En d’autres termes, l’absence de contrariété du signe aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), ne fait pas obstacle à l’annulation de la marque sur le fondement de la mauvaise foi.
L’autonomie ainsi consacrée confère à la mauvaise foi une fonction de police des détournements du droit des marques. Elle permet de sanctionner des comportements qui, sans violer directement les conditions de fond de l’enregistrement, poursuivent néanmoins des finalités étrangères à la fonction essentielle de la marque. La Cour de justice a ainsi jugé, au point 43 de son arrêt CeramTec, que « la mauvaise foi du demandeur de l’enregistrement d’un signe en tant que marque peut, si cet enregistrement a été sollicité à la suite de l’expiration d’un brevet, être étayée en se fondant notamment sur l’opinion de ce demandeur quant à l’aptitude de ce signe à exprimer, intégralement ou partiellement, la solution technique protégée par ce brevet, et cela indépendamment du point de savoir si ledit signe est constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ». Cette autonomie s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation, qui avait déjà admis que la mauvaise foi pouvait être retenue indépendamment des autres causes de nullité.
En conséquence, la notion autonome de mauvaise foi fonctionne comme un standard correcteur, permettant au juge d’appréhender des stratégies de dépôt qui, prises isolément, pourraient apparaître conformes aux exigences formelles de l’enregistrement, mais qui, replacées dans leur contexte économique et stratégique, révèlent une intention contraire aux usages honnêtes du commerce. Dès lors, le droit des marques se trouve doté d’un instrument de régulation permettant d’empêcher que son usage ne soit détourné au profit de stratégies de prolongation indue de monopoles techniques.
II. La mise en œuvre de la notion autonome de mauvaise foi dans le contentieux de l’articulation des droits de propriété intellectuelle
A. L’appréciation de l’intention du déposant au jour du dépôt
L’affaire CeramTec offre une illustration saisissante de la mise en œuvre du standard de la mauvaise foi dans un contentieux situé à l’intersection du droit des brevets et du droit des marques. La société CeramTec GmbH, spécialisée dans la fabrication de composants céramiques destinés aux implants de hanche et de genou, était titulaire d’un brevet européen portant sur un matériau composite céramique, venu à expiration le 5 août 2011. Moins de trois semaines après l’expiration de ce brevet, la société déposa trois marques de l’Union européenne : la première constituée par la couleur rose Pantone 677C, la deuxième par une représentation graphique d’une bille de couleur rose, la troisième par la représentation tridimensionnelle de cette même bille, pour des produits relevant de la classe 10 et destinés à la vente aux fabricants d’implants (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 21-23.458).
La chronologie des faits revêt une importance déterminante dans l’appréciation de la mauvaise foi. La Cour de justice a en effet précisé, au point 68 de son arrêt CeramTec, que le moment pertinent aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi est celui du dépôt de la demande d’enregistrement. Cette règle temporelle, déjà affirmée dans l’arrêt Lindt puis confirmée dans l’arrêt Koton, interdit de prendre en considération des éléments dont le demandeur n’a eu connaissance que postérieurement au dépôt pour modifier sa perception au moment du dépôt. La chambre commerciale a fait une application rigoureuse de cette règle en écartant l’argument de la société CeramTec tiré de ce que des expertises postérieures au dépôt avaient démontré l’absence d’effet technique de l’oxyde de chrome sur la résistance du matériau. La Cour relève en effet qu’à la date du dépôt des marques, la société CeramTec considérait que l’adjonction d’oxyde de chrome dans la proportion conduisant à la couleur déposée à titre de marque avait un effet technique et participait de la dureté du matériau. La circonstance que des expertises ultérieures aient révélé l’absence d’un tel effet est jugée indifférente, en application du principe selon lequel la mauvaise foi ne peut être appréciée sur le fondement de circonstances survenues postérieurement au dépôt.
Par ailleurs, la cour d’appel de Paris, dont l’arrêt est confirmé par la Cour de cassation, a retenu que la couleur rose n’était pas appréhendée comme un élément arbitraire mais comme la conséquence de la présence d’oxyde de chrome dans les proportions approuvées par les autorités sanitaires. Elle a ensuite déduit de cet ensemble d’éléments que la mauvaise foi ressortait de la volonté de la société CeramTec, non d’empêcher ses concurrents de poursuivre l’utilisation de la couleur rose, mais de prolonger son monopole technique et d’empêcher ainsi ses concurrents de pénétrer le marché qu’elle dominait grâce au matériau innovant composant ses éléments de prothèse. La Cour de cassation approuve cette analyse en jugeant que la société CeramTec avait agi « dans un but autre que la participation au jeu loyal de la concurrence » et avait eu « l’intention d’obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant de la fonction d’une marque, à savoir l’indication d’origine, la couleur rose n’étant pas appréhendée, à la date des dépôts, comme un signe de ralliement de la clientèle, mais comme l’effet d’un composant de son matériau » (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 21-23.458, point 24).
Cette analyse témoigne de la rigueur avec laquelle les juridictions françaises scrutent les motivations réelles du déposant, en s’attachant à restituer le dépôt dans son contexte économique et concurrentiel. La circonstance que le déposant ait pu légitimement croire à l’effet technique de la couleur déposée suffit à établir que son intention n’était pas de distinguer ses produits de ceux de ses concurrents, mais de perpétuer un monopole technique par un détournement du droit des marques. Dès lors, la mauvaise foi est caractérisée par l’intention objective de contourner l’expiration du brevet, indépendamment du succès effectif de cette stratégie.
B. Les circonstances pertinentes de l’appréciation globale de la mauvaise foi et la sanction de l’abus de droit
La Cour de justice a pris soin, dans son arrêt CeramTec, d’énumérer les circonstances pertinentes pour l’appréciation globale de la mauvaise foi. Au point 70 de l’arrêt, elle indique que doivent être prises en considération « l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes telles qu’elles se présentaient lors du dépôt », parmi lesquelles figurent « la nature de la marque contestée, l’origine du signe en cause et son utilisation depuis sa création, la portée du brevet expiré, la logique commerciale dans laquelle s’inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée et la chronologie des événements ayant caractérisé ce dépôt » (CJUE, 19 juin 2025, C-17/24, CeramTec, point 70). Cette liste, sans être exhaustive, fournit une grille d’analyse structurée pour les praticiens et les juridictions.
La nature de la marque contestée constitue un premier indice d’une particulière importance. En l’espèce, le choix d’une marque de couleur et de marques figurative et tridimensionnelle représentant la forme fonctionnelle du produit révélait, par lui-même, une stratégie de verrouillage du marché. La couleur rose Pantone 677C n’était pas un signe arbitraire choisi pour sa distinctivité intrinsèque, mais la résultante nécessaire du procédé technique protégé par le brevet expiré. L’origine du signe et son utilisation antérieure confirmaient cette analyse : la couleur rose était connue des acteurs du marché comme la signature visuelle du matériau céramique de la société CeramTec, non comme un indicateur d’origine commerciale.
La portée du brevet expiré constitue un deuxième indice essentiel. Le brevet EP 0 542 815 protégeait un matériau composite céramique incorporant de l’oxyde de chrome dans une proportion déterminée. L’expiration de ce brevet ouvrait le marché des composants céramiques à la concurrence, ce qui rendait le dépôt des marques, intervenu moins de trois semaines après l’expiration, particulièrement suspect. La chronologie des événements, dont la Cour de justice fait un critère autonome d’appréciation, révélait ici une volonté de continuité dans la protection juridique : le brevet venait à peine d’expirer que la société CeramTec cherchait à lui substituer une protection par le droit des marques.
La logique commerciale du dépôt achève de convaincre de la mauvaise foi. La société CeramTec, qui dominait le marché des composants céramiques pour prothèses, n’avait aucun intérêt commercial légitime à déposer des marques de couleur et de forme sur des produits destinés à la vente aux fabricants d’implants, clientèle professionnelle avertie pour laquelle la couleur du composant est indifférente en tant que signe distinctif. La seule explication rationnelle du dépôt réside dans la volonté de maintenir, par un artifice juridique, la position de monopole acquise sous l’empire du brevet. La Cour de cassation a d’ailleurs relevé que « la couleur rose n’était pas appréhendée, à la date des dépôts, comme un signe de ralliement de la clientèle, mais comme l’effet d’un composant de son matériau » (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 21-23.458, point 24).
La sanction de la mauvaise foi ne se limite pas à la seule annulation des marques litigieuses. L’arrêt attaqué avait condamné la société CeramTec à payer à la société Coorstek Bioceramics la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’abus du droit des marques. La chambre commerciale confirme cette condamnation, consacrant ainsi une articulation cohérente entre la nullité pour mauvaise foi et la réparation du préjudice causé par l’abus de droit. Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de cassation qui, dans l’arrêt Speed Rabbit Pizza du 5 février 2025, avait déjà rappelé que le droit à la preuve ne saurait justifier la violation du secret des affaires sans un contrôle de proportionnalité (Cass. com., 5 février 2025, n° 23-10.953). À cet égard, la décision CeramTec illustre la capacité du système de propriété intellectuelle à se doter de garde-fous contre les stratégies de contournement.
L’arrêt CeramTec constitue ainsi une illustration remarquable de l’office du juge dans la régulation des interactions entre les différentes branches de la propriété intellectuelle. La notion autonome de mauvaise foi, maniée avec rigueur par la chambre commerciale, fonctionne comme un instrument de cohérence du système, empêchant qu’un droit de propriété industrielle ne soit détourné de sa finalité pour prolonger indûment un monopole technique. En conséquence, l’arrêt du 7 janvier 2026 consolide une conception fonctionnelle de la mauvaise foi qui, loin de se réduire à une appréciation subjective de la moralité du déposant, s’analyse comme un standard objectif de légitimité de l’usage du droit des marques. Par ailleurs, il fournit aux praticiens une méthode d’analyse fondée sur un faisceau d’indices incluant la nature du signe, l’origine et l’utilisation du signe, la portée du brevet expiré, la logique commerciale du dépôt et la chronologie des événements. Dès lors, la décision CeramTec marque une étape décisive dans la construction d’un droit des marques européen capable de résister aux stratégies de détournement qui menacent l’équilibre du système de propriété intellectuelle.
Conclusion
La portée de l’arrêt CeramTec dépasse le seul contentieux des marques de couleur et de forme déposées en périphérie d’un brevet expiré. La méthode d’analyse qu’il consacre, fondée sur un faisceau d’indices objectifs incluant la nature du signe, la chronologie du dépôt et la logique commerciale de l’opération, constitue désormais un référentiel pour l’appréciation de la mauvaise foi dans toutes les hypothèses de détournement du droit des marques. Les praticiens du droit de la propriété intellectuelle disposent ainsi d’une grille opératoire leur permettant d’évaluer, en amont de tout contentieux, les risques de nullité attachés à certaines stratégies de dépôt. Par ailleurs, la confirmation de l’autonomie de la cause de nullité pour mauvaise foi par rapport aux motifs absolus de refus d’enregistrement renforce considérablement la protection des concurrents contre les stratégies de verrouillage du marché fondées sur un usage détourné du droit des marques. Enfin, la condamnation de la société CeramTec au paiement de dommages et intérêts pour abus du droit des marques rappelle que la mauvaise foi n’est pas seulement une cause de nullité du titre, mais également un fait générateur de responsabilité civile.
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 7 janvier 2026, par lequel la haute juridiction rejette le pourvoi de la société CeramTec et confirme l’annulation des marques de couleur, figurative et tridimensionnelle déposées au lendemain de l’expiration du brevet protégeant le matériau céramique rose, consacre la notion autonome de mauvaise foi comme un instrument central de la régulation du droit des marques de l’Union européenne. En articulant avec précision l’autonomie des causes de nullité et la rigueur de l’appréciation temporelle de l’intention du déposant, la chambre commerciale dote les praticiens d’une grille d’analyse opératoire pour appréhender les stratégies de détournement du droit des marques au profit de la prolongation indue de monopoles techniques. La solution ainsi dégagée, qui fait application des principes énoncés par la Cour de justice dans ses arrêts Lindt, Koton et CeramTec, illustre la capacité du système européen de propriété intellectuelle à garantir la cohérence de ses différentes branches, en empêchant que l’expiration d’un monopole technique ne soit contournée par l’usage abusif d’un monopole distinctif.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.