Le principe de spécialité en droit des marques et la déchéance pour usage trompeur : les recompositions jurisprudentielles au cSur du premier semestre 2026
I. Le principe de spécialité à l’épreuve des stratégies de diversification commerciale
A. La rigueur renouvelée de l’appréciation de la similarité des produits et services
Le principe de spécialité constitue la pierre angulaire du droit des marques, en ce qu’il circonscrit la protection conférée au titulaire aux seuls produits et services désignés dans l’acte d’enregistrement ainsi qu’à ceux qui leur sont similaires. La Cour d’appel de Douai, par un arrêt du 6 novembre 2025 (n° 23/04231), a offert une illustration particulièrement éclairante de la rigueur avec laquelle ce principe doit être appliqué, en refusant de reconnaître toute similarité entre des vêtements relevant de la classe 25 et des produits d’hygiène, de cosmétique et de maroquinerie relevant des classes 3 et 18. En l’espèce, la société Stokomani, titulaire des marques verbales françaises LOLA déposées en 1988 et 2006 pour désigner respectivement des vêtements et des articles de maroquinerie, s’opposait à l’enregistrement de la marque verbale SOLOLA visant, outre des vêtements, des produits d’entretien, d’hygiène et de parfumerie ainsi que des articles en cuir. La cour a tout d’abord circonscrit l’analyse de la marque antérieure aux seuls vêtements, après avoir constaté que les autres produits désignés n’avaient pas fait l’objet d’une exploitation sérieuse au cours des cinq années précédant le recours. Cette limitation préalable du périmètre des droits antérieurs illustre la rigueur procédurale qui gouverne désormais le contentieux de l’opposition.
Sur le fond, la Cour d’appel de Douai a procédé à une analyse fonctionnelle concrète de la similarité des produits, étrangère aux logiques de branding global ou de diversification commerciale qui prévalent dans les stratégies des entreprises. Les magistrats ont ainsi relevé que si les produits des classes 3 et 18 peuvent appartenir à un secteur économique large voisin de celui de l’habillement, ils ne présentent pas la même fonction que les vêtements, ne sont pas distribués par les mêmes circuits et ne répondent pas aux mêmes besoins des consommateurs. Cette motivation, qui s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt de la Cour de cassation du 24 juin 2024 (pourvoi n° 23-13.535) exigeant une démonstration circonstanciée de la similarité des produits en présence, témoigne d’un recentrage de l’analyse sur la destination objective des produits plutôt que sur leur environnement commercial. La Cour de Douai a ainsi rappelé, conformément à l’article L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle, que la protection conférée par une marque ne saurait être étendue au-delà du principe de spécialité, sauf à démontrer une atteinte à une marque jouissant d’une renommée au sens de l’article L. 713-3 du même code.
La motivation de l’arrêt du 6 novembre 2025 s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de renforcement de l’exigence de spécialité, qui impose au titulaire d’une marque de circonscrire avec précision les produits et services pour lesquels il entend revendiquer une protection. Ce mouvement avait été amorcé par la réforme du droit des marques issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 portant transposition de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015, dite « paquet marques », qui a renforcé l’obligation de désigner les produits et services de manière suffisamment claire et précise pour permettre à toute personne de déterminer l’étendue de la protection conférée par la marque. L’arrêt de la Cour d’appel de Douai en constitue une application rigoureuse, en rappelant que l’appréciation de la similarité ne saurait reposer sur la seule proximité sectorielle ou commerciale des produits, mais doit procéder d’une analyse systématique de leurs fonctions, de leur nature et de leurs circuits de distribution respectifs. Ce faisant, la cour valide la position du directeur général de l’INPI qui, dans sa décision du 22 août 2023, avait déjà rejeté l’opposition formée par la société Stokomani. Le principe de spécialité constitue également un rempart contre l’extension indue du monopole conféré par la marque, comme l’a rappelé la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 janvier 2026 (pourvoi n° 24-14.760), en censurant une cour d’appel qui avait retenu la contrefaçon de marque pour des produits non visés à l’enregistrement sans caractériser l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
B. L’articulation du principe de spécialité avec la protection renforcée des marques de renom
Le principe de spécialité connaît cependant une atténuation significative lorsque la marque antérieure bénéficie d’une renommée au sens de l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, lequel transpose l’article 10 de la directive (UE) 2015/2436. Le Tribunal de l’Union européenne, par un arrêt du 4 mars 2026 (aff. T-106/25, Pols Erm Tarim Anonim Sirketi c/ EUIPO), a livré une décision riche d’enseignements sur les conditions d’articulation entre la spécialité des produits et la protection élargie des marques renommées. En l’espèce, le Tribunal a confirmé le rejet de la demande d’enregistrement du signe figuratif « Pol’s FREEZE FRESH », jugé parasitaire de la marque renommée de l’Union européenne « PAUL depuis 1889 », en dépit de l’absence de risque de confusion entre les signes en conflit. La décision est remarquable en ce qu’elle illustre le standard probatoire applicable au titre de l’article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne, lequel exige seulement l’établissement d’un lien dans l’esprit du consommateur moyen entre les signes, et non la démonstration d’un risque de confusion. Le Tribunal a estimé que, malgré le caractère courant du prénom « Paul » en langue française, la similitude phonétique très élevée entre les éléments distinctifs dominants « Pol’s » et « Paul » suffisait à caractériser ce lien, dès lors que les produits alimentaires visés par la demande relevaient d’un secteur proche de celui dans lequel la renommée de la marque antérieure avait été établie.
L’arrêt du 4 mars 2026 revêt un intérêt pratique considérable pour les praticiens de la propriété industrielle, en ce qu’il rappelle la méthodologie rigoureuse à laquelle doit se livrer le juge dans l’appréciation des conditions cumulatives de la protection des marques renommées. Le Tribunal a d’abord procédé à l’identification des éléments dominants et distinctifs de chaque signe, en écartant de l’analyse ceux qui revêtent un caractère descriptif, décoratif ou accessoire. Il a ensuite comparé les signes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, en accordant une importance déterminante à la similitude phonétique entre les éléments verbaux dominants. Il a enfin vérifié que les produits visés par la demande d’enregistrement présentaient un degré de proximité suffisant avec ceux pour lesquels la renommée de la marque antérieure avait été établie, écartant du champ de la protection les « animaux vivants et organismes pour l’élevage » de la classe 31 jugés trop éloignés de l’univers commercial de la boulangerie-pâtisserie. Par ailleurs, le Tribunal a rappelé, dans la droite ligne de l’arrêt Fattorie Garofalo du 11 juin 2025 (aff. T-1036/23), qu’un degré moindre de similitude suffit au titre de la protection élargie des marques renommées, le critère opératoire n’étant pas le risque de confusion mais l’existence d’un lien mental entre les signes susceptible de générer un profit indu ou un préjudice pour la marque antérieure. Cette architecture probatoire, qui repose sur une distinction fonctionnelle entre le régime de droit commun et le régime dérogatoire de la marque renommée, a été consacrée de longue date par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment par l’arrêt Intel Corporation du 27 novembre 2008 (aff. C-252/07). L’apport spécifique de l’arrêt du 4 mars 2026 réside dans le rappel qu’un moyen tiré du juste motif, au sens de l’article 8, paragraphe 5, in fine du règlement, ne peut être soulevé pour la première fois devant le Tribunal, ce qui souligne l’importance d’une stratégie contentieuse structurée dès la phase administrative devant les instances de l’EUIPO.
La coexistence du principe de spécialité et de la protection élargie des marques renommées dessine ainsi un cadre juridique à deux vitesses, où le titulaire d’une marque ordinaire demeure strictement cantonné aux produits et services qu’il a désignés, tandis que le titulaire d’une marque de renom bénéficie d’une protection transversale contre les atteintes parasitaires au-delà du principe de spécialité. Cette dualité est consubstantielle à l’économie du droit des marques, lequel vise à protéger à la fois l’investissement du titulaire dans le signe distinctif et le libre jeu de la concurrence sur les marchés non connexes, ainsi que le rappelle l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle. La jurisprudence récente de la Cour de cassation et du Tribunal de l’Union européenne démontre que cette tension est désormais résolue par une application méthodique et circonstanciée des critères d’appréciation de la renommée, de la similarité des signes et de la proximité des secteurs concernés, à l’exclusion de toute approche globalisante ou impressionniste. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 24 juin 2024 (pourvoi n° 23-13.535), a précisé que l’appréciation du risque de confusion suppose la prise en compte globale de l’ensemble des facteurs pertinents, et que la démonstration de la similarité des produits doit reposer sur des éléments objectifs et circonstanciés, ce qui exclut les raisonnements par amalgame sectoriel.
II. La déchéance des marques pour usage trompeur : une frontière nouvellement tracée entre liberté contractuelle et protection du consommateur
A. L’éclairage décisif de la Cour de justice de l’Union européenne sur la déchéance des marques patronymiques cédées
Les marques constituées du patronyme d’un créateur occupent une place singulière dans le droit des marques, en ce qu’elles se situent à la frontière incertaine entre le signe distinctif ordinaire et l’incarnation d’une personnalité créative dont le consommateur attend une implication authentique dans la conception des produits. La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 18 décembre 2025 rendu dans l’affaire C-168/24, a apporté une contribution fondamentale à la résolution de cette tension, en jugeant que l’article 12, paragraphe 2, sous b), de la directive 2008/95/CE et l’article 20, sous b), de la directive 2015/2436 « doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas au prononcé de la déchéance d’une marque constituée du patronyme d’un créateur de mode au motif que, au regard de l’ensemble des circonstances pertinentes, l’usage qui en est fait par le titulaire ou avec son consentement est de nature à avoir pour effet que cette marque conduit le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé à croire, à tort, que ce créateur a participé à la conception des produits revêtus de ladite marque ». Cette solution marque une évolution notable de la jurisprudence de la Cour de justice par rapport à la position adoptée dans l’arrêt Emanuel du 30 mars 2006 (aff. C-259/04), lequel avait jugé que le simple fait qu’une marque corresponde au nom d’un créateur ne suffit pas à caractériser un risque de tromperie, le consommateur moyen étant réputé conscient des pratiques de cession dans le secteur de la mode.
L’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 18 décembre 2025 s’inscrit dans un contexte contentieux significatif : une société de prêt-à-porter fondée par un créateur de mode français reconnu avait été placée en procédure collective, et ses actifs, comprenant plusieurs marques verbales composées du nom patronymique du créateur, avaient été cédés à une société tierce dans le cadre d’un plan de cession. Un protocole de prestations de services avait parallèlement été conclu avec le créateur aux fins de lui confier une mission de direction artistique globale. Cette collaboration s’était poursuivie jusqu’au 31 décembre 2015, date à laquelle les relations contractuelles avaient pris fin, le créateur reprenant alors une activité indépendante tandis que la société cessionnaire continuait à exploiter les marques litigieuses. Au cSur de ce litige se trouvait la question de savoir si la déchéance des marques pour usage trompeur pouvait être prononcée au motif que le consommateur était conduit à croire, à tort, que le créateur participait toujours à la conception des produits. La Cour de justice a répondu par l’affirmative, considérant que le juge national doit apprécier, au regard de l’ensemble des circonstances pertinentes, si l’usage de la marque est objectivement de nature à induire le consommateur moyen en erreur quant à l’implication personnelle du créateur. Cette solution est conforme à la lettre de l’article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, qui prévoit la nullité de la marque ne répondant pas aux conditions de validité, et de l’article L. 714-5, qui sanctionne par la déchéance le défaut d’usage sérieux, mais dont l’économie générale commande que l’usage trompeur ne puisse valablement fonder un droit exclusif.
L’apport principal de l’arrêt du 18 décembre 2025 réside dans le déplacement du curseur de l’appréciation du caractère trompeur de l’usage : la Cour de justice ne se contente plus, comme elle l’avait fait dans l’arrêt Emanuel, de présumer que le consommateur est averti de l’éventuelle dissociation entre le titulaire de la marque et le créateur dont elle porte le nom. Elle invite au contraire le juge national à procéder à une analyse concrète, in concreto, de la perception du public pertinent au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, parmi lesquelles figurent notamment l’existence et la notoriété d’une collaboration antérieure entre le créateur et le titulaire de la marque, la rupture de cette collaboration, la communication commerciale orchestrée autour de la marque postérieurement à cette rupture, et le degré d’information du consommateur moyen dans le secteur considéré. Cette méthodologie confère au juge national une marge d’appréciation importante, qui doit toutefois s’exercer dans le respect du principe de proportionnalité et de la liberté du commerce et de l’industrie, afin de ne pas entraver excessivement la libre cessibilité des droits de propriété industrielle. La Cour de justice a notamment souligné que « l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement » constitue le critère temporel et matériel de la déchéance, ce qui exclut du champ de la sanction les hypothèses dans lesquelles le créateur a expressément consenti à l’exploitation postérieure de son nom à titre de marque sans réserve quant à la durée de ce consentement. L’articulation avec l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle apparaît ainsi essentielle, dans la mesure où la déchéance pour usage trompeur constitue une sanction distincte de la nullité pour caractère déceptif prévue à l’article L. 711-2, 8° du même code, et sanctionne non pas un vice originaire du signe mais un usage détourné de la marque postérieurement à son enregistrement.
B. La protection du consommateur comme horizon de la régulation des marques non traditionnelles
Au-delà de la déchéance pour usage trompeur, la jurisprudence récente de la Cour de justice et du Tribunal de l’Union européenne témoigne d’une préoccupation croissante pour la protection du consommateur, qui tend à s’affirmer comme le principe directeur de l’interprétation des conditions de validité et de maintien des droits de marque. Cette évolution est particulièrement sensible dans le contentieux des marques non traditionnelles, dont l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 25 février 2026 (aff. T-437/25) relatif à une demande d’enregistrement de marque tridimensionnelle reproduisant la forme d’un tire-bouchon constitue une illustration topique. Dans cette affaire, le Tribunal a refusé l’enregistrement de la marque sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement (UE) 2017/1001, aux termes duquel sont refusés à l’enregistrement les signes constitués exclusivement par la forme nécessaire à l’obtention d’un résultat technique. Le Tribunal a justifié cette exclusion par une motivation particulièrement explicite, en rappelant que « l’intérêt général sous-jacent à cette disposition est d’éviter que le droit des marques n’aboutisse à conférer à une entreprise un monopole sur des solutions techniques ou des caractéristiques utilitaires d’un produit », lesquelles relèvent du domaine du brevet, dont la durée de protection est limitée dans le temps. La Cour de justice, dans l’arrêt Lego Juris du 14 septembre 2010 (aff. C-48/09 P), avait déjà posé le principe selon lequel « toute forme étant, dans une certaine mesure, fonctionnelle, seules sont exclues de l’enregistrement celles qui ne font qu’incorporer une solution technique », mais l’arrêt du 25 février 2026 en actualise la portée en insistant sur le risque de fossilisation des solutions techniques dans un droit potentiellement perpétuel.
L’analyse du Tribunal dans l’affaire du tire-bouchon confirme que les causes de refus d’enregistrement prévues à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 poursuivent une finalité d’intérêt général distincte de la seule protection du titulaire, en ce qu’elles visent à garantir que les signes qui ne remplissent pas une fonction d’identification de l’origine commerciale ne soient pas soustraits à l’usage commun par l’effet d’un enregistrement. Cette approche téléologique, qui place l’intérêt du consommateur et des concurrents au cSur de l’appréciation de la validité des marques, innerve également la jurisprudence relative aux marques de forme imposée par la nature du produit ou conférant une valeur substantielle à celui-ci, telle que codifiée à l’article L. 711-2, 5° du code de la propriété intellectuelle. La Cour de justice de l’Union européenne, par l’arrêt Hauck du 18 septembre 2014 (aff. C-205/13), avait précisé que les trois motifs de refus de l’article 7, paragraphe 1, sous e), du règlement sont autonomes et doivent être examinés successivement, chacun devant être appliqué à la lumière de l’intérêt général qui le sous-tend. L’arrêt du 25 février 2026 s’inscrit dans le prolongement direct de cette grille d’analyse, en l’appliquant de manière systématique à un signe tridimensionnel dont la fonctionnalité était intégralement dictée par la recherche d’une meilleure ergonomie d’extraction, sans qu’aucun élément arbitraire ou ornemental ne vienne tempérer l’emprise de la technique sur l’apparence du produit. Cette rigueur dans l’appréciation des motifs de refus absolus est de nature à rassurer les opérateurs économiques sur la pérennité du domaine public technique, dont la préservation est essentielle au dynamisme concurrentiel.
Le droit des marques se trouve ainsi aujourd’hui à la croisée de deux dynamiques complémentaires : d’une part, le renforcement de la protection offerte aux titulaires de marques renommées contre les comportements parasitaires, qui justifie un assouplissement contrôlé du principe de spécialité, et d’autre part, l’affirmation d’une exigence accrue de loyauté dans l’usage de la marque, qui impose au titulaire de ne pas décevoir les attentes légitimes du consommateur quant à l’origine et aux qualités substantielles des produits revêtus du signe. Cette double exigence, qui constitue le fil conducteur de la jurisprudence de la Cour de justice au premier semestre 2026, trouve son fondement dans la fonction essentielle de la marque, laquelle est de garantir au consommateur l’identité d’origine du produit, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit de ceux qui ont une autre provenance. L’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle définit la marque comme « un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales », et cette fonction cardinale de distinction justifie que l’usage de la marque ne puisse être détourné à des fins contraires à l’information loyale du public. En définitive, la jurisprudence des mois écoulés démontre que le droit de l’Union européenne et le droit français des marques, loin de se contredire, convergent vers un objectif commun de régulation qualitative du marché, où le signe distinctif ne confère pas un privilège absolu à son titulaire, mais un droit conditionné à un usage loyal et conforme aux attentes légitimes du public.
Conclusion
L’étude de la jurisprudence du premier semestre 2026 révèle que le droit des marques de l’Union européenne et le droit français connaissent une phase de recomposition doctrinale significative, marquée par une application renouvelée des principes cardinaux de spécialité et de loyauté. L’arrêt de la Cour d’appel de Douai du 6 novembre 2025 et la décision du Tribunal de l’Union européenne du 4 mars 2026 invitent les praticiens à une rigueur méthodologique accrue dans l’analyse de la similarité des produits et dans l’articulation entre marques ordinaires et marques de renom. L’arrêt de la Cour de justice du 18 décembre 2025, quant à lui, ouvre la voie à un contrôle juridictionnel substantiel de l’usage post-cession des marques patronymiques, en subordonnant le maintien du droit à l’absence d’ambiguïté dans la perception du public pertinent. Enfin, la décision du Tribunal du 25 février 2026 confirme que les marques non traditionnelles demeurent soumises à un contrôle rigoureux de leur validité, qui préserve l’intérêt général d’un domaine public technique accessible à l’ensemble des opérateurs. Cette évolution jurisprudentielle convergente dessine les contours d’un droit des marques à maturité, dans lequel l’équilibre entre la protection des investissements immatériels et la préservation d’un marché concurrentiel loyal est désormais assuré par une application exigeante et circonstanciée des critères légaux, sous le contrôle des juridictions nationales et de l’Union.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.