Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La mauvaise foi dans le dépôt de marque : l’arrêt de la chambre commerciale du 13 novembre 2025 et la consolidation de la jurisprudence européenne sur l’intention frauduleuse

La mauvaise foi dans le dépôt de marque : l’arrêt de la chambre commerciale du 13 novembre 2025 et la consolidation de la jurisprudence européenne sur l’intention frauduleuse

I. Les critères prétoriens de la mauvaise foi dans le dépôt de marque

A. L’intention de porter atteinte aux intérêts des tiers ou d’obtenir un droit à des fins étrangères aux fonctions de la marque

L’article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose, en son 11°, qu’une marque « dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur » est susceptible d’être déclarée nulle. Cette disposition, introduite par l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 portant transposition de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015, consacre en droit français un principe dont la portée exacte a été précisée par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt Sky du 29 janvier 2020 (C-371/18). La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 13 novembre 2025 (pourvoi n° 24-14.355, publié au Bulletin), a fait une application remarquée de cette jurisprudence, en rappelant que « l’enregistrement d’une marque sans que le demandeur ait aucune intention de l’utiliser pour les produits et les services visés par cet enregistrement est susceptible d’être constitutif de mauvaise foi, dès lors que la demande de marque est privée de justification au regard des objectifs visés par la première directive 89/104 » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-14.355).

La Cour de cassation précise, en reprenant les termes exacts de l’arrêt Sky de la CJUE, que la mauvaise foi « ne peut cependant être caractérisée que s’il existe des indices objectifs pertinents et concordants tendant à démontrer que, à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque considérée, le demandeur de celle-ci avait l’intention soit de porter atteinte aux intérêts de tiers d’une manière non conforme aux usages honnêtes, soit d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-14.355). Cette définition, en forme de diptyque, distingue deux hypothèses alternatives : d’une part, le dépôt destiné à nuire à un concurrent déterminé, d’autre part, le dépôt spéculatif ou obstructif, par lequel le déposant cherche à accaparer un signe sans intention réelle de l’exploiter dans la vie des affaires.

L’article L. 711-1 du même code définit la marque comme « un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales » (art. L. 711-1 CPI). Cette fonction essentielle de garantie d’origine, consacrée par la jurisprudence constante de la Cour de justice, constitue le critère téléologique permettant d’apprécier si le dépôt poursuit une finalité légitime ou s’il est dévoyé de sa raison d’être. Or, lorsqu’un opérateur économique dépose une marque sans intention de l’utiliser pour distinguer ses produits ou services, mais dans le seul but d’empêcher un tiers d’accéder au marché ou de lui imposer une contrepartie financière, le dépôt se trouve privé de justification au regard des objectifs du droit des marques.

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 13 novembre 2025, une société avait déposé la marque verbale « K Fermetures » en 2013, puis la marque « K » en 2016, alors même qu’elle savait que ce signe était déjà exploité par une entreprise tierce depuis 2001 sous le nom commercial « K fermetures ». La cour d’appel de Nancy avait écarté la mauvaise foi au motif que « la volonté de protéger son nom patronymique, lorsqu’il est utilisé dans la vie des affaires, constitue en soi un but légitime ». La Cour de cassation censure cette analyse en considérant que cette motivation est « impropre à écarter les moyens pris de ce que le signe, qui n’est pas constitué du seul nom patronymique et dont la société déposante savait qu’il était déjà exploité par une entreprise tierce, avait été déposé de mauvaise foi ». La Haute juridiction impose ainsi aux juges du fond un examen concret des circonstances de fait, au-delà de toute présomption de légitimité attachée au nom patronymique.

B. L’absence d’intention d’exploiter le signe déposé comme indice autonome de la mauvaise foi

Le second volet de la définition de la mauvaise foi, tel que dégagé par la Cour de justice dans l’arrêt Sky et repris par la chambre commerciale le 13 novembre 2025, réside dans l’absence d’intention d’utiliser la marque à la date du dépôt. La Cour de cassation censure également l’arrêt d’appel pour ne pas avoir « recherché, comme il lui était demandé, si la société déposante avait exploité le signe ou si elle avait eu une telle intention » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-14.355). Cette exigence probatoire est essentielle : le juge ne peut se contenter de constater l’absence de demande en déchéance pour défaut d’usage pour écarter l’argument tiré de l’absence d’intention d’exploiter.

En effet, la déchéance pour défaut d’usage sérieux, prévue à l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, sanctionne l’inaction du titulaire pendant une période ininterrompue de cinq ans postérieurement à l’enregistrement. La mauvaise foi, quant à elle, s’apprécie à la date du dépôt et peut être constituée alors même que le délai de cinq ans n’est pas encore écoulé. Ces deux mécanismes sont donc distincts par leur finalité comme par leur temporalité : la déchéance sanctionne une carence objective dans l’exploitation, tandis que la mauvaise foi sanctionne une intention frauduleuse contemporaine du dépôt.

La chambre commerciale a, en outre, précisé dans le même arrêt que « la mauvaise foi ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-14.355), censurant ainsi la cour d’appel qui avait écarté la mauvaise foi au motif que la société cessionnaire du fonds de commerce « n’avait pas d’existence légale au jour du dépôt de la marque » et ne pouvait donc « se prévaloir d’aucune intention de nuire à son égard ». Par cette affirmation de principe, la Cour de cassation aligne pleinement le droit français sur la jurisprudence de la CJUE, qui avait déjà jugé que la mauvaise foi peut être caractérisée même en l’absence de ciblage d’un tiers déterminé, dès lors que le déposant poursuit « un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque ». Cette solution ouvre la voie à la sanction des dépôts purement spéculatifs, par lesquels certains opérateurs cherchent à constituer des portefeuilles de marques sans aucune intention de les exploiter, dans le seul but de monnayer leur cession ou d’entraver l’entrée de concurrents sur le marché.

L’article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle, qui constitue le fondement textuel de l’action en revendication, dispose que « si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice » (art. L. 712-6 CPI). Ce texte, dont la rédaction remonte à la loi du 4 janvier 1991, a connu une nouvelle jeunesse interprétative à la faveur de l’intégration dans l’ordre juridique français des principes dégagés par la CJUE, qui a fait de la mauvaise foi une notion autonome du droit de l’Union européenne.

II. Les conséquences contentieuses de la caractérisation de la mauvaise foi

A. L’imprescriptibilité de l’action en revendication et la distinction avec l’action en nullité

La caractérisation de la mauvaise foi du déposant emporte une conséquence procédurale majeure : l’imprescriptibilité de l’action en revendication de la marque. L’article L. 712-6 précité énonce en effet que « à moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement ». A contrario, lorsque la mauvaise foi est établie, l’action en revendication échappe à toute prescription extinctive, ce qui constitue une dérogation significative au droit commun de la prescription et témoigne de la particulière gravité que le législateur attache au comportement frauduleux du déposant.

Cette imprescriptibilité doit être distinguée du régime de l’action en nullité pour dépôt de mauvaise foi, prévue au 11° de l’article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle. L’action en nullité, qui peut être exercée à titre principal ou reconventionnel, n’est soumise à aucune prescription depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, qui a supprimé le délai de prescription quinquennale antérieurement applicable. L’action en revendication se distingue de l’action en nullité par sa finalité : la première tend à obtenir le transfert de la propriété de la marque au profit du demandeur, tandis que la seconde tend à faire disparaître rétroactivement le titre de propriété du déposant.

Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé, dans ce même arrêt du 13 novembre 2025, les conditions de l’action en contrefaçon de marque. Se fondant sur l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle, qui interdit « l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services d’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée » (art. L. 713-2 CPI), la Cour de cassation a exigé que soit caractérisé un usage « pour des produits ou des services » du signe litigieux. En l’espèce, la cour d’appel avait retenu la contrefaçon au seul motif que la dénomination sociale de la société poursuivie reprenait le signe protégé, sans rechercher si cette dénomination sociale était utilisée à titre de marque, c’est-à-dire pour distinguer des produits ou services. La Cour censure cette analyse, rappelant ainsi que « le titulaire d’une marque enregistrée ne peut interdire l’usage par un tiers d’un signe identique à sa marque que si cet usage a lieu dans la vie des affaires, est fait sans le consentement du titulaire de la marque, est fait pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée et porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque, dont sa fonction essentielle, qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service ». Cette motivation, qui se réfère expressément à l’arrêt Daimler de la CJUE du 3 mars 2016 (C-179/15) (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-14.355), constitue un rappel utile de l’exigence d’un usage à titre de marque pour caractériser la contrefaçon, par opposition à l’usage d’un signe à titre de dénomination sociale, de nom commercial ou d’enseigne.

B. L’articulation de l’action en contrefaçon avec l’action en concurrence déloyale et en parasitisme

L’arrêt du 13 novembre 2025 apporte également des précisions importantes sur l’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale. La Cour de cassation y rappelle, dans une formulation désormais constante, que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-14.355). Elle ajoute que « constituent des faits distincts, des faits commis à des périodes différentes », validant ainsi l’approche chronologique retenue par la cour d’appel pour distinguer la période de contrefaçon (antérieure à une date déterminée) de la période de concurrence déloyale (postérieure à cette même date).

Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle consolidée, dont l’arrêt Palladium du 28 juin 2023 (pourvoi n° 22-10.759) avait déjà posé les jalons. Dans cette espèce, la chambre commerciale avait censuré la cour d’appel de Lyon pour avoir condamné les défenderesses au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme sans caractériser d’actes distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon de modèle et de marque (Cass. com., 28 juin 2023, n° 22-10.759). La Cour avait également rappelé, s’agissant de l’appréciation de la contrefaçon de marque, que « le risque de confusion entre les deux signes doit s’apprécier globalement, par référence au contenu de l’enregistrement de la marque, sans tenir compte des conditions de son exploitation », censurant ainsi une cour d’appel qui s’était fondée sur l’apparence des signes tels qu’apposés sur les produits commercialisés plutôt que sur le signe tel qu’enregistré.

Le parasitisme économique, quant à lui, a fait l’objet d’une définition doctrinale désormais consacrée par la chambre commerciale dans son arrêt Maisons du Monde du 26 juin 2024 (pourvoi n° 23-13.535, publié au Bulletin et au Rapport), aux termes duquel « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535). La Cour de cassation y ajoute une exigence probatoire essentielle : « il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage ». Cette double exigence – identification d’une valeur économique individualisée et démonstration de la volonté de s’inscrire dans le sillage d’autrui – constitue un filtre rigoureux qui écarte les actions en parasitisme fondées sur la seule reprise d’un concept ou d’une idée, les idées étant, selon la formule constante de la Cour de cassation, « de libre parcours ».

En matière de droit d’auteur, la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 25 mai 2023 (pourvoi n° 22-14.651) opposant la société Hermès Sellier à un fabricant de bijoux reproduisant le motif iconique « Chaîne d’Ancre », que la protection par le droit d’auteur suppose la démonstration d’une originalité résultant de « partis pris esthétiques » et de choix créatifs portant « l’empreinte de la personnalité de leur auteur » (Cass. 1re civ., 25 mai 2023, n° 22-14.651). Dans cette espèce, la cour d’appel de Paris avait caractérisé l’originalité de la bague « Chaîne d’ancre enchaînée grand modèle » en retenant que « cette combinaison spécifique traduit des partis pris esthétiques lui conférant une originalité empreinte de modernité ». La Cour de cassation a approuvé cette motivation, confirmant que la transposition d’éléments du domaine public dans l’univers de la joaillerie peut constituer une œuvre originale protégeable au titre de l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous » (art. L. 111-1 CPI).

La question de l’articulation entre les différents régimes de protection de la propriété intellectuelle – droit des marques, droit d’auteur, droit des dessins et modèles – et l’action en concurrence déloyale trouve également une illustration dans l’arrêt du 13 novembre 2025. La Cour de cassation y rappelle que l’article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle limite les droits du titulaire de la marque en disposant qu’une « marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires, d’un nom commercial, d’une enseigne ou d’un nom de domaine, de portée locale, lorsque cet usage est antérieur à la date de la demande d’enregistrement de la marque et s’exerce dans les limites du territoire où ils sont reconnus » (art. L. 713-6 CPI). Cette disposition, qui protège les droits antérieurs de portée locale, s’articule avec l’action en revendication pour dépôt frauduleux, laquelle offre une voie de droit plus énergique au titulaire d’un droit antérieur lorsque le déposant a agi de mauvaise foi.

Par ailleurs, le droit des dessins et modèles, régi par l’article L. 511-1 du Code de la propriété intellectuelle qui protège « l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux » (art. L. 511-1 CPI), peut également entrer en concours avec le droit des marques et le droit d’auteur, notamment dans les secteurs du luxe et de la mode où un même produit peut cumuler plusieurs protections. La jurisprudence récente de la chambre commerciale confirme que ce cumul est admis, pourvu que les conditions propres à chaque régime de protection soient satisfaites de manière autonome et que les actions exercées sur chaque fondement reposent sur des faits distincts.

Enfin, l’arrêt du 13 novembre 2025 apporte une contribution significative à la théorie générale du droit des marques en rappelant que l’appréciation de la validité d’une marque ne saurait être dissociée de l’examen des conditions de son dépôt. La protection du nom patronymique, si elle constitue en principe un motif légitime de dépôt, ne saurait en aucune manière couvrir une stratégie d’accaparement de signes déjà exploités par des tiers dans la vie des affaires. La Cour de cassation impose ainsi aux juges du fond un examen rigoureux et circonstancié de la mauvaise foi, qui ne peut être écartée par des motifs généraux ou par des présomptions de légitimité, mais qui doit résulter « d’indices objectifs pertinents et concordants » permettant de caractériser l’intention frauduleuse du déposant à la date du dépôt.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 13 novembre 2025 (pourvoi n° 24-14.355) constitue une décision de principe qui consolide, en droit français, l’interprétation de la mauvaise foi dans le dépôt de marque dégagée par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt Sky du 29 janvier 2020. En rappelant que la mauvaise foi peut résulter tant de l’intention de porter atteinte aux intérêts de tiers que de l’absence d’intention d’exploiter le signe déposé, sans qu’il soit nécessaire de viser un tiers en particulier, la Haute juridiction offre aux praticiens une grille d’analyse claire et opératoire. L’imprescriptibilité de l’action en revendication en cas de mauvaise foi, conjuguée à l’imprescriptibilité de l’action en nullité depuis l’ordonnance de 2019, confère aux titulaires de droits antérieurs des outils contentieux particulièrement efficaces pour lutter contre les dépôts frauduleux. L’articulation entre ces différentes actions, que la Cour de cassation s’attache à préciser avec une constance remarquable, permet désormais d’envisager une stratégie contentieuse cohérente, fondée sur la complémentarité des actions en contrefaçon, en concurrence déloyale et en revendication, sans jamais céder à la tentation du cumul non étayé par des faits distincts.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».