La confidentialité des consultations des conseils en propriété industrielle face à la discovery américaine : une lacune française à l’épreuve des contentieux internationaux
I. L’absence de protection légale des consultations des conseils en propriété industrielle : une anomalie française persistante
A. Un régime de confidentialité fragmenté et lacunaire en droit français
Le droit français de la propriété intellectuelle présente une singularité notable dans le paysage juridique international : les consultations rédigées par les conseils en propriété industrielle, qu’ils exercent en cabinet libéral ou en entreprise, ne bénéficient d’aucune protection légale générale de leur confidentialité dans le cadre des procédures contentieuses. Cette situation contraste avec le régime du secret professionnel des avocats, solidement ancré dans le droit interne par la loi du 31 décembre 1971, et avec la protection dont jouissent les patent attorneys dans la plupart des grandes puissances industrielles. La Belgique, la Suisse, l’Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis garantissent en effet depuis plusieurs décennies la confidentialité des consultations de leurs conseils en propriété industrielle, créant ainsi une asymétrie juridique préjudiciable aux entreprises françaises exposées aux contentieux internationaux.
Le secret professionnel de l’avocat, consacré par l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, couvre l’ensemble des consultations juridiques et correspondances échangées entre l’avocat et son client. Cette protection s’étend aux avocats intervenant en droit de la propriété intellectuelle, mais ne concerne ni les conseils en propriété industrielle inscrits sur la liste tenue par l’Institut national de la propriété industrielle, ni les juristes d’entreprise. Les articles L. 422-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, qui régissent l’organisation de la profession de conseil en propriété industrielle, ne comportent aucune disposition relative à la confidentialité de leurs consultations, une lacune que le rapport Gauvain de juin 2019, intitulé « Rétablir la souveraineté de la France et de l’Europe », avait déjà identifiée comme une vulnérabilité stratégique majeure. La Revue nationale stratégique 2025, publiée par le Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, qualifie d’ailleurs « l’instrumentalisation de l’économie et des normes » de champ à part entière de la conflictualité internationale contemporaine, soulignant que l’économie de la connaissance est devenue un véritable front de guerre économique.
La loi du 18 février 2026 validée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2026-900 DC du 18 février 2026 a certes institué une confidentialité des consultations juridiques des juristes d’entreprise, mettant fin à une anomalie dénoncée de longue date par les directions juridiques des grands groupes français. Cette avancée législative, qui consacre un « legal privilege à la française » pour les juristes d’entreprise, ne règle toutefois qu’une partie du problème : les personnes qualifiées en propriété industrielle qui ne détiennent pas de master en droit, notamment les ingénieurs brevets titulaires d’un doctorat scientifique, demeurent exclues du périmètre de la protection. Cette discrimination crée une situation paradoxale où les analyses juridiques portant sur la validité et la liberté d’exploitation des marques pourraient être protégées lorsqu’elles émanent d’un juriste, mais demeureraient exposées lorsqu’elles proviennent d’un ingénieur brevet inscrit sur la même liste de l’INPI, exerçant pourtant la même profession réglementée au sens des articles L. 422-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
Par ailleurs, la protection instaurée par la loi du 18 février 2026 n’est pas absolue : elle peut être levée dans certaines circonstances, y compris à l’initiative de l’entreprise elle-même, et ne confère aucune immunité en matière pénale, contrairement au secret professionnel de l’avocat, qui constitue une profession réglementée dotée d’un statut déontologique spécifique. Cette approche, qui avait été retenue par le groupe de travail des États généraux de la justice, repose sur une confidentialité attachée au document et non à la personne, mécanisme distinct du secret professionnel absolu de l’avocat. La consécration d’un tel dispositif pour les juristes d’entreprise constitue une avancée significative, mais son périmètre d’application actuel, circonscrit aux seuls titulaires d’un master en droit, exclut les conseils en propriété industrielle dont la formation scientifique ne saurait occulter la nature juridique de leurs analyses.
B. Les conséquences contentieuses de l’absence de legal privilege à l’épreuve de la discovery américaine
L’affaire Bristol-Myers Squibb contre Rhône-Poulenc Rorer illustre avec une particulière acuité les risques contentieux auxquels l’absence de protection légale expose les entreprises françaises. Dans le cadre de cette procédure, un juge américain a ordonné la production de documents internes de l’entreprise française, parmi lesquels figuraient des consultations rédigées par des ingénieurs brevets pourtant qualifiés devant l’INPI et mandataires européens auprès de l’Office européen des brevets. Faute de reconnaissance légale en France, leurs écrits n’ont bénéficié d’aucune protection de type legal privilege et se sont retrouvés livrés à la partie adverse, dévoilant des analyses hautement sensibles sur la portée des revendications de brevets, les stratégies de contournement et les évaluations de liberté d’exploitation. Cette affaire, relatée par Géraldine Guéry-Jacques dans une chronique publiée par Dalloz Actualité le 23 octobre 2025, constitue un précédent révélateur de la vulnérabilité du secret industriel français face aux procédures probatoires anglo-saxonnes.
La procédure américaine de discovery, régie par les Rules 26 à 37 des Federal Rules of Civil Procedure, impose aux parties de produire spontanément l’ensemble des documents pertinents pour le litige, sans que le secret professionnel puisse être opposé lorsqu’il n’est pas reconnu par la loi de l’État de situation des documents. Or, la jurisprudence américaine applique un principe de territorialité stricte en matière de privilège : le legal privilege n’est reconnu que s’il existe dans le droit du pays où le conseil exerce sa profession. Dès lors, les consultations des conseils en propriété industrielle français, même lorsqu’ils exercent en libéral, sont considérées comme dépourvues de protection dès lors que la loi française ne leur accorde aucun privilège équivalent à celui de l’avocat. Cette situation contraste avec celle des patent attorneys américains, des Patentanwälte allemands, dont la protection est inscrite dans le Patentgesetz, ou des chartered patent attorneys britanniques, dont les consultations bénéficient d’une protection renforcée dans leurs ordres juridiques respectifs. À cet égard, l’absence de legal privilege français constitue un désavantage concurrentiel structurel pour les entreprises françaises engagées dans des contentieux internationaux de propriété industrielle.
En droit interne, l’article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle, qui régit la saisie-contrefaçon en matière de brevets, prévoit que « la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens » et autorise la saisie réelle « de tout document se rapportant aux produits ou procédés prétendus contrefaisants ». La Cour de cassation, dans sa formation de chambre mixte, a rappelé dans un arrêt du 12 mai 2025, n° 22-20.739 (Rimowa c/ Intersod), que « le droit à un procès équitable impose, à peine de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon, que l’expert requis pour assister l’huissier de justice qui pratique la saisie-contrefaçon soit indépendant de la partie requérante ». La Cour y énonce également que « la jurisprudence relative aux conditions de validité d’une saisie-contrefaçon est fondée, notamment, sur le caractère intrusif de cette mesure, le juge pouvant autoriser la recherche et la révélation d’informations confidentielles, voire de secrets d’affaires ». Cette exigence de loyauté dans l’administration de la preuve, qui protège le défendeur contre les intrusions disproportionnées, ne saurait toutefois constituer un substitut à une protection légale des consultations confidentielles des conseils en propriété industrielle. Dès lors, l’article 145 du code de procédure civile, qui permet au juge d’ordonner des mesures d’instruction in futurum, constitue un vecteur potentiel de saisie de ces documents confidentiels lorsqu’aucune disposition légale spécifique n’en prohibe la production forcée.
La directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, transposée en droit français par la loi du 29 octobre 2007, a renforcé les pouvoirs d’investigation des titulaires de droits tout en imposant des garanties procédurales destinées à protéger les informations confidentielles. Son considérant 20 énonce que « la preuve est un élément capital pour l’établissement de l’atteinte aux droits de propriété intellectuelle » et qu’« il convient de veiller à ce que des moyens effectifs de présenter, d’obtenir et de conserver les éléments de preuve existent », ce que la Cour de cassation a expressément visé dans l’arrêt précité du 12 mai 2025 pour justifier l’évolution de sa jurisprudence sur le constat d’achat. En conséquence, le droit européen, tout en favorisant l’efficacité probatoire, n’impose pas aux États membres d’étendre le secret professionnel au-delà des catégories professionnelles traditionnellement protégées, laissant subsister la lacune française concernant les conseils en propriété industrielle.
II. Les voies de la réforme : entre alignement international et impératif de souveraineté économique
A. Les propositions législatives en cours et la position de l’Association des spécialistes en propriété industrielle de l’industrie
La question de la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise, préalable nécessaire à celle des conseils en propriété industrielle, a fait l’objet de deux propositions de loi déposées au Parlement. La première, déposée par le sénateur Louis Vogel le 17 novembre 2023 sous le numéro 2220, et la seconde, déposée par le député Jean Terlier le 21 décembre 2023 sous le numéro 2033, s’inscrivent dans la continuité d’une dizaine de rapports publiés au cours des trente dernières années, qui convergent tous vers l’instauration d’un mécanisme de confidentialité attaché au document et non à la personne du juriste d’entreprise. Ces textes proposent une protection qui n’est pas absolue : elle peut être levée dans certaines circonstances, y compris à l’initiative de l’entreprise elle-même, et ne confère aucune immunité en matière pénale, à la différence du secret professionnel de l’avocat, profession réglementée. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 18 février 2026, n° 2026-900 DC, a validé l’économie générale de ce dispositif en considérant qu’il ne méconnaissait ni le droit à un procès équitable ni les droits de la défense.
L’Association des spécialistes en propriété industrielle de l’industrie (ASPI) a toutefois relevé que ce dispositif, en l’état, demeure incomplet en ce qu’il ne vise pas explicitement les personnes qualifiées en propriété industrielle, et plus particulièrement les personnes qualifiées en brevets d’invention. La proposition de loi, en subordonnant le bénéfice de la confidentialité à la détention d’un master en droit, exclut de facto les ingénieurs et docteurs qualifiés en propriété industrielle qui ne possèdent pas ce diplôme, alors même qu’ils exercent des missions d’analyse juridique identiques à celles des juristes d’entreprise. Cette situation engendrerait trois conséquences particulièrement problématiques : une discrimination de droit au sein d’une même profession, entre les conseils en propriété industrielle juristes et les conseils en propriété industrielle ingénieurs, inscrits sur la même liste de l’INPI ; une discrimination entre les spécialistes du droit des marques et les spécialistes du droit des brevets, tous deux régis par les articles L. 422-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ; et une protection qui couvrirait le branding mais laisserait exposé le cœur technologique de l’innovation française, c’est-à-dire précisément les actifs immatériels dont la valeur stratégique est la plus élevée.
L’ASPI défend en conséquence l’inscription directe dans le code de la propriété intellectuelle d’une disposition spécifique garantissant la confidentialité des consultations rédigées par les personnes qualifiées en propriété industrielle. Cette disposition, qui prendrait la forme d’un article L. 422-11-1 du code de la propriété intellectuelle, pourrait énoncer que les consultations juridiques établies en entreprise par les personnes qualifiées en propriété industrielle, inscrites sur la liste tenue par l’INPI, bénéficient de la protection de la confidentialité et ne peuvent être saisies ni produites en justice sans l’accord de l’entreprise ou de leur auteur. Une telle évolution n’instituerait aucune immunité substantielle : elle garantirait simplement le droit pour l’entreprise d’obtenir un avis juridique sans qu’il puisse être retourné contre elle, à l’instar de ce que prévoient les législations allemande (Patentgesetz), britannique (Copyright, Designs and Patents Act 1988) ou américaine (35 U.S.C. et jurisprudence fédérale) pour leurs propres professionnels. Par ailleurs, elle offrirait l’avantage de traiter de manière identique les conseils en propriété industrielle exerçant en libéral et ceux exerçant en entreprise, dans la mesure où la profession est une et indivisible et où ces experts peuvent alterner entre ces statuts au cours de leur carrière.
B. L’articulation nécessaire avec la procédure civile française et le contentieux européen des brevets
La réforme de la confidentialité des consultations des conseils en propriété industrielle doit impérativement s’articuler avec les mécanismes existants du droit processuel français. L’article 145 du code de procédure civile, qui autorise le juge à ordonner « toute mesure d’instruction légalement admissible » avant tout procès, constitue un outil probatoire puissant que les juridictions mobilisent fréquemment dans le contentieux de la propriété intellectuelle pour établir la matérialité des actes de contrefaçon. Or, en l’absence de disposition législative spécifique, ce texte pourrait autoriser la saisie de consultations confidentielles de conseils en propriété industrielle, dès lors que ces documents ne bénéficient d’aucune protection légale particulière. La réforme devra donc expressément prévoir que les consultations couvertes par le nouveau dispositif de confidentialité échappent au champ des mesures d’instruction ordonnées sur le fondement de cet article.
L’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, qui régit les mesures provisoires en matière de contrefaçon de marque, dispose que « la juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur ». Ce mécanisme de référé-sur-requête, également applicable en matière de brevet et de droit d’auteur, permet au titulaire de droits d’obtenir des mesures d’investigation sans débat contradictoire préalable, ce qui accentue le risque de saisie de documents confidentiels avant même que le défendeur puisse faire valoir ses droits. Dès lors, la consécration législative d’une confidentialité des consultations des conseils en propriété industrielle devra être articulée avec ces procédures d’urgence pour garantir que les documents protégés ne puissent être appréhendés à l’occasion d’une saisie-contrefaçon ou d’une mesure probatoire ordonnée sur requête.
L’entrée en vigueur de la Juridiction unifiée du brevet le 1er juin 2023 a considérablement modifié le paysage du contentieux européen des brevets. Cette juridiction supranationale, compétente pour les actions en contrefaçon et en nullité des brevets européens à effet unitaire, applique un règlement de procédure qui intègre des mécanismes de protection des informations confidentielles inspirés du droit comparé. L’article 58 de l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet prévoit ainsi la possibilité pour la juridiction d’ordonner la divulgation de certaines informations tout en imposant des mesures de protection de la confidentialité. Toutefois, ces garanties procédurales ne sauraient compenser l’absence de reconnaissance substantielle du secret professionnel des conseils en propriété industrielle français. En effet, la JUB applique un standard de protection uniforme qui dépend en partie de la reconnaissance du privilège dans l’ordre juridique national du professionnel concerné. À cet égard, l’absence de legal privilege en droit français place les entreprises françaises dans une position désavantageuse lorsqu’elles sont parties à un litige devant la JUB, où leurs concurrents allemands ou britanniques peuvent opposer la confidentialité de leurs propres consultations de patent attorneys.
La loi du 26 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires, transposant la directive (UE) 2016/943 du 8 juin 2016, a introduit dans le code de commerce les articles L. 151-1 et suivants qui définissent le secret des affaires et en organisent la protection juridictionnelle. Cette législation pourrait offrir une protection partielle des consultations des conseils en propriété industrielle lorsqu’elles satisfont aux trois conditions cumulatives de l’article L. 151-1 du code de commerce : ne pas être généralement connues, revêtir une valeur commerciale en raison de leur caractère secret, et faire l’objet de mesures de protection raisonnables. Cependant, cette protection est à la fois indirecte — elle ne vise pas spécifiquement les consultations juridiques — et conditionnelle — elle suppose que l’entreprise ait mis en place des mesures de protection concrètes. En conséquence, elle ne constitue pas un substitut satisfaisant à une reconnaissance légale expresse de la confidentialité des consultations des conseils en propriété industrielle, seule à même de garantir une protection systématique et opposable aux tiers comme aux juridictions étrangères.
La France, puissance industrielle majeure dont les entreprises déposent chaque année plusieurs milliers de demandes de brevets auprès de l’INPI et de l’Office européen des brevets, ne peut durablement maintenir une législation qui expose ses actifs stratégiques à la prédation contentieuse tout en affichant une ambition de réindustrialisation. L’économie de la connaissance est devenue un front de la compétition internationale, et la souveraineté industrielle ne se décrète pas : elle s’inscrit dans la loi. La protection de la confidentialité des consultations des conseils en propriété industrielle constitue à cet égard non pas un débat corporatiste, mais un impératif de sécurité économique et de souveraineté normative, dont la réalisation conditionne la capacité des entreprises françaises à défendre leurs innovations dans un environnement contentieux mondialisé.
Conclusion
La confidentialité des consultations des conseils en propriété industrielle demeure, en droit français, une lacune législative dont les conséquences se mesurent à l’aune des contentieux internationaux dans lesquels les entreprises françaises sont engagées. L’absence de legal privilege expose les analyses stratégiques des ingénieurs brevets et juristes marques à la saisie par des juridictions étrangères, créant une asymétrie concurrentielle préjudiciable face aux concurrents dont les législations nationales protègent ces écrits depuis plusieurs décennies. La récente consécration de la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise, validée par le Conseil constitutionnel le 18 février 2026 après plusieurs décennies de débats doctrinaux et parlementaires, ouvre la voie à une extension de cette protection aux personnes qualifiées en propriété industrielle, selon des modalités qui devront être adaptées à la spécificité de leur mission, à l’intersection du droit, de la technique et de la stratégie industrielle. L’inscription dans le code de la propriété intellectuelle d’une disposition garantissant cette confidentialité, articulée avec les règles de la procédure civile française et les standards de la Juridiction unifiée du brevet, permettrait de combler cette faille et de restaurer l’égalité des armes dans les contentieux internationaux. La souveraineté normative de la France dans le domaine de la propriété industrielle, la compétitivité de ses entreprises et l’attractivité de son territoire pour l’implantation de centres de recherche mondiaux en dépendent.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.