L’épuisement des droits de marque à l’épreuve de l’upcycling : la construction d’un standard jurisprudentiel de la modification essentielle du produit
I. Le périmètre de l’épuisement des droits à l’épreuve de la transformation du produit marqué
A. Le principe de l’épuisement et les conditions de la première mise dans le commerce
Le droit des marques consacre, au bénéfice de son titulaire, un droit exclusif d’exploitation du signe distinctif enregistré pour les produits et services désignés dans l’enregistrement. Ce monopole connaît néanmoins une limite fondamentale, consacrée à l’article L. 713-4, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle, qui dispose que le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans l’Union européenne ou dans l’Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement (article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle). Ce mécanisme, désigné sous le vocable d’épuisement des droits, réalise un équilibre entre la protection des prérogatives du titulaire et la libre circulation des marchandises au sein du marché intérieur.
La Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler la portée de ce principe dans un arrêt remarqué du 6 décembre 2023, rendu dans une affaire opposant la société Chanel à un revendeur de produits cosmétiques d’occasion. La chambre commerciale y énonce que le droit exclusif du titulaire d’une marque de consentir à la mise sur le marché d’un produit revêtu de sa marque, qui constitue l’objet spécifique du droit de marque, s’épuise par la première commercialisation de ce produit avec son consentement (Cass. com., 6 décembre 2023, n° 20-18.653, Publié au Bulletin). La Cour précise toutefois que la distribution gratuite d’échantillons ne vaut pas mise dans le commerce au sens de la directive, de sorte que leur commercialisation ultérieure caractérise une atteinte à l’objet spécifique du droit des marques.
Cette exigence d’une première mise dans le commerce par le titulaire ou avec son consentement constitue le préalable indispensable à l’invocation du mécanisme de l’épuisement. La Cour de cassation, dans l’arrêt précité du 6 décembre 2023, a ainsi approuvé la cour d’appel de Rennes d’avoir écarté l’épuisement des droits de la société Chanel sur des échantillons gratuits revêtus de sa marque, au motif que la distribution gratuite de ces produits ne valait pas mise dans le commerce. Par ailleurs, l’article L. 713-4, alinéa 2, du même code réserve la faculté pour le titulaire de s’opposer à tout nouvel acte de commercialisation s’il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l’altération, ultérieurement intervenue, de l’état des produits. Cette réserve, dont la portée a été progressivement précisée par la jurisprudence, ouvre la voie à une analyse substantielle de la transformation subie par le produit marqué postérieurement à sa première commercialisation, analyse qui se situe au coeur du contentieux contemporain de l’upcycling.
B. La modification essentielle du produit comme limite à l’invocabilité de l’épuisement
La notion de modification essentielle du produit, dégagée par la Cour de cassation dès 1992, constitue le pivot de l’analyse juridique de l’upcycling en droit des marques. Dans un arrêt fondateur du 28 janvier 1992, la chambre commerciale a jugé que commet un usage illicite de la marque celui qui fait subir au produit marqué une modification essentielle qui en change la nature, dès lors que le maintien de la marque sur le produit modifié tend à faire croire au consommateur que le titulaire de la marque est responsable du processus entier de production (Cass. com., 28 janvier 1992, n° 90-14.292, Publié au Bulletin). En l’espèce, une société avait commercialisé des jeans Levi Strauss après leur avoir fait subir un traitement chimique de délavage sans l’autorisation du titulaire de la marque.
Cette jurisprudence a trouvé des prolongements contemporains dans le contentieux émergent de l’upcycling de produits de luxe. Le Tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 12 février 2025 opposant Rolex à la société Skeleton Concept, a retenu un raisonnement analogue en considérant que des montres Rolex ayant subi des modifications substantielles ne pouvaient plus être regardées comme les produits initialement mis sur le marché par le titulaire. Le tribunal énonce que la fonction essentielle de garantie d’origine du produit aux consommateurs par la mention de la marque est mise à mal lorsque le produit vendu sous la marque d’origine a, postérieurement à sa mise sur le marché, été transformé au point que sa nature en a été changée (TJ Paris, 12 février 2025, n° 22/09315).
Cette approche a été confirmée par un jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 10 avril 2025, dans une affaire Hermès International contre Maison R&C, où l’incorporation de fragments de foulards Hermès dans des vestes en jean a été qualifiée de création d’un produit distinct de celui initialement commercialisé. En conséquence, le titulaire de la marque ne saurait se voir opposer l’épuisement de ses droits pour un produit qui, en réalité, n’a jamais été mis sur le marché sous cette forme par lui-même ou avec son consentement.
Une décision rendue le 21 mai 2026 par le même tribunal dans un litige opposant Chanel à la société Kamad Reworked a franchi un pas supplémentaire dans la construction de ce standard jurisprudentiel. Dans cette affaire, la société défenderesse commercialisait des colliers, bracelets et boucles d’oreilles composés de breloques reproduisant le célèbre monogramme à double C de Chanel ainsi que les signes verbaux Chanel et Coco. Pour sa défense, elle soutenait que ces éléments provenaient de boutons ou accessoires authentiques acquis sur le marché de seconde main, puis réutilisés dans le cadre d’une démarche d’upcycling. Le tribunal a jugé que, même si l’authenticité des composants utilisés avait été démontrée, l’exception d’épuisement n’aurait pas été applicable au motif que les éléments estampillés Chanel avaient été combinés avec des éléments étrangers à la maison de luxe afin de former un tout autre produit, insusceptible, en tant que tel, d’avoir été mis sur le marché par ou avec le consentement de Chanel (TJ Paris, 21 mai 2026, RG n° 25/00621).
Le tribunal a également considéré que la remise de certificats d’authenticité aux clients constituait une pratique commerciale trompeuse, dès lors que l’utilisation répétée des notions d’authenticité et d’originalité était susceptible de convaincre les consommateurs que la commercialisation de ces produits était licite alors même qu’elle constituait une contrefaçon de marque. Cette dimension de la décision témoigne de la volonté des juridictions de sanctionner non seulement l’atteinte au droit de marque en tant que telle, mais également les stratégies de communication qui tendent à la légitimer aux yeux du public. Ces décisions dessinent ainsi une ligne de partage claire entre la revente licite de produits authentiques et la commercialisation de créations nouvelles incorporant des signes distinctifs appartenant à des tiers.
II. La préservation des fonctions de la marque face aux pratiques de surcyclage
A. La fonction de garantie d’origine et l’appréciation du risque de confusion
La marque remplit une fonction essentielle de garantie d’origine, qui consiste à permettre au consommateur d’identifier le produit ou le service désigné comme provenant d’une entreprise déterminée. L’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle interdit, sauf autorisation du titulaire, l’usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire à la marque pour des produits identiques ou similaires, s’il existe dans l’esprit du public un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque (article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle). Cette prohibition constitue le fondement premier de l’action en contrefaçon de marque.
Dans l’affaire Chanel contre Kamad Reworked, le tribunal a procédé à une analyse détaillée du risque de confusion en relevant que le monogramme composé de deux lettres C entrelacées occupait une position dominante sur les bijoux commercialisés par la défenderesse. Le tribunal a considéré que cet élément visuel constitue immédiatement, pour le consommateur moyen, un indicateur d’origine associé à Chanel. L’analyse des juges dépasse la simple reproduction matérielle des signes pour s’attacher à la perception du public pertinent, dans le droit fil de la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne.
La Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 19 mars 2025 relatif à la marque Tour de France, que l’appréciation de la similitude des signes en conflit implique de les comparer afin de déterminer si ces signes présentent, sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, un degré de similitude, cette comparaison devant s’opérer eu égard aux qualités intrinsèques des signes sans tenir compte des conditions de commercialisation des produits ou des services qu’ils désignent (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-18.728, Publié au Bulletin). Le juge du fond doit ainsi se livrer à une appréciation globale du risque de confusion en tenant compte de l’ensemble des facteurs pertinents, au premier rang desquels figure le caractère distinctif de la marque antérieure.
À cet égard, l’utilisation de disclaimers ou de mentions explicatives par le défendeur ne suffit pas à écarter le risque de confusion. Le tribunal a considéré, dans l’affaire Chanel du 21 mai 2026, que de telles mentions sont même susceptibles d’aggraver la confusion en suggérant précisément qu’une partie du produit provient effectivement de la maison de luxe. La fiche produit indiquait notamment que le consommateur achetait une création Kamad et non une création de la marque dont la pièce upcyclée provenait, mais le tribunal a estimé que cette précision, loin de dissiper l’ambiguïté, renforçait l’association entre le produit litigieux et la marque de luxe dans l’esprit du consommateur. Dès lors, le praticien de l’upcycling ne saurait s’exonérer de sa responsabilité par l’apposition de clauses de non-affiliation, le critère déterminant demeurant la perception globale du signe par le consommateur d’attention moyenne. Cette approche est cohérente avec le droit de l’Union européenne, qui impose une appréciation in concreto du risque de confusion au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, sans accorder une portée dirimante aux déclarations unilatérales du défendeur.
B. La protection renforcée des marques de renommée et la fonction d’investissement
Au-delà de la fonction de garantie d’origine, le droit des marques protège également la fonction d’investissement du signe distinctif. La Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans son arrêt Intel Corporation du 27 novembre 2008, que l’article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive 89/104/CEE instaure, en faveur des marques renommées, une protection plus étendue que celle prévue pour les marques ordinaires (CJUE, 27 novembre 2008, C-252/07, Intel Corporation). Cette protection s’étend à l’hypothèse dans laquelle il est possible que le public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée effectue un rapprochement entre les marques en conflit alors même qu’il serait tout à fait distinct du public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a fait application de ces principes dans l’arrêt Tour de France du 19 mars 2025, en censurant une cour d’appel qui avait cantonné la renommée de la marque au seul public concerné par les services d’organisation d’épreuves cyclistes, sans rechercher si cette renommée s’étendait au-delà de ce public. La Cour a jugé que l’intensité de la renommée de la marque antérieure doit être prise en considération afin de déterminer si cette renommée s’étend au-delà du public visé par cette marque. Cette décision consolide la protection des marques notoires contre les usages qui, sans créer de risque de confusion stricto sensu, tirent indûment profit de leur caractère distinctif ou de leur renommée.
Dans le contentieux de l’upcycling, cette fonction d’investissement revêt une importance particulière. Le Tribunal judiciaire de Paris, dans l’affaire Chanel du 21 mai 2026, a souligné que la maison de luxe investit des centaines de millions d’euros afin d’entretenir l’image associée à ses marques. L’utilisation de ces signes sur des produits fabriqués en dehors de ses standards de qualité est susceptible de banaliser cette image et d’en diminuer l’exclusivité. Cette analyse fait écho à la notion de parasitisme économique, que la chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment circonscrite dans un arrêt du 18 mars 2026 en jugeant que l’action en concurrence déloyale, qui est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif, peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux invoqués au soutien d’une action en contrefaçon, et qu’elle tend aux mêmes fins que cette dernière, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié au Bulletin).
Par ailleurs, la Cour de cassation a également précisé, dans un arrêt du 13 novembre 2025, les modalités d’appréciation de la position distinctive autonome de la marque antérieure dans un signe composé postérieur. La chambre commerciale y énonce que lorsque la marque antérieure est reproduite dans un signe composé dans lequel elle n’apparaît pas insignifiante, il appartient aux juges du fond de rechercher si, en raison notamment de sa position ou de sa dimension, la marque antérieure est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et, le cas échéant, si elle forme avec les autres éléments du signe, pris ensemble, une unité ayant un sens différent par rapport au sens desdits éléments pris séparément (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-10.672, Publié au Bulletin). Cette grille d’analyse trouve une application directe dans le contentieux de l’upcycling, où le signe du titulaire se trouve incorporé dans un produit nouveau aux côtés d’éléments étrangers.
Enfin, le raisonnement déployé par les juridictions françaises en droit des marques n’est pas sans évoquer celui retenu par la Cour de justice de l’Union européenne en droit d’auteur. Dans l’arrêt Art & Allposters International BV contre Stichting Pictoright du 22 janvier 2015, la Cour a jugé que la règle de l’épuisement du droit de distribution ne s’applique pas dans une situation où une reproduction d’une oeuvre protégée, après avoir été commercialisée dans l’Union européenne avec le consentement du titulaire du droit d’auteur, a subi un remplacement de son support et est à nouveau mise sur le marché sous sa nouvelle forme (CJUE, 22 janvier 2015, C-419/13, Art & Allposters). Sans qu’il soit possible de transposer mécaniquement une solution de droit d’auteur au droit des marques, ces décisions témoignent d’une même réticence des juridictions européennes à étendre le mécanisme de l’épuisement à des produits qui ne correspondent plus à ceux initialement mis sur le marché par le titulaire des droits. Cette cohérence d’approche entre les deux branches de la propriété intellectuelle renforce la sécurité juridique des opérateurs économiques tout en préservant l’effectivité des droits privatifs face à des pratiques de transformation non autorisées des produits protégés.
L’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle rappelle que la marque est un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales (article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle). Or, lorsque le signe distinctif est détaché du produit pour lequel il a été enregistré et inséré dans une création nouvelle qui échappe totalement au contrôle du titulaire, cette fonction de distinction se trouve fondamentalement altérée et le consommateur se trouve privé de la garantie que le produit, dans son intégralité, répond aux standards de qualité associés à la marque d’origine. L’upcycling, en ce qu’il procède à une dissociation entre le signe et le produit authentique, porte ainsi atteinte à l’essence même du droit de marque.
Conclusion
La jurisprudence récente des juridictions françaises, confortée par les principes dégagés par la Cour de justice de l’Union européenne, établit une frontière nette entre la revente licite de produits authentiques et la commercialisation de créations nouvelles incorporant des signes distinctifs appartenant à des tiers. L’épuisement des droits de marque, prévu à l’article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle, ne saurait couvrir la transformation substantielle d’un produit marqué lorsque cette transformation aboutit à la création d’un objet qui n’a jamais été mis sur le marché par le titulaire de la marque ou avec son consentement. La notion de modification essentielle, dégagée dès 1992 par la chambre commerciale de la Cour de cassation et régulièrement réaffirmée depuis lors, constitue le critère cardinal de cette analyse, que les juridictions du fond appliquent avec une rigueur croissante dans le contentieux émergent de l’upcycling de produits de luxe.
Au-delà de la seule question de l’épuisement, la protection renforcée des marques de renommée et la préservation de la fonction d’investissement du signe distinctif offrent aux titulaires un arsenal juridique complet pour s’opposer aux pratiques de surcyclage non autorisées, sans qu’il soit besoin pour eux de démontrer l’existence d’un risque de confusion au sens classique du terme. La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qu’il s’agisse de l’arrêt Tour de France du 19 mars 2025 sur l’intensité de la renommée, de l’arrêt du 13 novembre 2025 sur la position distinctive autonome de la marque dans un signe composé, ou de l’arrêt Panerai du 18 mars 2026 sur la recevabilité de l’action en parasitisme en appel, témoigne d’une volonté constante de renforcer l’effectivité de la protection des droits de propriété industrielle face à des pratiques économiques innovantes.
Cette construction prétorienne, qui concilie la protection des investissements réalisés par les titulaires de marques avec les objectifs légitimes de l’économie circulaire, est appelée à se préciser à mesure que les pratiques d’upcycling se développent et que les tribunaux seront saisis de nouvelles déclinaisons de ce phénomène économique et culturel. L’enjeu pour les praticiens du droit de la propriété intellectuelle consiste désormais à anticiper les évolutions de cette ligne de partage entre la liberté du commerce, la durabilité environnementale et la protection des droits privatifs, dans un contexte où la pression sociétale en faveur de l’économie circulaire ne cesse de croître. Les marques de luxe, principales victimes de ces pratiques, disposent d’un pouvoir de marché et d’une capacité contentieuse considérables pour faire valoir leurs prérogatives, tandis que les acteurs de l’upcycling, souvent des entreprises de taille modeste ou des créateurs individuels, se trouvent exposés à un risque juridique significatif dont la mesure exacte dépendra des prochains développements jurisprudentiels.
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