Les limites du droit exclusif du titulaire de marque : l’exception de la référence nécessaire et les tempéraments prétoriens dans la jurisprudence de la chambre commerciale
Le droit des marques confère à son titulaire un monopole d’exploitation dont l’étendue est définie par les articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle (Legifrance). Ce droit exclusif n’est cependant pas absolu. Le législateur et le juge en ont circonscrit les frontières par un ensemble de limitations légales et de constructions prétoriennes qui, sans remettre en cause le principe du monopole, en assurent la compatibilité avec la liberté du commerce et le libre jeu de la concurrence. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des cinq dernières années, précisé avec une netteté particulière les contours de ces limitations, qu’il s’agisse de l’exception de la référence nécessaire, de l’épuisement des droits ou de la forclusion par tolérance. L’arrêt rendu le 15 mai 2024 (pourvoi n° 22-17.813, publié au Bulletin, courdecassation.fr) constitue, à cet égard, une décision cardinale qui rappelle avec force que l’interdiction faite aux tiers d’utiliser la marque d’autrui cesse là où commence l’usage nécessaire à la désignation de la destination d’un produit ou d’un service. L’étude de cette jurisprudence récente permet de discerner deux séries de limites : les unes, légales, découlent des articles L. 713-4 et L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle ; les autres, d’origine prétorienne, résultent de la jurisprudence de la chambre commerciale relative à la forclusion par tolérance, à la déchéance pour défaut d’usage sérieux et à l’absence d’usage contrefaisant lorsque le signe n’est pas exploité dans la vie des affaires.
I. Les limitations légales au droit exclusif du titulaire : épuisement des droits et exception de la référence nécessaire
A. L’épuisement du droit de marque par la première mise dans le commerce
Le droit exclusif conféré par la marque s’épuise par la première commercialisation du produit revêtu de celle-ci avec le consentement de son titulaire. L’article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que le titulaire de la marque ne peut interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce sous cette marque par lui-même ou avec son consentement. Cette règle, d’inspiration européenne, constitue une limitation fondamentale au droit exclusif ; elle garantit la libre circulation des marchandises au sein du marché intérieur tout en préservant l’objet spécifique du droit de marque.
La chambre commerciale de la Cour de cassation en a précisé la portée dans un arrêt du 6 décembre 2023 (pourvoi n° 20-18.653, publié au Bulletin, courdecassation.fr). En l’espèce, la société Chanel poursuivait en contrefaçon une société exploitant sous l’enseigne « Easy Cash », qui avait revendu des produits cosmétiques de sa marque. La Cour de cassation a rappelé que « le droit exclusif du titulaire d’une marque de consentir à la mise sur le marché d’un produit revêtu de sa marque, qui constitue l’objet spécifique du droit de marque, s’épuise par la première commercialisation de ce produit avec son consentement ». Elle a ensuite approuvé l’arrêt d’appel qui avait écarté tout épuisement des droits sur des échantillons gratuits, au motif que la distribution gratuite de ces produits ne vaut pas mise dans le commerce au sens du droit des marques. La Cour s’est fondée sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt L’Oréal du 12 juillet 2011, C-324/09) selon laquelle « la fourniture par le titulaire d’une marque, à ses distributeurs agréés, d’objets revêtus de celle-ci, destinés à la démonstration aux consommateurs dans les points de vente agréés, ainsi que de flacons revêtus de cette marque, dont de petites quantités peuvent être prélevées pour être données aux consommateurs en tant qu’échantillons gratuits, ne constitue pas, en l’absence d’éléments probants contraires, une mise dans le commerce ».
Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé que l’épuisement du droit de marque ne fait pas obstacle à ce que le titulaire s’oppose à tout nouvel acte de commercialisation lorsqu’il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l’altération ultérieure de l’état des produits. En l’espèce, la cour d’appel avait retenu que la commercialisation de produits cosmétiques dépourvus de leur emballage d’origine constituait une altération de l’état de ces produits. La Cour de cassation a jugé ce raisonnement conforme à l’article L. 713-4, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle, consacrant ainsi la faculté pour le titulaire de la marque de s’opposer à une revente portant atteinte à l’image de qualité et de prestige attachée aux produits de luxe. Cette jurisprudence illustre l’équilibre délicat recherché par le droit des marques entre la libre circulation des marchandises et la protection de la fonction essentielle de garantie d’origine.
B. L’exception de la référence nécessaire : l’arrêt Lohr du 15 mai 2024
L’exception de la référence nécessaire, prévue à l’article L. 713-6, I, 3°, du code de la propriété intellectuelle (Legifrance), dispose que la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires, conformément aux usages loyaux du commerce, de la marque « pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, en particulier lorsque cet usage est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée ». Cette disposition transpose en droit interne l’article 14 du règlement (UE) n° 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 15 mai 2024, un arrêt de cassation particulièrement significatif sur cette exception (pourvoi n° 22-17.813, publié au Bulletin, courdecassation.fr). En l’espèce, la société Lohr industrie, titulaire de dessins et modèles mis en œuvre dans des porte-voitures, et ses filiales poursuivaient en contrefaçon de marque une société autrichienne qui utilisait le signe « Lohr » pour désigner, promouvoir et commercialiser des pièces de rechange compatibles avec leurs équipements.
La cour d’appel de Paris avait, dans son arrêt du 14 janvier 2022, prononcé une interdiction générale à l’encontre du tiers d’utiliser le terme « Lohr » à titre de marque pour désigner, promouvoir et commercialiser, exporter, importer et détenir des pièces de rechange pour des porte-voitures. La Cour de cassation casse cet arrêt au visa des articles 14 du règlement (UE) 2017/1001 et L. 713-6, I, 3°, du code de la propriété intellectuelle. Elle énonce que « le titulaire d’une marque européenne ou française ne peut interdire à un tiers d’en faire usage, dans la vie des affaires, pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, lorsque l’usage de cette marque est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée ».
La Haute juridiction censure en conséquence l’interdiction générale prononcée par la cour d’appel, en relevant que celle-ci avait statué « sans réserver l’usage, dans la vie des affaires, conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, du signe « Lohr » pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire des marques « Lohr », en particulier lorsque l’usage de ces marques est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service ». En d’autres termes, le titulaire de la marque ne peut obtenir une interdiction absolue et indifférenciée ; toute mesure d’interdiction doit expressément réserver l’hypothèse de l’usage nécessaire conforme aux usages honnêtes. La cassation est prononcée sans renvoi, la Cour retranchant elle-même du dispositif de l’arrêt d’appel les usages conformes aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale pour désigner ou mentionner des produits ou services comme étant ceux du titulaire de la marque.
L’arrêt Lohr emporte deux enseignements majeurs pour le praticien du droit des marques. Premièrement, il rappelle que l’exception de la référence nécessaire n’est pas un simple moyen de défense que le défendeur devrait invoquer : le juge doit l’appliquer d’office, sous peine de cassation, dès lors qu’il prononce une mesure d’interdiction. Secondement, il confirme que cette exception s’impose avec une force particulière dans le secteur des pièces détachées et accessoires, où la mention de la marque d’origine est indispensable pour informer le consommateur de la compatibilité du produit. La solution s’étend, par identité de motifs, à tout secteur dans lequel un opérateur économique a besoin de désigner la marque d’autrui pour indiquer la destination de ses propres produits ou services, qu’il s’agisse de prestations de maintenance, de réparation ou de compatibilité technique.
II. Les tempéraments d’origine prétorienne : forclusion par tolérance, déchéance et absence d’usage contrefaisant
A. La forclusion par tolérance et la déchéance comme correctifs à l’exercice tardif du droit exclusif
Au-delà des limitations légales expressément prévues par le code de la propriété intellectuelle, la chambre commerciale a développé un corps de règles prétoriennes qui tempèrent l’exercice du droit exclusif lorsque celui-ci se heurte à l’inertie ou à la passivité de son titulaire. La forclusion par tolérance et la déchéance pour défaut d’usage sérieux constituent, à cet égard, deux mécanismes qui sanctionnent respectivement la connaissance prolongée d’un usage concurrent et l’absence d’exploitation effective du signe.
La forclusion par tolérance a fait l’objet d’une clarification déterminante dans un arrêt du 5 juin 2024 (pourvoi n° 23-15.380, publié au Bulletin, courdecassation.fr). Le groupe Hamelin, titulaire des marques renommées « Oxford » pour la papeterie scolaire, poursuivait en nullité la marque postérieure d’un concurrent qui commercialisait des sacs et trousses scolaires sous ce signe depuis 2008. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en rappelant, dans un attendu de principe, que « le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée qui a toléré en France pendant une période de cinq années consécutives l’usage d’une marque postérieure enregistrée, en connaissance de cet usage, ne peut plus demander la nullité de la marque postérieure, ni s’opposer à son usage pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, ni demander réparation du préjudice que lui aurait causé cet usage, à moins que son dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi ».
La Cour ajoute une précision essentielle quant à la preuve de la connaissance de l’usage par le titulaire de la marque antérieure : celle-ci « peut résulter d’une connaissance générale, dans le secteur économique concerné, d’une telle utilisation, cette connaissance pouvant être déduite, notamment, de la durée de l’utilisation ». En l’espèce, la cour d’appel avait relevé que les produits du concurrent étaient présents dans les mêmes enseignes de grande distribution et les mêmes rayons que ceux du groupe Hamelin, et en avait déduit que ce dernier avait nécessairement connaissance de l’usage concurrent depuis 2009. Cette solution facilite la preuve de la tolérance en permettant au juge de la déduire de circonstances objectives, sans exiger du défendeur qu’il rapporte la preuve d’une connaissance effective et personnelle du titulaire de la marque antérieure.
La déchéance pour défaut d’usage sérieux a également fait l’objet d’évolutions jurisprudentielles significatives. Dans deux arrêts du 14 mai 2025 (pourvois n° 23-21.296, publié au Bulletin, courdecassation.fr, et n° 23-21.866, publié au Bulletin, courdecassation.fr), la chambre commerciale a précisé l’office du juge en matière de sous-catégories de produits ou services. Le juge saisi d’une demande en déchéance doit rechercher « si cette catégorie peut être divisée, de manière objective et non arbitraire, en sous-catégories autonomes et cohérentes, et ce, même en l’absence d’identification de telles sous-catégories par le titulaire de la marque lors de l’enregistrement de celle-ci ou au cours de l’instance en déchéance ». Le critère essentiel est celui de « la finalité et de la destination des produits ou des services en cause », qu’il convient d’apprécier de manière concrète. Cette jurisprudence, qui s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt ACTC/EUIPO du 22 octobre 2020, C-714/18 P), contraint le titulaire d’une marque enregistrée pour une catégorie large à démontrer un usage sérieux pour l’ensemble des produits couverts, sous peine de voir sa protection réduite aux seules sous-catégories effectivement exploitées.
Dans un arrêt du 13 novembre 2025 (pourvoi n° 24-14.449, courdecassation.fr), la chambre commerciale a également rappelé que la déchéance peut être encourue lorsque la marque est devenue, du fait de l’activité ou de l’inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce. En l’espèce, la marque « City stade » déposée en 2006 pour désigner une structure sportive avait, par l’inactivité de son titulaire qui n’avait exercé aucune action pour en défendre le caractère distinctif, été utilisée de manière générique par les collectivités territoriales et les concurrents. La Cour a jugé que « par son inactivité, la société Tennis d’Aquitaine a contribué à la dégénérescence de sa marque ». Cette solution rappelle que le droit exclusif emporte, pour son titulaire, un devoir de vigilance dont la négligence prolongée peut entraîner la perte du monopole.
En matière de déchéance, la chambre commerciale avait déjà précisé, dans un arrêt du 4 novembre 2020 (pourvoi n° 16-28.281, publié au Bulletin, courdecassation.fr), que la déchéance ne produisant effet qu’à l’expiration d’une période ininterrompue de cinq ans sans usage sérieux, son titulaire est en droit de se prévaloir de l’atteinte portée à ses droits sur la marque qu’ont pu lui causer les actes de contrefaçon intervenus avant sa déchéance. Cette solution, rendue sur renvoi après avis de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt Cooper International Spirits du 26 mars 2020, C-622/18), illustre la distinction entre la déchéance pour l’avenir et la réparation du préjudice passé : le titulaire déchu peut encore obtenir l’indemnisation des actes de contrefaçon commis avant la date d’effet de la déchéance, même s’il ne peut plus interdire l’usage futur de la marque.
B. Le revirement de 2021 : le simple dépôt de marque ne caractérise plus un acte de contrefaçon
L’un des tempéraments les plus remarquables apportés au droit exclusif du titulaire de marque résulte du revirement de jurisprudence opéré par la chambre commerciale le 13 octobre 2021 (pourvoi n° 19-20.504, publié au Bulletin, courdecassation.fr). Antérieurement à cette décision, la Cour de cassation considérait de manière constante, depuis un arrêt du 26 novembre 2003, que le dépôt à titre de marque d’un signe contrefaisant constituait à lui seul un acte de contrefaçon, indépendamment de son exploitation commerciale. Cette jurisprudence permettait au titulaire d’une marque antérieure d’agir en contrefaçon contre le simple déposant d’une marque postérieure identique ou similaire, sans avoir à démontrer un quelconque usage de celle-ci.
L’arrêt du 13 octobre 2021 a explicitement abandonné cette solution. La Cour énonce désormais que « la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque ne constitue pas un acte de contrefaçon dès lors qu’une telle demande, même lorsqu’elle est accueillie, ne caractérise pas un usage pour des produits ou des services en l’absence de tout début de commercialisation de produits ou services sous le signe et qu’en pareil cas, aucun risque de confusion dans l’esprit du public et, par conséquent, aucune atteinte à la fonction essentielle d’indication d’origine de la marque, ne sont susceptibles de se produire ». Ce revirement, fondé sur une interprétation renouvelée des articles L. 713-2 et L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt Daimler du 3 mars 2016, C-179/15), aligne le droit français sur le droit de l’Union. La Cour de justice avait en effet jugé que l’usage d’un signe à titre de marque suppose une utilisation dans la vie des affaires et non une simple finalité privée, et que le dépôt, qui ne constitue qu’un acte juridique unilatéral sans effet sur le marché, ne caractérise pas un tel usage.
Par ailleurs, dans un arrêt du 18 octobre 2023 (pourvoi n° 20-20.055, publié au Bulletin, courdecassation.fr), la chambre commerciale a précisé la notion d’usage dans la vie des affaires à propos de l’utilisation d’une marque dans le code-source d’un site internet. La Cour a jugé que l’utilisation d’une marque dans le code-source d’un site internet, même si le signe n’est pas visible aux yeux du public, peut constituer un usage dans la vie des affaires lorsqu’elle a pour effet de proposer à l’internaute une alternative aux produits ou services du titulaire de la marque. En revanche, elle a approuvé l’arrêt d’appel qui rejette la demande en contrefaçon lorsque l’absence de tout risque de confusion est établie. Cette décision rappelle que l’action en contrefaçon est subordonnée à la démonstration d’une atteinte effective à la fonction essentielle de garantie d’origine de la marque, et non à la seule constatation de l’identité ou de la similitude des signes.
La cohérence d’ensemble de ces solutions prétoriennes révèle une ligne directrice claire : le droit exclusif du titulaire de marque est subordonné à un usage effectif et sérieux du signe dans la vie des affaires. Le simple enregistrement ne confère pas un monopole absolu et perpétuel ; il ouvre un droit d’exploitation dont la protection est conditionnée à la réalité de l’usage et à la vigilance du titulaire. Cette orientation jurisprudentielle, qui s’inscrit dans le mouvement général d’harmonisation européenne du droit des marques, répond aux critiques formulées à l’encontre d’un système qui favoriserait indûment la constitution de portefeuilles de marques défensifs au détriment de la liberté du commerce et de l’innovation.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation dessine, depuis 2021, un cadre de plus en plus précis des limites au droit exclusif du titulaire de marque. L’exception de la référence nécessaire, consacrée avec une rigueur renouvelée par l’arrêt Lohr du 15 mai 2024, interdit au titulaire d’obtenir une mesure d’interdiction générale qui ne réserverait pas expressément l’usage de sa marque par les tiers pour indiquer la destination de leurs produits, notamment en tant qu’accessoires ou pièces détachées. L’épuisement des droits, la forclusion par tolérance et la déchéance pour défaut d’usage sérieux complètent cet édifice en sanctionnant l’inertie prolongée du titulaire. Le revirement de 2021 sur le simple dépôt de marque marque une rupture décisive avec une conception extensive du droit exclusif qui prévalait depuis près de vingt ans. L’ensemble de ces solutions témoigne d’une volonté constante de la Haute juridiction de circonscrire le monopole du titulaire de marque dans des limites compatibles avec le libre exercice du commerce, la protection effective du consommateur et la cohérence du marché intérieur européen. Le praticien confronté à un litige de contrefaçon devra, dès l’introduction de l’instance, examiner si l’usage litigieux ne relève pas de l’une de ces limitations, sous peine d’encourir une cassation pour violation des textes susvisés.
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