La position distinctive autonome de la marque antérieure dans les signes composés : l’arrêt de la chambre commerciale du 13 novembre 2025
L’opposabilité d’une marque antérieure à un signe composé postérieur constitue l’une des questions les plus délicates du droit des marques. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 13 novembre 2025 rendu en matière de contrefaçon et promis à la publication au Bulletin, vient rappeler avec une particulière netteté la méthode que les juges du fond doivent suivre pour déterminer si une marque antérieure conserve, au sein d’un signe composé postérieur, une « position distinctive autonome ». Cette notion, forgée par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt Medion du 6 octobre 2005, irrigue désormais l’ensemble du contentieux de l’appréciation du risque de confusion entre une marque première et un signe second qui l’incorpore. La décision commentée, rendue au visa de l’article L. 711-3, 1°, b), du code de la propriété intellectuelle, censure l’arrêt de la cour d’appel de Paris pour ne pas avoir recherché d’office si le terme « Circus », constitutif des marques antérieures, ne conservait pas une position distinctive autonome dans le signe « Circus Baobab », dont le dépôt était contesté. L’importance de cet arrêt tient à la clarification qu’il apporte quant à l’office du juge saisi d’une opposition ou d’une action en nullité fondée sur l’existence d’un risque de confusion : la simple comparaison globale des signes ne suffit pas, le juge doit spécifiquement examiner l’hypothèse d’une position distinctive autonome de la marque antérieure dans le signe postérieur.
I. La détermination de la position distinctive autonome, condition d’une protection élargie de la marque antérieure
A. La genèse prétorienne du critère de la position distinctive autonome
La notion de position distinctive autonome trouve son origine dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. L’arrêt Medion, rendu le 6 octobre 2005, a posé pour la première fois le principe selon lequel une marque antérieure peut conserver une position distinctive autonome dans un signe composé reprenant la dénomination sociale du déposant, sans pour autant constituer l’élément dominant de ce signe. La Cour de justice a ultérieurement précisé cette construction dans l’arrêt Bimbo/OHMI du 8 mai 2014, puis dans l’arrêt BGW du 22 octobre 2015. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 13 novembre 2025, en synthétise les enseignements avec une clarté remarquable.
L’arrêt rappelle d’abord le cadre général de l’appréciation du risque de confusion, tel qu’il résulte de l’article L. 711-3, 1°, b), du code de la propriété intellectuelle, lequel transpose en droit interne l’article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, et l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe pour le comparer avec une autre marque. La Cour de cassation cite à l’appui de ce rappel les arrêts rendus par la Cour de justice dans les affaires SABEL (11 novembre 1997), Canon (29 septembre 1998), Lloyd Schuhfabrik Meyer (22 juin 1999), adidas et adidas Benelux (10 avril 2008) et Hansson (12 juin 2019).
C’est ensuite que la Cour de cassation énonce la règle propre à la position distinctive autonome en des termes qui méritent d’être cités intégralement. Elle juge que « lorsqu’une marque antérieure est reproduite dans un signe composé postérieur, dans lequel elle n’apparaît pas insignifiante, il appartient aux juges du fond, aux fins de déterminer si la marque antérieure conserve dans le signe postérieur composé une position distinctive autonome, de rechercher si, en raison notamment de sa position ou de sa dimension, la marque antérieure est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et, le cas échéant, si elle forme avec les autres éléments du signe, pris ensemble, une unité ayant un sens différent par rapport au sens desdits éléments pris séparément » (Cass. com., 13 nov. 2025, n 24-10.672, Publié au Bulletin). Cette formulation, qui emprunte à la jurisprudence de la Cour de justice dans les arrêts Bimbo/OHMI et BGW précités, constitue désormais le vade-mecum du juge français en la matière.
La Cour de cassation prend soin de distinguer deux hypothèses. Dans la première, la marque antérieure conserve une position distinctive autonome : tel est le cas lorsque, « en raison notamment de sa position dans le signe composé ou de sa dimension, la marque antérieure est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardée en mémoire par celui-ci ». Dans cette configuration, le public attribue également au titulaire de la marque antérieure l’origine des produits ou des services couverts par le signe composé, ou est conduit à croire que les produits et services en cause proviennent, à tout le moins, d’entreprises liées économiquement. Dans la seconde hypothèse, la marque antérieure ne conserve pas une position distinctive autonome : il en va ainsi « si elle en constitue un élément négligeable ou si elle forme avec le ou les autres éléments du signe, pris ensemble, une unité ayant un sens différent par rapport au sens desdits éléments pris séparément, excluant ainsi que le public pertinent la perçoive de manière autonome ». Cette distinction binaire structure l’ensemble du raisonnement dont la Cour de cassation impose le respect aux juridictions du fond.
B. La censure de la cour d’appel de Paris pour défaut de recherche de la position distinctive autonome
L’application de cette grille d’analyse au cas d’espèce révèle toute la portée normative de l’arrêt commenté. La société Circus Belgium exploite une plateforme de jeux de casino et de paris sportifs sous la marque verbale de l’Union européenne « Circus » et la marque semi-figurative « Circus », enregistrées respectivement en 2016 et 2019. Ayant formé opposition à l’enregistrement du signe « Circus Baobab » déposé par l’association Rock en cirque, elle s’est vu débouter par le directeur général de l’INPI. La cour d’appel de Paris, saisie du recours, a confirmé cette décision en retenant que les signes en présence offraient « une physionomie nettement distincte » et que le terme « Circus » n’apparaissait pas dominant au sein de la demande d’enregistrement, le terme « Baobab » étant « tout aussi distinctif et pas moins prépondérant, que ce soit au plan visuel, au plan phonétique ou au plan intellectuel ».
La Cour de cassation censure cette motivation au motif que la cour d’appel n’a pas recherché, « ainsi qu’il lui incombait, si ce terme, qui est identique à la marque verbale ‘Circus’ et constitue l’élément verbal de la marque semi-figurative ‘Circus’, ne conservait pas, au sein du signe composé ‘Circus Baobab’, une position distinctive autonome et, le cas échéant, si, compte tenu de cette position, le public n’attribuerait pas au titulaire des marques antérieures ‘Circus’ l’origine des produits ou des services couverts par le signe composé ou ne serait pas conduit à croire que les produits et services en cause provenaient, à tout le moins, d’entreprises liées économiquement » (Cass. com., 13 nov. 2025, n 24-10.672, Publié au Bulletin). L’arrêt cassé est privé de base légale au regard de l’article L. 711-3, 1°, b), du code de la propriété intellectuelle.
Cette cassation illustre l’exigence méthodologique que la Cour de cassation impose aux juges du fond. La simple comparaison analytique des éléments des signes en conflit, suivie d’une appréciation globale concluant à l’absence de risque de confusion, ne satisfait pas à l’office du juge. Celui-ci doit spécifiquement vérifier si la marque antérieure, bien qu’elle ne soit pas l’élément dominant du signe composé, y conserve néanmoins une position distinctive autonome. Or cette vérification est distincte de l’appréciation globale de la similitude des signes : elle constitue un examen préalable, qui commande ensuite l’analyse du risque de confusion. La cour d’appel de Paris, en se bornant à relever que le terme « Circus » n’était pas plus prépondérant que le terme « Baobab » et que le consommateur appréhende un signe dans sa globalité, a omis cette étape essentielle du raisonnement.
Par ailleurs, la décision de la Cour de cassation éclaire la notion même de « position distinctive autonome » en rappelant qu’elle ne se confond pas avec la notion de caractère dominant. Une marque antérieure peut ne pas dominer l’impression d’ensemble produite par le signe composé et néanmoins y conserver une position distinctive autonome. La Cour de justice l’avait déjà jugé dans l’arrêt Bimbo/OHMI en retenant que « ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant ». La Cour de cassation en tire la conséquence logique : le fait qu’un élément ne soit pas dominant n’implique nullement qu’il soit négligeable, et inversement. Cette distinction est cardinale pour comprendre la portée de l’arrêt commenté.
II. La portée de l’arrêt dans l’économie générale du contentieux des marques
A. Un rappel méthodologique sur l’office du juge dans l’appréciation du risque de confusion
L’arrêt du 13 novembre 2025 s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante par laquelle la chambre commerciale de la Cour de cassation contrôle de plus en plus étroitement la motivation des arrêts d’appel en matière de droit des marques. L’année 2025 a été marquée par plusieurs décisions de principe rappelant aux juges du fond la rigueur méthodologique qui doit gouverner leur office. Ainsi, dans un arrêt du 14 mai 2025, la même chambre commerciale a jugé que « lorsque le demandeur à la déchéance soutient que la catégorie de produits ou de services pour laquelle la marque a été enregistrée se subdivise en sous-catégories et invoque un défaut d’usage sérieux pour certaines de ces sous-catégories, le juge doit rechercher si la catégorie visée à l’enregistrement de la marque peut être divisée, de manière objective et non arbitraire, en sous-catégories autonomes et cohérentes, et ce, même en l’absence d’identification de telles sous-catégories par le titulaire de la marque » (Cass. com., 14 mai 2025, n 23-21.296, Publié au Bulletin). Ce parallélisme est frappant : dans les deux cas, la Cour de cassation impose au juge du fond une démarche proactive de catégorisation ou de qualification juridique, qui ne saurait être éludée au profit d’une appréciation globale insuffisamment étayée.
La même exigence de rigueur se retrouve dans un arrêt du 28 janvier 2026, par lequel la chambre commerciale a statué sur l’imprescriptibilité de l’action en nullité de marque issue de la loi PACTE du 22 mai 2019. La Cour y rappelle que « par l’article 124, III, de la loi Pacte, qui est dépourvu d’ambiguïté, le législateur a entendu conférer un effet rétroactif à l’article L. 714-3-1 du code de la propriété intellectuelle, repris en substance à l’article L. 716-2-6 de ce code » et que « cette imprescriptibilité étant générale, hors l’hypothèse d’une décision passée en force de chose jugée, elle déroge à l’article 2222 du code civil et s’applique à tous les titres en vigueur à cette date, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement » (Cass. com., 28 janv. 2026, n 24-14.760, Publié au Bulletin). Là encore, la Cour de cassation censure une cour d’appel qui s’était contentée d’une lecture restrictive des textes sans procéder à l’analyse complète que la loi commandait.
Dès lors, l’arrêt du 13 novembre 2025 relatif à la position distinctive autonome participe d’un mouvement jurisprudentiel plus large de renforcement du contrôle de la motivation des décisions en matière de propriété industrielle. La Cour de cassation ne se contente plus d’un simple rappel des principes directeurs de l’appréciation du risque de confusion ; elle exige des juges du fond qu’ils structurent leur raisonnement selon une grille d’analyse prédéterminée, dont le respect conditionne la base légale de leur décision. Cette évolution est significative, car elle témoigne d’une volonté de réduire la part d’appréciation souveraine des juges du fond, en encadrant plus strictement l’office du juge dans ce contentieux techniquement exigeant.
En conséquence, la portée de l’arrêt commenté dépasse le seul cas de l’opposition à l’enregistrement de la marque « Circus Baobab ». Il fixe une méthode générale applicable à toutes les hypothèses dans lesquelles un signe composé postérieur incorpore une marque antérieure : le juge doit d’abord déterminer si la marque antérieure est reproduite dans le signe postérieur et n’y apparaît pas insignifiante ; ensuite, il doit rechercher si elle y conserve une position distinctive autonome ; enfin, il doit apprécier le risque de confusion à la lumière de cette qualification préalable. Cette démarche en trois temps, qui était déjà esquissée dans la jurisprudence de la Cour de justice, se trouve désormais expressément consacrée par la chambre commerciale de la Cour de cassation.
B. L’articulation avec les autres mécanismes de protection de la marque antérieure
La notion de position distinctive autonome doit être articulée avec les autres instruments de protection de la marque antérieure prévus par le code de la propriété intellectuelle. L’article L. 711-3, I, 1°, b) protège le titulaire d’une marque antérieure contre l’enregistrement d’une marque postérieure identique ou similaire pour des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu’il existe un risque de confusion. L’article L. 711-3, I, 2° offre une protection élargie à la marque de renommée, en écartant l’exigence d’identité ou de similarité des produits ou services, dès lors que l’usage de la marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qu’il lui porterait préjudice. Enfin, l’article L. 712-6 sanctionne le dépôt frauduleux, que la Cour de cassation a récemment précisé dans l’arrêt Napapijri du 28 janvier 2026, en rappelant que « l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public ne doit pas nécessairement être établie pour que la cause de nullité prévue à l’article 3, paragraphe 2, sous d), de la directive 2008/95/CE puisse s’appliquer » et que « d’autres circonstances factuelles peuvent, le cas échéant, constituer un ensemble d’indices pertinents et concordants établissant la mauvaise foi du demandeur » (Cass. com., 28 janv. 2026, n 24-14.760, Publié au Bulletin).
La position distinctive autonome occupe une place singulière au sein de cette architecture protectrice. Elle ne constitue pas un fondement autonome de l’action en nullité ou en contrefaçon, mais une modalité particulière de l’appréciation du risque de confusion au sens de l’article L. 711-3, I, 1°, b). Elle permet de retenir l’existence d’un risque de confusion alors même que l’analyse globale des signes, fondée sur l’impression d’ensemble, ne permettrait pas de conclure à une similitude suffisante. En d’autres termes, la position distinctive autonome fonctionne comme un correctif à l’appréciation globale classique : elle empêche que l’incorporation d’une marque antérieure dans un signe composé plus long, où elle se trouve noyée parmi d’autres éléments également distinctifs, ne conduise mécaniquement à écarter le risque de confusion.
Cette fonction correctrice est particulièrement utile dans le contentieux des marques complexes ou semi-figuratives, où le signe postérieur se compose de plusieurs éléments verbaux et graphiques parmi lesquels la marque antérieure risque de passer inaperçue si l’on s’en tient à une comparaison globale. L’arrêt du 13 novembre 2025 en fournit une illustration éloquente : le signe « Circus Baobab » était composé du terme « Circus », identique à la marque verbale antérieure, et du terme « Baobab », lui-même distinctif. La cour d’appel en avait déduit qu’aucun des deux termes n’était prépondérant et que l’impression d’ensemble ne créait pas de risque de confusion. La Cour de cassation censure cette approche, en imposant au juge de vérifier si le terme « Circus », bien que non dominant, ne conservait pas une position distinctive autonome de nature à créer un risque que le public attribue les produits au titulaire de la marque antérieure.
A cet égard, la distinction entre le caractère dominant et la position distinctive autonome revêt une importance pratique considérable pour les praticiens. Un titulaire de marque antérieure qui forme opposition à l’enregistrement d’un signe composé postérieur ne peut se contenter de démontrer que sa marque est reproduite dans le signe contesté. Il doit établir que cette marque conserve, dans le signe composé, une position distinctive autonome, c’est-à-dire qu’elle est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardée en mémoire par celui-ci. Cette démonstration peut s’appuyer sur plusieurs éléments : la position de la marque antérieure dans le signe composé (en attaque, au centre, en finale), sa dimension relative par rapport aux autres éléments, sa distinctivité intrinsèque ou acquise par l’usage, et l’existence éventuelle d’une unité de sens entre la marque antérieure et les autres éléments du signe composé. La Cour de cassation, en censurant la cour d’appel de Paris, rappelle que cette analyse ne peut être éludée et doit être menée de manière explicite dans la motivation de la décision.
Par ailleurs, la notion de position distinctive autonome entretient des liens étroits avec la théorie de la marque de renommée. Si la marque antérieure jouit d’une renommée, la protection offerte par l’article L. 711-3, I, 2° du code de la propriété intellectuelle est plus étendue, puisqu’elle ne requiert ni identité ni similarité des produits ou services. Dans ce cadre, la position distinctive autonome de la marque de renommée dans un signe composé postérieur renforce la démonstration de l’atteinte à la renommée, en établissant que le public fera un lien entre le signe contesté et la marque renommée. La Cour de justice a d’ailleurs jugé, dans l’arrêt adidas et adidas Benelux du 10 avril 2008, que la condition de l’existence d’un lien entre la marque renommée et le signe contesté est satisfaite lorsque la marque antérieure conserve une position distinctive autonome dans le signe postérieur.
Enfin, l’arrêt du 13 novembre 2025 doit être mis en perspective avec l’arrêt Oxford rendu par la même chambre commerciale le 5 juin 2024, qui avait précisé les conditions de la forclusion par tolérance en matière de nullité de marque. La Cour de cassation y avait jugé que « le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée qui a toléré en France pendant une période de 5 années consécutives l’usage d’une marque postérieure enregistrée, en connaissance de cet usage, ne peut plus demander la nullité de la marque postérieure, ni s’opposer à son usage » (Cass. com., 5 juin 2024, n 23-15.380, Publié au Bulletin). Le rapprochement de ces deux décisions révèle une cohérence d’ensemble : la Cour de cassation encadre aussi bien l’action du titulaire de la marque antérieure (en lui imposant de démontrer la position distinctive autonome dans le signe composé) que l’inaction prolongée de ce même titulaire (en sanctionnant la tolérance par la forclusion). Le droit des marques se construit ainsi comme un système d’équilibre entre la protection des droits antérieurs et la sécurité juridique des déposants postérieurs.
Conclusion
L’arrêt de la chambre commerciale du 13 novembre 2025 constitue une décision de principe qui structure durablement le contentieux de l’appréciation du risque de confusion en droit des marques. En imposant aux juges du fond de rechercher spécifiquement si la marque antérieure conserve une position distinctive autonome dans le signe composé postérieur, la Cour de cassation renforce la protection des titulaires de marques antérieures tout en clarifiant la méthodologie que les juridictions doivent suivre. Cette décision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de contrôle accru de la motivation des décisions en matière de propriété industrielle, dont les arrêts du 14 mai 2025, du 28 janvier 2026 et du 5 juin 2024 constituent les autres jalons récents. La notion de position distinctive autonome, désormais consacrée en droit interne, doit être maniée avec rigueur par les praticiens : elle ouvre une voie supplémentaire de protection pour les titulaires de marques antérieures, à la condition d’une démonstration circonstanciée de l’autonomie distinctive que leur signe conserve dans le signe postérieur contesté.
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