La prohibition du détournement du droit des marques aux fins de prolongation du monopole de brevet : la construction prétorienne de la mauvaise foi par la chambre commerciale de la Cour de cassation
Le droit de la propriété intellectuelle repose sur un équilibre fragile entre l’octroi de monopoles temporaires destinés à récompenser l’innovation et la préservation du domaine public, socle de la liberté du commerce et de l’industrie. Cet équilibre est mis à l’épreuve lorsque le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle arrivé à expiration tente d’en prolonger les effets par le recours à un autre droit, théoriquement distinct dans sa finalité et dans sa durée. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation offre, avec l’arrêt CeramTec du 7 janvier 2026, une illustration remarquable du contrôle prétorien exercé sur ces stratégies de cumul abusif entre le droit des brevets et le droit des marques.
La société CeramTec, spécialisée dans les composants céramiques destinés aux implants de hanche, était titulaire d’un brevet européen déposé en août 1991 sur un composite céramique utilisant de l’oxyde de chrome dans une proportion déterminée. Ce brevet, expiré en août 2011, avait pour conséquence industrielle la production d’une céramique de couleur rose Pantone 677C. Quelques semaines après l’expiration du brevet, la société CeramTec déposa trois marques de l’Union européenne portant sur cette couleur rose : une marque de couleur proprement dite, une marque figurative et une marque tridimensionnelle représentant une bille de cette nuance. Assignée en contrefaçon de marques par CeramTec, la société concurrente Coorstek sollicita reconventionnellement l’annulation de ces trois enregistrements pour mauvaise foi.
Or, le droit des marques se distingue fondamentalement du droit des brevets par sa finalité et par sa durée. La marque est un instrument de ralliement de la clientèle, dont la fonction essentielle est de garantir l’origine commerciale des produits et services. Le brevet protège une solution technique pour une durée limitée, au terme de laquelle l’invention tombe dans le domaine public. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le dépôt de marques portant sur une couleur, conséquence nécessaire d’un procédé technique antérieurement breveté, pouvait être annulé pour mauvaise foi au motif que ce dépôt visait à prolonger le monopole conféré par le brevet expiré.
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 7 janvier 2026, statuant après le renvoi préjudiciel opéré devant la Cour de justice de l’Union européenne le 19 juin 2025 (C-17/24) (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 21-23.458), apporte des précisions essentielles sur la notion de mauvaise foi du déposant et sur l’interdiction du détournement de la finalité du droit des marques. Cette décision s’inscrit dans une construction prétorienne plus large, qui tend à prévenir l’instrumentalisation des droits de propriété intellectuelle au détriment de la libre concurrence.
I. L’autonomie de la mauvaise foi comme cause de nullité de la marque détournée de sa fonction
A. La finalité essentielle de la marque et l’interdiction de son détournement
La marque constitue un droit de propriété intellectuelle dont la fonction première est de garantir au consommateur l’identité d’origine du produit ou du service qu’elle désigne. La Cour de justice de l’Union européenne a, de manière constante, rappelé que cette fonction essentielle d’indication d’origine ne saurait être instrumentalisée à des fins étrangères à la loyauté de la concurrence. Dans son arrêt Nestlé du 16 septembre 2015 (C-215/14) (CJUE, 16 septembre 2015, C-215/14, Nestlé), elle a ainsi jugé que le droit exclusif et potentiellement permanent conféré par une marque « ne saurait permettre au titulaire de celle-ci de perpétuer, sans limitation dans le temps, d’autres droits que le législateur de l’Union a voulu soumettre à des délais de péremption ».
Cette exigence de loyauté imprègne l’ensemble du droit des marques de l’Union européenne. L’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire, applicable à la date des dépôts litigieux, refuse l’enregistrement aux signes « constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ». Cette disposition, qui vise à éviter que le droit des marques ne serve à protéger des solutions techniques relevant du droit des brevets, trouve son prolongement dans la cause de nullité pour mauvaise foi prévue à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
En droit interne, l’article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle subordonne la validité de la marque à l’existence d’un signe distinctif, licite et non déceptif, tandis que l’article L. 714-3 du même code prévoit la nullité de la marque qui ne répond pas aux conditions légales (article L. 714-3 CPI). Ces dispositions constituent le cadre légal dans lequel s’inscrit le contrôle prétorien de la loyauté du dépôt de marque.
Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion, dans un arrêt du 13 octobre 2021, de rappeler que la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque « ne constitue pas un acte de contrefaçon dès lors qu’une telle demande, même lorsqu’elle est accueillie, ne caractérise pas un usage pour des produits ou des services en l’absence de tout début de commercialisation » (Cass. com., 13 octobre 2021, n° 19-20.504, Publié au Bulletin) (lien Cour de cassation). La Cour distinguait ainsi nettement l’acte d’enregistrement, relevant du droit des marques, de l’acte d’usage commercial, relevant potentiellement de la contrefaçon, marquant la spécificité fonctionnelle de chaque droit de propriété intellectuelle.
B. La notion autonome de mauvaise foi comme garde-fou du détournement de la fonction de la marque
La mauvaise foi du déposant constitue une notion autonome du droit de l’Union, que la Cour de justice a progressivement définie comme l’intention, de la part du demandeur, de ne pas participer de manière loyale au jeu de la concurrence. Dans son arrêt Koton du 12 septembre 2019 (C-104/18 P), la CJUE a précisé que cette cause de nullité s’applique « lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque de l’Union européenne a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine » (CJUE, 12 septembre 2019, C-104/18 P, Koton).
Cette définition présente un caractère alternatif qui mérite d’être souligné. La mauvaise foi peut être retenue soit en présence d’une intention de nuire à un tiers déterminé, soit en présence d’une intention plus générale d’obtenir un droit exclusif à des fins étrangères aux fonctions de la marque, sans qu’il soit nécessaire d’identifier une victime particulière. Cette seconde branche de l’alternative est précisément celle que la Cour de cassation a mobilisée dans l’arrêt CeramTec.
En conséquence, la preuve de la mauvaise foi n’exige pas la démonstration d’un préjudice effectif causé à un concurrent. Il suffit d’établir, par un faisceau d’indices, que le déposant poursuivait un but autre que celui de distinguer ses produits ou services de ceux de ses concurrents. La Cour de cassation a, dans l’arrêt CeramTec, expressément écarté le moyen selon lequel le dépôt des marques en cause n’aurait pas eu pour effet de prolonger la protection d’une solution technique, en rappelant que la mauvaise foi s’apprécie au moment du dépôt et non au regard de ses effets ultérieurs.
Dès lors, la notion de mauvaise foi apparaît comme un instrument de régulation du comportement des opérateurs économiques, permettant au juge de sanctionner les stratégies de contournement des finalités respectives des différents droits de propriété intellectuelle. L’arrêt du 28 janvier 2026 rendu par la même chambre commerciale (Cass. com., 28 janvier 2026, n° 24-14.760, Publié au Bulletin) (lien Cour de cassation) a d’ailleurs rappelé que l’action en nullité d’une marque pour atteinte à des droits antérieurs n’est enfermée dans aucun délai de prescription, consacrant ainsi la permanence du contrôle de la validité des marques.
À cet égard, la chambre commerciale a, dans un arrêt du 6 décembre 2023 (Cass. com., 6 décembre 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin) (lien Cour de cassation), également rappelé l’exigence de loyauté dans la mise en œuvre des mesures probatoires, en censurant une saisie-contrefaçon diligentée sans que le requérant ait porté à la connaissance du juge des éléments de nature à influer sur son appréciation. Cette exigence de loyauté, qui irrigue l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle, fonde la solution adoptée dans l’arrêt CeramTec.
II. L’articulation du droit des marques et du droit des brevets dans la préservation du domaine public
A. La limite temporelle du droit des brevets et l’interdiction de sa neutralisation par le droit des marques
Le droit des brevets est, par nature, un droit temporaire. L’article L. 611-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que toute invention peut faire l’objet d’un titre de propriété industrielle délivré par le directeur de l’INPI, qui confère à son titulaire un droit exclusif d’exploitation pour une durée limitée. Cette limitation temporelle est un élément essentiel du compromis social sur lequel repose le système des brevets : en échange de la divulgation de l’invention, l’inventeur bénéficie d’un monopole temporaire, au terme duquel l’invention enrichit le domaine public. La Cour de justice a, dans son arrêt CeramTec du 19 juin 2025 (C-17/24), précisé que les causes de nullité fondées sur la fonctionnalité du signe (article 7, paragraphe 1, sous e), du règlement n° 207/2009) et sur la mauvaise foi « sont autonomes, mais non exclusives l’une de l’autre » (CJUE, 19 juin 2025, C-17/24, CeramTec).
Or, dans l’affaire CeramTec, la chronologie des dépôts de marques revêtait une importance décisive. La Cour de cassation a relevé que la société CeramTec avait procédé au dépôt de ses marques de couleur rose quelques semaines seulement après l’expiration du brevet qui protégeait le matériau céramique dont cette couleur était la conséquence nécessaire. La Cour a ainsi retenu que la couleur rose Pantone 677C « n’était pas appréhendée comme un élément arbitraire mais comme la conséquence de la présence d’oxyde de chrome dans les proportions approuvées par les autorités sanitaires ». Cette constatation, associée à la proximité temporelle entre l’expiration du brevet et le dépôt des marques, constituait un indice concordant de l’intention de détournement du droit des marques.
La Cour de cassation a également écarté l’argument tiré de ce que des études ultérieures auraient démontré l’absence d’effet technique de l’oxyde de chrome sur la résistance du matériau. Conformément à la jurisprudence de la CJUE, la mauvaise foi « ne peut pas être appréciée sur le fondement de circonstances survenues postérieurement au dépôt de la demande d’enregistrement de la marque en cause ». Le moment pertinent pour apprécier la mauvaise foi est celui du dépôt, ce que la Cour de justice avait déjà énoncé dans son arrêt Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli du 11 juin 2009 (C-529/07), au point 35 (CJUE, 11 juin 2009, C-529/07).
Par ailleurs, la Cour de cassation a jugé que la cour d’appel n’était pas tenue de rechercher si les concurrents pouvaient, en ajoutant des colorants, obtenir une autre couleur que le rose pour une céramique contenant de l’oxyde de chrome dans une proportion antérieurement protégée par le brevet. La Cour a ainsi confirmé, implicitement mais nécessairement, le rejet du critère de la multiplicité des formes, déjà fragilisé par la jurisprudence du Tribunal de l’Union européenne (TUE, 26 mars 2020, T-752/18), selon lequel l’existence de formes ou couleurs alternatives pour parvenir au résultat technique du brevet est indifférente à l’appréciation de la fonctionnalité du signe.
En conséquence, l’arrêt CeramTec consacre une prohibition de principe : le droit des marques ne peut servir à prolonger, directement ou indirectement, le monopole conféré par un brevet expiré. Cette prohibition s’applique indépendamment de l’efficacité réelle de la stratégie de prolongation, la seule intention de détournement suffisant à caractériser la mauvaise foi. La chambre commerciale a, dans un arrêt du 26 mars 2025 (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, Publié au Bulletin), rappelé que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » (lien Cour de cassation). Cette décision, qui admet le cumul des actions sur des fondements distincts, illustre a contrario l’interdiction du cumul des protections lorsque le second droit poursuit la même finalité que le premier.
B. La portée de la solution CeramTec pour l’avenir du cumul des droits de propriété intellectuelle
L’arrêt CeramTec dépasse le seul cas des marques de couleur déposées à l’expiration d’un brevet. Il énonce une méthode d’appréciation de la mauvaise foi qui repose sur un faisceau d’indices contextuels, dont la CJUE a dressé la liste dans sa réponse aux questions préjudicielles : la nature de la marque contestée, l’origine du signe et son utilisation depuis sa création, la portée du brevet expiré, la logique commerciale dans laquelle s’inscrit le dépôt et la chronologie des événements ayant caractérisé ce dépôt. Cette méthode, par sa généralité, est transposable à d’autres situations de détournement de la fonction de la marque.
La CJUE, dans son arrêt Malaysia Dairy Industries du 27 juin 2013 (C-320/12), avait déjà affirmé que la notion de mauvaise foi « est une notion autonome du droit de l’Union qui doit être interprétée de manière uniforme dans l’Union » (CJUE, 27 juin 2013, C-320/12, Malaysia Dairy). Cette uniformité d’interprétation est essentielle pour garantir que les opérateurs économiques ne puissent pas, par des stratégies de dépôt opportunistes, contourner les limitations temporelles inhérentes aux différents droits de propriété intellectuelle en fonction des divergences entre les législations nationales.
La décision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de préservation de l’intégrité fonctionnelle des droits de propriété intellectuelle. Le droit des dessins et modèles connaît des limitations comparables : l’article L. 511-8 du Code de la propriété intellectuelle exclut de la protection « l’apparence dont les caractéristiques sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit ». De même, le règlement (CE) n° 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires prévoit, en son article 8, que la protection ne s’étend pas aux caractéristiques de l’apparence d’un produit exclusivement imposées par sa fonction technique.
À cet égard, la solution CeramTec invite à une vigilance accrue dans l’articulation des différents droits de propriété intellectuelle. Le titulaire d’un brevet ne saurait, à l’approche de l’expiration de son titre, entreprendre le dépôt systématique de marques ou de dessins et modèles portant sur les caractéristiques fonctionnelles de l’invention, dans le dessein de prolonger l’exclusivité dont il bénéficiait. Une telle stratégie, si elle était avérée, exposerait les enregistrements concernés à une annulation pour mauvaise foi, sur le fondement de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 pour les marques de l’Union européenne, ou de la théorie de la fraude en droit interne.
La Cour de cassation, en confirmant la condamnation de la société CeramTec à verser à la société Coorstek la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’abus du droit des marques, a également rappelé que le détournement de la finalité du droit des marques constitue une faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur. Cette dimension indemnitaire renforce la portée dissuasive de la décision.
Enfin, l’arrêt CeramTec éclaire la distinction entre la cause de nullité fondée sur la fonctionnalité du signe et celle fondée sur la mauvaise foi. La première repose sur une appréciation objective des caractéristiques du signe, indépendamment de l’intention du déposant. La seconde repose sur une appréciation subjective de l’intention du déposant au moment du dépôt. La CJUE a expressément jugé que ces deux causes de nullité « sont autonomes, mais non exclusives l’une de l’autre », ce qui signifie qu’un même dépôt peut être annulé sur le fondement de la fonctionnalité du signe, sur le fondement de la mauvaise foi, ou sur les deux fondements cumulativement.
Cette autonomie des causes de nullité présente un intérêt pratique considérable. L’établissement de la fonctionnalité du signe, qui suppose la démonstration que le signe est « constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique », peut se révéler difficile en présence de signes complexes ou ambigus. La mauvaise foi, qui autorise la prise en compte d’un faisceau d’indices incluant la chronologie des dépôts et la logique commerciale du déposant, offre une voie complémentaire, et parfois plus accessible, pour obtenir l’annulation de marques déposées dans un but de contournement des finalités du droit de la propriété intellectuelle.
Conclusion
L’arrêt CeramTec du 7 janvier 2026 constitue une décision de principe qui consolide la fonction régulatrice de la mauvaise foi dans le droit des marques de l’Union européenne. En affirmant que le dépôt d’une marque portant sur une couleur, conséquence nécessaire d’un procédé technique antérieurement breveté, peut être annulé pour mauvaise foi lorsque ce dépôt intervient à l’expiration du brevet dans le dessein d’en prolonger le monopole, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que chaque droit de propriété intellectuelle poursuit une finalité propre et ne saurait être détourné de sa fonction. La solution retenue illustre la complémentarité des contrôles exercés sur la validité des marques : le contrôle objectif de la fonctionnalité du signe, fondé sur les caractéristiques intrinsèques de ce dernier, et le contrôle subjectif de la loyauté du déposant, fondé sur l’intention ayant présidé au dépôt. Ces deux contrôles, autonomes mais cumulatifs, forment un dispositif de protection du domaine public dont la cohérence a été renforcée par la jurisprudence CeramTec.
La méthode d’appréciation de la mauvaise foi, fondée sur un faisceau d’indices incluant la nature de la marque, la chronologie des dépôts et la logique commerciale du déposant, offre aux praticiens un cadre d’analyse rigoureux pour évaluer la validité des stratégies de cumul de droits de propriété intellectuelle. La décision invite également les titulaires de brevets à anticiper l’expiration de leurs titres par des stratégies d’innovation continue, plutôt que par des tentatives de prolongation artificielle de leurs monopoles. La préservation de l’équilibre entre la protection de l’innovation et la liberté du commerce et de l’industrie demeure, en définitive, la finalité ultime du droit de la propriété intellectuelle.
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