L’imprescriptibilité des actions en nullité des marques postérieurement à la loi PACTE : la consécration par la chambre commerciale de la Cour de cassation d’une dérogation générale au droit commun de la prescription
La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi PACTE, a introduit dans le droit français des marques une innovation procédurale majeure dont la portée exacte n’a cessé de diviser la doctrine spécialisée. L’article 124, III, de cette loi, combiné aux dispositions de l’article L. 716-2-6 du Code de la propriété intellectuelle, a posé le principe selon lequel l’action ou la demande en nullité d’une marque n’est soumise à aucun délai de prescription. Ce dispositif rompt avec le droit commun de la prescription extinctive tel qu’il résulte de l’article 2224 du Code civil, qui soumet les actions personnelles ou mobilières à un délai de cinq ans. Il s’inscrit dans un mouvement d’harmonisation du droit français avec le droit des marques de l’Union européenne, lequel a consacré l’imprescriptibilité des actions en nullité de la marque de l’Union dès le règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009.
Par un arrêt rendu le 28 janvier 2026 en formation de section et publié au Bulletin, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a tranché de manière définitive une controverse qui traversait la pratique contentieuse depuis l’entrée en vigueur de la loi PACTE : l’imprescriptibilité nouvelle s’applique-t-elle aux marques dont l’action en nullité était déjà prescrite au 24 mai 2019, date d’entrée en vigueur de la loi ? La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 15 mars 2024, avait répondu par la négative en faisant application de l’article 2222 du Code civil, selon lequel la loi qui allonge la durée d’une prescription est sans effet sur une prescription acquise. La Cour de cassation a censuré cette analyse, consacrant une application rétroactive de l’imprescriptibilité à tous les titres en vigueur au jour de la publication de la loi. Cette décision, commentée par le professeur Yann Basire dans les colonnes de Dalloz Actualité, constitue le point d’aboutissement d’une lente maturation doctrinale et jurisprudentielle qu’il convient d’analyser dans son double versant : celui de la consécration législative de l’imprescriptibilité, et celui de son application extensive par le juge de cassation.
I. La consolidation législative de l’imprescriptibilité des actions en nullité des marques
A. Le dispositif de la loi PACTE : une imprescriptibilité de principe
Avant l’intervention de la loi PACTE, le contentieux de la nullité des marques relevait du droit commun de la prescription extinctive. L’article 2224 du Code civil, issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, soumettait les actions personnelles et mobilières à une prescription quinquennale. La jurisprudence de la chambre commerciale faisait application de ce délai aux actions en nullité de marque, sans distinguer selon le fondement de la nullité invoqué. Cette situation plaçait le droit français en décalage avec le droit des marques de l’Union européenne, qui avait très tôt consacré l’imprescriptibilité des actions en nullité, tant pour la marque de l’Union européenne que dans la directive (UE) 2015/2436 précitée. Plusieurs auteurs, parmi lesquels Frédéric Pollaud-Dulian et Jacques Raynard, avaient appelé de leurs vœux une réforme alignant le droit interne sur le standard européen.
L’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, prise en application de la loi PACTE, est venue modifier en profondeur le livre VII du Code de la propriété intellectuelle, notamment en transférant au directeur général de l’INPI la compétence pour connaître des demandes en nullité et en déchéance de marque, parallèlement à la voie judiciaire. La chambre commerciale a rappelé à plusieurs reprises que les recours formés contre ces décisions administratives obéissent à des règles procédurales strictes. Dans un arrêt du 17 mai 2023, elle a ainsi jugé que « si l’empêchement légitime ouvrant droit à une action en restauration s’apprécie à l’égard de la personne du demandeur, la notification de la décision constatant la déchéance d’un brevet met fin à l’excuse légitime » (Com. 17 mai 2023, n° 22-10.744, Publié Bulletin). Cette rigueur procédurale contraste avec l’ouverture temporelle illimitée que consacre désormais l’article L. 716-2-6.
Aux termes de l’article L. 716-2-6 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, « sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8, l’action ou la demande en nullité d’une marque n’est soumise à aucun délai de prescription » (Legifrance). Ce texte, qui reprend en substance les dispositions de l’ancien article L. 714-3-1 du même code, constitue une rupture radicale avec le droit antérieur, lequel soumettait l’action en nullité de marque à la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du Code civil.
Le législateur de 2019 n’a pas entendu faire de cette imprescriptibilité une règle purement déclaratoire dépourvue d’effet sur les situations juridiques constituées antérieurement. L’article 124, III, de la loi PACTE dispose en effet, dans une formulation que la Cour de cassation qualifie de « dépourvue d’ambiguïté », que le principe d’imprescriptibilité s’applique aux titres en vigueur au jour de la publication de la loi. La chambre commerciale en a tiré la conséquence que « le législateur a entendu conférer un effet rétroactif à l’article L. 714-3-1 du code de la propriété intellectuelle, repris en substance à l’article L. 716-2-6 de ce code » (Com. 28 janv. 2026, n° 24-14.760, Publié Bulletin, paragraphe 15). La portée de cette rétroactivité est considérable : elle signifie que toute marque enregistrée et encore en vigueur le 24 mai 2019 peut, depuis cette date, faire l’objet d’une action en nullité sans qu’aucun délai de prescription puisse être opposé au demandeur.
Cette architecture législative trouve son origine dans la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, dite « paquet marques », laquelle imposait aux États membres d’ouvrir à tout moment la possibilité de former une demande reconventionnelle en nullité dans le cadre d’une action en contrefaçon. Le législateur français est allé au-delà de cette exigence minimale en consacrant une imprescriptibilité de principe de l’action en nullité, qu’elle soit formée à titre principal ou reconventionnel. Ce faisant, il a aligné le droit français sur le droit des marques de l’Union européenne, le règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ayant lui-même consacré l’imprescriptibilité des actions en nullité de la marque de l’Union européenne, sous les seules réserves de la forclusion par tolérance et de la prescription de l’action du titulaire d’une marque notoirement connue.
La Cour de cassation a d’ailleurs expressément relevé, au soutien de sa décision, qu’il n’existait « aucun doute raisonnable quant à l’interprétation des directives 89/104/CEE, 2008/95/CE et (UE) 2015/2436 rapprochant les législations des États membres sur les marques », écartant par là-même la question préjudicielle que les sociétés défenderesses au pourvoi suggéraient de soumettre à la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt précité, Com. 28 janv. 2026, n° 24-14.760, Publié Bulletin, paragraphe 20). Cette position est cohérente avec la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale, qui, dans l’arrêt CeramTec du 7 janvier 2026, avait déjà fait application des causes de nullité du droit de l’Union en retenant que « la cause de nullité absolue prévue à l’article 52, paragraphe 1, sous a), de ce règlement, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), dudit règlement, et la cause de nullité absolue prévue à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du même règlement sont autonomes, mais non exclusives l’une de l’autre » (Com. 7 janv. 2026, n° 21-23.458). Cette autonomie des causes de nullité participe de la même logique d’harmonisation qui sous-tend l’imprescriptibilité.
B. Les tempéraments de l’imprescriptibilité : forclusion par tolérance et prescription de l’action du titulaire d’une marque notoirement connue
L’imprescriptibilité de l’action en nullité n’est pas absolue. L’article L. 716-2-6 du Code de la propriété intellectuelle réserve expressément l’application des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du même code, lesquels instituent deux tempéraments distincts. Le premier, prévu à l’article L. 716-2-7, soumet à une prescription quinquennale l’action en nullité introduite par le titulaire d’une marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. Ce délai court à compter de la date d’enregistrement de la marque contestée, « à moins que ce dernier n’ait été demandé de mauvaise foi » (Legifrance). Ce mécanisme protège la sécurité juridique des déposants de bonne foi, en évitant qu’une marque notoirement connue puisse être invoquée indéfiniment pour solliciter l’annulation d’une marque postérieure.
Le second tempérament, plus substantiel dans ses implications contentieuses, est celui de la forclusion par tolérance énoncée à l’article L. 716-2-8 du même code. Ce texte dispose que « le titulaire d’un droit antérieur qui a toléré pendant une période de cinq années consécutives l’usage d’une marque postérieure enregistrée en connaissance de cet usage n’est plus recevable à demander la nullité de la marque postérieure sur le fondement de l’article L. 711-3, pour les produits ou les services pour lesquels l’usage de la marque a été toléré, à moins que l’enregistrement de celle-ci ait été demandé de mauvaise foi » (Legifrance). La forclusion par tolérance constitue ainsi une sanction de l’inaction du titulaire d’un droit antérieur, qui, ayant connaissance de l’usage d’une marque postérieure, s’abstient d’agir en nullité pendant cinq années consécutives. La chambre commerciale en a fait une application rigoureuse, rappelant que « le cédant de droits portant sur une marque est tenu dans les termes de l’article 1628 du code civil et n’est, par conséquent, pas recevable en une action en déchéance de ces droits pour déceptivité acquise de cette marque » (Com. 28 fév. 2024, n° 22-23.833, Publié Bulletin).
Par ailleurs, la Cour de cassation a été conduite à préciser les conditions de recevabilité des recours formés contre les décisions du directeur général de l’INPI en matière de nullité de marque. Dans un arrêt du 17 mai 2023, la chambre commerciale a jugé que « l’empêchement du mandataire ne constitue pas une excuse légitime à l’égard du breveté » et que le recours formé plus de deux mois après la notification de la décision constatant la déchéance est irrecevable (Com. 17 mai 2023, n° 22-10.744, Publié Bulletin), rappelant ainsi la rigueur des délais de procédure applicables devant l’INPI, lesquels ne sauraient être contournés par l’invocation de l’imprescriptibilité de l’action en nullité (Com. 17 mai 2023, n° 22-10.744, Publié Bulletin).
II. L’application extensive de l’imprescriptibilité par la chambre commerciale de la Cour de cassation
A. La rétroactivité de l’imprescriptibilité aux titres en vigueur au 24 mai 2019
La difficulté centrale que l’arrêt du 28 janvier 2026 avait à résoudre tenait à l’articulation entre le principe d’imprescriptibilité posé par la loi PACTE et la règle de non-rétroactivité des lois énoncée à l’article 2222 du Code civil. Ce texte dispose que « la loi qui allonge la durée d’une prescription ou d’un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s’applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur » (Legifrance). Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, la cour d’appel de Paris avait retenu que les demandes en nullité des marques litigieuses, formées après l’entrée en vigueur de la loi PACTE mais portant sur des titres dont la prescription était déjà acquise antérieurement au 24 mai 2019, demeuraient irrecevables comme prescrites.
La chambre commerciale a censuré cette analyse en des termes qui ne souffrent aucune ambiguïté : « cette imprescriptibilité étant générale, hors l’hypothèse d’une décision passée en force de chose jugée, elle déroge à l’article 2222 du code civil et s’applique à tous les titres en vigueur à cette date, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement » (Com. 28 janv. 2026, précité, paragraphe 17). Cette formulation consacre une dérogation expresse au droit commun de la prescription, que la Cour de cassation justifie par la volonté non équivoque du législateur telle qu’elle résulte de l’article 124, III, de la loi PACTE. Le professeur Yann Basire, commentant cette décision, a pu y voir le point final d’un débat doctrinal qui durait depuis l’adoption de la loi, la Cour de cassation ayant tranché « de manière définitive cette problématique et permet au droit français des marques d’être pleinement conforme avec le droit des marques de l’Union européenne ».
La portée pratique de cette solution est considérable pour les praticiens du contentieux de la propriété intellectuelle. Elle signifie qu’une marque enregistrée depuis plusieurs décennies, contre laquelle aucune action en nullité n’avait été intentée dans le délai de prescription quinquennale antérieurement applicable, peut désormais être contestée à tout moment, sauf à ce qu’une décision de justice passée en force de chose jugée ait déjà statué sur sa validité. Cette insécurité juridique nouvelle a été critiquée par une partie de la doctrine, qui y voit un sacrifice de la stabilité des droits acquis sur l’autel de l’harmonisation européenne. La chambre commerciale n’en a pas moins estimé que l’intention du législateur était suffisamment claire pour écarter tant l’application de l’article 2222 du Code civil que la saisine de la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle.
Il convient de relever que la Cour de cassation a pris soin de réserver l’hypothèse des « décisions ayant force de chose jugée », ce qui constitue une garantie minimale de sécurité juridique. L’autorité de la chose jugée fait ainsi obstacle à ce qu’une action en nullité soit réintroduite après l’entrée en vigueur de la loi PACTE si une décision définitive a déjà rejeté une demande de nullité portant sur la même marque et fondée sur les mêmes causes.
Cette réserve est d’autant plus importante que la chambre commerciale a, dans le même temps, renforcé les moyens d’action des titulaires de droits antérieurs en élargissant l’appréciation de la mauvaise foi du déposant. S’inspirant expressément de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, la Cour de cassation énonce désormais que l’existence d’un risque de confusion ne conditionne pas la caractérisation de la mauvaise foi du déposant, dès lors que celui-ci a « déposé la demande d’enregistrement de cette marque avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque » (Com. 28 janv. 2026, précité, paragraphe 25). Cette conception extensive de la mauvaise foi, conjuguée à l’imprescriptibilité de l’action en nullité, confère aux titulaires de droits antérieurs une arme contentieuse redoutable, dont l’utilisation devra toutefois être mesurée à l’aune du risque de procédure abusive sanctionné par l’article 1240 du Code civil et, dans le contentieux de la propriété intellectuelle, par l’article L. 716-1-2 du même code.
B. La distinction entre l’action en nullité et l’action en revendication : l’irrecevabilité de la demande nouvelle en appel
Le second apport majeur de l’arrêt du 28 janvier 2026 réside dans la distinction qu’il opère entre l’action en nullité de la marque, régie par les articles L. 716-2-6 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, et l’action en revendication de propriété, prévue à l’article L. 712-6 du même code. La chambre commerciale affirme que « l’action en revendication de propriété d’une marque, qui tend au constat et à la sanction d’une fraude aux droits d’un tiers par le transfert du titre de propriété industrielle à ce dernier et, partant, laisse subsister la marque, ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité d’un tel dépôt, qui a pour objet de mettre à néant ce titre de propriété industrielle en raison des agissements fautifs du déposant de mauvaise foi » (arrêt précité, paragraphe 11).
Cette distinction, qui peut paraître technique, emporte des conséquences procédurales décisives. La Cour de cassation en déduit en effet que la demande en revendication de propriété ne constitue pas une demande qui est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande de nullité de marque. Dès lors, une demande en revendication de propriété formée pour la première fois en appel doit être déclarée irrecevable comme nouvelle en application de l’article 564 du Code de procédure civile, lorsque les premiers juges n’étaient saisis que d’une demande en nullité de l’enregistrement. La chambre commerciale a confirmé sur ce point la position des juges du fond, rappelant que si l’article 565 du même code admet que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, l’action en revendication et l’action en nullité ne poursuivent pas les mêmes fins.
Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle plus large de la chambre commerciale relative à l’articulation des différentes actions offertes au titulaire de droits de propriété intellectuelle. Dans un arrêt du 19 mars 2025, la même chambre avait déjà rappelé, s’agissant de l’action en nullité fondée sur l’atteinte à la renommée, que « l’appréciation de la similitude des signes en conflit implique de les comparer afin de déterminer si ces signes présentent, sur l’un ou l’autre des plans visuel, phonétique et conceptuel, un degré de similitude », sans tenir compte des conditions d’exploitation des produits (Com. 19 mars 2025, n° 23-18.728, Publié Bulletin). Plus récemment encore, dans un arrêt du 24 juin 2026, la chambre commerciale a jugé que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège », consacrant ainsi l’autonomie de l’action en revendication par rapport à l’action en nullité même dans le domaine des brevets (Com. 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié Bulletin).
Par ailleurs, la Cour de cassation a, dans le même arrêt du 28 janvier 2026, précisé les conditions d’appréciation de la mauvaise foi du déposant au sens de l’article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle. S’inspirant de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, elle énonce que « l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public ne doit pas nécessairement être établie pour que la cause de nullité prévue à l’article 3, paragraphe 2, sous d), de la directive 2008/95/CE puisse s’appliquer » (paragraphe 24). Il en résulte que d’autres circonstances factuelles, indépendantes du risque de confusion, peuvent constituer un ensemble d’indices pertinents et concordants établissant la mauvaise foi du déposant, notamment lorsque celui-ci « a déposé la demande d’enregistrement de cette marque avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque » (paragraphe 25, reprenant CJUE, 12 septembre 2019, C-104/18 P, Koton Magazacilik, et 13 novembre 2019, C-528/18 P, Outsource Professional Services).
Cette dissociation entre l’appréciation de la mauvaise foi et l’existence d’un risque de confusion constitue un apport doctrinal significatif. Elle permet de sanctionner les dépôts frauduleux même en l’absence de toute similitude entre les signes en conflit, dès lors que l’intention du déposant n’était pas de participer loyalement au jeu de la concurrence mais de porter atteinte aux intérêts d’un tiers ou de détourner le droit des marques de sa fonction. La Cour de cassation censure à cet égard les juges du fond qui, pour rejeter la demande en nullité, s’étaient bornés à constater l’absence de similitude entre les marques sans procéder à l’analyse globale de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes, y compris celles postérieures au dépôt.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 28 janvier 2026 constitue une décision de principe dont la portée dépasse le seul contentieux de la marque. En consacrant une dérogation générale de l’imprescriptibilité des actions en nullité au droit commun de la prescription, y compris dans sa dimension rétroactive, la Cour de cassation a fait prévaloir l’harmonisation du droit français avec le droit de l’Union européenne sur la sécurité juridique des déposants dont les titres étaient, antérieurement au 24 mai 2019, à l’abri de toute contestation. Cette solution, si elle met un terme à une controverse doctrinale et jurisprudentielle qui durait depuis sept ans, ne va pas sans soulever des interrogations quant à la stabilité des droits de propriété industrielle constitués de longue date. Les garde-fous que constituent l’autorité de la chose jugée, la forclusion par tolérance prévue à l’article L. 716-2-8 du Code de la propriété intellectuelle et la prescription quinquennale de l’action du titulaire d’une marque notoirement connue apparaissent dès lors comme les ultimes remparts contre une insécurité juridique que le législateur de 2019 a, en pleine connaissance de cause, choisi de réduire au profit de la conformité du droit interne au droit européen.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.