L’instrumentalisation du droit des marques aux fins de prolongation du monopole technique : l’encadrement prétorien de la chambre commerciale de la Cour de cassation à la lumière de l’arrêt CeramTec du 7 janvier 2026
Le droit de la propriété industrielle repose sur une architecture duale qui confère à chaque titre une finalité propre. Le brevet d’invention protège une solution technique nouvelle, impliquant une activité inventive et susceptible d’application industrielle, pour une durée maximale de vingt années à compter du dépôt. La marque, quant à elle, garantit au consommateur l’origine commerciale des produits ou services qu’elle désigne, sans limitation de durée dès lors que son renouvellement est régulièrement assuré. Cette distinction cardinale, qui irrigue l’ensemble du Livre VI et du Livre VII du Code de la propriété intellectuelle, se heurte toutefois à une pratique contentieuse récurrente : celle par laquelle un opérateur économique, anticipant l’expiration prochaine de son monopole technique, entreprend de déposer à titre de marque le signe, la forme ou la couleur qui caractérisait le produit breveté, dans l’espoir de perpétuer indéfiniment l’exclusivité dont il bénéficiait. La chambre commerciale de la Cour de cassation, saisie de cette problématique dans l’arrêt CeramTec du 7 janvier 2026, a livré une décision dont la portée doctrinale dépasse très largement les circonstances de l’espèce pour éclairer l’ensemble du contentieux de l’interface entre le droit des brevets et le droit des marques. Cet article se propose d’analyser la construction prétorienne qui en résulte, en déclinant successivement l’autonomie des régimes de propriété industrielle et les instruments de police des détournements de finalité.
I. L’autonomie des régimes de propriété industrielle face aux stratégies de cumul
A. La distinction fondamentale entre l’objet du brevet et la fonction de la marque
Le point de départ de toute réflexion sur l’interface entre le droit des brevets et le droit des marques réside dans la summa divisio qui gouverne ces deux branches de la propriété industrielle. Le brevet, régi par les articles L. 611-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, confère à son titulaire un droit exclusif d’exploitation temporaire sur une invention technique. La marque, définie à l’article L. 711-1 du même code, a pour fonction essentielle de garantir l’identité d’origine du produit ou du service, permettant ainsi au consommateur de distinguer sans confusion possible les produits ou services d’une entreprise de ceux d’une autre entreprise. Cette distinction n’est pas simplement doctrinale : elle emporte des conséquences pratiques considérables sur le régime de validité de chaque titre.
L’affaire CeramTec en fournit l’illustration la plus saisissante. La société CeramTec GmbH, spécialisée dans le développement, la fabrication et la distribution de composants céramiques techniques destinés à la composition des implants de hanche ou de genou, avait déposé plusieurs marques de l’Union européenne reproduisant la couleur rose de ses billes de céramique. Cette couleur, correspondant au pantone 677C, résultait de l’adjonction d’oxyde de chrome dans une proportion spécifique qui avait été protégée par un brevet, entre-temps venu à expiration. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 7 janvier 2026 (Com., 7 janv. 2026, n° 21-23.458), a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 25 juin 2021, qui avait annulé les marques litigieuses pour mauvaise foi. La Cour énonce que la cour d’appel a caractérisé « la mauvaise foi du déposant au regard de son intention au jour du dépôt des marques concernées » après avoir relevé que « la couleur rose n’était pas appréhendée comme un élément arbitraire mais comme la conséquence de la présence d’oxyde de chrome dans les proportions approuvées par les autorités sanitaires », et constaté que « la couleur rose pantone 677C est la conséquence nécessaire de l’adjonction, dans la céramique, d’oxyde de chrome dans une proportion spécifique protégée par le brevet de la société Ceramtec venu à expiration ».
La Cour de justice de l’Union européenne, saisie à titre préjudiciel dans la même affaire, a livré une interprétation décisive du règlement (CE) n° 207/2009 sur la marque communautaire. La chambre commerciale rappelle que la CJUE a dit pour droit, par son arrêt CeramTec du 10 janvier 2024, que « la cause de nullité absolue prévue à l’article 52, paragraphe 1, sous a), de ce règlement, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), dudit règlement, et la cause de nullité absolue prévue à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du même règlement sont autonomes, mais non exclusives l’une de l’autre ». La Cour de justice a précisé, dans ce même arrêt, que « la mauvaise foi du demandeur de l’enregistrement d’un signe en tant que marque peut, si cet enregistrement a été sollicité à la suite de l’expiration d’un brevet, être étayée en se fondant notamment sur l’opinion de ce demandeur quant à l’aptitude de ce signe à exprimer, intégralement ou partiellement, la solution technique protégée par ce brevet, et cela indépendamment du point de savoir si ledit signe est constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ». Cette formulation constitue un apport doctrinal considérable : elle signifie que la nullité pour mauvaise foi peut prospérer même lorsque le signe litigieux ne tombe pas sous le coup de l’exclusion fonctionnelle, laquelle interdit l’enregistrement des signes constitués exclusivement par la forme nécessaire à l’obtention d’un résultat technique. Les deux causes de nullité sont autonomes, ce qui permet de sanctionner un comportement déloyal sans avoir à démontrer que le signe lui-même est dépourvu de distinctivité.
La Cour de justice a également énuméré les circonstances pertinentes pour évaluer l’éventuelle existence d’une mauvaise foi du demandeur, parmi lesquelles figurent « la nature de la marque contestée, l’origine du signe en cause et son utilisation depuis sa création, la portée du brevet expiré, la logique commerciale dans laquelle s’inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée et la chronologie des événements ayant caractérisé ce dépôt ». Cette grille d’analyse, que la chambre commerciale a intégralement reprise à son compte, fournit aux juridictions du fond un faisceau d’indices structuré pour apprécier souverainement la loyauté du déposant. La chambre commerciale a, par ailleurs, expressément rejeté le grief selon lequel une marque déposée dans l’objectif d’assurer ou de perpétuer une solution technique ne pourrait être annulée que s’il est démontré que le droit sur la marque assure ou perpétue effectivement la protection d’une telle solution technique, qualifiant ce postulat d’erroné.
B. Le dépôt de marque comme acte autonome et la temporalité de l’appréciation de la mauvaise foi
L’un des enseignements majeurs de l’arrêt CeramTec réside dans la temporalité retenue pour l’appréciation de la mauvaise foi. La chambre commerciale rappelle que « le moment pertinent aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi du demandeur est celui du dépôt, par l’intéressé, de la demande d’enregistrement ». Elle précise, en s’appuyant sur l’arrêt de la CJUE, que « si des circonstances, même postérieures au dépôt de cette demande d’enregistrement, peuvent servir d’indices de l’intention du demandeur à ce moment, en revanche, un élément dont le demandeur n’a eu connaissance que postérieurement au dépôt de la demande d’enregistrement de la marque en cause n’est pas de nature à modifier sa perception lors de ce dépôt ». En conséquence, la Cour juge que « la mauvaise foi du demandeur ne peut pas être appréciée sur le fondement de circonstances survenues postérieurement au dépôt de la demande d’enregistrement de la marque en cause ». Appliquée aux faits de l’espèce, cette règle conduit à écarter l’argument tiré de ce que des expertises ultérieures au dépôt des demandes d’enregistrement auraient démontré l’absence d’effet technique de l’oxyde de chrome. La Cour relève en effet que la cour d’appel avait constaté qu’« à la date du dépôt des marques en cause, la société Ceramtec considérait que l’adjonction d’oxyde de chrome dans la proportion conduisant à la couleur déposée à titre de marque avait un effet technique et participait de la dureté du matériau objet du brevet », et en déduit que « la circonstance que des expertises ou études ultérieures au dépôt des demandes d’enregistrement avaient démontré l’absence d’effet technique d’un tel composant, était indifférente ».
Cette rigueur dans l’ancrage temporel de l’appréciation de la mauvaise foi s’inscrit dans une construction prétorienne plus large qui confère au dépôt de marque une autonomie pleine et entière. La chambre commerciale avait déjà posé, dans un arrêt du 13 octobre 2021 (Com., 13 oct. 2021, n° 19-20.504, Publié au Bulletin), que « la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque ne constitue pas un acte de contrefaçon dès lors qu’une telle demande, même lorsqu’elle est accueillie, ne caractérise pas un usage pour des produits ou des services en l’absence de tout début de commercialisation de produits ou services sous le signe et qu’en pareil cas, aucun risque de confusion dans l’esprit du public et, par conséquent, aucune atteinte à la fonction essentielle d’indication d’origine de la marque, ne sont susceptibles de se produire ». Ce revirement de jurisprudence, expressément assumé par la Cour qui rappelle qu’elle avait précédemment interprété les textes en sens contraire, consacre l’autonomie de l’acte de dépôt par rapport à l’acte d’usage. Il empêche le titulaire d’un droit antérieur de neutraliser préventivement toute demande d’enregistrement sur le seul fondement de la contrefaçon, mais il laisse entière la possibilité de contester la validité de l’enregistrement sur le terrain, précisément, de la mauvaise foi du déposant. L’articulation des deux arrêts est ainsi parfaitement cohérente : le dépôt n’est pas un acte de contrefaçon, mais il peut être annulé s’il procède d’une intention contraire aux usages honnêtes du commerce.
La chambre commerciale a également eu l’occasion de préciser les effets temporels de la déchéance de la marque pour défaut d’usage sérieux dans un arrêt du 4 novembre 2020 (Com., 4 nov. 2020, n° 16-28.281, Publié au Bulletin). La Cour y juge que « la déchéance d’une marque, prononcée en application de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, tels qu’interprété à la lumière des articles 5, § 1, sous b), 10 et 12 de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008, ne produisant effet qu’à l’expiration d’une période ininterrompue de cinq ans sans usage sérieux, son titulaire est en droit de se prévaloir de l’atteinte portée à ses droits sur la marque qu’ont pu lui causer les actes de contrefaçon intervenus avant sa déchéance ». Cette solution, qui préserve les droits du titulaire pour la période antérieure à la déchéance, rappelle indirectement que la sanction naturelle du détournement de la fonction essentielle de la marque est la déchéance pour défaut d’usage sérieux. Un opérateur qui aurait déposé une marque dans le seul but de verrouiller un marché à l’expiration d’un brevet, sans jamais accomplir d’actes d’exploitation commerciale sous ce signe, s’exposerait ainsi à une action en déchéance susceptible de ruiner sa stratégie de contournement.
Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 31 janvier 2024 (Com., 31 janv. 2024, n° 22-20.409, Publié au Bulletin), que « la présomption en faveur du déposant résultant de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé ». Cette affirmation, rendue en matière de dessins et modèles mais dont la portée dépasse ce seul domaine, consolide l’idée que chaque titre de propriété industrielle obéit à des conditions d’acquisition et de protection qui lui sont propres. Il n’existe pas, en droit français, de principe d’unité de la propriété industrielle qui permettrait de passer insensiblement d’un régime à l’autre.
II. Les instruments prétoriens de police des détournements de finalité
A. La nullité pour mauvaise foi du déposant et l’autonomie des causes de nullité
L’arsenal législatif mis à la disposition des praticiens pour contester un dépôt de marque poursuivant une finalité étrangère à la fonction d’indication d’origine repose, en premier lieu, sur l’article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle. Ce texte énumère limitativement les motifs de nullité d’une marque, parmi lesquels figurent le défaut de distinctivité (2°), l’exclusion des signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature du produit, nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ou conférant une valeur substantielle (5°), et la mauvaise foi du déposant (11°). L’arrêt CeramTec éclaire de manière décisive l’articulation entre ces différentes causes de nullité, en consacrant leur autonomie réciproque. La Cour de justice a en effet jugé, et la chambre commerciale l’a repris à son compte, que la cause de nullité tirée de la forme fonctionnelle et celle tirée de la mauvaise foi « sont autonomes, mais non exclusives l’une de l’autre ». Cette autonomie des causes de nullité emporte une conséquence pratique considérable : le demandeur à l’annulation peut invoquer la mauvaise foi du déposant sans avoir à démontrer, au préalable ou cumulativement, que le signe litigieux est constitué exclusivement par la forme nécessaire à l’obtention d’un résultat technique.
La chambre commerciale a également précisé, dans l’arrêt CeramTec, que la mauvaise foi s’apprécie au regard de l’intention du déposant de « participer de manière loyale au jeu de la concurrence » ou, au contraire, d’« obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine ». En l’espèce, la cour d’appel avait retenu que la mauvaise foi de CeramTec « ressort de la volonté de la société Ceramtec, non d’empêcher ses concurrents de poursuivre l’utilisation de la couleur rose, mais de prolonger son monopole et d’empêcher ainsi ses concurrents de pénétrer le marché qu’elle domine grâce au matériau innovant qui compose ses éléments de prothèse », ce dont elle avait déduit que la société « a agi dans un but autre que la participation au jeu loyal de la concurrence et a eu l’intention d’obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant de la fonction d’une marque, à savoir l’indication d’origine, la couleur rose n’étant pas appréhendée, à la date des dépôts, comme un signe de ralliement de la clientèle, mais comme l’effet d’un composant de son matériau ». La chambre commerciale a approuvé cette motivation en rejetant l’ensemble des griefs du pourvoi.
Cette approche téléologique de la mauvaise foi, qui s’attache à la finalité poursuivie par le déposant plutôt qu’à la seule connaissance d’un droit antérieur, est confortée par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, rappelée par la chambre commerciale dans l’arrêt CeramTec. La CJUE juge en effet, de manière constante depuis son arrêt Koton du 12 septembre 2019 (C-104/18 P), que la notion de mauvaise foi « est une notion autonome du droit de l’Union qui doit être interprétée de manière uniforme dans l’Union » et que la cause de nullité s’applique « lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque de l’Union européenne a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine ». Cette formulation, qui étend la mauvaise foi à l’hypothèse où le déposant n’a visé aucun tiers en particulier, présente un intérêt pratique considérable dans le contentieux de l’interface marques-brevets : le déposant qui instrumentalise le droit des marques pour prolonger un monopole technique peut voir sa marque annulée sans que le demandeur ait à démontrer l’existence d’un concurrent spécifiquement lésé.
L’article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle complète ce dispositif en offrant au titulaire d’un droit antérieur la faculté de revendiquer la propriété d’une marque lorsque l’enregistrement a été demandé « soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle ». Cette action en revendication, qui se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement sauf mauvaise foi du déposant, constitue un instrument distinct de l’action en nullité, dont la complémentarité avec cette dernière a été récemment soulignée par la doctrine. La chambre commerciale a d’ailleurs eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 28 janvier 2026, que l’action en revendication et l’action en nullité obéissent à des régimes distincts, la seconde étant, par nature, imprescriptible.
B. L’articulation de l’action en nullité avec l’action en concurrence déloyale et en parasitisme économique
Au-delà des instruments propres au droit des marques, le juge judiciaire dispose, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, d’un pouvoir général de sanction des comportements parasitaires. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 26 mars 2025 (Com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, Publié au Bulletin), précisé avec une netteté remarquable l’articulation entre ces deux fondements. La Cour y énonce que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon ». Elle précise qu’« un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente », le nom commercial et le nom de domaine se distinguant, « par leur nature, des droits détenus sur une marque ». La Cour prend toutefois soin de rappeler que « selon le principe de la réparation intégrale, les dommages et intérêts alloués en réparation d’une faute doivent réparer intégralement le préjudice subi sans qu’il en résulte ni perte ni profit pour la victime » et qu’« un même préjudice ne peut faire l’objet d’une double indemnisation ».
Cette construction, qui autorise le cumul des actions tout en prohibant le cumul des indemnités pour un même préjudice, trouve une application naturelle dans le contentieux de l’interface marques-brevets. L’opérateur qui, à l’expiration de son brevet, dépose une marque dans l’intention de prolonger son monopole commet un acte qui, selon les circonstances, peut être appréhendé sur le terrain de la nullité de la marque pour mauvaise foi, sur celui de la concurrence déloyale s’il s’accompagne d’actes d’usage effectifs, ou sur celui du parasitisme économique s’il permet au déposant de capter sans frais la valeur économique d’une innovation dont les coûts de développement ont été supportés par autrui. La chambre commerciale a d’ailleurs livré, dans un arrêt du 5 juin 2024 rendu en matière de question prioritaire de constitutionnalité (Com., 5 juin 2024, n° 23-22.122, Publié au Bulletin), une définition particulièrement éclairante du parasitisme économique en jugeant que les dommages-intérêts peuvent être déterminés « en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes », lorsque le fait dommageable résulte de « pratiques consistant à parasiter les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels d’un concurrent, ou à s’affranchir d’une réglementation, dont le respect a nécessairement un coût, tous actes qui, en ce qu’ils permettent à l’auteur des pratiques de s’épargner une dépense en principe obligatoire, induisent un avantage concurrentiel indu dont les effets, en termes de trouble économique, sont difficiles à quantifier avec les éléments de preuve disponibles ». La Cour a toutefois précisé, dans le même arrêt, que cette méthode d’évaluation « ne peut avoir pour effet d’aboutir à une évaluation des dommages et intérêts qui excéderait cet avantage indu » et « n’instaure pas une sanction ayant le caractère d’une punition mais vise exclusivement à assurer la réparation du préjudice subi par la victime de ces actes ».
La portée concrète de cette construction pour le contentieux de l’interface marques-brevets est double. D’une part, le titulaire d’un brevet expiré qui constate qu’un concurrent a déposé une marque reprenant les caractéristiques du produit anciennement protégé peut agir sur le fondement de la nullité pour mauvaise foi, sans avoir à démontrer l’existence d’un usage à titre de marque, ni même d’un risque de confusion. L’arrêt CeramTec établit en effet que la mauvaise foi s’apprécie au jour du dépôt et peut être déduite de la seule intention du déposant de détourner le droit des marques de sa finalité. D’autre part, si le déposant a, postérieurement à l’enregistrement, fait usage du signe pour commercialiser les produits en cause, la victime peut cumuler l’action en nullité et l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme, sous la double réserve que les faits invoqués au soutien de cette dernière action soient distincts de ceux fondant l’action en contrefaçon et que la réparation allouée ne conduise pas à une double indemnisation du même préjudice.
Enfin, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 19 mars 2025 (Com., 19 mars 2025, n° 23-18.728, Publié au Bulletin), que « l’appréciation de la similitude des signes en conflit implique de les comparer afin de déterminer si ces signes présentent, sur l’un ou l’autre des plans visuel, phonétique et conceptuel, un degré de similitude » et que « cette comparaison doit s’opérer eu égard aux qualités intrinsèques des signes en conflit sans tenir compte des conditions de commercialisation des produits ou des services qu’ils désignent ». Ce considérant, rendu dans l’affaire Tour de France mais dont la portée est générale, interdit au juge d’intégrer subrepticement les conditions d’exploitation dans l’appréciation de la similitude des signes. Il constitue, indirectement, un garde-fou supplémentaire contre les stratégies de cumul abusif : le déposant ne saurait se prévaloir de la notoriété acquise par le produit durant la période de monopole technique pour établir la distinctivité ou la renommée de la marque, puisque ces qualités doivent être appréciées au regard des seules qualités intrinsèques du signe, abstraction faite des conditions de sa commercialisation.
Conclusion
L’arrêt CeramTec du 7 janvier 2026 constitue l’aboutissement d’une construction prétorienne patiemment édifiée par la chambre commerciale de la Cour de cassation sur la période 2020-2026. La Cour y consacre, sous le contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne, une approche téléologique de la mauvaise foi qui permet de sanctionner le détournement de finalité du droit des marques sans exiger du demandeur qu’il démontre l’existence d’un risque de confusion, ni même celle d’un tiers spécifiquement lésé. Les deux causes de nullité que sont l’exclusion fonctionnelle et la mauvaise foi sont expressément déclarées autonomes, de sorte que la seconde peut prospérer même lorsque le signe litigieux échappe à la première. L’ancrage temporel de l’appréciation de la mauvaise foi au jour du dépôt, associé à la prise en considération de la logique commerciale dans laquelle s’inscrit l’enregistrement, de la portée du brevet expiré et de la chronologie des événements, fournit aux juridictions du fond une grille d’analyse à la fois rigoureuse et souple. Combinée à la jurisprudence sur l’articulation des actions en contrefaçon, en concurrence déloyale et en parasitisme économique, cette construction offre aux praticiens un arsenal cohérent pour combattre les stratégies d’instrumentalisation du droit des marques aux fins de prolongation indéfinie du monopole technique.
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