Les limites du droit exclusif de marque : l’usage nécessaire de la marque d’autrui et la publicité comparative dans la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation
I. Les limites intrinsèques au droit exclusif conféré par l’enregistrement de la marque
A. L’exception de référence nécessaire et les usages licites de la marque d’autrui
L’article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, délimite avec précision les frontières du monopole conféré au titulaire d’une marque en interdisant à ce dernier d’empêcher un tiers de faire usage de sa marque dans trois hypothèses limitativement énumérées : l’usage par une personne physique de son nom de famille ou de son adresse, l’usage de signes ou d’indications dépourvus de caractère distinctif ou déscriptifs, et l’usage de la marque pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, en particulier lorsque cet usage est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée (article L. 713-6, I, du code de la propriété intellectuelle). Cette disposition transpose en droit interne l’article 14 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne dont elle reprend la substance.
La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rappelé avec force la portée de cette exception dans un arrêt du 15 mai 2024 (pourvoi n° 22-17.813, Publié au Bulletin). Dans cette affaire, la cour d’appel de Paris avait prononcé une interdiction générale à l’encontre d’un fabricant de pièces de rechange pour porte-voitures, lui défendant d’utiliser le terme « Lohr » à titre de marque pour désigner, promouvoir et commercialiser ses produits. La Cour de cassation casse cette interdiction en ce qu’elle « ne réserve pas l’usage, dans la vie des affaires, conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, du signe « Lohr » pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire des marques « Lohr », en particulier lorsque l’usage de ces marques est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée » (Com., 15 mai 2024, n° 22-17.813). Par cette cassation sans renvoi, la Cour suprême retranche du dispositif de l’arrêt d’appel les usages conformes aux usages honnêtes, consacrant ainsi une conception fonctionnelle de la référence nécessaire : le juge ne peut interdire de manière absolue l’usage du signe d’autrui sans réserver la possibilité pour les tiers d’en faire un usage légitime pour indiquer la destination de leurs propres produits.
Cette solution s’inscrit dans le prolongement d’un mouvement jurisprudentiel plus large de resserrement de la notion même d’usage dans la vie des affaires. Par un revirement de jurisprudence remarqué, la chambre commerciale a jugé le 13 octobre 2021 que « la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque ne constitue pas un acte de contrefaçon dès lors qu’une telle demande, même lorsqu’elle est accueillie, ne caractérise pas un usage pour des produits ou des services en l’absence de tout début de commercialisation de produits ou services sous le signe et qu’en pareil cas, aucun risque de confusion dans l’esprit du public et, par conséquent, aucune atteinte à la fonction essentielle d’indication d’origine de la marque, ne sont susceptibles de se produire » (Com., 13 octobre 2021, n° 19-20.504, Publié au Bulletin). Cette décision, explicitement fondée sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et notamment l’arrêt Daimler du 3 mars 2016 (C-179/15), a mis fin à une lecture extensive du monopole du titulaire qui prévalait depuis 2003 et qui assimilait le simple dépôt à un acte de contrefaçon.
Par ailleurs, l’article L. 713-3-1 du code de la propriété intellectuelle énumère les actes et usages interdits au titre du droit exclusif : l’apposition du signe, l’offre ou la mise sur le marché, l’importation ou l’exportation sous le signe, l’usage comme nom commercial ou dénomination sociale, l’usage dans les papiers d’affaires et la publicité, l’usage dans des publicités comparatives en violation des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-7 du code de la consommation, et la suppression ou modification d’une marque régulièrement apposée (article L. 713-3-1 du code de la propriété intellectuelle). Cette liste circonscrit le monopole à des actes précis, affectant spécifiquement l’une des fonctions de la marque — fonction d’origine, de qualité, de communication, d’investissement ou de publicité. En conséquence, tout usage qui ne relève pas de ces catégories échappe en principe au périmètre de l’interdiction.
La construction prétorienne de la chambre commerciale dessine ainsi une architecture à double détente : d’une part, le monopole n’est opposable que si l’usage incriminé constitue un usage « dans la vie des affaires » et porte atteinte aux fonctions de la marque ; d’autre part, même dans ce cadre, l’article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle soustrait au monopole les usages qui répondent à un besoin légitime d’information du public, sous condition de loyauté. Cette double limite, matérielle et fonctionnelle, traduit un équilibre entre la protection des investissements du titulaire et la préservation de la liberté du commerce et de l’information du consommateur.
B. Les exigences procédurales de loyauté comme correctif à l’exercice du droit exclusif
Le droit exclusif conféré par la marque ne se limite pas à l’action au fond : il se prolonge, en amont, par des prérogatives procédurales singulièrement intrusives, au premier rang desquelles figure la saisie-contrefaçon régie par l’article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle. La Cour de cassation a toutefois posé des garde-fous exigeants à l’exercice de ce pouvoir d’investigation unilatéral, en l’adossant à une obligation de loyauté renforcée.
Dans un arrêt du 6 décembre 2023 (pourvoi n° 22-11.071, Publié au Bulletin), la chambre commerciale a approuvé l’annulation des procès-verbaux de saisie-contrefaçon obtenus par les sociétés Puma au motif que ces dernières s’étaient « abstenues, lors de la présentation de leur requête en saisie-contrefaçon, de faire connaître […] que la société Carrefour était titulaire de marques françaises et de l’Union européenne portant sur le signe figuratif incriminé » et que « ces instances administratives avaient exclu toute imitation des marques de la société Puma et donc tout risque de confusion, antérieurement à la présentation de la requête en saisie-contrefaçon » (Com., 6 décembre 2023, n° 22-11.071).
La Cour a jugé que les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives à la saisie-contrefaçon, lues à la lumière de l’article 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle et de l’article 10 du code civil, « exigent du requérant qu’il fasse preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée ». La partie qui sollicite l’autorisation de faire pratiquer une saisie-contrefaçon doit présenter au soutien de sa requête « l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée cette autorisation et ainsi d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause ». Cette obligation de transparence constitue un tempérament procédural puissant au droit exclusif : le titulaire de la marque ne peut instrumentaliser la saisie-contrefaçon sans exposer loyalement au juge les éléments défavorables à sa propre thèse.
Cette exigence de loyauté s’étend désormais bien au-delà du seul cadre de la saisie-contrefaçon. La chambre commerciale a en effet consacré, dans un arrêt du 15 octobre 2025 (pourvoi n° 24-11.150), un principe particulièrement restrictif en matière de communication précontentieuse. Dans cette affaire, la société titulaire de droits d’auteur sur des carillons avait adressé une lettre de mise en demeure à plusieurs distributeurs de ses concurrents, leur demandant de cesser la commercialisation des produits litigieux en invoquant une possible contrefaçon. La Cour de cassation, censurant l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier qui avait rejeté la demande des sociétés concurrentes, a posé une règle claire : « En l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Com., 15 octobre 2025, n° 24-11.150). Cet arrêt de principe encadre strictement la communication précontentieuse des titulaires de droits : la dénonciation d’une contrefaçon à l’attention des partenaires commerciaux d’un concurrent, avant toute décision judiciaire, caractérise un acte de dénigrement engageant la responsabilité civile de son auteur sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Le droit exclusif se trouve ainsi doublement limité dans son exercice procédural : la voie de la saisie-contrefaçon est subordonnée à une obligation de transparence pesant sur le requérant, tandis que la voie de la communication extrajudiciaire est empêchée tant qu’une décision de justice n’a pas été rendue. Le titulaire ne saurait s’affranchir du débat judiciaire en portant lui-même, auprès des tiers, des accusations de contrefaçon non encore tranchées par un juge.
II. L’articulation du droit des marques avec les principes de libre concurrence
A. Le dénigrement comme frontière entre légitime défense des droits et abus de position
La construction prétorienne du dénigrement en matière de propriété intellectuelle puise sa source dans la définition générale que la chambre commerciale a donnée de cette notion dans un arrêt fondateur du 9 janvier 2019 (pourvoi n° 17-18.350, Publié au Bulletin) : « Même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre constitue un acte de dénigrement, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure » (Com., 9 janvier 2019, n° 17-18.350). Ce cadre général, qui suppose l’existence d’une information de nature à jeter le discrédit, trouve une application particulièrement sévère dans le contentieux de la propriété intellectuelle où l’accusation de contrefaçon, par sa nature même, est de nature à discréditer les produits visés.
L’arrêt du 15 octobre 2025 (précité) a tiré toutes les conséquences de cette définition en l’appliquant à la communication précontentieuse des titulaires de droits de propriété intellectuelle à l’attention de partenaires commerciaux tiers. La chambre commerciale érige désormais en principe que l’absence de décision judiciaire préalable constitue un obstacle dirimant à la communication de l’accusation de contrefaçon aux tiers. En d’autres termes, le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle ne peut se substituer au juge pour qualifier unilatéralement de contrefaisants les produits d’un concurrent et en informer ses partenaires commerciaux.
Cette jurisprudence impose aux praticiens une rigueur méthodologique accrue dans la conduite des phases précontentieuses. La mise en demeure adressée au concurrent lui-même n’est pas prohibée : elle constitue au contraire le préalable normal à toute action judiciaire. En revanche, la diffusion de l’accusation auprès de tiers — distributeurs, clients, partenaires commerciaux — doit être rigoureusement évitée avant qu’une décision de justice n’ait tranché la question de la contrefaçon. À défaut, le titulaire du droit s’expose à une action en responsabilité civile pour dénigrement sur le fondement de l’article 1240 du code civil, dont les conséquences indemnitaires peuvent se révéler considérables en présence d’un préjudice commercial avéré.
Cette rigueur jurisprudentielle trouve sa justification dans la nécessité de préserver l’équilibre entre le droit légitime du titulaire à défendre son monopole et le non moins légitime droit des concurrents à ne pas voir leurs produits discrédités sur la base d’allégations non vérifiées judiciairement. Elle s’inscrit, plus largement, dans la logique du contrôle de proportionnalité qui innerve désormais l’ensemble du droit de la propriété intellectuelle, qu’il s’agisse des mesures probatoires ou des modalités d’exercice de l’action en justice.
B. La publicité comparative et l’équilibre entre protection des marques et liberté du commerce
Le sixième alinéa de l’article L. 713-3-1 du code de la propriété intellectuelle réserve une place singulière à la publicité comparative en interdisant l’usage du signe dans des publicités comparatives en violation des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-7 du code de la consommation. Ce renvoi croisé entre le droit de la propriété intellectuelle et le droit de la consommation est révélateur de la porosité des frontières entre ces deux corps de règles : la protection de la marque ne s’exerce pas dans un vide juridique mais doit composer avec d’autres intérêts légitimes, au premier rang desquels figure l’information du consommateur.
Cette architecture législative trouve son fondement dans la directive 2006/114/CE du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative, qui a harmonisé les conditions de licéité de la publicité comparative au sein du marché intérieur. Le législateur européen a entendu permettre aux opérateurs économiques de comparer objectivement leurs produits avec ceux de leurs concurrents tout en protégeant les consommateurs contre les pratiques commerciales déloyales. La transposition française, codifiée aux articles L. 122-1 et suivants du code de la consommation, a intégré l’ensemble des conditions cumulatives de licéité : comparaison objective de caractéristiques essentielles et vérifiables, absence de risque de confusion entre les signes distinctifs, absence de dénigrement ou de discrédit des marques concurrentes, et interdiction de tirer indûment profit de la notoriété attachée à une marque. Ces conditions, strictement interprétées par le juge, constituent autant de limites à la liberté de communication commerciale des entreprises qui ne sauraient instrumentaliser la publicité comparative pour contourner le monopole du titulaire de la marque.
L’article L. 122-1 du code de la consommation pose le principe selon lequel toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n’est licite que si elle est loyale, véridique et n’est pas de nature à induire en erreur le consommateur. L’article L. 122-2 précise qu’elle doit comparer objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives et ne peut avoir pour objet de créer un risque de confusion entre l’annonceur et un concurrent ou entre les marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens ou services respectifs. L’article L. 122-3 interdit toute publicité comparative qui tire indûment profit de la notoriété attachée à une marque ou qui présente des biens ou services comme une imitation ou une reproduction d’un bien ou service bénéficiant d’une marque ou d’un nom commercial protégé.
La jurisprudence de la chambre commerciale a précisé les conditions dans lesquelles la référence à la marque d’autrui dans une communication commerciale demeure licite. Dans l’arrêt précité du 15 mai 2024 (Lohr), la Cour de cassation a rappelé que l’interdiction générale d’usage ne pouvait priver le tiers du droit de mentionner la marque pour indiquer la destination de ses produits, sous réserve du respect des usages honnêtes. Il en découle une distinction fonctionnelle entre l’usage de la marque à titre de marque — pour désigner ses propres produits — et l’usage référentiel de la marque — pour désigner les produits du titulaire comme point de comparaison ou de compatibilité. Seul le premier est prohibé par le droit exclusif ; le second relève de la liberté du commerce sous réserve de loyauté.
La chambre commerciale a également rappelé le 5 mars 2025 (pourvoi n° 23-21.157, Publié au Bulletin) que le parasitisme économique, défini comme le fait pour un opérateur économique de se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis, ne saurait être caractérisé lorsque le concurrent se borne à s’inscrire dans les tendances du moment ou à décliner son propre motif lui-même notoire (Com., 5 mars 2025, n° 23-21.157). En l’espèce, la Cour a rejeté l’action en parasitisme formée par les sociétés Cartier à l’encontre d’un concurrent commercialisant des bijoux dont la forme était similaire à celle du motif Alhambra, au motif que ce concurrent n’avait pas eu la volonté de se placer dans le sillage d’autrui, les matériaux utilisés relevant des tendances du moment et le motif incriminé constituant la déclinaison d’un motif propre également notoire.
Cet arrêt illustre avec netteté la retenue avec laquelle la chambre commerciale apprécie désormais les comportements parasitaires : la seule similitude formelle ne suffit pas à caractériser un parasitisme ; il faut encore établir l’intention de se placer dans le sillage d’autrui et l’absence de justification par une logique propre de marché. En d’autres termes, la frontière entre l’inspiration légitime des tendances et le parasitisme fautif est tracée par l’élément intentionnel, que le juge doit caractériser de manière positive. Cette approche restrictive du parasitisme, conjuguée à la définition stricte du dénigrement et à la reconnaissance de l’exception de référence nécessaire, dessine une politique jurisprudentielle cohérente de limitation des monopoles de propriété intellectuelle au nom de la liberté du commerce et de l’information du public.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a construit, au cours des dernières années, un équilibre subtil entre la protection du droit exclusif de marque et les impératifs de libre concurrence. D’un côté, la Cour a réduit le périmètre matériel du monopole en cantonnant la contrefaçon aux seuls actes d’usage dans la vie des affaires portant atteinte aux fonctions de la marque, en consacrant l’exception de référence nécessaire et en soumettant l’exercice de la saisie-contrefaçon à une obligation de loyauté renforcée. De l’autre, elle a encadré strictement la communication précontentieuse des titulaires de droits en érigeant l’absence de décision judiciaire en obstacle dirimant à la dénonciation publique d’une contrefaçon présumée. Ce double mouvement, qui restreint le droit exclusif tout en sécurisant la concurrence, mérite l’attention soutenue des praticiens du droit de la propriété intellectuelle, tant il commande désormais la stratégie précontentieuse et les modalités d’exploitation des titres de propriété industrielle.
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