La forclusion par tolérance en droit des marques : architecture, conditions et portée contentieuse dans la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation
Le droit des marques français, profondément irrigué par le droit de l’Union européenne, se caractérise par une tension permanente entre deux impératifs antagonistes. D’une part, la protection effective des droits exclusifs conférés au titulaire d’une marque antérieure, qui constitue la pierre angulaire du système d’appropriation des signes distinctifs. D’autre part, la sécurité juridique du titulaire d’une marque postérieure, qui a pu investir dans le développement commercial d’un signe enregistré sans opposition pendant une période significative. Cette seconde exigence trouve sa traduction dans un mécanisme méconnu du contentieux de la propriété industrielle : la forclusion par tolérance, consacrée à l’article L. 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle, issu de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 portant transposition de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015.
La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt remarqué du 5 juin 2024 publié au Bulletin, a apporté des précisions substantielles sur le régime de cette forclusion, en affirmant que la renommée de la marque antérieure ne fait pas obstacle à son application. Cette solution, qui unifie le traitement procédural des titulaires de marques renommées et non renommées, s’inscrit dans une construction prétorienne plus vaste que la présente analyse se propose de restituer. L’examen de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et des décisions de la chambre commerciale rendues entre 2020 et 2026 révèle une architecture rigoureuse de la forclusion par tolérance, dont les conditions, la mise en œuvre contentieuse et l’articulation avec l’imprescriptibilité de l’action en nullité méritent une étude systématique.
I. Les conditions de la forclusion par tolérance en droit des marques
A. Le cadre légal européen et français de la forclusion
La forclusion par tolérance constitue un tempérament au droit exclusif conféré au titulaire d’une marque antérieure. Aux termes de l’article L. 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, « le titulaire d’un droit antérieur qui a toléré pendant une période de cinq années consécutives l’usage d’une marque postérieure enregistrée en connaissance de cet usage n’est plus recevable à demander la nullité de la marque postérieure sur le fondement de l’article L. 711-3, pour les produits ou les services pour lesquels l’usage de la marque a été toléré, à moins que l’enregistrement de celle-ci ait été demandé de mauvaise foi » (article L. 716-2-8 CPI).
Ce dispositif procède directement de l’article 9 de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, qui impose à chaque État membre de prévoir la forclusion du titulaire d’une marque antérieure ayant toléré l’usage d’une marque postérieure pendant cinq années consécutives en connaissance de cet usage. Dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance de 2019, la forclusion était régie par l’article L. 716-5, alinéa 4, du même code, dont la chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 4 novembre 2020, qu’il devait être interprété à la lumière de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 puis de la directive 2015/2436 qui en a repris la substance.
Or, le cadre légal ne se réduit pas à cet unique fondement. Il s’insère dans une architecture procédurale plus large qui distingue nettement trois régimes de perte ou de limitation des droits sur la marque. La déchéance pour défaut d’usage sérieux, prévue à l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, sanctionne l’absence d’exploitation de la marque pendant une période ininterrompue de cinq ans. À cet égard, la chambre commerciale a jugé, par un arrêt du 4 novembre 2020, que « la déchéance d’une marque, prononcée en application de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, ne produisant effet qu’à l’expiration d’une période ininterrompue de cinq ans sans usage sérieux, son titulaire est en droit de se prévaloir de l’atteinte portée à ses droits sur la marque qu’ont pu lui causer les actes de contrefaçon intervenus avant sa déchéance » (Com. 4 nov. 2020, n° 16-28.281, Publié au Bulletin, lien Cour de cassation). La forclusion par tolérance se distingue de la déchéance en ce qu’elle ne sanctionne pas l’inaction du titulaire de la marque antérieure mais protège la confiance légitime du titulaire de la marque postérieure qui a pu légitimement croire que son signe ne serait pas contesté.
Par ailleurs, l’imprescriptibilité de l’action en nullité de marque, consacrée à l’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle, qui dispose que « sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8, l’action ou la demande en nullité d’une marque n’est soumise à aucun délai de prescription » (article L. 716-2-6 CPI), constitue le principe dont la forclusion par tolérance est l’exception. Ce triptyque normatif — déchéance pour non-usage, forclusion par tolérance, imprescriptibilité de l’action en nullité — structure la matière de la perte des droits sur la marque en fonction de la nature de la défaillance imputable au titulaire ou de la protection due au concurrent.
B. Les quatre conditions cumulatives dégagées par la Cour de justice de l’Union européenne
La Cour de justice de l’Union européenne a, dans un arrêt fondateur du 22 septembre 2011, Budejovický Budvar (C-482/09), énoncé les quatre conditions nécessaires pour faire courir le délai de forclusion par tolérance. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans l’arrêt Oxford du 5 juin 2024, a expressément rappelé cette grille d’analyse en visant chacune de ces conditions : « premièrement, l’enregistrement de la marque postérieure dans l’État membre concerné, deuxièmement, le fait que le dépôt de cette marque a été effectué de bonne foi, troisièmement, l’usage de la marque postérieure par le titulaire de celle-ci dans l’État membre où elle a été enregistrée et, quatrièmement, la connaissance par le titulaire de la marque antérieure de l’enregistrement de la marque postérieure et de l’usage de celle-ci après son enregistrement » (Com. 5 juin 2024, n° 23-15.380, Publié au Bulletin, lien Cour de cassation).
La première condition, relative à l’enregistrement de la marque postérieure, exclut du champ de la forclusion les marques simplement déposées mais non encore enregistrées, ainsi que les signes exploités sans titre, tels que les noms commerciaux ou les enseignes. La forclusion ne joue qu’au bénéfice d’un titre de propriété industrielle régulièrement inscrit. En conséquence, le titulaire d’un nom commercial ou d’un nom de domaine ne saurait se prévaloir de la forclusion par tolérance à l’encontre d’une marque antérieure enregistrée, faute de disposer lui-même d’une marque postérieure enregistrée.
La deuxième condition, tenant à la bonne foi du déposant de la marque postérieure, constitue la contrepartie de la protection offerte au titulaire de la marque antérieure. Si l’enregistrement de la marque postérieure a été demandé de mauvaise foi, la forclusion ne peut être invoquée, quelle que soit la durée de la tolérance. La chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 13 novembre 2025, les contours de cette condition en jugeant que « la condition de mauvaise foi prévue à l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier » (Com. 13 nov. 2025, n° 24-14.355, Publié au Bulletin, lien Cour de cassation). Dès lors, la mauvaise foi s’apprécie objectivement, sans qu’il soit nécessaire d’identifier la victime particulière du comportement frauduleux, ce qui élargit le spectre de l’exception et renforce la protection du titulaire de la marque antérieure.
La troisième condition exige un usage effectif de la marque postérieure pendant la période de cinq ans. La chambre commerciale, dans un arrêt du 6 avril 2022, a fermement rappelé que « celui qui oppose la forclusion par tolérance à une action en nullité de sa marque doit en démontrer l’usage honnête et continu depuis plus de cinq ans, ce qui ne saurait se déduire de son seul enregistrement, ainsi que la connaissance qu’en avait le titulaire du droit antérieur, qui lui est opposé » (Com. 6 avril 2022, n° 17-28.116, Publié au Bulletin, lien Cour de cassation). La seule inscription au registre des marques est donc insuffisante ; il incombe au défendeur à l’action en nullité d’administrer la preuve positive d’une exploitation commerciale continue pendant toute la durée du délai de cinq ans. Cette exigence probatoire rigoureuse évite que la forclusion ne devienne un moyen de régulariser a posteriori des dépôts spéculatifs dépourvus de toute réalité économique.
La quatrième condition, relative à la connaissance de l’usage par le titulaire de la marque antérieure, a fait l’objet de précisions significatives dans l’arrêt Oxford du 5 juin 2024. La chambre commerciale y affirme que « la preuve de la connaissance par le titulaire de la marque antérieure de l’usage de la marque postérieure après son enregistrement peut résulter d’une connaissance générale, dans le secteur économique concerné, d’une telle utilisation, cette connaissance pouvant être déduite, notamment, de la durée de l’utilisation ». Cette solution, qui s’inspire directement de l’arrêt de la Cour de justice du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07), dispense le titulaire de la marque postérieure de rapporter une preuve directe et personnelle de la connaissance individuelle par le titulaire de la marque antérieure. Il lui suffit d’établir que l’usage était notoire dans le secteur économique concerné.
II. La mise en œuvre contentieuse de la forclusion par tolérance
A. L’office du juge dans l’appréciation de la connaissance et de la durée de la tolérance
L’application concrète de la forclusion par tolérance repose sur une appréciation souveraine des juges du fond, que la chambre commerciale contrôle au demeurant avec une exigence renouvelée quant à la motivation des décisions. L’arrêt Oxford du 5 juin 2024 en offre une illustration éclairante. Dans cette affaire, la société Holdham, holding du groupe Hamelin, leader européen de la papeterie scolaire, titulaire depuis 1971 de la marque « Oxford », poursuivait en nullité la marque postérieure « Oxford » enregistrée en 2002 par la société School Pack pour désigner des trousses et sacs scolaires. La cour d’appel de Paris avait constaté que la société School Pack présentait des catalogues annuels de 2008 à 2018 mentionnant la marque « Oxford » sur les produits, ainsi que des factures portant sur des milliers de trousses et de sacs adressées chaque année entre 2009 et 2016 aux enseignes Cora, Auchan, Casino, Intermarché et Système U.
En l’état de ces constatations, la chambre commerciale a approuvé la déduction selon laquelle « les commerciaux du groupe Hamelin sont nécessairement présents dans les rayons fournitures scolaires de ces magasins, en particulier lors des rentrées scolaires, tandis que les trousses, cartables et sacs scolaires de la société School Pack ont été présentés, de 2009 à 2016, dans les mêmes enseignes de la grande distribution et les mêmes rayons, ou à tout le moins à proximité des cahiers, agendas et autres fournitures scolaires vendus par le groupe Hamelin » (Com. 5 juin 2024, n° 23-15.380, précité). La connaissance de l’usage est ainsi inférée d’un faisceau d’indices concordants — présence dans les mêmes circuits de distribution, proximité des produits dans les rayons, notoriété sectorielle — sans qu’il soit nécessaire d’établir une connaissance personnelle et directe par les dirigeants du titulaire de la marque antérieure.
Dès lors, l’office du juge dans l’appréciation de la forclusion oscille entre deux exigences également impérieuses. D’un côté, il doit s’assurer de la réalité et de la continuité de l’usage toléré, ce qui suppose une analyse concrète des conditions d’exploitation de la marque postérieure dans le secteur économique concerné. De l’autre, il doit apprécier la connaissance que le titulaire de la marque antérieure avait ou aurait dû avoir de cet usage, en recourant à des standards de notoriété sectorielle qui, pour être pragmatiques, n’en sont pas moins exigeants. L’arrêt du 6 avril 2022 rappelle à cet égard que la charge de la preuve pèse sur celui qui invoque la forclusion, et non sur le titulaire de la marque antérieure qui n’a pas à démontrer qu’il ignorait l’usage de la marque postérieure.
En outre, la chambre commerciale a étendu le champ de la forclusion aux marques renommées, dissipant une incertitude doctrinale ancienne. L’arrêt Oxford du 5 juin 2024 énonce sans ambiguïté que « le droit de l’Union accorde une protection identique au titulaire de la marque postérieure tolérée, que la marque antérieure soit ou non renommée ». Par cette affirmation de principe, la Cour de cassation aligne le droit français sur l’interprétation uniforme du droit de l’Union, rejetant la thèse selon laquelle le titulaire d’une marque renommée jouirait d’un traitement procédural plus favorable lui permettant d’agir en nullité nonobstant une tolérance prolongée. La renommée, si elle confère une protection élargie au titre de l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle contre les atteintes à la distinctivité ou à la notoriété de la marque, ne constitue pas un rempart contre la forclusion par tolérance.
B. L’articulation de la forclusion avec l’imprescriptibilité de l’action en nullité et l’exception de mauvaise foi
L’architecture procédurale du droit des marques se caractérise par une dualité fondamentale entre l’imprescriptibilité de l’action en nullité et la forclusion par tolérance. Cette dualité, loin d’être contradictoire, répond à deux logiques distinctes. L’imprescriptibilité, consacrée par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite loi PACTE, et codifiée à l’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle, procède de la volonté du législateur de faciliter l’élimination du registre des marques des signes qui n’auraient jamais dû y figurer, notamment ceux qui sont dépourvus de caractère distinctif ou qui portent atteinte à des droits antérieurs. La chambre commerciale, dans un arrêt du 28 janvier 2026, a confirmé la portée de cette imprescriptibilité en jugeant que « sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du même code, l’action ou la demande en nullité d’une marque qui était en vigueur au 24 mai 2019, date de l’entrée en vigueur de la loi Pacte, est imprescriptible, sauf en cas de décisions ayant force de chose jugée » (Com. 28 janv. 2026, n° 24-14.760, Publié au Bulletin, lien Cour de cassation).
Or, c’est précisément l’article L. 716-2-8 qui constitue la principale limite à cette imprescriptibilité. En effet, si l’action en nullité n’est enfermée dans aucun délai, le titulaire de la marque antérieure perd néanmoins la faculté de l’exercer lorsqu’il a toléré l’usage de la marque postérieure pendant cinq ans. La forclusion par tolérance fonctionne ainsi comme un tempérament à l’imprescriptibilité, protégeant la stabilité des situations juridiques consolidées par le temps. Cette articulation est d’autant plus remarquable que la forclusion par tolérance ne s’applique qu’aux motifs relatifs de nullité visés à l’article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle, et non aux motifs absolus de l’article L. 711-2, qui demeurent accessibles sans limitation temporelle autre que l’imprescriptibilité de principe.
Par ailleurs, l’exception de mauvaise foi constitue le second point de jonction entre la forclusion et les autres mécanismes de protection des droits. La mauvaise foi du déposant fait échec à la forclusion, comme elle fait échec à l’acquisition du caractère distinctif par l’usage au sens de l’article L. 716-2-5 du code de la propriété intellectuelle. La chambre commerciale, dans l’arrêt du 13 novembre 2025 déjà cité, a contribué à préciser les contours de cette notion en droit des marques. L’autonomie de la notion de mauvaise foi par rapport à l’identité de la victime, que cet arrêt consacre, permet de sanctionner les comportements opportunistes sans que la preuve d’une intention de nuire dirigée contre une personne déterminée soit exigée.
En conséquence, l’économie générale du système peut être résumée comme suit. Le titulaire d’une marque antérieure qui entend contester la validité d’une marque postérieure sur le fondement d’un motif relatif doit agir dans un délai de cinq ans à compter du moment où il a connaissance de l’usage de cette marque postérieure, faute de quoi son action sera déclarée irrecevable. Ce délai n’est toutefois pas un délai de prescription au sens strict : il ne court pas de manière abstraite et automatique, mais suppose la réunion des quatre conditions cumulatives posées par la Cour de justice. La charge de la preuve de ces conditions incombe au titulaire de la marque postérieure qui oppose la forclusion. Enfin, la mauvaise foi du déposant neutralise l’ensemble du mécanisme, permettant au titulaire de la marque antérieure d’agir sans limitation de durée, ce qui le replace dans le régime de droit commun de l’imprescriptibilité.
À cet égard, l’arrêt de la chambre commerciale du 26 juin 2024 apporte un éclairage complémentaire sur l’articulation entre les droits réels portant sur les marques et leur opposabilité aux tiers. En jugeant que « l’absence d’inscription au registre des marques tenu par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) dans le délai prévu par l’article L. 143-17 du code de commerce entraîne, non la nullité de la cession de marque, mais l’inopposabilité aux tiers de la sûreté portant sur le fonds de commerce incluant cette marque » (Com. 26 juin 2024, n° 23-11.020, Publié au Bulletin, lien Cour de cassation), la Cour de cassation rappelle que les droits de propriété industrielle obéissent à un régime d’opposabilité conditionné par la publicité légale, qui n’est pas sans rappeler, mutatis mutandis, le régime de la forclusion par tolérance où l’opposabilité du droit est conditionnée par la diligence du titulaire.
Conclusion
La forclusion par tolérance en droit des marques apparaît comme un mécanisme d’équilibre entre la protection du droit exclusif du titulaire antérieur et la sécurité juridique du titulaire postérieur. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, au cours des cinq dernières années, en a précisé les conditions avec une rigueur croissante, sous l’influence déterminante de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. L’arrêt Oxford du 5 juin 2024 constitue à cet égard une décision de principe qui unifie le traitement des marques renommées et non renommées et consacre une approche pragmatique de la preuve de la connaissance de l’usage toléré.
La construction prétorienne ainsi dégagée révèle une cohérence d’ensemble avec les autres mécanismes de perte ou de limitation des droits sur les marques — déchéance pour défaut d’usage sérieux et imprescriptibilité de l’action en nullité — dont elle constitue le pendant procédural. Le praticien confronté à un conflit de marques doit ainsi intégrer cette triple dimension dans l’analyse précontentieuse du dossier : vérifier la réalité de l’usage de la marque antérieure pour prévenir une déchéance, évaluer l’ancienneté et la connaissance de l’usage de la marque postérieure pour anticiper une fin de non-recevoir tirée de la forclusion, et mesurer le risque de mauvaise foi du dépôt qui neutraliserait l’ensemble de ces mécanismes protecteurs du titulaire postérieur. L’office du juge, dans cette matière, consiste à concilier ces impératifs divergents en assurant une protection effective des droits de propriété intellectuelle sans méconnaître les exigences de la sécurité juridique qui fondent le marché intérieur.
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