L’opposabilité du transfert de propriété des titres de propriété industrielle et la recevabilité de l’action en contrefaçon : l’apport de la saga judiciaire Subsonic contre Sony
La recevabilité de l’action en contrefaçon de brevet se heurte à une difficulté procédurale récurrente dont les opérateurs économiques mesurent souvent trop tard les conséquences. Le titulaire d’un titre de propriété industrielle qui entend agir en contrefaçon doit établir sa qualité à agir, laquelle suppose qu’il justifie de ses droits sur le titre invoqué. Or, lorsque le brevet a fait l’objet d’une cession ou d’une transmission, la question de l’opposabilité de ce transfert aux tiers et à la juridiction saisie devient déterminante. La saga judiciaire ayant opposé les sociétés Subsonic et Sony, qui a connu son épilogue devant la cour d’appel de Paris le 19 mai 2026, offre une illustration éclairante des enjeux attachés à l’inscription des transferts de propriété industrielle au registre national tenu par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI). Cette affaire, engagée en 2016 dans le secteur du gaming et des accessoires pour consoles de jeux, a parcouru l’ensemble des degrés de juridiction — tribunal de grande instance de Paris, cour d’appel de Paris, Cour de cassation par un arrêt d’avril 2024, puis à nouveau cour d’appel de Paris statuant sur renvoi — pour aboutir à une solution qui, sans trancher définitivement le fond du litige après dix années de procédure, confirme la rigueur des exigences formelles pesant sur le demandeur à l’action en contrefaçon. L’analyse de cette décision, confrontée aux solutions dégagées par la chambre commerciale de la Cour de cassation depuis 2023, permet de dégager une doctrine prétorienne cohérente quant à l’opposabilité des transferts de droits de propriété industrielle, dont les implications pratiques dépassent le seul droit des brevets pour irriguer l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle.
I. L’inscription au registre national, condition de recevabilité de l’action en contrefaçon
A. Le principe d’inopposabilité du transfert non inscrit
L’article L. 714-7 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, dispose que toute transmission ou modification des droits attachés à une marque doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au Registre national des marques (legifrance.gouv.fr). La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 26 juin 2024 promis à la publication au Bulletin, précisé la portée de cette exigence. Elle a en effet jugé que « l’absence d’inscription dans le délai prévu par ce texte entraîne, non la nullité de la cession de marque, mais l’inopposabilité de la sûreté » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-11.020, courdecassation.fr). La Haute juridiction a relevé que « l’interprétation littérale de l’article L. 143-17 du code de commerce aboutirait à un résultat paradoxal dès lors que l’article L. 714-7 du code de la propriété intellectuelle ne sanctionne que par l’inopposabilité aux tiers l’absence de publication de toute transmission ou modification des droits portant sur une marque ». Cette solution, qui fait prévaloir l’inopposabilité sur la nullité, consacre une conception fonctionnelle de la publicité des actes translatifs de droits de propriété industrielle.
En matière de brevets d’invention, le contentieux Subsonic a mis en évidence la rigueur particulière qui s’attache à l’inscription du transfert de propriété au Registre national des brevets. La société française Subsonic, fondée en 2008 et spécialisée dans la commercialisation d’accessoires et de mobilier gaming en France et en Europe, était poursuivie depuis 2016 par le groupe japonais Sony en contrefaçon de trois brevets européens relatifs à des manettes pour consoles de jeux. Les faits remontent à la fin de l’année 2016, lorsque Sony a fait procéder à une saisie-contrefaçon au siège de Subsonic et a engagé une action au fond devant le tribunal de grande instance de Paris. Les brevets invoqués — EP 0 867 212, EP 0 834 338 et EP 1 331 974 — étaient, circonstance notable, tous expirés : les deux premiers depuis 2017, le troisième depuis 2020. Cette expiration ne faisait toutefois pas obstacle à l’action en contrefaçon pour les actes commis antérieurement à la déchéance des titres, dès lors que le titulaire des droits établissait sa qualité pour agir. La cour judiciaire de Paris, par un jugement de 2020, avait rejeté l’action en contrefaçon de Sony au motif que le groupe japonais ne pouvait prouver qu’il était le titulaire officiel des brevets au moment de l’introduction de l’instance. La cour avait en effet constaté que le transfert des brevets litigieux n’avait été inscrit au Registre national des brevets que le 13 août 2018, soit plus de dix-huit mois après l’engagement de la procédure. Tant que cette inscription n’était pas intervenue, l’action en contrefaçon était irrecevable, privant le demandeur de la possibilité de faire trancher le fond du litige.
La cour d’appel de Paris, saisie du recours de Sony, avait confirmé cette irrecevabilité par un arrêt de 2022 (RG n° 20/12901). La Cour de cassation, par une décision rendue en avril 2024 dont la motivation a été citée par l’arrêt de renvoi, a toutefois précisé les effets temporels de l’inscription en jugeant qu’« à partir de l’enregistrement au registre du transfert de propriété du brevet, le successeur en titre a le droit d’intenter une action en contrefaçon dans le but d’obtenir une indemnisation pour le préjudice qui lui a été causé par les actes commis depuis le transfert ainsi que, si l’acte de transfert des droits le spécifie, pour le préjudice causé par les actes commis avant le transfert ». Cette formulation, d’une importance pratique considérable, articule le principe d’opposabilité avec la possibilité pour le cessionnaire de revendiquer, sous certaines conditions, la réparation d’actes de contrefaçon antérieurs à l’inscription.
B. La portée temporelle de l’inscription et ses conséquences contentieuses
La distinction opérée par la Cour de cassation entre les actes commis postérieurement au transfert et ceux commis antérieurement n’est pas dépourvue d’ambiguïté pratique. D’une part, le successeur en titre peut, dès l’inscription du transfert, agir en contrefaçon pour les actes commis depuis la date du transfert, ce qui suppose que la date du transfert — c’est-à-dire la date de l’acte de cession — soit distincte de la date de son inscription au registre. D’autre part, il ne peut agir pour les actes antérieurs au transfert que si l’acte de cession le prévoit expressément, ce qui confère à la rédaction des contrats de cession de brevets une importance décisive. Cette architecture, qui subordonne l’étendue de la protection contentieuse au contenu de l’acte translatif, invite les praticiens à une vigilance accrue dans la rédaction des clauses relatives à la transmission des droits d’agir en justice.
En l’espèce, après cassation de l’arrêt de 2022, la cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi, a rendu le 19 mai 2026 une décision qui, tout en reconnaissant la recevabilité procédurale de l’action de Sony et la validité des brevets invoqués, a rejeté l’action au fond, estimant que la preuve de la contrefaçon n’était pas rapportée (CA Paris, 19 mai 2026, RG n° 24/11672). Parallèlement, la cour a rejeté une demande de la société Sony France fondée sur la concurrence déloyale. Cette issue, qui voit le défendeur triompher après dix années de procédure, illustre la portée pratique de l’exigence d’inscription : si le cessionnaire finit par régulariser sa situation au registre, il peut certes se voir reconnaître la qualité pour agir, mais cette régularisation tardive ne saurait garantir le succès de l’action au fond.
À cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé de manière constante que l’inscription au registre n’est pas une simple formalité administrative dépourvue de portée substantielle. Dans un arrêt du 17 mai 2023 publié au Bulletin, elle a jugé que « si l’empêchement légitime ouvrant droit à une action en restauration s’apprécie à l’égard de la personne du demandeur, la notification de la décision constatant la déchéance d’un brevet met fin à l’excuse légitime visée à l’article L. 612-16 du code de la propriété intellectuelle » (Cass. com., 17 mai 2023, n° 22-10.744, courdecassation.fr). Par ailleurs, s’agissant du défaut de publication d’une demande de brevet, la même chambre a précisé que « la publication d’une demande de brevet ne divulgue au public que les caractéristiques techniques et les informations relatives à l’invention qu’elle contient » et qu’elle ne saurait en conséquence avoir pour effet de rendre caduc un accord de confidentialité (Cass. com., 17 mai 2023, n° 19-25.007, courdecassation.fr). Ces décisions confirment que la chambre commerciale appréhende l’ensemble des formalités de publicité entourant les titres de propriété industrielle avec une rigueur constante, fondée sur la finalité d’information des tiers que poursuivent ces mécanismes.
II. La convergence des régimes d’opposabilité entre les différents titres de propriété industrielle
A. L’unité prétorienne du principe et ses fondements légaux
L’analyse des solutions jurisprudentielles récentes révèle une convergence remarquable entre les régimes d’opposabilité applicables aux différents titres de propriété industrielle. En matière de marques, le principe est clairement énoncé par l’article L. 714-7 du code de la propriété intellectuelle, qui subordonne l’opposabilité aux tiers de toute transmission ou modification des droits à l’inscription au Registre national des marques. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 26 juin 2024, a expressément rapproché ce texte de l’article L. 143-17 du code de commerce pour en déduire que la sanction du défaut d’inscription ne peut être que l’inopposabilité et non la nullité. Elle a souligné qu’« il y aurait également quelque absurdité à annuler, en application de l’article L. 143-17, en raison du retard de sa publication une transmission des droits portant sur une marque comprise dans un fonds de commerce » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-11.020, précité).
En matière de dessins et modèles, la chambre commerciale a posé une règle complémentaire dans un arrêt du 31 janvier 2024 publié au Bulletin. Elle a jugé que « la présomption en faveur du déposant résultant de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-20.409, courdecassation.fr). Si cette décision porte spécifiquement sur la charge de la preuve de la titularité, elle participe du même mouvement jurisprudentiel qui consolide l’articulation entre le registre et le contentieux. L’inscription au registre n’est pas seulement un instrument d’opposabilité ; elle constitue également un élément du régime probatoire de la titularité des droits, le déposant étant présumé titulaire des droits sur le titre enregistré.
Dès lors, il apparaît que la chambre commerciale de la Cour de cassation a construit, par touches successives, un corps de règles cohérent qui subordonne l’efficacité contentieuse des droits de propriété industrielle à leur publicité régulière. Cette construction, qui transcende les spécificités propres à chaque titre — brevet, marque, dessin ou modèle —, repose sur une finalité commune : garantir la sécurité juridique des tiers en leur permettant de connaître, par la consultation du registre, l’identité du titulaire actuel des droits. L’inscription au registre national remplit ainsi une fonction d’information qui conditionne l’opposabilité des actes translatifs et, par voie de conséquence, la recevabilité des actions en justice fondées sur les droits transmis.
B. Les implications pratiques pour la sécurisation des opérations portant sur des titres de propriété industrielle
Les enseignements de la saga Subsonic et la consolidation jurisprudentielle opérée par la chambre commerciale imposent aux opérateurs économiques une discipline rigoureuse dans la gestion de leurs portefeuilles de titres de propriété industrielle. En premier lieu, toute cession ou transmission de brevet, de marque ou de dessin et modèle doit faire l’objet d’une inscription au registre national de l’INPI dans les meilleurs délais, sans attendre qu’un contentieux ne survienne. L’expérience du litige Subsonic démontre qu’une inscription tardive, fût-elle régularisée en cours d’instance, expose le cessionnaire à une irrecevabilité de son action pendant toute la période antérieure à l’inscription. La perte de chance d’obtenir réparation pour les actes commis entre le transfert et l’inscription peut être considérable, en particulier dans les secteurs où les cycles de vie des produits sont courts et où le préjudice résultant de la contrefaçon est concentré dans le temps.
En deuxième lieu, la rédaction des actes de cession de brevets doit expressément traiter de la transmission du droit d’agir en contrefaçon pour les actes commis antérieurement au transfert. La Cour de cassation a en effet subordonné cette faculté à l’existence d’une stipulation expresse dans l’acte de transfert. Une clause-type qui se bornerait à transférer l’ensemble des droits attachés au brevet sans mention spécifique du droit d’agir pour les contrefaçons antérieures pourrait être jugée insuffisante par les juridictions du fond. Il est par conséquent recommandé d’inclure dans les contrats de cession une clause explicite prévoyant que « le cessionnaire est expressément subrogé dans les droits du cédant pour agir en contrefaçon au titre des actes commis antérieurement à la date du présent acte ».
En troisième lieu, les opérations de due diligence préalables aux acquisitions de portefeuilles de brevets doivent intégrer un examen systématique de l’état des inscriptions au Registre national des brevets, non seulement pour vérifier que le cédant est bien le titulaire inscrit des titres cédés, mais également pour identifier les éventuelles inscriptions antérieures de sûretés, de licences ou de nantissements. La chambre commerciale a en effet rappelé, par son arrêt du 26 juin 2024, que le registre remplit une fonction d’information des tiers quant à l’existence d’une sûreté portant sur un fonds de commerce incluant des marques.
En quatrième lieu, les praticiens du contentieux de la propriété intellectuelle doivent intégrer la vérification des inscriptions au registre dans l’examen préalable à toute action en contrefaçon. Un défaut d’inscription du transfert au jour de l’assignation constitue une fin de non-recevoir susceptible d’être soulevée d’office par le juge et de conduire à l’irrecevabilité de l’action, indépendamment du bien-fondé des prétentions du demandeur. Le temps de la régularisation peut se compter en mois, voire en années, et le préjudice non réparé pendant cette période peut être définitivement perdu si l’acte de cession ne contient pas la clause de subrogation évoquée ci-dessus.
En cinquième lieu, la convergence des régimes entre brevets, marques, dessins et modèles invite à adopter une approche unifiée de la gestion administrative des portefeuilles de propriété industrielle. Les mêmes principes d’opposabilité commandent la même rigueur dans le suivi des inscriptions, quelle que soit la nature du titre concerné. Une centralisation de la gestion des formalités auprès d’un conseil en propriété industrielle ou d’un avocat spécialisé constitue, à cet égard, une mesure de précaution élémentaire.
En sixième lieu, le contentieux Subsonic illustre la pertinence d’une stratégie de défense fondée sur les irrecevabilités procédurales. La société Subsonic, défenderesse à l’action, a obtenu gain de cause non sur le terrain de la validité des brevets ou de l’absence de contrefaçon — questions que la cour d’appel de renvoi a d’ailleurs tranchées en faveur de Sony — mais sur celui de l’absence de preuve de la titularité des droits au jour de l’action. Cette stratégie, qui consiste à opposer au demandeur les lacunes de son propre dossier administratif, s’est révélée payante sur la durée, même si elle n’a pas empêché la cour de renvoi d’examiner le fond après régularisation. Elle rappelle que le contentieux de la propriété industrielle se gagne souvent sur le terrain procédural avant de se jouer sur le terrain du fond.
En septième lieu, les évolutions récentes du droit des sûretés, intervenues avec l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ont renforcé la cohérence d’ensemble du dispositif en substituant, à la nullité antérieurement prévue par l’article L. 143-17 du code de commerce, une sanction d’inopposabilité à l’égard des tiers. Cette réforme, entrée en vigueur le 1er janvier 2022, a aligné le régime de publicité des sûretés sur fonds de commerce sur la solution que la jurisprudence avait déjà dégagée pour les marques. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 10 décembre 2025, a fait application de ces principes en relevant que « le contrat n’a été inscrit au registre national des marques que le 3 septembre 2020 de sorte que la société est dépourvue de droits opposables aux tiers avant cette date » (CA Versailles, 10 déc. 2025, RG n° 21/05747, courdecassation.fr). Cette formulation illustre la réception, par les juridictions du fond, de la doctrine de la chambre commerciale sur l’inopposabilité comme sanction de principe du défaut d’inscription, et confirme l’unité de régime qui tend à s’établir entre les différents instruments de publicité des droits de propriété industrielle.
Conclusion
La saga judiciaire Subsonic contre Sony, qui s’est achevée par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 mai 2026, constitue un rappel éclatant de l’importance des formalités d’inscription au registre national de l’INPI pour la recevabilité des actions en contrefaçon de brevets. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par une série de décisions rendues entre 2023 et 2024, consolidé un régime d’opposabilité fondé sur la distinction entre la nullité de l’acte translatif et l’inopposabilité aux tiers du transfert non inscrit, au profit de cette dernière sanction. Cette construction prétorienne, qui s’applique de manière convergente aux brevets, aux marques et aux dessins et modèles, impose aux opérateurs économiques une discipline administrative rigoureuse dont le défaut peut compromettre durablement l’efficacité de leurs droits de propriété industrielle. La sécurité juridique des transactions portant sur des titres de propriété industrielle commande une inscription systématique et rapide de tout transfert au registre, une rédaction soigneuse des clauses de subrogation dans les droits d’agir pour les contrefaçons antérieures, et un contrôle préalable systématique de la chaîne de titularité avant toute action contentieuse. L’arrêt Subsonic du 19 mai 2026, en confirmant ces exigences dans un litige qui aura duré dix années et mobilisé trois degrés de juridiction, rappelle avec une force particulière que la meilleure des positions juridiques au fond ne saurait suppléer une carence dans l’accomplissement des formalités de publicité. Il invite par ailleurs les praticiens à une réflexion plus large sur l’articulation entre le droit des biens, dont les mécanismes de publicité foncière inspirent pour partie le régime des registres de propriété industrielle, et le droit processuel de la propriété intellectuelle, dont les règles de recevabilité conditionnent l’accès effectif au juge.
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