L’imprescriptibilité des actions en nullité de marque : l’arrêt de la chambre commerciale du 28 janvier 2026 et la consolidation d’un régime conforme au droit de l’Union européenne
I. La rupture législative : de la prescription extinctive à l’imprescriptibilité de principe
A. L’état du droit antérieur à la loi PACTE : une prescription quinquennale source d’insécurité juridique
La question de la prescription des actions en nullité de marque a longtemps constitué l’une des difficultés les plus épineuses du droit français de la propriété industrielle. Avant l’intervention du législateur en 2019, la chambre commerciale de la Cour de cassation appliquait à l’action en nullité de marque la prescription quinquennale de droit commun prévue par l’article 2224 du code civil. Cette solution, dégagée par un arrêt du 8 juin 2017, soumettait l’action en nullité au délai de cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit antérieur avait connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Elle plaçait le droit français en tension avec le droit de l’Union européenne, lequel consacre traditionnellement l’imprescriptibilité des actions en nullité fondées sur les motifs absolus de refus d’enregistrement.
Cette discordance a été soulignée avec une acuité particulière par la doctrine. Plusieurs auteurs ont relevé que l’application du délai de prescription de droit commun aux actions en nullité de marque engendrait une insécurité juridique manifeste, en ce qu’elle permettait la consolidation de droits de propriété industrielle potentiellement nuls par l’écoulement du temps, au détriment de l’intérêt général qui sous-tend les motifs absolus de nullité. La directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008, puis la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, imposaient pourtant aux États membres de prévoir la possibilité de demander la nullité d’une marque pour motifs absolus sans limitation temporelle, sauf hypothèse de forclusion par tolérance.
La Cour de justice de l’Union européenne avait d’ailleurs rappelé, dans son arrêt du 29 janvier 2020, Sky c/ SkyKick, que les motifs absolus de nullité poursuivent un objectif d’intérêt général et que leur invocation ne saurait être enfermée dans des conditions procédurales qui rendraient excessivement difficile l’exercice de l’action en nullité (CJUE, 29 janv. 2020, Sky c/ SkyKick, aff. C-371/18). En conséquence, le maintien d’une prescription quinquennale de droit commun pour les actions en nullité de marque exposait la France à un risque de non-conformité au droit de l’Union.
Par ailleurs, la chambre commerciale avait elle-même atténué la rigueur de sa jurisprudence en jugeant que la forclusion par tolérance, prévue à l’article L. 714-3, alinéa 4, du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 13 novembre 2019, supposait que soit rapportée la preuve de l’usage de la marque seconde après son enregistrement, ce qui ne saurait se déduire de son seul enregistrement. La Cour de cassation a ainsi précisé que « celui qui oppose la forclusion par tolérance à une action en nullité de sa marque doit en démontrer l’usage honnête et continu depuis plus de cinq ans, ce qui ne saurait se déduire de son seul enregistrement, ainsi que la connaissance qu’en avait le titulaire du droit antérieur » (Cass. com., 6 avr. 2022, n° 17-28.116, publié au Bulletin).
B. L’article 124, III, de la loi PACTE et l’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle : une imprescriptibilité de principe
La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite loi PACTE, a constitué une rupture législative majeure en matière de prescription des actions en nullité de marque. L’article 124, III, de cette loi a introduit dans le code de la propriété intellectuelle un principe d’imprescriptibilité des actions en nullité portant sur les droits de propriété industrielle, rompant ainsi avec l’application du délai quinquennal de droit commun. Ce texte, repris en substance à l’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle, dispose que « sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8, l’action ou la demande en nullité d’une marque n’est soumise à aucun délai de prescription » (article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle).
Cette réforme législative entendait mettre le droit français en conformité avec le droit de l’Union européenne. Elle consacre une distinction fondamentale entre, d’une part, les actions en nullité fondées sur les motifs absolus énumérés à l’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, et notamment le défaut de caractère distinctif, la descriptivité, le dépôt de mauvaise foi, qui sont désormais imprescriptibles, et, d’autre part, les actions en nullité fondées sur les motifs relatifs visés à l’article L. 711-3, qui demeurent soumises au mécanisme de la forclusion par tolérance prévu à l’article L. 716-2-8.
L’article 2222 du code civil, qui régit l’application dans le temps des lois relatives à la prescription, dispose que « la loi qui allonge la durée d’une prescription ou d’un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise » (article 2222 du code civil). Ce texte, combiné au principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle, a suscité une interrogation immédiate : l’imprescriptibilité nouvelle des actions en nullité de marque s’appliquait-elle aux titres de propriété industrielle en vigueur au jour de l’entrée en vigueur de la loi PACTE, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient déjà prescrites sous l’empire de la loi ancienne ?
La Cour de cassation a rapidement été saisie de cette difficulté. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 15 mars 2024, avait refusé de faire droit à certaines demandes en nullité au motif que les nouvelles règles allongent la durée de la prescription et qu’aucune mention expresse de l’article 124, III, de la loi PACTE ne permettait de caractériser une volonté du législateur de déroger aux dispositions de l’article 2222 du code civil. Cette position, conforme à une lecture littérale du droit transitoire de droit commun, laissait subsister une incertitude majeure quant à la portée effective de la réforme.
En pratique, cette incertitude affectait directement la stratégie contentieuse des entreprises. Un titulaire de marque antérieure qui avait laissé écouler plus de cinq années depuis la connaissance d’un dépôt litigieux se trouvait, sous l’empire de la solution retenue par la cour d’appel de Paris, irrémédiablement forclos à agir en nullité, alors même que la marque litigieuse pouvait être entachée d’un motif absolu de nullité tel que la mauvaise foi du déposant. La question présentait également un enjeu considérable dans le cadre des opérations de cession de marques, où l’acquéreur doit pouvoir apprécier avec certitude la vulnérabilité des titres qu’il acquiert aux actions en nullité. Le contentieux commercial de la propriété intellectuelle ne pouvait durablement s’accommoder d’une telle insécurité.
II. La portée de l’arrêt du 28 janvier 2026 : consolidation du régime et implications pratiques
A. Une application rétroactive sans équivoque
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 28 janvier 2026, publié au Bulletin, tranche définitivement la question de l’application dans le temps du nouveau régime d’imprescriptibilité. La Cour énonce que « par l’article 124, III, de la loi Pacte, qui est dépourvu d’ambiguïté, le législateur a entendu conférer un effet rétroactif à l’article L. 714-3-1 du code de la propriété intellectuelle, repris en substance à l’article L. 716-2-6 de ce code » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, publié au Bulletin, § 15).
La Cour de cassation précise ensuite la portée exacte de cette rétroactivité : « a ainsi été rendue imprescriptible, en dehors des hypothèses prévues aux articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle, toute action en nullité d’une marque en vigueur au 24 mai 2019, date de l’entrée en vigueur de la loi Pacte, sauf en cas de décisions ayant force de chose jugée » (arrêt précité, § 16). Ce considérant fixe trois limites à l’imprescriptibilité : les actions en nullité fondées sur les droits antérieurs prévues à l’article L. 716-2-7, le mécanisme de forclusion par tolérance de l’article L. 716-2-8, et l’autorité de la chose jugée.
Le point le plus décisif de l’arrêt réside dans l’affirmation suivante : « cette imprescriptibilité étant générale, hors l’hypothèse d’une décision passée en force de chose jugée, elle déroge à l’article 2222 du code civil et s’applique à tous les titres en vigueur à cette date, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement » (arrêt précité, § 17). La Cour de cassation consacre ainsi une dérogation explicite au droit transitoire de droit commun, au motif que le législateur a entendu, par une disposition spéciale dépourvue d’ambiguïté, conférer un effet rétroactif complet au nouveau régime d’imprescriptibilité.
En statuant ainsi, la chambre commerciale censure l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 mars 2024 qui avait retenu une solution contraire. La cassation est prononcée au visa de l’article 124, III, de la loi PACTE, la Cour relevant que « en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ». La solution est d’autant plus nette que la Cour de cassation ajoute qu’« en l’absence de doute raisonnable quant à l’interprétation des directives 89/104/CEE, 2008/95/CE et (UE) 2015/2436 rapprochant les législations des États membres sur les marques, il n’y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de la question préjudicielle » (arrêt précité, § 20).
L’arrêt du 28 janvier 2026 comporte également des enseignements significatifs sur la distinction entre l’action en nullité et l’action en revendication de propriété. La Cour de cassation rappelle que « l’action en revendication de propriété d’une marque, qui tend au constat et à la sanction d’une fraude aux droits d’un tiers par le transfert du titre de propriété industrielle à ce dernier et, partant, laisse subsister la marque, ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité d’un tel dépôt, qui a pour objet de mettre à néant ce titre de propriété industrielle en raison des agissements fautifs du déposant de mauvaise foi » (arrêt précité, § 11). En conséquence, la demande en revendication de propriété formée pour la première fois en appel est irrecevable comme nouvelle, dès lors qu’elle ne constitue ni l’accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire d’une demande en nullité de marque.
La décision apporte par ailleurs une clarification bienvenue sur l’appréciation de la mauvaise foi du déposant. S’inspirant de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, la chambre commerciale énonce que « l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public ne doit pas nécessairement être établie pour que la cause de nullité prévue à l’article 3, paragraphe 2, sous d), de la directive 2008/95/CE puisse s’appliquer » (arrêt précité, § 24). Elle rappelle que « toute allégation de mauvaise foi doit être appréciée globalement, en tenant compte de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d’espèce » (arrêt précité, § 26), conformément à la jurisprudence de la Cour de justice (CJUE, 12 sept. 2019, Koton, C-104/18 P).
B. Les limites de l’imprescriptibilité : décisions passées en force de chose jugée et forclusion par tolérance
L’imprescriptibilité consacrée par l’arrêt du 28 janvier 2026 n’est pas absolue. La Cour de cassation prend soin de réserver trois hypothèses dans lesquelles l’action en nullité demeure irrecevable. La première est celle des décisions passées en force de chose jugée, qui conservent leur autorité et font obstacle à une nouvelle action en nullité fondée sur les mêmes faits entre les mêmes parties. La deuxième est celle de la forclusion par tolérance, prévue à l’article L. 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle, selon lequel « le titulaire d’un droit antérieur qui a toléré pendant une période de cinq années consécutives l’usage d’une marque postérieure enregistrée en connaissance de cet usage n’est plus recevable à demander la nullité de la marque postérieure sur le fondement de l’article L. 711-3, pour les produits ou les services pour lesquels l’usage de la marque a été toléré, à moins que l’enregistrement de celle-ci ait été demandé de mauvaise foi » (article L. 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle). La troisième est celle des actions fondées sur les droits antérieurs de l’article L. 716-2-7.
Des lors, une distinction essentielle s’impose entre les actions en nullité fondées sur les motifs absolus énumérés à l’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle – qui sont imprescriptibles et peuvent être exercées à tout moment, sauf autorité de la chose jugée – et les actions en nullité fondées sur les motifs relatifs prévus à l’article L. 711-3, qui demeurent soumises au mécanisme de la forclusion par tolérance. Cette distinction, déjà inscrite dans la directive (UE) 2015/2436, trouve ainsi une traduction complète en droit interne.
Les motifs absolus de nullité, désormais pleinement imprescriptibles, couvrent un large éventail d’hypothèses : le défaut de caractère distinctif, la descriptivité, la déceptivité, la contrariété à l’ordre public, ainsi que le dépôt de mauvaise foi. L’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle dispose ainsi que « ne peuvent être valablement enregistrés et, s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclarés nuls » les signes dépourvus de caractère distinctif, les marques composées exclusivement d’éléments descriptifs, les signes contraires à l’ordre public, les marques de nature à tromper le public, et les marques déposées de mauvaise foi (article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle). En consequence, un tiers dispose aujourd’hui de la faculté d’agir en nullité sur le fondement du dépôt de mauvaise foi, y compris pour des marques enregistrées depuis plus de cinq ans avant l’entrée en vigueur de la loi PACTE, et y compris si la prescription était acquise sous l’empire de la loi ancienne au 23 mai 2019, pour autant qu’aucune décision passée en force de chose jugée n’ait déjà statué sur cette question.
Par ailleurs, l’arrêt du 28 janvier 2026 consolide l’articulation entre l’imprescriptibilité des nullités et le contentieux de la concurrence déloyale. La Cour de cassation rappelle que les actes de concurrence déloyale demeurent soumis au droit commun de la responsabilité civile, sur le fondement de l’article 1240 du code civil. En l’espèce, la cour d’appel de Paris n’avait pas suffisamment recherché si la reprise des caractéristiques emblématiques des produits commercialisés sous la marque Napapijri ne constituait pas, au-delà de la seule contrefaçon, des actes de concurrence déloyale distincts. La Cour de cassation a ainsi veillé à ce que l’imprescriptibilité des actions en nullité ne conduise pas à une dilution des exigences probatoires en matière de concurrence déloyale, chaque fondement conservant son autonomie.
Pour le praticien, cette décision emporte des conséquences substantielles. Le titulaire d’une marque enregistrée ne peut plus se prévaloir de l’écoulement du temps pour faire échec à une action en nullité fondée sur un motif absolu, sauf à démontrer l’existence d’une décision irrévocable ayant déjà rejeté une telle action. Cette sécurité renforcée pour les tiers s’accompagne d’une responsabilité accrue pour les déposants, qui doivent s’assurer de la validité intrinsèque de leurs marques au regard des motifs absolus, sans pouvoir se reposer sur la prescription comme rempart. En cela, la décision du 28 janvier 2026 opère un rééquilibrage significatif du droit des marques, au bénéfice de la sécurité juridique et de la conformité au droit de l’Union.
Enfin, l’arrêt du 28 janvier 2026 s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de consolidation du droit des marques par la chambre commerciale. La Cour de cassation avait déjà affirmé, dans un arrêt du 4 novembre 2020, que la déchéance d’une marque ne produisant effet qu’à l’expiration d’une période ininterrompue de cinq ans sans usage sérieux, « son titulaire est en droit de se prévaloir de l’atteinte portée à ses droits sur la marque qu’ont pu lui causer les actes de contrefaçon intervenus avant sa déchéance » (Cass. com., 4 nov. 2020, n° 16-28.281, publié au Bulletin). Ce souci de cohérence et de prévisibilité anime l’ensemble de la construction prétorienne du droit des marques.
A cet égard, le praticien doit intégrer cette imprescriptibilité nouvelle dans l’évaluation du risque juridique de toute opération portant sur des droits de marque. L’acquisition d’un portefeuille de marques, la conclusion d’un contrat de licence ou la mise en œuvre d’une action en contrefaçon supposent désormais de vérifier, au-delà de l’ancienneté des titres, leur validité intrinsèque au regard des motifs absolus de nullité. L’absence de prescription ne signifie pas une insécurité permanente pour le titulaire de la marque, dès lors que l’action en nullité ne peut être exercée que par une personne justifiant d’un intérêt à agir, mais elle impose une vigilance renforcée dans la constitution et la gestion des portefeuilles de marques. La distinction entre les actions en nullité fondées sur les motifs absolus, désormais imprescriptibles, et les actions en concurrence déloyale et parasitaire, soumises au délai de prescription de droit commun de cinq ans, constitue un outil d’analyse essentiel pour le conseil en stratégie contentieuse.
Conclusion
L’arrêt de la chambre commerciale du 28 janvier 2026 constitue une décision de principe qui lève de manière définitive l’incertitude qui pesait sur le régime de prescription des actions en nullité de marque depuis l’entrée en vigueur de la loi PACTE. En consacrant l’application rétroactive de l’imprescriptibilité à tous les titres en vigueur au 24 mai 2019, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement, la Cour de cassation met le droit français en pleine conformité avec le droit de l’Union européenne et renforce la sécurité juridique des opérateurs économiques.
La distinction entre les motifs absolus de nullité, désormais imprescriptibles, et les motifs relatifs, soumis à la forclusion par tolérance, offre un cadre clair et prévisible pour les praticiens. Cette décision, qui s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence exigeante de la chambre commerciale en matière de droit des marques, confirme que le temps ne saurait valider un titre de propriété industrielle entaché d’une cause de nullité absolue, sauf à ce que l’autorité de la chose jugée y fasse obstacle. L’arrêt illustre également la recherche d’une articulation cohérente entre la protection des droits de propriété intellectuelle et la liberté du commerce, qui constitue le fil directeur de la jurisprudence contemporaine de la chambre commerciale. En cela, il apporte une contribution décisive à la modernisation du contentieux de la propriété industrielle en France.
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