L’appréciation de l’usage à titre de marque dans le contentieux de la contrefaçon : la construction prétorienne de la chambre commerciale (2023-2026)
Le droit des marques repose sur une distinction fondamentale entre le signe tel qu’il est déposé et le signe tel qu’il est employé. L’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle subordonne la caractérisation de la contrefaçon à la démonstration d’un « usage dans la vie des affaires » du signe litigieux [[Art. L. 713-2 CPI : « Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; 2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque. » https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039381241/.]]. Ce critère, hérité de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, constitue le seuil d’entrée dans le contentieux de la contrefaçon. Les arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2023 et 2026 enrichissent la compréhension de cette notion et en précisent les frontières, tant à l’égard des conditions de fond de la contrefaçon que dans ses interactions avec le droit commun de la responsabilité civile.
Les décisions récentes offrent une relecture synthétique de l’office du juge et de la méthode d’appréciation de l’atteinte au droit privatif. La chambre commerciale rappelle avec une constance remarquable que la qualification de l’usage à titre de marque commande l’ensemble de l’analyse contentieuse, de l’appréciation du risque de confusion jusqu’à la détermination du préjudice indemnisable. Or la jurisprudence la plus récente révèle une tension entre la rigueur du raisonnement technique qu’impose le droit des marques et la nécessité d’assurer une protection effective des droits privatifs, y compris lorsque le titulaire ne peut se prévaloir d’un droit pleinement constitué.
La présente étude se propose d’analyser la construction prétorienne contemporaine de l’usage à titre de marque à travers les enseignements les plus significatifs de la chambre commerciale. Seront examinées, dans une première partie, la qualification de l’usage à titre de marque comme condition première de la contrefaçon (I), puis, dans une seconde partie, les interactions de cette notion avec le droit commun de la responsabilité civile (II).
I. La qualification de l’usage à titre de marque, condition première de la contrefaçon
A. L’usage dans la vie des affaires, critère structurant de l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle
La notion d’usage dans la vie des affaires, consacrée par le texte de l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle et par l’article 10 de la directive (UE) 2015/2436, constitue le critère premier de l’atteinte au droit de marque. Elle opère une distinction entre les usages relevant de la sphère privée et ceux s’inscrivant dans une activité commerciale. La chambre commerciale veille à ce que cette condition ne soit jamais présumée et impose au demandeur d’en rapporter la preuve par des éléments précis et circonstanciés.
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 6 décembre 2023 dans l’affaire LeKiosque illustre avec netteté cette exigence probatoire. La Cour, après avoir constaté l’existence d’une contrefaçon par imitation du fait d’un risque de confusion ou d’association dans l’esprit du public entre la dénomination « LeKiosk » et les marques antérieures « monkiosque.fr » et « monkiosque », a cassé partiellement l’arrêt d’appel au motif que celui-ci avait ordonné le transfert du nom de domaine « lekiosque.fr » « sans constater l’existence d’un risque de confusion entre le site internet « lekiosque.fr », correspondant à la dénomination sociale de la société Lekiosque.fr, et les marques antérieures », en violation de l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle [[Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-16.078, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65701d2c604055831871b031.]]. Cette décision rappelle que le juge ne saurait étendre l’interdiction au-delà des signes dont il a caractérisé l’usage à titre de marque.
Par ailleurs, le même arrêt précise que le caractère distinctif de la marque s’apprécie au jour du dépôt, au regard de la connaissance du terme contesté auprès du public concerné. La Cour a approuvé les juges d’appel d’avoir écarté « la généralisation actuelle alléguée de l’appellation « kiosque » dans le secteur de la distribution de la presse en ligne, laquelle était inopérante pour apprécier le caractère distinctif du signe « monkiosque » au moment du dépôt des marques attaquées, dès lors que la société Lekiosque.fr n’avait pas soutenu qu’à cette date, il était raisonnable d’envisager qu’il le devienne » [[Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-16.078, précité.]]. Il en résulte que la banalisation ultérieure d’un signe ne saurait rétroagir sur l’appréciation de sa distinctivité à la date de l’enregistrement, tempérament important à la théorie de la dégénérescence.
La chambre commerciale s’attache également à la nature de l’activité dans laquelle le signe est employé. L’exigence d’un usage dans la vie des affaires ne se réduit pas à la constatation d’un acte de commerce au sens du droit commercial. Elle implique une analyse fonctionnelle de l’usage litigieux, qui doit être apprécié au regard de la perception du public pertinent et de la finalité poursuivie par le tiers. Cette approche fonctionnelle, qui irrigue l’ensemble du contentieux de la contrefaçon, trouve un prolongement naturel dans l’examen de l’atteinte portée aux fonctions de la marque.
B. La fonction distinctive comme clé de l’appréciation de l’atteinte au droit privatif
Au-delà de la seule constatation d’un usage dans la vie des affaires, la qualification de l’atteinte au droit de marque requiert l’examen de l’incidence de l’usage litigieux sur la fonction distinctive du signe protégé. La chambre commerciale rappelle, dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que la fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur l’identité d’origine du produit ou du service. La contrefaçon ne se conçoit que si l’usage contesté compromet cette fonction.
L’arrêt du 19 mars 2025 relatif à la marque « Tour de France » constitue un apport décisif à la méthode d’appréciation de l’atteinte. La chambre commerciale y énonce que « l’appréciation de la similitude des signes en conflit implique de les comparer afin de déterminer si ces signes présentent, sur l’un ou l’autre des plans visuel, phonétique et conceptuel, un degré de similitude » et que « cette comparaison doit s’opérer eu égard aux qualités intrinsèques des signes en conflit sans tenir compte des conditions de commercialisation des produits ou des services qu’ils désignent » [[Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-18.728, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67da686b9adb0fcda38e00b3.]], citant la décision de la CJUE du 4 mars 2020, EUIPO/Equivalenza Manufactory (C-328/18 P).
La directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015, transposée en droit français par l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, a consacré cette approche en érigeant l’usage à titre de marque en condition autonome de la contrefaçon. L’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de cette ordonnance, prohibe l’usage d’un signe « dans la vie des affaires » pour des produits ou services identiques ou similaires. Le même texte, en son article L. 713-3, étend la prohibition à l’usage d’un signe identique ou similaire pour des produits ou services non similaires lorsque la marque antérieure jouit d’une renommée en France et que l’usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porte préjudice. Cette dualité de régimes, fondée sur l’intensité de la notoriété et le degré de similarité des produits, structure l’ensemble du contentieux de la contrefaçon.
En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait retenu une faible similarité conceptuelle entre les signes « Tour de France » et « Tour de France à la rame » en considérant que le premier serait perçu par le public comme un tour de France en vélo, tandis que le second évoquerait un périple en bateau à rames. La chambre commerciale censure ce raisonnement, qui prenait en compte les conditions d’exploitation de la marque au stade de la comparaison des signes. La similitude doit être appréciée in abstracto, à partir des seuls éléments constitutifs des signes en présence, sans considération de l’usage concret qui en est fait par leurs titulaires respectifs.
Sur le terrain de la marque de renommée, cette même décision apporte une précision d’une portée considérable. La chambre commerciale relève, au visa de l’arrêt Intel Corporation de la CJUE du 27 novembre 2008 (C-252/07), que « certaines marques peuvent avoir acquis une renommée telle qu’elle va au-delà du public concerné par les produits ou les services pour lesquelles ces marques ont été enregistrées » et que « dès lors, aux fins d’apprécier l’existence d’un lien entre les marques en conflit, il peut être nécessaire de prendre en considération l’intensité de la renommée de la marque antérieure, afin de déterminer si cette renommée s’étend au-delà du public visé par cette marque » [[Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-18.728, précité.]]. La cour d’appel, qui avait cantonné la renommée de la marque « Tour de France » au seul public des épreuves cyclistes, a ainsi méconnu la portée de la protection élargie dont bénéficient les marques jouissant d’une notoriété exceptionnelle.
II. Les interactions entre l’usage à titre de marque et le droit commun de la responsabilité civile
A. La dissociation des faits de contrefaçon et de concurrence déloyale
L’une des difficultés les plus persistantes du contentieux de la propriété intellectuelle réside dans l’articulation entre l’action en contrefaçon, fondée sur l’atteinte à un droit privatif, et l’action en concurrence déloyale, qui sanctionne un comportement fautif indépendant de tout droit de propriété incorporelle. La chambre commerciale, par une série d’arrêts rendus en 2025 et 2026, apporte à cette question une réponse dont la cohérence mérite d’être soulignée.
L’arrêt du 26 mars 2025, dans l’affaire opposant la société Meta Platforms à la société Cargo Media AG au sujet des signes « Facebook » et « Fuckbook », rappelle le principe selon lequel « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » [[Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67e3a405dfcf522ee2c324f2.]]. La Cour précise aussitôt que « un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente ».
Cette décision opère un double apport. D’une part, elle consacre l’autonomie substantielle de la concurrence déloyale par rapport à la contrefaçon lorsque les droits atteints sont de nature distincte. La Cour relève ainsi que « le nom commercial et le nom de domaine ont pour objet, le premier, d’identifier une entreprise et, le second, de permettre l’accès à un site internet » et qu’ils « se distinguent, par leur nature, des droits détenus sur une marque ». D’autre part, elle réaffirme la prohibition de la double indemnisation d’un même préjudice : « la victime peut obtenir, au titre de la concurrence déloyale, la réparation du préjudice distinct né de l’atteinte à la distinctivité de ses signes d’identification, tels le nom commercial ou le nom de domaine, seulement si le préjudice n’est pas déjà réparé au titre de la contrefaçon en application de l’article L. 716-14, devenu L. 716-4-10, du code de la propriété intellectuelle » [[Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, précité.]].
À cet égard, l’arrêt du 18 mars 2026, rendu dans l’affaire opposant la société Officine Panerai à la société Tism à propos du modèle de montre « Radiomir », marque un infléchissement procédural significatif. La chambre commerciale, réunie en formation de section, y retient que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation » [[Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69bad384cdc6046d471a6127.]]. Il s’en évince que « la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits ».
Ce revirement procédural, fondé sur les articles 564 et 565 du Code de procédure civile, consacre l’unité fonctionnelle des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale lorsque celles-ci poursuivent une finalité indemnitaire identique. Il met un terme à une ligne jurisprudentielle qui, depuis l’arrêt du 22 septembre 1983 (Com., n° 82-12.120), retenait que ces deux actions ne tendaient pas aux mêmes fins et interdisait, en conséquence, de former une demande nouvelle en concurrence déloyale pour la première fois en appel.
Sur le fond, la même décision rappelle avec force que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » et précise que « l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence » [[Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, précité.]]. La chambre commerciale censure ainsi la cour d’appel de Paris qui avait exclu le parasitisme au motif que la montre « Radiomir », produit de haute horlogerie, et la montre « Augarde », montre de fantaisie, s’adressaient à des clientèles distinctes. L’absence de rapport de concurrence entre les parties n’est pas une condition de l’action en parasitisme.
B. L’office du juge entre rigueur de la qualification juridique et nécessité de protection effective
Les décisions récentes de la chambre commerciale dessinent les contours d’un office juridictionnel renforcé, qui combine la rigueur de la technique juridique propre au droit des marques avec le souci d’assurer une protection effective des intérêts légitimes des opérateurs économiques. Cette double exigence se manifeste avec une acuité particulière dans le contentieux du parasitisme, où la frontière entre la concurrence licite et le comportement fautif se révèle souvent ténue.
L’arrêt du 5 mars 2025 relatif à la collection de bijoux « Alhambra » de la société Cartier apporte un éclairage précieux sur les critères du parasitisme économique. La chambre commerciale y rappelle, d’une part, que « le parasitisme résulte d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité, indépendamment de tout risque de confusion » et, d’autre part, que « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme » [[Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-21.157, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67c7f854d80e40890638ec83.]]. La Cour approuve les juges d’appel d’avoir retenu, après une analyse minutieuse des éléments constitutifs des collections en présence, que les sociétés Vuitton n’avaient pas eu la volonté de se placer dans le sillage des sociétés du groupe Richemont, le motif quadrilobé de la collection « Color Blossom » procédant de l’adaptation du propre motif monogrammé des sociétés Vuitton aux tendances contemporaines de la joaillerie.
Cette décision illustre la subtilité de l’appréciation judiciaire en matière de parasitisme. Il appartient au demandeur d’identifier avec précision la valeur économique individualisée dont il revendique la protection et de caractériser la volonté du tiers de se placer dans son sillage. La simple reprise d’un élément esthétique ou fonctionnel ne suffit pas à caractériser la faute parasitaire lorsque cette reprise s’inscrit dans un mouvement plus large du marché ou procède d’une démarche créative autonome.
Par ailleurs, la chambre commerciale veille à la cohérence d’ensemble de l’architecture contentieuse du droit de la propriété intellectuelle. L’arrêt du 26 mars 2025 rappelle, à la suite d’une jurisprudence constante initiée par l’arrêt du 23 mai 1973 (Com., n° 72-10.279), que l’action en concurrence déloyale ne peut se cumuler avec l’action en contrefaçon que si elle repose sur des faits distincts. Or la portée de cette exigence doit être comprise à la lumière du revirement du 18 mars 2026, qui admet désormais la recevabilité en appel d’une demande en concurrence déloyale ou en parasitisme formée après le rejet, en première instance, d’une action en contrefaçon pour défaut de droit privatif.
Dès lors, la distinction entre les faits de contrefaçon et les faits de concurrence déloyale ne se résume pas à une simple question de qualification juridique : elle détermine l’étendue du pouvoir juridictionnel du juge d’appel et conditionne l’accès du justiciable à une réparation effective de son préjudice. La chambre commerciale, par le revirement du 18 mars 2026, a entendu mettre un terme à une situation dans laquelle le titulaire d’un droit privatif, après avoir vu son action en contrefaçon rejetée en première instance pour un motif qui ne préjugeait pas du caractère fautif du comportement du défendeur, se trouvait privé de la possibilité de solliciter une indemnisation sur le fondement de la concurrence déloyale ou du parasitisme en cause d’appel. Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la chambre mixte du 12 mai 2025 (pourvoi n° 22-20.739), consacre une approche pragmatique du contentieux de la propriété intellectuelle, soucieuse de ne pas sacrifier la protection du justiciable à une rigueur procédurale excessive.
L’évolution ainsi consacrée par la chambre commerciale traduit une conception renouvelée de l’office du juge dans le contentieux de la propriété intellectuelle. En acceptant d’appréhender sous un même prisme fonctionnel l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale, la Cour de cassation reconnaît que ces deux voies de droit poursuivent une finalité commune : la protection de l’opérateur économique contre les comportements parasitaires ou contrefaisants. Elle renforce, dans le même mouvement, l’effectivité du droit à un recours juridictionnel en évitant que le titulaire d’un droit privatif ne soit privé de toute voie d’action indemnitaire par l’effet d’une rigueur procédurale excessive.
En conséquence, l’office du juge ne se limite plus à la seule vérification formelle de la titularité d’un droit privatif : il lui incombe désormais d’examiner, à tous les stades de la procédure, si les faits allégués par le demandeur sont susceptibles de caractériser, à défaut de contrefaçon, un comportement fautif au sens de l’article 1240 du Code civil, dans le respect du principe de la contradiction et des droits de la défense.
Conclusion
La construction prétorienne opérée par la chambre commerciale entre 2023 et 2026 enrichit de manière décisive le droit du contentieux de la contrefaçon de marque. En précisant la méthode de comparaison des signes à l’aune exclusive de leurs qualités intrinsèques, en rappelant que le caractère distinctif s’apprécie au jour du dépôt et non à la lumière des évolutions ultérieures du marché, et en consacrant l’unité fonctionnelle des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale, la Cour de cassation dote les praticiens d’un cadre d’analyse plus cohérent et plus prévisible.
L’exigence d’un usage à titre de marque dans la vie des affaires, loin d’être une condition formelle, constitue le pivot autour duquel s’articule l’ensemble du raisonnement contentieux. Elle commande aussi bien la qualification de l’atteinte au droit privatif que la détermination des chefs de préjudice indemnisables et l’articulation avec les actions de droit commun fondées sur la responsabilité civile délictuelle. Les évolutions jurisprudentielles les plus récentes, en particulier le revirement du 18 mars 2026, confirment la volonté de la chambre commerciale d’assurer une protection effective des droits de propriété intellectuelle sans sacrifier la rigueur des principes qui gouvernent la matière.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.