La chaîne des droits et la qualité à agir dans le contentieux de la propriété intellectuelle : exigences formelles et construction prétorienne de la chambre commerciale (2023-2026)
I. Les conditions de la titularité opposable : entre formalisme légal et présomptions prétoriennes
A. L’exigence d’un titre juridique certain : le formalisme des cessions et inscriptions
L’effectivité de la protection des droits de propriété intellectuelle suppose, au préalable, que le titulaire justifie d’une qualité à agir dont l’établissement obéit à des règles distinctes selon la nature du droit invoqué. Cette chaîne des droits, qui relie le créateur originaire au demandeur à l’instance, constitue un préalable procédural dont la méconnaissance entraîne l’irrecevabilité de l’action. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des trois dernières années, précisé avec une rigueur croissante les conditions auxquelles le cessionnaire, le licencié ou le bénéficiaire d’un transfert de propriété intellectuelle peut se prévaloir de la titularité du droit qu’il invoque. En droit d’auteur, l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle pose le principe selon lequel « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous » [[https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042814694]]. La titularité originelle découle ainsi du seul fait créateur, sans formalisme constitutif. La transmission de ce droit est en revanche soumise à une exigence rigoureuse. L’article L. 131-3 du même code dispose que « la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée » [[https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278958]]. Cette règle, d’interprétation stricte, impose au cessionnaire de produire un titre dont la régularité formelle conditionne la recevabilité même de l’action en contrefaçon. Le non-respect de cette exigence de mention distincte entraîne la nullité de la cession et prive le cessionnaire de toute qualité à agir sur le fondement du droit d’auteur.
En droit des marques, la cession ou la licence n’est opposable aux tiers qu’à la condition d’être inscrite au Registre national des marques. L’article L. 714-7 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que « toute transmission ou modification des droits attachés à une marque doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au Registre national des marques » [[https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039381630]], précisant que le licencié, même non inscrit, « est également recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le titulaire de la marque afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre ». La chambre commerciale a tiré les conséquences de cette exigence à l’occasion d’un arrêt du 26 juin 2024, en jugeant que « l’absence d’inscription au registre des marques tenu par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) dans le délai prévu par l’article L. 143-17 du code de commerce entraîne, non la nullité de la cession de marque, mais l’inopposabilité aux tiers de la sûreté portant sur le fonds de commerce incluant cette marque » [[https://www.courdecassation.fr/decision/667baefaeee23a0a3f11d24a]] (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-11.020, Publié au Bulletin). La distinction entre la validité de l’acte entre les parties et son opposabilité erga omnes se trouve ainsi clairement établie. Cette différence de régime présente un intérêt pratique considérable : le cessionnaire non inscrit, quoique titulaire du droit dans ses rapports avec le cédant, ne pourra opposer ce droit aux tiers et, partant, sera déclaré irrecevable en son action en contrefaçon à l’égard des concurrents.
Le même régime d’opposabilité conditionnelle gouverne les brevets d’invention. L’article L. 613-9 du Code de la propriété intellectuelle énonce que « tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre, dit Registre national des brevets, tenu par l’Institut national de la propriété industrielle » [[https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019298708]]. La chambre commerciale a fait application de ce texte dans un arrêt du 24 avril 2024, aux termes duquel elle a jugé que le défaut d’inscription d’une cession de brevet privait le cessionnaire du droit d’agir en contrefaçon à l’égard des tiers de bonne foi [[https://www.courdecassation.fr/decision/66305ab8201c54000897fea0]] (Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-22.999, Publié au Bulletin). Par ailleurs, en matière de dessins et modèles, la présomption instituée par l’article L. 511-9 du Code de la propriété intellectuelle, selon laquelle « l’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection » [[https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006279337]], simplifie la charge probatoire du déposant, sans toutefois exonérer le véritable créateur de la nécessité d’agir en revendication pour établir sa titularité.
B. La preuve de la titularité dérivée : l’identification du maillon manquant dans la chaîne contractuelle
La preuve de la qualité à agir du cessionnaire ou du licencié constitue un enjeu contentieux majeur lorsque le droit de propriété intellectuelle a fait l’objet de transmissions successives. La jurisprudence exige la justification d’une chaîne ininterrompue de droits depuis le créateur originaire jusqu’au demandeur à l’instance. À cet égard, l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 28 février 2024 dans l’affaire du créateur de mode a posé une règle structurante relative à la garantie d’éviction due par le cédant. La Cour de cassation y juge que « le cédant de droits portant sur une marque est tenu dans les termes de l’article 1628 du code civil et n’est, par conséquent, pas recevable en une action en déchéance de ces droits pour déceptivité acquise de cette marque, qui tend à l’éviction de l’acquéreur, à moins que son action ne soit fondée sur la survenance de faits fautifs postérieurs à la cession et imputables au cessionnaire » [[https://www.courdecassation.fr/decision/65deda9b7f398b00089bf802]] (Cass. com., 28 fév. 2024, n° 22-23.833, Publié au Bulletin).
Dès lors, le cédant ne saurait, postérieurement à la cession, invoquer la déchéance des droits qu’il a transmis, sauf à démontrer que le cessionnaire a, par son propre fait, altéré la substance du droit cédé. La Cour a toutefois tempéré cette irrecevabilité de principe en admettant que « la garantie au profit du cessionnaire cesse lorsque l’éviction est due à sa faute » et en relevant que « le cédant peut être le mieux, voire le seul, à même d’identifier l’existence d’une tromperie effective du public ou d’un risque grave d’une telle tromperie ». Cet équilibre entre la force obligatoire de la cession et la protection du public révèle la fonction régulatrice que la chambre commerciale assigne au droit des marques. L’arrêt du 28 février 2024 est d’autant plus remarquable qu’il a donné lieu à un renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne sur la question de savoir si les articles 12, paragraphe 2, sous b), de la directive 2008/95/CE et 20, sous b), de la directive 2015/2436 s’opposent au prononcé de la déchéance d’une marque constituée du nom de famille d’un créateur en raison de son exploitation postérieure à la cession dans des conditions de nature à faire croire au public que le créateur participe toujours à la création des produits marqués.
En droit d’auteur, la preuve de la titularité dérivée obéit à un formalisme particulièrement exigeant. L’article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle impose une mention distincte de chaque droit cédé et une délimitation précise du domaine d’exploitation. La Cour de cassation, dans un arrêt du 18 janvier 2023, a rappelé que le bénéficiaire d’une cession tacite ne saurait prétendre agir en contrefaçon sans justifier d’un titre conforme à ces exigences formelles, toute cession implicite devant être écartée au profit d’une interprétation stricte du texte [[https://www.courdecassation.fr/decision/63c2f11ad0c6e4fe0b2f6bd0]] (Cass. 1re civ., 18 janv. 2023, n° 21-17.049). Par ailleurs, la chambre commerciale a, par deux arrêts du 6 mars 2024, qualifié la mise à disposition de logiciels par téléchargement de contrat de vente soumis au régime de l’épuisement du droit, conférant ainsi à l’acquéreur la qualité de propriétaire légitime de la copie du programme [[https://www.courdecassation.fr/decision/65e8c77c60702000089ccd30]] (Cass. com., 6 mars 2024, n° 22-18.818 et n° 22-23.657, Publiés au Bulletin). Cette solution, en qualifiant la mise à disposition de logiciel de vente, consolide la titularité de l’acquéreur sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’une chaîne contractuelle de cession de droits, le contrat de vente suffisant à établir la qualité de propriétaire légitime de la copie.
II. L’autonomie des actions en contestation de titularité et la recevabilité des prétentions subséquentes
A. L’irréductibilité des actions en nullité, en revendication et en déchéance
La détermination du véritable titulaire du droit de propriété intellectuelle constitue un préalable à toute action en contrefaçon. Or, les voies procédurales permettant de contester la titularité sont distinctes et ne sauraient être confondues. La chambre commerciale a consacré cette autonomie dans un arrêt du 28 janvier 2026, en jugeant que « l’action en revendication de propriété d’une marque, qui tend au constat et à la sanction d’une fraude aux droits d’un tiers par le transfert du titre de propriété industrielle à ce dernier et, partant, laisse subsister la marque, ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité d’un tel dépôt, qui a pour objet de mettre à néant ce titre de propriété industrielle en raison des agissements fautifs du déposant de mauvaise foi » [[https://www.courdecassation.fr/decision/6979b30fcdc6046d47f26a00]] (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, Publié au Bulletin).
Cette distinction emporte des conséquences décisives en matière de charge de la preuve. Le demandeur à l’action en nullité doit établir que le dépôt a été effectué de mauvaise foi ou en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, tandis que l’action en revendication suppose la démonstration d’une fraude aux droits du véritable titulaire. Les deux actions, quoique potentiellement fondées sur des circonstances factuelles communes, obéissent à des régimes probatoires distincts que le praticien se doit d’identifier avec précision au stade de la rédaction de l’assignation. En conséquence, la demande en revendication ne constitue ni l’accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire d’une demande de nullité de marque, de sorte qu’elle doit être déclarée irrecevable comme nouvelle en appel si elle n’a pas été formulée en première instance. La Cour de cassation en déduit une règle procédurale de portée générale : « la demande en revendication de propriété ne constitue pas une demande qui est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande de nullité de marque ». Cette irréductibilité des actions confère à chacune d’elles un régime probatoire et une finalité propres, que le plaideur doit anticiper dès l’introduction de l’instance.
La même logique d’autonomie gouverne l’action en revendication fondée sur l’article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle, qui permet à la personne estimant avoir un droit sur la marque d’en revendiquer la propriété en justice lorsque l’enregistrement a été demandé en fraude de ses droits. La chambre commerciale a précisé dans un arrêt du 13 novembre 2025 que « la condition de mauvaise foi prévue à l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier » [[https://www.courdecassation.fr/decision/691597ab5cc9fa7cae5ac130]] (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-14.355, Publié au Bulletin). L’intention frauduleuse peut ainsi résulter « d’un ensemble d’indices pertinents et concordants établissant la mauvaise foi du demandeur », sans qu’il soit nécessaire de démontrer une intention de nuire dirigée contre une personne déterminée. Il en résulte que l’office du juge s’étend à une analyse globale des circonstances de fait, y compris postérieures au dépôt, aux fins d’établir si le déposant avait l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque.
B. La distinction des faits de contrefaçon et de concurrence déloyale : une condition de la recevabilité cumulative des actions
La qualité à agir du titulaire de droits de propriété intellectuelle ne se limite pas à l’action en contrefaçon. Le même demandeur peut simultanément exercer une action en concurrence déloyale ou en parasitisme, à la condition que des faits distincts de ceux invoqués au soutien de la contrefaçon soient caractérisés. La chambre commerciale a synthétisé cette articulation procédurale dans un arrêt du 26 mars 2025, en énonçant que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » [[https://www.courdecassation.fr/decision/67e3a405dfcf522ee2c324f2]] (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, Publié au Bulletin).
Par ailleurs, la Cour précise que « constituant des faits distincts, des faits commis à des périodes différentes », ce qui permet à un même comportement matériel de relever simultanément des deux qualifications, pourvu qu’il porte atteinte à des droits de nature différente. La chambre commerciale a ainsi jugé qu’« un acte de concurrence déloyale peut résulter de l’atteinte fautive à un nom commercial ou à un nom de domaine, lorsqu’existe un risque de confusion entre les entreprises désignées sous les noms commerciaux concernés ou entre les noms de domaine ». Cette jurisprudence consolide l’architecture du contentieux de la propriété intellectuelle en permettant au titulaire légitime de mobiliser l’ensemble des fondements juridiques disponibles, sans encourir le grief d’un cumul abusif d’actions.
La Cour de cassation a néanmoins assorti cette recevabilité élargie d’un garde-fou essentiel, en rappelant que « la victime ne peut obtenir une double indemnisation d’un préjudice déjà réparé au titre de la contrefaçon en application de l’article L. 716-14, devenu L. 716-4-10, du code de la propriété intellectuelle, qui assure la transposition de l’article 13 de la directive 2004/48 du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle ». En d’autres termes, la dualité d’actions ne saurait conduire à une double réparation du même préjudice, le juge devant ventiler l’indemnisation entre les chefs de préjudice distincts. Cette exigence de ventilation impose au demandeur de caractériser avec précision, dans ses écritures, le fondement juridique de chaque chef de préjudice et d’établir un lien causal spécifique entre la faute invoquée et le dommage allégué, à peine d’irrecevabilité ou de rejet de la demande indemnitaire.
En droit des dessins et modèles, la preuve de la titularité est facilitée par la présomption établie au profit du déposant. La chambre commerciale, dans un arrêt du 31 janvier 2024, a jugé que « la présomption en faveur du déposant résultant de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » [[https://www.courdecassation.fr/decision/65b9f07f8452800008b2b33f]] (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-20.409, Publié au Bulletin). Cette solution, qui subordonne le renversement de la présomption à une action positive du créateur véritable, conforte la sécurité juridique du déposant tout en préservant les droits du créateur originaire. Enfin, s’agissant des marques de renommée, la chambre commerciale a précisé, dans l’arrêt Tour de France du 19 mars 2025, que l’intensité de la renommée de la marque antérieure constitue un critère déterminant de la protection élargie, en jugeant que « certaines marques peuvent avoir acquis une renommée telle qu’elle va au-delà du public concerné par les produits ou les services pour lesquelles ces marques ont été enregistrées » [[https://www.courdecassation.fr/decision/67da686b9adb0fcda38e00b3]] (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-18.728, Publié au Bulletin).
La chambre commerciale a en outre rappelé, dans l’arrêt du 28 janvier 2026, l’imprescriptibilité des actions en nullité de marque résultant de la loi PACTE, en jugeant que « l’action ou la demande en nullité d’une marque en vigueur au 24 mai 2019, date de l’entrée en vigueur de la loi Pacte, est imprescriptible, sauf en cas de décisions ayant force de chose jugée » [[https://www.courdecassation.fr/decision/6979b30fcdc6046d47f26a00]]. Cette imprescriptibilité, dont la Cour précise qu’elle « déroge à l’article 2222 du code civil et s’applique à tous les titres en vigueur à cette date, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement », constitue un instrument puissant au service de la régularisation de la chaîne des droits. La loi du 22 mai 2019 a ainsi substantiellement renforcé la position du véritable titulaire en supprimant le risque d’extinction de son action par l’écoulement du temps.
La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne a par ailleurs apporté des précisions décisives sur la notion de mauvaise foi du déposant. Dans son arrêt du 12 septembre 2019, Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret contre EUIPO, la Cour a jugé que « l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public ne doit pas nécessairement être établie pour que la cause de nullité prévue à l’article 3, paragraphe 2, sous d), de la directive 2008/95/CE puisse s’appliquer », et que « d’autres circonstances factuelles peuvent, le cas échéant, constituer un ensemble d’indices pertinents et concordants établissant la mauvaise foi du demandeur » [[https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=217845]] (CJUE, 12 sept. 2019, Koton, C-104/18 P). La Cour de justice ajoute que « l’intention du demandeur d’une marque est un élément subjectif qui doit cependant être déterminé de manière objective par les autorités administratives et judiciaires compétentes », ce qui impose au juge national une analyse globale incluant les circonstances postérieures au dépôt. Cette exigence d’objectivation de l’intention frauduleuse guide désormais la pratique des juridictions françaises dans l’appréciation des conditions de l’action en nullité pour dépôt de mauvaise foi.
Conclusion
La construction prétorienne de la chambre commerciale relative à la chaîne des droits et à la qualité à agir en propriété intellectuelle révèle une double préoccupation : garantir la sécurité juridique des transactions portant sur les titres de propriété industrielle, d’une part, et préserver l’effectivité du droit d’agir en justice du titulaire légitime, d’autre part. L’exigence d’un titre certain et opposable, qu’il s’agisse d’un acte de cession conforme aux prescriptions de l’article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle pour le droit d’auteur ou d’une inscription régulière aux registres nationaux pour les marques et les brevets, constitue le premier maillon de cette chaîne probatoire. L’autonomie consacrée des actions en nullité, en revendication et en déchéance, combinée à l’imprescriptibilité des actions en nullité issue de la loi PACTE, offre au titulaire légitime un arsenal procédural complet. La distinction prétorienne entre les faits de contrefaçon et les faits de concurrence déloyale permet quant à elle une mobilisation coordonnée des fondements juridiques, sous la réserve essentielle de la prohibition du double recouvrement. L’ensemble de ces règles, dont la chambre commerciale assure une application rigoureuse, dessine un équilibre entre la protection du titulaire et la prévisibilité due aux tiers, qui constitue la fonction régulatrice essentielle du droit de la propriété intellectuelle. La maîtrise de ces mécanismes, qu’il s’agisse de la justification de la titularité par la production d’un titre régulier ou de l’articulation des différentes voies d’action, conditionne le succès de toute stratégie contentieuse en la matière. La vigilance s’impose en particulier lors des opérations de fusion-acquisition, de transmission universelle de patrimoine ou de cession d’actifs incorporels, situations dans lesquelles la rupture de la chaîne des droits peut anéantir rétrospectivement la valeur du titre acquis. La jurisprudence récente de la chambre commerciale, en consolidant les exigences de preuve et en clarifiant l’articulation des différents fondements juridiques, fournit aux praticiens un cadre d’analyse renouvelé dont la rigueur constitue la contrepartie de la sécurité juridique qu’il procure.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.