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La compétence juridictionnelle dans le contentieux international des marques : les apports récents de la chambre commerciale et de la Cour de justice de l’Union européenne (2023-2026)

La compétence juridictionnelle dans le contentieux international des marques : les apports récents de la chambre commerciale et de la Cour de justice de l’Union européenne (2023-2026)

Le contentieux des marques se déploie, par nature, dans un espace qui excède les frontières étatiques. La commercialisation des produits et des services sur internet, l’existence de réseaux de distribution paneuropéens et la titularité de marques de l’Union européenne à effet unitaire placent le juge saisi devant une difficulté préalable à l’examen du fond : celle de la détermination de sa propre compétence juridictionnelle. La chambre commerciale de la Cour de cassation et la Cour de justice de l’Union européenne ont, au cours des trois dernières années, apporté des précisions significatives sur l’articulation entre les règles de compétence issues du règlement sur la marque de l’Union européenne, celles du règlement Bruxelles I bis et les principes qui gouvernent la territorialité du droit exclusif de marque.

La question n’est pas purement procédurale. Elle engage l’effectivité même du droit de propriété intellectuelle, dont la protection serait illusoire si le titulaire ne pouvait agir que devant les juridictions de chaque État membre pris isolément, pour des faits qui, en raison de l’unité du réseau numérique, produisent leurs effets simultanément sur plusieurs territoires. Inversement, la commodité du demandeur ne saurait justifier une extension indéfinie de la compétence d’un juge national au-delà de ce qu’autorisent les textes et la logique de la territorialité des droits de propriété industrielle. C’est à la recherche de cet équilibre que s’attache la jurisprudence récente.

I. La détermination de la compétence juridictionnelle dans le contentieux des marques de l’Union

A. La prorogation tacite de compétence du tribunal des marques de l’Union

Le règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne institue un système de compétence complet qui désigne, en son article 125, les tribunaux des marques de l’Union compétents pour connaître des actions en contrefaçon. Ce texte prévoit plusieurs chefs de compétence alternatifs : le domicile du défendeur sur le territoire de l’Union, l’établissement du défendeur, le domicile du demandeur, ou encore le lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire. Mais il ménage également, au paragraphe 4, une compétence subsidiaire du tribunal de l’État membre où un acte de contrefaçon a été commis, dont l’effet est limité au territoire de cet État.

La chambre commerciale a précisé la portée de cette compétence subsidiaire dans un arrêt du 15 mai 2024, publié au Bulletin [[Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-17.813, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/66445070b94eb60008b3d0fb : « Il résulte de la combinaison des articles 125, paragraphe 4, sous b), du règlement (UE) n° 2017/1001, et 26, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 que tout tribunal des marques de l’Union dont la compétence ne résulte pas des paragraphes 1 à 3 du premier de ces textes, est néanmoins compétent pour connaître de l’action en contrefaçon portée devant lui lorsque le défendeur comparaît sans contester sa compétence. »]]. L’arrêt énonce ensuite que le tribunal ainsi saisi est compétent pour statuer sur les faits de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis sur le territoire de tout État membre.

L’apport de cette décision est double. D’une part, elle consacre une prorogation tacite de compétence au profit du tribunal des marques de l’Union initialement doté d’une compétence territorialement limitée. La comparaution du défendeur sans contestation de la compétence élargit l’office du juge à l’ensemble des faits de contrefaçon commis sur le territoire de l’Union, alors même que, sans cette comparution volontaire, sa compétence aurait été cantonnée aux seuls faits commis sur le territoire de l’État du for. D’autre part, cet arrêt prend soin d’écarter tout doute raisonnable sur l’interprétation de l’article 125 du règlement, en refusant de saisir la Cour de justice d’une question préjudicielle.

Par cette solution, la chambre commerciale aligne le régime du tribunal des marques de l’Union sur le droit commun de la compétence internationale tel qu’il résulte de l’article 26 du règlement Bruxelles I bis. La prorogation tacite de compétence, qui constitue un mécanisme classique du droit judiciaire européen, se trouve ainsi transposée dans le contentieux spécial de la propriété industrielle. En conséquence, le défendeur qui entend cantonner le litige au territoire de l’État du for doit impérativement soulever l’incompétence du tribunal dès sa première comparution, faute de quoi il s’expose à voir sa responsabilité examinée pour des faits commis sur le territoire d’autres États membres [[Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017, art. 125 et 126, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32017R1001]].

Cette règle présente un intérêt pratique considérable pour les titulaires de marques. Elle leur permet de concentrer le contentieux devant une juridiction unique, ce qui réduit les coûts et évite la dispersion des procédures. Le cabinet Kohen Avocats, qui intervient dans le contentieux commercial et la défense des droits de propriété intellectuelle, intègre ces règles de compétence dans la stratégie contentieuse qu’il propose à ses clients. La détermination du tribunal devant lequel l’action est portée revêt une portée stratégique qui conditionne l’issue du litige.

B. L’étendue territoriale des mesures prononcées par le juge compétent

La compétence une fois établie, se pose la question de l’étendue territoriale des mesures que le juge peut prononcer. L’arrêt du 15 mai 2024 y répond en précisant que le tribunal des marques de l’Union, dont la compétence est fondée sur la prorogation tacite, est compétent pour statuer sur les faits de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis sur le territoire de tout État membre. La Cour de cassation approuve ainsi la cour d’appel de Paris d’avoir retenu que les demanderesses avaient sollicité la réparation du préjudice causé par les faits de contrefaçon commis sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, sans que le défendeur ne conteste la compétence du tribunal judiciaire de Paris en première instance.

Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui reconnaît la faculté pour le titulaire d’une marque de l’Union de demander réparation de l’intégralité de son préjudice devant une juridiction unique, pour autant que les conditions de compétence soient réunies. La Cour de justice de l’Union européenne avait déjà jugé, dans l’arrêt BSH Hausgeräte du 25 février 2025 (affaire C-339/22), que les juridictions de l’État membre du lieu de situation d’un établissement du défendeur sont compétentes pour connaître d’une action en contrefaçon d’un brevet délivré dans un État tiers, dès lors que le défendeur y possède un établissement et que le demandeur y a son domicile [[CJUE, 25 fév. 2025, BSH Hausgeräte, aff. C-339/22, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-339/22]]. Cette décision, bien que rendue en matière de brevets, illustre un mouvement jurisprudentiel plus large de facilitation de la concentration du contentieux, que l’arrêt de la chambre commerciale du 15 mai 2024 confirme en droit des marques.

Par ailleurs, la chambre commerciale a été conduite à préciser, dans un arrêt du 28 janvier 2026, les limites de la compétence du juge d’appel lorsque de nouvelles prétentions sont formées devant lui. Elle a jugé que « l’action en revendication de propriété d’une marque ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité du dépôt de cette marque et ne constitue pas une demande qui est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande de nullité de marque » [[Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6979b30fcdc6046d47f26a00]]. Par cette motivation, elle déclare irrecevable comme nouvelle en appel une demande en revendication de propriété qui n’avait pas été soumise aux premiers juges. La décision rappelle ainsi que la concentration du contentieux, pour souhaitable qu’elle soit, ne saurait s’affranchir des règles procédurales qui gouvernent l’évolution du litige en degré d’appel.

Ces précisions jurisprudentielles dessinent un régime de la compétence juridictionnelle dans le contentieux international des marques qui tend à favoriser la concentration des litiges entre les mains d’un juge unique, tout en préservant les garanties procédurales du défendeur. Le titulaire d’une marque qui entend agir à l’échelle de l’Union peut le faire devant une juridiction française, mais il doit veiller à articuler ses demandes dès la première instance, sous peine d’irrecevabilité en appel.

II. Les limites à l’action en contrefaçon fondées sur la territorialité du droit des marques

A. L’épuisement du droit de marque comme obstacle à l’action en contrefaçon

Si la compétence juridictionnelle détermine le juge qui peut connaître du litige, la territorialité du droit des marques en conditionne le fond. Le principe de l’épuisement du droit constitue, à cet égard, une limite essentielle à l’exercice de l’action en contrefaçon. Il résulte de l’article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle, tel qu’interprété à la lumière de la directive 2008/95/CE, que le droit exclusif du titulaire d’une marque s’épuise par la première commercialisation du produit revêtu de cette marque avec son consentement sur le territoire de l’Espace économique européen [[Code de la propriété intellectuelle, art. L. 713-4, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006279961]].

La chambre commerciale a précisé la portée de ce principe dans un arrêt du 6 décembre 2023, rendu dans une affaire opposant la société Chanel à une société de vente d’objets d’occasion [[Cass. com., 6 déc. 2023, n° 20-18.653, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65701d2a604055831871b02f : « Il résulte de l’article L. 713-4, alinéa 1, du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, qui doit s’interpréter à la lumière de l’article 7 de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques, applicable au regard de la date des faits, que le droit exclusif du titulaire d’une marque de consentir à la mise sur le marché d’un produit revêtu de sa marque, qui constitue l’objet spécifique du droit de marque, s’épuise par la première commercialisation de ce produit avec son consentement. »]].

Cet arrêt rappelle une distinction fondamentale : la distribution d’échantillons gratuits, même revêtus de la marque, ne constitue pas une mise dans le commerce au sens du droit des marques. En conséquence, la commercialisation ultérieure de ces échantillons par un tiers, sans l’autorisation du titulaire, caractérise une atteinte à l’objet spécifique du droit des marques. La Cour de cassation approuve la cour d’appel de Rennes d’avoir écarté l’épuisement des droits du titulaire de la marque Chanel sur des échantillons gratuits et d’avoir retenu que leur revente constituait une contrefaçon [[CJUE, 12 juil. 2011, L’Oréal e.a., aff. C-324/09, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-324/09 : « La fourniture par le titulaire d’une marque, à ses distributeurs agréés, d’objets revêtus de celle-ci, destinés à la démonstration aux consommateurs dans les points de vente agréés, ainsi que de flacons revêtus de cette marque, dont de petites quantités peuvent être prélevées pour être données aux consommateurs en tant qu’échantillons gratuits, ne constitue pas, en l’absence d’éléments probants contraires, une mise dans le commerce au sens de la directive ou du règlement sur les marques communautaires. »]].

La charge de la preuve de l’épuisement pèse sur celui qui s’en prévaut. La Cour de justice, dans l’arrêt Zino Davidoff du 20 novembre 2001 (affaire C-414/99), avait déjà énoncé qu’il appartient au défendeur à l’action en contrefaçon de rapporter la preuve du consentement du titulaire à la première commercialisation dans l’Espace économique européen, pour chacun des produits concernés. La chambre commerciale, dans un arrêt du 26 février 2008 (n° 05-19.087), avait repris cette exigence, et l’arrêt du 6 décembre 2023 en confirme la vigueur.

Par ailleurs, la jurisprudence a également précisé que l’épuisement du droit ne fait pas obstacle à ce que le titulaire de la marque s’oppose à un nouvel acte de commercialisation s’il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l’altération de l’état des produits. Dans l’affaire Chanel, la cour d’appel avait relevé que, s’agissant de parfums et de produits cosmétiques, toute utilisation partielle d’un produit conduit à son altération, gravement préjudiciable à l’image de la marque et à l’univers de luxe qu’elle véhicule. La chambre commerciale a approuvé cette motivation, estimant que la commercialisation de produits cosmétiques dépourvus de leur emballage d’origine constituait une altération de l’état de ces produits justifiant que le titulaire s’oppose à leur revente.

Cette jurisprudence illustre la manière dont la territorialité du droit des marques peut être invoquée non seulement comme une règle de compétence juridictionnelle, mais aussi comme une limite de fond à l’action en contrefaçon. Le titulaire qui a consenti à la mise dans le commerce de son produit sur le territoire de l’Espace économique européen ne peut plus en contrôler la circulation ultérieure, sauf à démontrer que des motifs légitimes, telle une altération qualitative des produits, justifient une dérogation au principe de l’épuisement.

B. L’exception de la référence nécessaire et les usages honnêtes dans la vie des affaires

La territorialité du droit des marques connaît une autre limite, de nature différente, dans l’exception dite de la « référence nécessaire ». Ce tempérament, prévu par l’article 14 du règlement (UE) 2017/1001 et l’article L. 713-6, I, 3°, du code de la propriété intellectuelle, autorise un tiers à faire usage de la marque d’autrui pour désigner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire, à la condition que cet usage soit conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et qu’il soit nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée.

La chambre commerciale a censuré, dans l’arrêt du 15 mai 2024, la cour d’appel de Paris pour avoir prononcé une interdiction générale sans réserver de tels usages. La Cour de cassation a jugé qu’en interdisant à une société d’utiliser le terme « Lohr » à titre de marque pour désigner, promouvoir et commercialiser des pièces de rechange pour porte-voitures, y compris sur les sites internet, sans excepter l’usage conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, la cour d’appel avait violé les textes susvisés [[Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-17.813, précité : « En statuant ainsi, sans réserver l’usage, dans la vie des affaires, conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, du signe ‘Lohr’ pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire des marques ‘Lohr’, en particulier lorsque l’usage de ces marques est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »]].

Cette décision est importante car elle rappelle que l’interdiction prononcée au titre de la contrefaçon de marque ne saurait être absolue. Le juge qui prononce une mesure d’interdiction doit en circonscrire la portée de manière à préserver les usages permis par la loi, en particulier ceux qui permettent à un tiers de se référer à la marque d’autrui pour indiquer la destination d’un produit, sans pour autant créer un risque de confusion dans l’esprit du public.

L’exception de la référence nécessaire trouve une application particulière dans le commerce numérique. Les places de marché en ligne et les sites de vente de pièces détachées ont recours à la marque d’autrui pour informer le consommateur de la compatibilité des produits proposés avec les produits de marque. La jurisprudence récente de la Cour de justice a précisé les conditions dans lesquelles un tel usage est licite, en exigeant qu’il soit conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, ce qui suppose notamment qu’il ne donne pas l’impression qu’il existe un lien commercial entre le tiers et le titulaire de la marque, qu’il ne porte pas atteinte à la valeur de la marque en tirant indûment profit de son caractère distinctif ou de sa renommée, et qu’il n’entraîne pas le discrédit ou le dénigrement de cette marque [[CJUE, 25 janv. 2024, Audi, aff. C-334/22, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-334/22]].

Cette exception illustre une tension récurrente entre la protection du droit exclusif du titulaire et la liberté du commerce, en particulier lorsque la marque est utilisée pour informer le consommateur plutôt que pour créer une association trompeuse avec le titulaire. La chambre commerciale, en censurant l’interdiction générale prononcée par la cour d’appel, rappelle que le juge doit concilier ces deux exigences et ne saurait sacrifier entièrement la seconde au profit de la première.

Par ailleurs, dans un arrêt du 13 novembre 2025, la chambre commerciale a apporté des précisions sur l’appréciation de la similitude des signes en conflit, en jugeant que « l’appréciation de la similitude des signes en conflit implique de les comparer afin de déterminer si ces signes présentent, sur l’un ou l’autre des plans visuel, phonétique et conceptuel, un degré de similitude » [[Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-14.449, https://www.courdecassation.fr/decision/691595cb5cc9fa7cae5a84ea]]. Cette comparaison doit s’opérer eu égard aux qualités intrinsèques des signes, sans tenir compte des conditions de commercialisation des produits. Cette règle, qui vaut pour l’examen du risque de confusion au fond, complète le dispositif procédural en précisant les standards d’appréciation que le juge compétent doit mettre en œuvre.

La territorialité du droit des marques se trouve également interrogée, à un niveau plus fondamental, par les conséquences du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne. La Cour de justice a rendu, le 5 février 2026, un arrêt important dans l’affaire EUIPO contre Nowhere (C-337/22 P) [[CJUE, 5 fév. 2026, EUIPO c/ Nowhere, aff. C-337/22 P, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-337/22]]. Elle y a jugé qu’à l’issue de la période de transition consécutive au retrait du Royaume-Uni, les droits fondés exclusivement sur le droit britannique ne relèvent plus du champ d’application territorial du droit de l’Union. En l’absence de dispositions transitoires prévoyant leur maintien dans les procédures d’opposition en cours, de tels droits ne peuvent plus être invoqués lorsque l’EUIPO statue après cette date. Cette solution, conforme au caractère unitaire de la marque de l’Union, illustre de manière éclatante la prégnance du principe de territorialité dans la détermination des droits opposables dans le contentieux des marques.

Cette évolution impose aux praticiens une vigilance accrue dans la gestion de leurs portefeuilles de marques. Les titulaires de marques britanniques antérieures ne peuvent plus s’en prévaloir dans le cadre d’une procédure d’opposition devant l’EUIPO, ce qui modifie substantiellement l’équilibre des droits entre opérateurs économiques établis au Royaume-Uni et ceux établis dans l’Union.

Conclusion

La jurisprudence récente de la chambre commerciale et de la Cour de justice de l’Union européenne a considérablement précisé les règles de compétence juridictionnelle applicables au contentieux international des marques. Elle a consacré la possibilité d’une prorogation tacite de compétence du tribunal des marques de l’Union, permettant au titulaire de concentrer le contentieux devant une juridiction unique pour des faits de contrefaçon commis sur le territoire de l’ensemble des États membres. Elle a rappelé, dans le même temps, les limites qu’impose la territorialité du droit des marques, qu’il s’agisse de l’épuisement du droit par la mise dans le commerce avec le consentement du titulaire, de l’exception de la référence nécessaire, ou de l’impossibilité d’invoquer des droits antérieurs fondés exclusivement sur le droit britannique après le Brexit.

Ces solutions dessinent un équilibre entre, d’une part, l’efficacité de la protection des droits de propriété intellectuelle, qui milite en faveur d’une concentration des procédures, et, d’autre part, la prévisibilité et la sécurité juridique qu’exigent les opérateurs économiques. La prorogation tacite de compétence, pour opportune qu’elle soit, place sur le défendeur la charge de contester la compétence du tribunal saisi dès sa première comparution, sous peine d’être exposé à une condamnation aux effets territoriaux élargis. La protection contre le dénigrement consécutif à une saisie-contrefaçon, le contrôle de proportionnalité des mesures d’interdiction et le respect des usages honnêtes dans la vie des affaires complètent ce dispositif en rappelant que la propriété intellectuelle ne saurait être exercée de manière absolue, au mépris des droits des tiers et des exigences de loyauté qui gouvernent le commerce.

L’évolution contemporaine du droit des marques se caractérise ainsi par une internationalisation croissante du contentieux, à laquelle le droit positif répond par des instruments de coordination juridictionnelle de plus en plus sophistiqués. La chambre commerciale et la Cour de justice de l’Union européenne, en affinant ces instruments, contribuent à la construction d’un espace judiciaire européen de la propriété intellectuelle à la fois plus intégré et plus protecteur.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».