Secret des affaires et propriété intellectuelle : l’office du juge dans la conciliation du droit à la preuve et de la protection du savoir-faire (2018-2026)
I. La consécration légale du secret des affaires et son impact sur les mesures probatoires en propriété intellectuelle
A. L’émergence d’un régime autonome de protection du secret des affaires
La directive (UE) 2016/943 du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués a marqué une étape décisive dans la construction du droit européen du secret des affaires. Transposée en droit français par la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018, elle a introduit aux articles L. 151-1 et suivants du code de commerce une définition unifiée du secret des affaires, rompant avec la dispersion antérieure des fondements — responsabilité civile délictuelle, droit pénal du vol de secret de fabrique, obligations contractuelles de confidentialité.
La directive définit en son article 2 le secret d’affaires comme des informations qui « sont secrètes en ce sens que, dans leur globalité ou dans la configuration et l’assemblage exacts de leurs éléments, elles ne sont pas généralement connues de personnes appartenant aux milieux qui s’occupent normalement du genre d’informations en question, ou ne leur sont pas aisément accessibles, ont une valeur commerciale parce qu’elles sont secrètes et ont fait l’objet, de la part de la personne qui en a le contrôle de façon licite, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les garder secrètes ». La loi de transposition française a enrichi ce dispositif en instituant aux articles L. 152-1 à L. 154-1 du code de commerce un arsenal de mesures destinées à préserver le secret au cours des instances civiles : possibilité pour le juge d’ordonner le huis clos, aménagement de l’accès aux pièces couvertes par le secret, adaptation de la motivation de la décision, ou encore mise sous séquestre provisoire des pièces arguées de secret.
Aux termes de l’article L. 151-1 du code de commerce, est protégée au titre du secret des affaires « toute information répondant aux critères suivants : 1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ; 2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ; 3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret » [[Article L. 151-1 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037266553]]. Cette triple condition — caractère non aisément accessible, valeur commerciale liée au secret, mesures de protection raisonnables — constitue désormais le standard de référence pour toute invocation de la protection du secret des affaires dans les procédures civiles, y compris dans le contentieux de la propriété intellectuelle.
L’irruption de ce régime autonome dans le droit processuel de la propriété intellectuelle n’a pas été sans heurts. Le titulaire d’un droit de propriété industrielle dispose en effet, aux termes des articles L. 615-5 (brevets), L. 716-4-7 (marques) et L. 521-4 (dessins et modèles) du code de la propriété intellectuelle, du droit de faire procéder à une saisie-contrefaçon, mesure probatoire exorbitante du droit commun qui permet, sans débat contradictoire préalable, la description détaillée ou la saisie réelle des produits, procédés et documents se rapportant aux objets prétendument contrefaisants. La chambre commerciale de la Cour de cassation a qualifié cette procédure de mesure « exorbitante du droit commun » (Com., 22 mars 2023, n° 21-21.467), dont le juge saisi ne peut refuser d’accueillir la demande dès lors qu’elle lui a été présentée dans les formes et avec les justifications prévues par la loi [[Sur le contentieux commercial dans son ensemble, le pôle contentieux commercial du cabinet.]].
Or, l’exécution d’une saisie-contrefaçon dans les locaux d’une entreprise concurrente expose nécessairement des informations relevant potentiellement du secret des affaires de la partie saisie. La tension est structurelle : d’un côté, le droit du titulaire à établir la preuve de l’atteinte à son droit exclusif ; de l’autre, le droit du saisi à préserver la confidentialité de ses informations stratégiques non couvertes par l’objet du litige. Cette tension a donné lieu à une construction jurisprudentielle dont la chambre commerciale a posé les fondations dès 2019, dans un contexte où la codification du secret des affaires imposait de repenser les équilibres traditionnels de la procédure probatoire en matière de propriété intellectuelle.
B. La saisie-contrefaçon à l’épreuve de la loyauté renforcée
Le devoir de loyauté dans la sollicitation des mesures probatoires en propriété intellectuelle a connu une clarification de principe avec l’arrêt Puma du 6 décembre 2023. La chambre commerciale y énonce que, en application de l’article L. 716-7, devenu L. 716-4-7, alinéas 1 et 2, du code de la propriété intellectuelle, lu à la lumière de l’article 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle et de l’article 10 du code civil, « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » [[Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65701d28604055831871b02d]]. La haute juridiction en déduit que doit être annulé le procès-verbal de saisie-contrefaçon lorsque le requérant s’est abstenu « de présenter l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée l’autorisation de faire procéder à cette mesure exorbitante de droit commun et, ainsi, d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause ».
En l’espèce, les sociétés Puma, titulaires de marques figuratives constituées d’une bande courbe, avaient sollicité une saisie-contrefaçon dans les locaux de Carrefour sans révéler au juge des requêtes, d’une part, que Carrefour était elle-même titulaire de marques françaises et de l’Union européenne portant sur le signe incriminé, et d’autre part, que l’INPI et l’EUIPO avaient, antérieurement à la requête, exclu toute imitation des marques Puma et tout risque de confusion. La cour d’appel de Paris, approuvée par la Cour de cassation, en a déduit que « les éléments de preuve destinés à être produits dans une procédure judiciaire doivent être recueillis dans des conditions exemptes de déloyauté ».
Cette solution s’inscrit dans le prolongement direct de l’exigence de proportionnalité énoncée à l’article 3 de la directive 2004/48/CE, dont la Cour de cassation fait une application combinée avec le principe de loyauté des débats issu de l’article 10 du code civil, selon lequel « les parties ont l’obligation, en vertu du principe de loyauté des débats, de produire et le cas échéant communiquer en temps utiles les éléments en leur possession, en particulier lorsqu’ils sont susceptibles de modifier l’opinion des juges » [[1re Civ., 7 juin 2005, n° 05-60.044, Bull. 2005, I, n° 241]]. La portée de l’arrêt Puma dépasse ainsi le seul contentieux des marques : il impose à tout requérant à une saisie-contrefaçon, quelle que soit la nature du droit de propriété intellectuelle invoqué, de présenter au juge une information complète et objective, y compris les éléments défavorables à sa thèse, ce qui participe indirectement à la protection du secret des affaires du saisi en évitant que le juge n’autorise la mesure sur la base d’une présentation tronquée des faits.
Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé en 2024 le régime des sanctions applicables aux irrégularités commises lors de l’exécution d’une saisie-contrefaçon. Dans un arrêt du 14 novembre 2024, elle a jugé qu’« en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures sont annulées. Il en résulte qu’en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation » [[Cass. com., 14 nov. 2024, n° 22-20.447, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6735a2a68bdc6c39ccf79928]]. La nullité partielle est ainsi préférée à la nullité totale, ce qui protège à la fois les intérêts du saisi — dont les informations protégées par le secret des affaires ne seront pas annulées en bloc — et ceux du saisissant, qui conserve le bénéfice des mesures régulièrement exécutées. Ce mécanisme de sanction proportionnée s’inscrit dans la logique de l’article L. 153-2 du code de commerce, qui dispose que le juge apprécie les mesures propres à préserver la confidentialité au regard des intérêts légitimes des parties et des tiers.
II. La construction prétorienne d’une conciliation entre droit à la preuve et secret des affaires
A. L’obligation de recherche concrète d’une conciliation
L’arrêt fondateur en la matière est rendu par la chambre commerciale le 5 juin 2019 dans l’affaire Verizon France contre Orange. La Cour de cassation y censure l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait rejeté une demande de mesures d’instruction au motif qu’elles porteraient atteinte au secret des affaires. La haute juridiction énonce que le juge ne peut se borner à constater l’existence d’un risque d’atteinte au secret des affaires pour refuser une mesure probatoire : « Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, de façon concrète, si les mesures d’instruction demandées ne permettaient pas de concilier le droit à la preuve de la société Verizon et le droit au secret des affaires de la société Orange, la cour d’appel a privé sa décision de base légale » [[Cass. com., 5 juin 2019, n° 17-22.192, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca6df2daa7d15907eedb82]].
Cet arrêt pose une règle de méthode à la charge du juge : l’atteinte au secret des affaires ne constitue pas un obstacle absolu à une mesure d’instruction ; elle impose seulement au juge d’examiner concrètement si des aménagements procéduraux permettent de préserver les intérêts des deux parties. Le secret des affaires, fût-il invoqué, n’est pas opposable par principe ; il doit être mis en balance avec le droit à la preuve, et ce n’est qu’à l’issue d’une recherche concrète de conciliation que le juge peut, le cas échéant, rejeter la demande de mesure probatoire. Cette obligation procédurale, que la chambre commerciale a déduite des articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, constitue un tournant : avant 2018, l’invocation du secret des affaires suffisait souvent à faire obstacle aux mesures d’instruction sollicitées dans le cadre d’un litige de propriété intellectuelle. Depuis, le juge doit motiver in concreto l’impossibilité de concilier les droits antagonistes.
Cette exigence de conciliation concrète a été réaffirmée avec une précision supplémentaire dans l’arrêt Chavanoz du 17 mai 2023. La chambre commerciale y juge que « la cour d’appel, qui s’est bornée à déduire de la caducité de l’accord la licéité des éléments de preuve, sans analyser concrètement si les pièces litigieuses avaient été échangées dans des conditions de confidentialité s’opposant à leur remise à un tiers et donc sans procéder à un contrôle de proportionnalité entre la protection des intérêts de la société Chavanoz et le droit à la preuve de la société Helioscreen, n’a pas donné de base légale à sa décision » [[Cass. com., 17 mai 2023, n° 19-25.007, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/646477ff5c7899d0f88f8996]]. La Cour exige ainsi du juge du fond qu’il procède systématiquement à un contrôle de proportionnalité entre les intérêts en présence, et non qu’il se détermine par une déduction abstraite de la licéité ou de l’illicéité des pièces. En l’espèce, le litige portait sur l’articulation entre un accord de confidentialité et la publication d’une demande de brevet, deux sources de protection potentiellement concurrentes que la cour d’appel avait traitées de manière trop schématique.
A cet égard, la chambre commerciale a également précisé la portée de la publication d’une demande de brevet sur les obligations de confidentialité. Dans ce même arrêt, elle juge que « la publication d’une demande de brevet ne divulgue au public que les caractéristiques techniques et les informations relatives à l’invention qu’elle contient. Elle ne pouvait avoir pour effet de rendre caduc l’accord de confidentialité en lui-même ni de libérer le débiteur de son obligation de confidentialité à l’égard des éléments protégés par l’accord, non divulgués par cette publication ». Cette solution, fondée sur l’article 52 de la Convention sur le brevet européen du 5 octobre 1973 et l’article L. 611-1 du code de la propriété intellectuelle, consacre une distinction essentielle entre la divulgation technique inhérente au brevet et la protection des informations confidentielles connexes, non couvertes par la publication. En conséquence, la simple existence d’un droit de propriété industrielle publié ne saurait emporter, par elle-même, la levée du secret des affaires pour l’ensemble des informations échangées entre les parties, et le juge doit examiner pièce par pièce la portée de la divulgation opérée par la demande de brevet.
B. Le contrôle de proportionnalité comme standard de régulation des saisies-contrefaçon
La convergence des solutions rendues entre 2019 et 2024 fait apparaître un standard jurisprudentiel désormais structuré autour du contrôle de proportionnalité. Le juge, saisi d’une demande de saisie-contrefaçon ou de mesures d’instruction, doit procéder à une triple vérification : le caractère proportionné de la mesure au regard des intérêts légitimes du requérant, l’examen de l’existence d’aménagements permettant de préserver la confidentialité des informations non directement pertinentes pour le litige, et l’appréciation de la loyauté du requérant dans l’exposé des faits.
Cette grille de contrôle prolonge et enrichit les dispositions du code de commerce issues de la loi de 2018. L’article L. 153-1 autorise notamment le juge, au cours d’une instance civile, à « ordonner d’office le huis clos », à « adapter la motivation de sa décision » ou à « ordonner la mise sous séquestre provisoire des pièces » [[Articles L. 153-1 et suivants du code de commerce, issus de la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018]]. La chambre commerciale a progressivement intégré ces mécanismes dans son office, imposant au juge du fond d’en vérifier l’application chaque fois qu’une partie invoque la protection du secret des affaires comme obstacle à une mesure probatoire.
La question de l’impartialité de l’expert assistant l’huissier dans le cadre d’une saisie-contrefaçon a également été tranchée selon cette logique de proportionnalité. Par un arrêt du 27 mars 2019, la chambre commerciale a jugé que « le fait que le conseil en propriété industrielle de la partie saisissante ait, à l’initiative de celle-ci, établi un rapport décrivant les caractéristiques du produit incriminé ne fait pas obstacle à sa désignation ultérieure, sur la demande du saisissant, en qualité d’expert pour assister l’huissier dans le cadre d’une saisie-contrefaçon de brevet, sa mission n’étant pas soumise au devoir d’impartialité et ne constituant pas une expertise au sens des articles 232 et suivants du code de procédure civile » [[Cass. com., 27 mars 2019, n° 18-15.005, publié au Bulletin et au Rapport, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca740d55439e60eb7cb829]]. La Cour distingue ainsi nettement la mission de l’expert assistant l’huissier, qui relève de la seule description technique, de l’expertise judiciaire soumise au devoir d’impartialité. Cette solution, rendue au visa de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle, assure l’efficacité de la saisie-contrefaçon comme instrument probatoire, tout en ménageant les droits de la défense du saisi, qui conserve la faculté de contester ultérieurement la régularité des opérations devant le juge du fond. Dès lors, la connaissance préalable d’éléments couverts par le secret des affaires du saisissant par le CPI assistant l’huissier ne vicie pas la mesure, pour autant que cette connaissance demeure dans le périmètre de la mission descriptive confiée par l’ordonnance.
L’articulation entre la protection du secret des affaires et les mesures provisoires trouve une illustration complémentaire dans la jurisprudence relative à la retenue douanière. La chambre commerciale a ainsi jugé, le 18 décembre 2019, que les règles de procédure du règlement (UE) n° 608/2013, favorables au bénéficiaire d’une retenue douanière puisqu’elles autorisent la levée du secret douanier en sa faveur, « ont pour contrepartie le respect d’un régime procédural strict obéissant à un calendrier déterminé, et prévoient, de surcroît, des conditions précises d’obtention et d’utilisation des informations communiquées par les douanes, dérogatoires au secret professionnel auquel celles-ci sont soumises » [[Cass. com., 18 déc. 2019, n° 18-10.272, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca5fa40a694546ea5cd80e]]. Une société ne peut ainsi obtenir l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon de documents relatifs à une retenue douanière après la mainlevée de celle-ci, les renseignements n’étant communiqués « que pour permettre l’engagement des actions en justice ». Cette décision, au carrefour du droit douanier, du droit des marques et du droit de la preuve, illustre la vigilance de la chambre commerciale à l’égard de toute tentative de contournement des garanties procédurales protectrices du secret par des mesures d’investigation en cascade.
Désormais, le contentieux de la saisie-contrefaçon se déploie dans un cadre procédural rénové où la loyauté du requérant, le contrôle concret de proportionnalité par le juge et la limitation proportionnée des nullités constituent les trois piliers de l’équilibre entre droit à la preuve et protection du secret des affaires. Cet équilibre, construit par la chambre commerciale à partir de 2019, offre un cadre prévisible pour les praticiens de la propriété intellectuelle [[Sur la concurrence déloyale, la page dédiée du cabinet.]]. La maîtrise de cette articulation commande désormais la stratégie probatoire dans tout litige de propriété intellectuelle, qu’il s’agisse de brevets, de marques ou de droits d’auteur, dès lors que la partie saisie oppose la confidentialité de ses informations à l’investigation du saisissant. La transposition de ce standard dans les pratiques contractuelles — notamment par l’insertion de clauses de confidentialité renforcées et de protocoles de saisie-contrôle — constitue le prolongement naturel de cette construction jurisprudentielle, dont la portée dépasse le seul prétoire pour irriguer la négociation des accords de recherche, de développement et de licence.
Conclusion
La confrontation du droit de la propriété intellectuelle avec le droit du secret des affaires a produit, en moins d’une décennie, un corps de règles prétoriennes d’une cohérence remarquable. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par des arrêts rendus entre 2019 et 2024, a élaboré un contrôle de proportionnalité qui, sans sacrifier l’efficacité de la saisie-contrefaçon — instrument probatoire indispensable à la défense des droits de propriété intellectuelle —, garantit au saisi une protection effective de ses informations confidentielles. L’exigence de loyauté dans la présentation de la requête, l’obligation de recherche concrète d’une conciliation entre les intérêts antagonistes, et la limitation des nullités aux seules mesures irrégulières, forment un triptyque procédural qui innerve désormais l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.