L’articulation entre l’action en contrefaçon portée devant les juridictions étatiques et la contestation de la validité du titre privatif constitue l’un des aspects les plus stratégiques du contentieux de la propriété industrielle. Dans l’ordre juridique de l’Union européenne, cette articulation prend un relief singulier à propos de la marque de l’Union européenne, titre unitaire régi par le règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017. Ce système repose sur une compétence partagée entre les juridictions nationales spécialisées désignées en qualité de tribunaux des marques de l’Union européenne et l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, instance administrative centralisée siégeant à Alicante. Lorsqu’un titulaire de marque assigne un concurrent en contrefaçon, le défendeur dispose classiquement de deux voies pour solliciter l’anéantissement du titre opposé : former une demande reconventionnelle en nullité ou en déchéance devant le tribunal saisi, ou bien introduire une demande directe en nullité ou en déchéance devant les instances administratives de l’Office européen. Cette dualité procédurale génère d’importantes interrogations quant à la liberté de choix du défendeur et quant aux obligations qui pèsent sur le juge étatique lorsque la saisine de l’office intervient en cours d’instance.
La question centrale consiste à déterminer si le défendeur poursuivi pour contrefaçon peut délaisser la demande reconventionnelle pour privilégier la voie administrative devant l’Office européen, et si une telle saisine postérieure impose au juge judiciaire de suspendre l’examen de l’action en contrefaçon. Cette problématique a fait l’objet d’un éclairage doctrinal et jurisprudentiel décisif dans les conclusions présentées le 3 septembre 2026 par l’avocat général Andrea Biondi dans l’affaire C-392/25, Bodegas Sanviver contre Bodegas Vega Sicilia, accessible également sur le portail institutionnel InfoCuria de la Cour de justice de l’Union européenne. Dans cette affaire renvoyée à titre préjudiciel par l’Audiencia Provincial d’Alicante à propos de la célèbre marque viticole espagnole UNICO, l’avocat général a analysé la portée de l’obligation de sursis à statuer édictée par l’article 132 du règlement et examiné dans quelle mesure cette règle impérative protège les droits de la défense ou risque d’alimenter des manœuvres dilatoires au préjudice du titulaire des droits.
Cette réflexion doctrinale et prétorienne revêt une résonance directe pour la pratique juridictionnelle française, et singulièrement pour le Tribunal judiciaire de Paris, juridiction exclusivement compétente sur le territoire national pour connaître des marques de l’Union européenne. Les magistrats français, notamment le juge de la mise en état, sont régulièrement saisis d’incidents de procédure tendant à faire suspendre les poursuites judiciaires dans l’attente des décisions de l’Office européen. La conciliation entre la célérité de la justice commerciale et la préservation de l’effet unitaire des décisions de nullité impose une analyse méticuleuse des règles de litispendance et de connexité qui gouvernent l’espace judiciaire européen.
Afin de mesurer l’impact pratique de cette clarification européenne sur la conduite des litiges de propriété industrielle, il convient d’examiner en premier lieu l’autonomie de l’option procédurale ouverte au défendeur entre la demande reconventionnelle et la saisine administrative de l’Office, avant d’analyser en second lieu le régime du sursis à statuer devant le tribunal des marques de l’Union européenne et les critères stricts d’admission des raisons particulières de poursuivre la procédure.
I. L’autonomie de l’option procédurale du défendeur entre demande reconventionnelle et saisine administrative de l’Office
A. La coexistence des voies de contestation de la validité de la marque dans le système du règlement sur la marque de l’Union européenne
Le régime juridique de la marque de l’Union européenne a instauré un équilibre subtil entre la protection des prérogatives monopolistiques conférées au titulaire d’un signe distinctif et la faculté offerte aux tiers d’obtenir la radiation des enregistrements indus. Cet équilibre repose sur une articulation institutionnelle originale entre les juridictions des États membres et l’organe administratif de l’Union, conçue pour préserver le caractère unitaire du titre sans entraver l’accès aux voies d’assainissement du registre public.
Le règlement (UE) 2017/1001 consacre une répartition singulière des compétences. En application de son article 123, chaque État membre est tenu de désigner sur son territoire un nombre aussi limité que possible de juridictions nationales de première et de deuxième instance, investies du rôle de tribunaux des marques de l’Union européenne. En droit français, cette compétence exclusive a été concentrée au sein du Tribunal judiciaire de Paris pour le premier ressort et de la Cour d’appel de Paris pour le second degré, conformément aux prescriptions des articles L. 717-1 du Code de la propriété intellectuelle et L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle. Ces juridictions judiciaires spécialisées disposent d’un monopole absolu pour statuer sur les actions en contrefaçon de marques de l’Union européenne et sur les demandes reconventionnelles en nullité ou en déchéance formées par les personnes poursuivies.
Parallèlement à cette compétence judiciaire décentralisée, le législateur européen a doté l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle d’une compétence administrative exclusive pour connaître des demandes principales directes en déchéance ou en déclaration de nullité, en vertu des articles 58, 59, 60 et 63 du même règlement. Comme l’a exposé l’avocat général Andrea Biondi au point 1 de ses conclusions du 3 septembre 2026 dans l’affaire C-392/25, « La question qui est au cœur de la présente affaire touche à l’articulation entre, d’une part, l’action judiciaire en contrefaçon et la demande reconventionnelle en validité de la marque de l’Union européenne […], qui relèvent de la compétence exclusive des tribunaux nationaux désignés par les États membres conformément au règlement (UE) 2017/1001 […], et, d’autre part, la procédure administrative de nullité d’une telle marque qui est centralisée auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). » L’avocat général a précisé au point 2 de ses conclusions que « Dans le système de ce règlement, la compétence pour déclarer l’invalidité d’une marque de l’UE a été attribuée de manière partagée, aux tribunaux des marques de l’UE et à l’EUIPO ».
Cette dualité de juridiction répond à des impératifs économiques et juridiques complémentaires. D’un côté, la saisine administrative de l’Office garantit un examen hautement technique par des divisions spécialisées d’annulation, conduisant à des décisions dotées d’une autorité erga omnes sur l’ensemble du territoire des vingt-sept États membres de l’Union. D’un autre côté, la demande reconventionnelle devant le tribunal judiciaire national permet de traiter au sein d’une seule et même instance tant la réalité de l’atteinte invoquée au regard du droit de marque que la légitimité même de ce titre, favorisant ainsi une résolution globale et concentrée du conflit commercial entre les parties en litige.
Toutefois, la coexistence de ces deux canaux de contestation fait naître un risque permanent de contrariété de décisions. Pour maîtriser ce risque, le droit de l’Union a institué des règles de litispendance et de connexité. Dans son arrêt du 13 octobre 2022 rendu dans l’affaire Gemeinde Bodman-Ludwigshafen (C-256/21), la Cour de justice de l’Union européenne a dégagé un principe directeur quant à l’ordre des compétences. La Cour a rappelé au point 44 de cette décision que « selon l’article 132, paragraphe 1 et paragraphe 2, première phrase, du règlement 2017/1001 […], c’est la première instance saisie d’un litige portant sur la validité d’une marque de l’Union européenne qui est compétente en la matière ».
Cette priorité accordée au premier organe valablement saisi sert de pivot à la coordination des procédures, ainsi que l’a par ailleurs confirmé la Cour de justice dans son arrêt du 8 juin 2023, LM contre DM (C-654/21), s’agissant de l’autonomie procédurale de la demande reconventionnelle en nullité, qui ne saurait dépendre du sort réservé à l’action principale. Pour les acteurs économiques engagés dans le contentieux commercial, le choix du for conditionne directement la rapidité et le coût de l’instance.
B. La recevabilité d’une demande administrative d’annulation engagée postérieurement à l’assignation en contrefaçon
Le principal point de contentieux pratique concerne l’hypothèse où le prétendu contrefacteur, assigné en justice devant un tribunal des marques de l’Union européenne, s’abstient volontairement de former une demande reconventionnelle en nullité devant ce tribunal et dépose, dans un second temps, une demande administrative d’annulation ou de déchéance devant l’Office européen. Une telle initiative suscite l’opposition du demandeur en contrefaçon, qui y voit une manœuvre destinée à retarder l’issue du procès civil.
L’affaire C-392/25 illustre cette dynamique conflictuelle. Dans ce litige, la société Bodegas Vega Sicilia avait assigné en contrefaçon la société Bodegas Sanviver devant les juridictions espagnoles, lui reprochant la commercialisation d’un vermouth sous le vocable ÚNICO, en faisant valoir sa marque verbale européenne UNICO enregistrée en classe 33. Dans son mémoire en défense, la société mise en cause avait conclu au rejet des demandes sans former de demande reconventionnelle en nullité devant le juge judiciaire. Elle avait en revanche déposé quelques semaines plus tard devant l’EUIPO une demande en nullité absolue fondée sur le défaut de caractère distinctif et le caractère descriptif du terme litigieux.
La juridiction espagnole de première instance avait accueilli l’action en contrefaçon sans suspendre ses débats. En cause d’appel, alors même que la division d’annulation de l’EUIPO avait annulé la marque verbale, l’Audiencia Provincial d’Alicante avait confirmé la condamnation au motif que la décision administrative n’était pas définitive. Saisie sur pourvoi, la Cour suprême espagnole avait censuré cette décision, jugeant que la demande devant l’Office aurait dû entraîner la suspension immédiate du procès judiciaire. Renvoyée devant l’Audiencia Provincial, celle-ci a posé à la Cour de justice des questions préjudicielles sur la recevabilité d’une saisine administrative postérieure et sur l’obligation de suspendre l’instance.
Dans ses conclusions du 3 septembre 2026, l’avocat général Andrea Biondi affirme sans équivoque la pleine liberté de choix du défendeur. L’avocat général propose formellement à la Cour de justice de dire pour droit que « la partie défenderesse dans une action en contrefaçon devant un tribunal des marques de l’Union européenne peut déposer auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) une demande en déchéance ou en nullité de la marque de l’Union européenne qui sert de base à cette action même si elle a pu saisir ce tribunal d’une demande reconventionnelle ayant le même objet, au sens de l’article 124, sous d), et de l’article 128 de ce règlement. »
Pour justifier cette solution, l’avocat général souligne que si les manœuvres dilatoires doivent être découragées, cet objectif ne saurait restreindre indûment les droits de la défense. Comme il le formule au point 4 de ses conclusions, « La possibilité de contester la marque de l’UE par deux voies distinctes pouvant donner lieu à des procédures parallèles ouvre inévitablement la porte à d’éventuelles stratégies dilatoires, qui exploitent les règles de coordination prévues par ce règlement. Si de telles stratégies devraient être découragées, cet objectif ne doit toutefois pas être poursuivi en restreignant indûment le droit du défendeur dans une action en contrefaçon de contester la validité de la marque de l’UE au moyen des voies de recours prévues par ledit règlement. »
L’avocat général rappelle au point 5 de ses conclusions que le droit exclusif conféré par la marque ne se justifie que si le signe remplit effectivement ses fonctions essentielles au regard du droit de l’Union. Lorsqu’un enregistrement est entaché d’une nullité absolue, l’intérêt public commande que toute partie intéressée puisse en solliciter l’éviction devant l’autorité spécialisée de l’Union. L’option entre la voie reconventionnelle judiciaire et la voie directe administrative constitue un droit autonome du défendeur.
Dans la pratique française, cette analyse est capitale. Lorsqu’un opérateur est assigné devant le Tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon sur le fondement de l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle, porter la contestation devant l’Office d’Alicante offre une expertise technique spécialisée et des coûts souvent inférieurs, conférant une sécurité précieuse aux stratégies de défense dans le contentieux des affaires.
II. Le régime du sursis à statuer du tribunal des marques de l’Union européenne et ses exceptions
A. Le caractère en principe obligatoire du sursis à statuer instauré par l’article 132 du règlement (UE) 2017/1001
Dès lors que la recevabilité de la demande administrative formée devant l’Office européen ne fait aucun doute, la question de ses effets sur l’action en contrefaçon devient prépondérante. Le législateur européen a conçu un mécanisme d’harmonisation destiné à éviter qu’une partie ne soit condamnée pour contrefaçon sur le fondement d’un titre ultérieurement déclaré rétroactivement nul.
L’article 132, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 établit une obligation formelle pesant sur les juridictions des États membres : « Sauf s’il existe des raisons particulières de poursuivre la procédure, un tribunal des marques de l’Union européenne saisi d’une action visée à l’article 124, à l’exception d’une action en déclaration de non-contrefaçon, sursoit à statuer, de sa propre initiative après audition des parties ou à la demande de l’une des parties et après audition des autres parties, lorsque la validité de la marque de l’Union européenne est déjà contestée devant un autre tribunal des marques de l’Union européenne par une demande reconventionnelle ou qu’une demande en déchéance ou en nullité a déjà été introduite auprès de l’Office. »
La formulation de ce texte a suscité d’amples controverses en raison de l’emploi de l’adverbe « déjà ». Certains juges nationaux considéraient que l’obligation de surseoir à statuer était conditionnée à une antériorité temporelle stricte de la saisine de l’Office par rapport à l’assignation en contrefaçon. Selon cette lecture, si le titulaire avait assigné avant le dépôt du recours devant l’Office, le sursis aurait été purement facultatif, laissant au juge judiciaire toute latitude pour statuer au fond sans attendre la décision administrative.
Dans ses conclusions du 3 septembre 2026 dans l’affaire C-392/25, l’avocat général Andrea Biondi écarte résolument cette vision formaliste. Il démontre que le terme « déjà » doit s’apprécier au moment où le juge statue sur l’incident de sursis, et non au jour de l’assignation initiale. L’avocat général propose ainsi de juger que « l’obligation, pour un tribunal des marques de l’Union européenne saisi d’une action en contrefaçon de cette marque, de surseoir à statuer, sauf s’il existe des raisons particulières de poursuivre la procédure, s’applique également lorsque la demande en déchéance ou en nullité de la marque de l’Union européenne a été introduite devant l’EUIPO après le début de cette action, antérieurement ou à la place d’une demande reconventionnelle. »
Cette proposition repose sur la rétroactivité ex tunc de la nullité de marque prévue à l’article 62 du règlement (UE) 2017/1001. Si le tribunal judiciaire condamnait le défendeur au paiement de dommages-intérêts alors que l’Office viendrait à prononcer l’annulation définitive du titre, la décision judiciaire perdrait son fondement substantiel, créant un désordre procédural et une grave insécurité juridique.
En conséquence, le sursis à statuer constitue la règle de principe imposée pour garantir l’uniformité du marché unique. Le tribunal étatique saisi d’une action en contrefaçon ne saurait s’affranchir de cette suspension automatique que s’il caractérise formellement l’existence de circonstances dérogatoires qualifiées de raisons particulières.
En droit interne français, ce sursis s’intègre dans le procès civil en application de l’article 378 du Code de procédure civile, qui dispose que « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. » Devant le Tribunal judiciaire de Paris, le juge de la mise en état est investi, en vertu de l’article 789 du Code de procédure civile, du pouvoir exclusif de trancher les incidents suspendant l’instance, ce qui influence directement l’exécution des contrats commerciaux.
B. L’appréciation restrictive des raisons particulières de poursuivre l’instance et l’application par les juridictions françaises
Bien que le sursis à statuer s’impose en principe au tribunal saisi de l’action en contrefaçon, la réserve ménagée par l’article 132, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 à travers la formule « Sauf s’il existe des raisons particulières de poursuivre la procédure » ouvre un champ d’appréciation pour le juge national. L’enjeu juridique consiste à définir les contours de cette exception afin d’éviter qu’elle ne soit invoquée de manière discrétionnaire.
Dans ses conclusions du 3 septembre 2026, l’avocat général Andrea Biondi insiste sur le fait que la notion de raisons particulières doit faire l’objet d’une interprétation strictement restrictive. Elle ne saurait être caractérisée par la simple antériorité de l’assignation judiciaire. Pour que le juge puisse poursuivre l’examen de la contrefaçon, il est impératif que des motifs concrets le justifient, tels qu’une demande administrative manifestement dilatoire ou vouée à un échec certain, ou la présence de chefs de demande distincts ne dépendant pas de la validité du titre.
La jurisprudence récente du Tribunal judiciaire de Paris illustre parfaitement ces critères d’articulation à travers deux ordonnances topiques rendues par le juge de la mise en état de sa 3ème chambre en 2026.
Dans une ordonnance du 8 juillet 2026 (3ème chambre 3ème section, RG n° 25/10208, accessible sur le portail de la Cour de cassation), le juge de la mise en état parisien s’est prononcé sur une demande de sursis formée dans une action en contrefaçon intentée par la société In-n-Out Burgers. Les sociétés défenderesses avaient introduit une demande en déchéance devant l’EUIPO postérieurement à l’assignation. Le tribunal a rappelé le texte européen : « L’article 132 paragraphe 1 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne prévoit que sauf s’il existe des raisons particulières de poursuivre la procédure, un tribunal des marques de l’Union européenne saisi d’une action visée à l’article 124, à l’exception d’une action en déclaration de non-contrefaçon, sursoit à statuer, de sa propre initiative après audition des parties ou à la demande de l’une des parties et après audition des autres parties, lorsque la validité de la marque de l’Union européenne est déjà contestée devant un autre tribunal des marques de l’Union européenne par une demande reconventionnelle ou qu’une demande en déchéance ou en nullité a déjà été introduite auprès de l’Office. »
Rappelant que « Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine », le juge a rejeté le sursis en constatant que « l’action de la société In-n-Out Burgers visant des faits pour partie distincts de l’usage de signes argués de contrefaçon des marques n° 008892028 et n° 013547881, il en résulte une raison particulière de poursuivre la procédure. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’analyser les autres moyens soulevés par les parties, le prononcé d’un suris à statuer est contraire à l’intérêt d’une bonne administration de la justice. » Cette motivation est conforme à la doctrine européenne : lorsque le demandeur poursuit des actes autonomes distincts de la stricte validité du titre, la poursuite de l’instance est justifiée.
En revanche, dans une ordonnance du 14 janvier 2026 (Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 3ème section, RG n° 24/12497, accessible sur le portail de la Cour de cassation) relative aux marques D. PORTHAULT, le juge de la mise en état avait adopté une approche beaucoup plus restrictive. Constatant que l’assignation datait du 11 juillet 2024 et la demande en déchéance devant l’EUIPO du 27 janvier 2025, le tribunal avait énoncé : « Selon l’article 132, 1. du Règlement 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (ci-après RMUE), sauf s’il existe des raisons particulières de poursuivre la procédure, un tribunal des marques de l’Union européenne saisi d’une action visée à l’article 124, à l’exception d’une action en déclaration de non-contrefaçon, sursoit à statuer, de sa propre initiative après audition des parties ou à la demande de l’une des parties et après audition des autres parties, lorsqu’une demande en déchéance a déjà été introduite auprès de l’Office. »
Le juge parisien en avait conclu qu’« Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de sursoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive de l’Office au vu des dispositions de l’article 132, 1. du RMUE, lesquelles ne prévoient pas un sursis à statuer de droit dans cette hypothèse contrairement à ce qu’affirme la société D. PORTHAULT USA LLC. »
La comparaison entre cette décision du 14 janvier 2026 et les conclusions du 3 septembre 2026 d’Andrea Biondi révèle une nette divergence. Alors que le magistrat parisien refusait le sursis automatique en cas de saisine administrative postérieure, l’avocat général préconise que le sursis est de principe, sauf raison particulière caractérisée. Si la Cour de justice confirme cette analyse, le juge de la mise en état devra démontrer l’existence d’une raison particulière réelle.
Cette rigueur rejoint la jurisprudence de la Cour de cassation, qui veille à ce que le monopole de marque ne soit pas dévoyé. Par un arrêt du 15 mai 2024 (Chambre commerciale financière et économique, pourvoi n° 22-17.813, décision accessible sur la base officielle de la Cour de cassation), la haute juridiction a censuré une interdiction excessive en jugeant qu’il ne pouvait être interdit à un opérateur de « faire usage, dans la vie des affaires, conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, du signe », confirmant la protection des usages nécessaires du commerce.
Les plaideurs doivent également conjuguer ces aspects procéduraux avec l’administration de la preuve prévue à l’article L. 716-4-7 du Code de la propriété intellectuelle, qui autorise la preuve par tous moyens, notamment par saisie-contrefaçon.
Enfin, lorsque l’action en contrefaçon s’accompagne de griefs fondés sur la responsabilité civile pour concurrence déloyale et parasitisme, l’autonomie de ces fautes commerciales offre au tribunal un motif légitime pour poursuivre l’instance sans attendre l’issue de la procédure devant l’Office d’Alicante.
Conclusion
Les conclusions prononcées le 3 septembre 2026 par l’avocat général Andrea Biondi dans l’affaire Bodegas Sanviver (C-392/25) marquent un tournant doctrinal majeur pour le contentieux des marques dans l’Union européenne. En affirmant que le défendeur à une action en contrefaçon conserve la liberté entière de saisir l’Office européen d’une demande d’annulation plutôt que de former une demande reconventionnelle, et en consacrant le caractère en principe obligatoire du sursis à statuer même en cas de saisine administrative postérieure, l’avocat général réaffirme la primauté de l’ordre public de la propriété industrielle.
Pour le Tribunal judiciaire de Paris, cette orientation annonce une nécessaire évolution de la pratique. Le refus du sursis ne pourra plus reposer sur la seule chronologie des actes, mais exigera la caractérisation rigoureuse d’une raison particulière de poursuivre l’instance, telle que des prétentions autonomes pour concurrence déloyale ou un abus manifeste de procédure.
En évitant que des condamnations pour contrefaçon ne soient prononcées sur la base de titres ultérieurement anéantis, cette clarification renforce la sécurité juridique des entreprises et consacre l’Office européen de la propriété intellectuelle comme un acteur déterminant du procès commercial.