Le droit des marques repose sur un arbitrage fondamental entre la protection du monopole conféré au titulaire du signe distinctif et l’impératif de sécurité juridique assurant la pérennité des investissements économiques réalisés par les tiers. Lorsque deux signes distinctifs coexistent sur le marché durant une période prolongée sans susciter de réaction contentieuse immédiate de la part du titulaire du titre prioritaire, l’ordre juridique français et européen neutralise la faculté d’agir tardivement. Ce mécanisme d’extinction prétorienne et légale, désigné sous le vocable de forclusion par tolérance, prive le titulaire d’un droit antérieur de la possibilité de solliciter l’annulation d’une marque seconde ou de faire interdire son exploitation au titre de la contrefaçon dès lors qu’il a sciemment laissé s’écouler un délai continu de cinq années en pleine connaissance de cause.
Profondément remanié lors de la transposition du Paquet Marques par l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, le régime de la forclusion par tolérance trouve désormais son siège textuel aux articles L. 716-4-5 du Code de la propriété intellectuelle pour l’action en contrefaçon et L. 716-2-8 du Code de la propriété intellectuelle pour l’action en nullité. Ces dispositions traduisent en droit interne les exigences de l’article 9 de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 et s’articulent étroitement avec l’article 61 du règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne. Loin de constituer une simple prescription extinctive de droit commun, la forclusion par tolérance s’analyse comme une fin de non-recevoir d’ordre public au sens de l’article 122 du Code de procédure civile, qui sanctionne l’inertie prolongée du demandeur et consolide la situation du titulaire du signe second.
L’actualité jurisprudentielle récente, marquée notamment par l’arrêt de principe de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 5 juin 2024 ainsi que par les décisions rendues par la Cour d’appel de Paris en 2025, est venue préciser les contours probatoires et substantiels de cette exception péremptoire. Les juridictions judiciaires ont affiné les critères d’appréciation de l’usage sous une forme modifiée, la notion de connaissance effective déduite du secteur économique concerné et l’opposabilité de la forclusion aux marques renommées. Pour les entreprises engagées dans des différends portant sur la propriété industrielle et confrontées à des litiges complexes, la maîtrise de ces règles s’avère déterminante dans la conduite du contentieux commercial et la sécurisation des portefeuilles d’actifs immatériels.
Une analyse approfondie du dispositif impose d’examiner dans un premier temps les conditions substantielles et probatoires nécessaires à la caractérisation de la forclusion par tolérance, avant d’envisager dans un second temps son régime procédural spécifique, les modalités de computation du délai quinquennal et les conséquences substantielles de la coexistence obligatoire des marques qui en découle.
I. Les conditions substantielles et probatoires de la forclusion par tolérance
La mise en œuvre de la forclusion par tolérance suppose la réunion de conditions strictes, cumulatives et d’interprétation rigoureuse, dans la mesure où cette règle fait échec aux prérogatives exclusives attachées au droit de propriété intellectuelle. Fixées par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et réaffirmées par les juridictions françaises, ces exigences s’articulent autour de l’existence d’un enregistrement régulier de la marque seconde, d’une exploitation commerciale réelle et de l’établissement irréfutable de la connaissance de cet usage par le titulaire du droit antérieur.
A. L’exigence cumulative d’un enregistrement régulier et d’un usage commercial effectif
La première condition préalable et intangible de la forclusion par tolérance réside dans l’enregistrement formel de la marque seconde dans l’État membre concerné ou auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle. Contrairement à une croyance répandue dans les relations d’affaires, la tolérance d’un simple usage commercial de fait, non adossé à un dépôt régulier ayant abouti à la délivrance d’un titre, ne permet pas au défendeur d’invoquer la fin de non-recevoir prévue par le Code de la propriété intellectuelle. Le professionnel qui exploite un signe non déposé ou une dénomination sociale ne peut opposer qu’une éventuelle prescription quinquennale de droit commun des actes de contrefaçon passés, sans pouvoir prétendre à une immunité définitive pour l’avenir.
Cette condition a été solennellement consacrée par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 22 septembre 2011, Budějovický Budvar (aff. C-482/09), et rappelée par la Cour de cassation dans son arrêt du 5 juin 2024, pourvois n° 23-15.380 et 23-17.571 : « Interprétant l’article 9, paragraphe 2, de la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988, la Cour de justice de l’Union européenne a, par son arrêt du 22 septembre 2011, Budejovický Budvar (C-482/09), dit pour droit que les conditions nécessaires pour faire courir le délai de forclusion par tolérance, qu’il incombe au juge national de vérifier, sont, premièrement, l’enregistrement de la marque postérieure dans l’État membre concerné, deuxièmement, le fait que le dépôt de cette marque a été effectué de bonne foi, troisièmement, l’usage de la marque postérieure par le titulaire de celle-ci dans l’État membre où elle a été enregistrée et, quatrièmement, la connaissance par le titulaire de la marque antérieure de l’enregistrement de la marque postérieure et de l’usage de celle-ci après son enregistrement. » (Cour de cassation, chambre commerciale, 5 juin 2024, n° 23-15.380). Il en découle que les actes d’usage antérieurs à l’enregistrement définitif du titre second ne sauraient en aucun cas être comptabilisés pour apprécier l’écoulement du délai quinquennal.
Ce principe a été confirmé avec netteté par la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 11 juin 2025, rendu dans le litige opposant les marques de confection vestimentaire Canada Goose et Sweet Pants, où la juridiction d’appel a souligné que « seul l’usage postérieur à l’enregistrement d’une marque étant pertinent pour apprécier la forclusion par tolérance » (Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 1, 11 juin 2025, n° 22/19632). Ainsi, lorsqu’un opérateur a déposé de nouvelles marques dérivées enregistrées depuis moins de cinq années, il ne peut prétendre faire rétroagir l’antériorité de son exploitation historique sur ces nouveaux dépôts pour échapper à l’examen de leur validité au fond.
Parallèlement à l’enregistrement, le bénéfice de la forclusion exige un usage effectif de la marque seconde pour les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée. Cet usage ne requiert pas nécessairement un volume de ventes colossal ou une diffusion hégémonique sur l’ensemble du territoire national. Comme l’a jugé la Cour d’appel de Paris le 11 janvier 2023 dans l’affaire opposant les sociétés Holdham et School Pack à propos de la marque Oxford, « l’article L.716-4-5 du code de la propriété intellectuelle précité nécessitant de prouver la tolérance de l’usage de la marque pour les produits visés sans exiger la preuve d’un usage quantitativement important de la marque en cause » (Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 1, 11 janvier 2023, n° 21/05478). Dès lors que le signe est apposé sur des produits offerts au public et circulant dans les circuits de distribution, l’usage commercial est juridiquement constitué.
Une difficulté pratique récurrente concerne l’exploitation du signe second sous une forme qui présente de légères variations graphiques ou typographiques par rapport au modèle initialement déposé. La jurisprudence applique par analogie les règles issues de l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle relatif à l’usage sérieux. Dans son arrêt du 19 mars 2025, la Cour d’appel de Paris a retenu que « constitue un usage modifié de la marque mais qui n’en affecte pas le caractère distinctif au regard des produits visés » (Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 1, 19 mars 2025, n° 24/03156). Cette souplesse indispensable à la vie économique permet aux entreprises de moderniser leur charte graphique sans perdre le bénéfice de l’ancienneté acquise, pourvu que le cœur distinctif et dominant du signe demeure intact aux yeux du public pertinent.
Enfin, la forclusion par tolérance est subordonnée à la bonne foi du titulaire de la marque seconde lors du dépôt de sa demande d’enregistrement. En application de l’article 2274 du Code civil, la bonne foi est toujours présumée et il appartient exclusivement à celui qui allègue la fraude d’en rapporter la preuve formelle. La jurisprudence commerciale constante rappelle avec fermeté que la seule connaissance par le second déposant de l’existence d’une marque antérieure ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi au sens de l’article L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle, celle-ci exigeant l’intention démontrée de nuire à un concurrent ou de capter indûment sa clientèle dans le cadre d’actes de concurrence déloyale et parasitisme.
B. La charge et les modes de preuve de la connaissance de l’usage par le titulaire antérieur
La condition la plus âprement discutée devant les tribunaux judiciaires porte sur la connaissance que le titulaire de la marque antérieure possédait de l’usage de la marque postérieure. Le simple écoulement du temps est impropre à faire naître la forclusion si le titulaire originaire a légitimement ignoré la présence du signe contesté sur le marché. De même, la publication officielle de l’enregistrement au Bulletin officiel de la propriété industrielle ne crée aucune présomption irréfragable de connaissance de l’usage commercial réel, la publication marquant la naissance du titre et non le déploiement de son exploitation économique.
Pour déterminer si le titulaire antérieur avait connaissance de l’usage, les juges du fond ne recherchent pas nécessairement un aveu exprès ou un échange de correspondances formel. La Cour de cassation, dans son arrêt précité du 5 juin 2024, a validé le recours à un faisceau d’indices concordants et objectifs, en énonçant expressément que « La preuve de la connaissance par le titulaire de la marque antérieure de l’usage de la marque postérieure après son enregistrement peut résulter d’une connaissance générale, dans le secteur économique concerné, d’une telle utilisation, cette connaissance pouvant être déduite, notamment, de la durée de l’utilisation » (Cour de cassation, chambre commerciale, 5 juin 2024, n° 23-15.380).
Dans cette affaire Holdham contre School Pack, la chambre commerciale a jugé que la cour d’appel avait parfaitement caractérisé la connaissance de l’usage par le titulaire antérieur en constatant que les commerciaux du groupe demandeur étaient obligatoirement présents dans les mêmes rayons de la grande distribution lors des périodes de rentrée scolaire et que des relations contractuelles passées, matérialisées par un précédent contrat de licence, avaient nécessairement informé la direction du groupe de l’existence de la marque seconde. La négociation et la conclusion de contrats commerciaux portant sur des licences de marques constituent ainsi un élément probatoire déterminant de la connaissance des signes concurrents.
Cette approche concrète a été réitérée par la Cour d’appel de Paris dans l’arrêt du 19 mars 2025, Scott Sports contre Bifratex, où les juges ont analysé les liens structurels entre différentes entités d’un même groupe international. La cour a constaté que les filiales avaient procédé à des cessions successives de portefeuilles de marques, nécessairement précédées d’audits juridiques complets, et qu’elles avaient fait appel aux mêmes conseils juridiques pour engager des procédures d’opposition devant l’INPI et l’Office européen. La cour en a déduit que le titulaire antérieur ne pouvait valablement prétendre avoir ignoré l’exploitation publique, massive et continue de la marque seconde sur les plateformes de vente en ligne et dans les réseaux spécialisés.
De même, dans l’arrêt Canada Goose du 11 juin 2025, la cour a retenu que la participation commune des deux entreprises à des salons professionnels internationaux, leur présence conjointe dans des enseignes parisiennes prestigieuses et la parution d’articles de presse spécialisée décrivant l’ascension de la marque seconde établissaient de manière certaine la connaissance de l’usage commercial plus de cinq années avant la délivrance de l’assignation en contrefaçon.
Il incombe dès lors au défendeur qui soulève la fin de non-recevoir d’apporter aux débats un dossier probatoire minutieusement étayé comprenant des catalogues datés, des factures régulières réparties sur toute la période quinquennale, des revues de presse sectorielles, des constats d’huissier d’achat en magasin ou sur des sites de commerce électronique, ainsi que la justification de dépenses publicitaires substantielles démontrant la visibilité publique indiscutable de la marque seconde.
II. Le régime procédural et les effets juridiques de la fin de non-recevoir
Sur le terrain processuel, la forclusion par tolérance obéit à des règles techniques relatives au point de départ du délai quinquennal, aux actes interruptifs et à la délimitation matérielle des produits et services protégés. L’accueil de cette exception entraîne des conséquences radicales sur le monopole d’exploitation du demandeur, en imposant une coexistence légale et équilibrée entre les deux marques concurrentes.
A. La computation du délai quinquennal et la portée de la forclusion cantonnée aux produits tolérés
Le délai de forclusion par tolérance est un délai préfix d’une durée ininterrompue de cinq années consécutives. Aux termes de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans l’arrêt rendu le 19 mai 2022 dans l’affaire HEITEC AG contre HEITECH Promotion GmbH (aff. C-466/20), la computation de ce délai commence à courir à compter du jour où le titulaire de la marque antérieure acquiert une connaissance effective et certaine de l’usage de la marque postérieure enregistrée (Cour de justice de l’Union européenne, 19 mai 2022, HEITEC AG, aff. C-466/20).
L’arrêt HEITEC AG a apporté une clarification majeure quant aux causes d’interruption du délai quinquennal. La Cour de justice a jugé que l’envoi d’une simple lettre de mise en demeure, même rédigée en des termes comminatoires par un avocat, ne suffit pas à interrompre le cours de la forclusion par tolérance si elle n’est pas suivie, dans un délai raisonnable, de l’introduction formelle d’une action en justice devant la juridiction compétente. Le titulaire d’une marque qui adresse une réclamation extrajudiciaire sans la concrétiser par une assignation en contrefaçon ou une action en nullité demeure considéré comme tolérant l’exploitation du signe second dès lors qu’il s’abstient d’exercer ses voies de recours juridictionnelles.
Cette rigueur procédurale a été illustrée dans la décision du Tribunal judiciaire de Paris du 31 janvier 2024 puis dans l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 11 juin 2025, où les juges ont rappelé que des courriers d’avertissement adressés en 2016 n’avaient pas empêché l’acquisition de la forclusion en octobre 2021, l’assignation introductive d’instance ayant été délivrée après l’expiration intégrale du délai quinquennal compté depuis la date de la première mise en demeure restée sans suite contentieuse (Tribunal judiciaire de Paris, 3e chambre 3e section, 31 janvier 2024, n° 22/00311).
Une caractéristique essentielle du régime de la forclusion par tolérance réside dans son caractère strictement distributif. Aux termes de l’article L. 716-4-5 du Code de la propriété intellectuelle, l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon est « limitée aux seuls produits et services pour lesquels l’usage a été toléré ». La forclusion n’a pas un effet absolu ou général : elle ne purge pas la marque seconde de tout vice pour l’ensemble de son libellé d’enregistrement, mais crée une immunité exclusive et ciblée pour les activités économiques effectivement exploitées et tolérées pendant cinq ans.
L’appréciation de ce cantonnement matériel exige une analyse concrète des catégories de produits et services. Dans l’arrêt Sweet Pants du 11 juin 2025, la Cour d’appel de Paris s’est penchée sur la distinction entre catégories générales et sous-catégories autonomes en se référant aux critères posés par la chambre commerciale de la Cour de cassation : « aux fins de l’identification d’une sous-catégorie cohérente de produits ou de services susceptible d’être envisagée de manière autonome, le critère de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause constitue le critère essentiel, ce qu’il convient d’apprécier de manière concrète » (Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 1, 11 juin 2025, n° 22/19632). La cour a jugé que la forclusion acquise pour la commercialisation de vêtements englobait les pantalons de jogging, mais ne pouvait être étendue aux articles de chapellerie (casquettes) ni aux services de vente au détail de la classe 35, faute pour le défendeur de prouver un usage public et toléré sur ces segments spécifiques.
Ainsi, le titulaire d’une marque antérieure conserve l’entière liberté d’agir en contrefaçon si le titulaire de la marque seconde décide, après l’expiration des cinq années, d’étendre son exploitation à de nouvelles gammes de produits ou à des services complémentaires qui n’avaient pas fait l’objet d’un usage toléré dans le passé.
B. L’extinction des actions en contrefaçon et en nullité et l’organisation de la coexistence des marques
Lorsqu’elle est régulièrement constatée par le juge du fond, la forclusion par tolérance emporte des effets juridiques majeurs. En premier lieu, elle éteint définitivement le droit d’agir en contrefaçon sur le fondement de la marque antérieure. L’action introduite est déclarée irrecevable, ce qui interdit au tribunal d’examiner l’existence d’une quelconque atteinte ou d’un risque de confusion, et prive corrélativement le demandeur de toute possibilité de solliciter des mesures d’interdiction sous astreinte, des saisies ou la destruction des stocks de marchandises.
De surcroît, l’arrêt de la Cour de cassation du 5 juin 2024 a tranché une question doctrinale fondamentale relative aux demandes indemnitaires et aux marques renommées au visa de l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle : « Il y a donc lieu d’interpréter ces articles en ce sens que le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée qui a toléré en France pendant une période de cinq années consécutives l’usage d’une marque postérieure enregistrée, en connaissance de cet usage, ne peut plus demander la nullité de la marque postérieure, ni s’opposer à son usage pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, ni demander réparation du préjudice que lui aurait causé cet usage, à moins que son dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi. » (Cour de cassation, chambre commerciale, 5 juin 2024, n° 23-15.380). Cette solution unifiée aligne le régime des marques renommées sur celui des marques ordinaires et prive le titulaire forclos de toute action indemnitaire au titre de l’usage passé.
En second lieu, la forclusion par tolérance fait obstacle à l’action en nullité engagée contre la marque seconde sur le fondement de l’article L. 716-2-8 du Code de la propriété intellectuelle. Le titre d’enregistrement postérieur acquiert ainsi une validité inattaquable à l’égard du titulaire antérieur. Cette consolidation ne transforme pas pour autant la forclusion en un droit d’exclusivité inversé. Le second titulaire ne dispose d’aucun monopole rétroactif contre le premier : il ne peut pas poursuivre le titulaire originaire en contrefaçon ni s’opposer à la poursuite de son exploitation.
L’effet juridique ultime de la forclusion par tolérance est ainsi l’instauration d’un régime pérenne de coexistence forcée et pacifique des deux marques sur le marché. Chacune des parties demeure titulaire de son droit privatif dans son périmètre d’exploitation respectif. Si cette coexistence peut susciter des frictions commerciales ou une dilution relative du caractère distinctif des signes, l’ordre public économique fait prévaloir la stabilité des situations acquises sur la pureté théorique du monopole exclusif.
Cette discipline s’inscrit au cœur de la stratégie globale des entreprises défendue par le cabinet dans le cadre des consultations en droit des affaires, incitant les directeurs juridiques et les titulaires de marques à instaurer une veille active et systématique sur leurs secteurs concurrentiels afin de réagir promptement à tout acte d’usurpation avant l’écoulement irréversible du délai de forclusion quinquennal.
Conclusion
La forclusion par tolérance s’impose comme un instrument régulateur fondamental du droit de la propriété industrielle, conciliant la force obligatoire des titres d’enregistrement et la sanction de la passivité prolongée des titulaires de droits privatifs. L’actualité jurisprudentielle de 2024 et 2025 témoigne d’une stabilisation remarquable du régime juridique applicable en France sous l’impulsion des directives européennes, en unifiant les règles probatoires et en clarifiant les effets attachés à la fin de non-recevoir.
Désormais, le titulaire d’une marque antérieure, qu’elle soit ordinaire ou renommée, qui tolère sciemment pendant cinq années consécutives l’exploitation d’un signe second régulièrement enregistré, perd irrévocablement la faculté d’en obtenir l’interdiction, l’annulation ou l’indemnisation pour les produits et services concernés. La preuve de la connaissance de l’usage, appréciée souverainement par les juridictions à travers les réalités concrètes des canaux de distribution et de la vie des affaires, impose aux entreprises une diligence continue dans la surveillance de leurs marchés.
Face à ce couperet quinquennal, les titulaires de portefeuilles de marques doivent mettre en place des procédures rigoureuses d’audit et de surveillance, et veiller à ne pas laisser des lettres de mise en demeure sans prolongement contentieux effectif, seule l’assignation en justice étant de nature à interrompre durablement le délai de forclusion et à préserver l’intégrité de leurs monopoles d’exploitation.