Le droit des marques repose sur un équilibre fondamental entre la protection d’un monopole d’exploitation privatif et le respect du libre exercice de la concurrence au sein du marché intérieur. Lorsqu’un opérateur économique procède à l’enregistrement d’un signe distinctif auprès d’un office de propriété industrielle, il acquiert un droit exclusif qui lui confère la faculté d’interdire à tout tiers l’usage commercial d’un signe identique ou similaire pour des produits ou services identiques ou similaires. Néanmoins, ce monopole juridique n’est ni absolu ni perpétuellement inconditionné. Le législateur français et les instances de l’Union européenne subordonnent le maintien de cette protection à une condition déterminante : la marque doit faire l’objet d’une exploitation effective, réelle et sérieuse dans la vie des affaires. Lorsque le titulaire d’une marque s’abstient de l’exploiter loyalement pendant une durée continue de cinq années, le mécanisme de la déchéance pour défaut d’usage sérieux intervient pour sanctionner cette inertie et libérer le signe au bénéfice de l’ensemble des acteurs économiques.
Au cœur du dispositif législatif national, l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, profondément remanié par l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 prise en transposition de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015, dispose qu’encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Cette sanction répond à une finalité d’assainissement des registres de propriété industrielle, en évitant que des titulaires ne gèlent artificiellement des pans entiers de la nomenclature des produits et services sans déployer d’activité commerciale véritable. La déchéance vise ainsi à prévenir le phénomène des marques dites d’encombrement ou purement défensives, dont l’unique objectif consisterait à faire obstacle à l’accès au marché de concurrents légitimes.
La réforme du droit des marques entrée en vigueur en 2019 et 2020 a renouvelé le paysage contentieux français en instituant une procédure administrative directe devant l’Institut national de la propriété industrielle. Alors que les actions en déchéance relevaient traditionnellement de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires, le législateur a transféré à l’office national une compétence exclusive pour statuer sur les demandes principales en déchéance, tout en réservant aux juridictions judiciaires les demandes incidentes, reconventionnelles ou connexes à des actions en contrefaçon ou en concurrence déloyale. Cette dualité procédurale s’accompagne d’un régime probatoire rigoureux, dans lequel la charge de la preuve est expressément inversée au détriment du titulaire du titre enregistré, lequel doit rapporter la preuve matérielle d’une exploitation conforme à la fonction d’indication d’origine de la marque.
L’appréciation concrète de l’usage sérieux, la détermination des contours de la déchéance partielle et l’articulation des compétences entre l’autorité administrative et le juge judiciaire suscitent un contentieux d’une grande densité technique. Les récentes décisions rendues par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation ainsi que par les chambres spécialisées de la cour d’appel de Paris sont venues affiner les critères d’évaluation des preuves d’usage, le contrôle des sous-catégories autonomes de produits et services et la portée rétroactive de l’extinction des droits. L’étude approfondie de ces mécanismes permet d’éclairer les exigences substantielles et procédurales qui gouvernent aujourd’hui la défense et la contestation des marques enregistrées dans le cadre du contentieux commercial et de la pratique du droit des affaires.
I. Les conditions de fond et le régime probatoire de l’usage sérieux de la marque
L’examen d’une action en déchéance pour défaut d’exploitation suppose de confronter les actes d’exploitation allégués par le titulaire aux standards légaux et prétoriens de l’usage sérieux. Cette appréciation implique une double analyse, portant d’une part sur la réalité matérielle et économique de l’utilisation du signe, et d’autre part sur l’administration des éléments de preuve soumis au contrôle de l’autorité compétente.
A. La notion d’usage sérieux et la caractérisation de l’exploitation commerciale
La notion d’usage sérieux ne se résume pas à une simple présence formelle ou sporadique du signe sur le marché. Conformément aux orientations constantes de la jurisprudence de l’Union européenne et des juridictions nationales, l’usage d’une marque est considéré comme sérieux lorsqu’il est accompli conformément à sa fonction essentielle, qui est d’assurer au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance commerciale. L’usage doit avoir pour objet d’ouvrir ou de maintenir des débouchés commerciaux pour les biens ou services concernés, par opposition à des utilisations symboliques ou de pure complaisance qui n’auraient pour but que de préserver formellement les droits attachés au titre.
Cette exigence probatoire a été mise en lumière par la cour d’appel de Paris dans un arrêt rendu le 6 juin 2025 (Pôle 5 – Chambre 2, n° 23/00563, décision n° 6843cad564a2e79cfae72756). Les magistrats parisiens y ont rappelé que l’examen de l’usage sérieux s’opère tant au plan qualitatif qu’au plan quantitatif, en observant qu’« enfin, dans l’appréciation de l’usage sérieux de la marque, les pièces datées hors de la période pertinente peuvent être prises en considération en tant qu’éléments de preuve complémentaires de nature à corroborer notamment le contenu précis des prestations fournies ou la stabilité de l’exploitation de la marque dans sa durée et sa fréquence. »
L’appréciation quantitative de l’usage sérieux s’effectue de manière globale et relative. Les juges du fond et les examinateurs de l’INPI ne se fondent pas sur un seuil arithmétique rigide de chiffre d’affaires ou de volume d’exemplaires vendus. Ils procèdent à une analyse contextuelle en tenant compte des caractéristiques propres au secteur économique considéré. Ainsi, la commercialisation d’un nombre restreint d’unités de produits industriels à très haute valeur technologique, tels que des turbines d’aéronefs ou des machines-outils spécialisées, peut parfaitement caractériser un usage sérieux, alors que la diffusion de quelques dizaines d’exemplaires d’un produit de grande consommation courante, comme un aliment ou un cosmétique, sera jugée insuffisante pour démontrer une présence commerciale réelle sur le marché français.
Le législateur a également prévu des règles précises relatives aux modalités matérielles de l’exploitation. Aux termes de l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, plusieurs formes d’utilisation sont légalement assimilées à un usage sérieux. Il en va ainsi de l’usage fait avec le consentement exprès ou tacite du titulaire de la marque, notamment par un licencié exclusif ou non exclusif, un distributeur agréé ou une filiale au sein d’un groupe de sociétés. De même, le texte assimile à l’usage sérieux l’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l’exportation vers des marchés étrangers. Cette disposition assure la protection des entreprises établies sur le territoire français qui fabriquent ou conditionnent des marchandises destinées exclusivement à des circuits d’exportation internationale.
Une question pratique majeure concerne l’exploitation du signe sous une forme qui diffère légèrement de celle sous laquelle il a été initialement déposé et enregistré. L’article L. 714-5, alinéa 2, 3° du Code de la propriété intellectuelle dispose qu’est assimilé à un usage sérieux l’usage de la marque « sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Cette règle permet aux titulaires de moderniser la charte graphique de leurs logos, d’adapter la typographie d’un élément verbal ou de faire évoluer les éléments figuratifs secondaires sans encourir la perte de leurs droits sur le dépôt d’origine, dès lors que le public pertinent continue de percevoir le signe dans ses éléments distinctifs et dominants essentiels. Dans l’arrêt précité du 6 juin 2025 (décision n° 6843cad564a2e79cfae72756), la cour d’appel de Paris a expressément validé l’usage sous une forme modifiée comportant l’élément verbal distinctif dominant, en observant que « Ces signes constituent en effet des formes modifiées de la marque contestée n’en altérant pas le caractère distinctif dès lors qu’y apparaît l’élément verbal NORDNET, aisément identifiable et mis en valeur, qui représente au sein de la marque contestée, l’élément distinctif et dominant. C’est donc à bon droit que le directeur général de l’INPI a considéré les pièces se rapportant à ces signes comme pertinentes pour l’appréciation de l’usage sérieux de la marque. »
En revanche, l’usage du signe à titre purement descriptif, décoratif ou accessoire, sans que le consommateur ne soit mis en mesure de l’associer à l’origine commerciale des prestations fournies, ne saurait faire échec au prononcé de la déchéance. L’apposition d’un terme dans une documentation purement interne à l’entreprise, sans communication externe à destination des tiers ou de la clientèle potentielle, ne satisfait pas davantage aux exigences de l’exploitation publique et externe requise par le droit positif.
B. Le renversement de la charge de la preuve et l’admission des justes motifs de non-usage
Sur le plan probatoire, l’action en déchéance pour défaut d’usage sérieux déroge expressément au principe de droit commun énoncé à l’article 1353 du Code civil, selon lequel il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation ou invoque un fait d’en rapporter la preuve. En matière de propriété industrielle, imposer au demandeur à la déchéance de prouver l’absence d’exploitation reviendrait à exiger la preuve impossible d’un fait négatif. C’est la raison pour laquelle le législateur a consacré un renversement intégral de la charge de la preuve.
L’article L. 716-3-1 du Code de la propriété intellectuelle pose ainsi une règle claire et impérative : « La preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens. » Dès lors que la demande en déchéance est valablement formée, le demandeur n’a pas à motiver de manière circonstanciée les carences de son adversaire. Il appartient exclusivement au titulaire défendeur de produire un faisceau d’indices et de pièces probantes démontrant l’exploitation effective de son titre au cours de la période pertinente.
La période pertinente d’appréciation correspond en principe aux cinq années précédant immédiatement la date d’introduction de la demande en déchéance. Toutefois, pour une marque récemment enregistrée, la période d’immunité de cinq ans court à compter de la date de publication de son enregistrement définitif au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Au cours de cette période de grâce quinquennale, le titulaire ne peut voir ses droits anéantis pour non-exploitation, ce qui lui permet de concevoir, développer et lancer sereinement ses produits sur le marché. En revanche, passé ce délai de cinq ans, le titulaire doit être en mesure de justifier d’un usage continu à tout moment.
La liberté des modes de preuve permet au titulaire de verser aux débats une grande variété de documents : factures de vente mentionnant expressément le signe, bons de commande émanant de clients tiers, bordereaux de livraison, catalogues commerciaux datés, extraits de sites de commerce électronique archivés à des dates certaines, campagnes publicitaires diffusées dans les médias, revues de presse ou attestations d’experts-comptables certifiant les chiffres de ventes. Néanmoins, les instances décisionnelles apprécient la valeur probante de ces éléments avec une rigueur constante. Des documents non datés, des déclarations émanant unilatéralement du titulaire lui-même sans corroboration par des pièces tierces ou des échantillons de produits sans preuve de leur commercialisation effective sont systématiquement écartés comme insuffisants pour justifier d’un usage sérieux.
Lorsque le titulaire n’a pas exploité sa marque durant la période quinquennale, il ne peut échapper à la déchéance qu’en établissant l’existence de « justes motifs » de non-usage au sens de l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle. La notion de juste motif est interprétée de façon particulièrement stricte par les juridictions. Elle ne saurait résulter de simples difficultés économiques inhérentes à la gestion de l’entreprise, d’un changement de politique commerciale, de lenteurs dans la négociation de partenariats ou de désaccords internes entre actionnaires.
Dans sa décision du 18 septembre 2024 (Pôle 5 – Chambre 1, n° 23/04582, décision n° 66ebc07cb777bc8e4ad63907), la cour d’appel de Paris a expressément rappelé la définition établie par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt Armin Häupl (C-246/05), en jugeant que constituent de justes motifs de non-usage d’une marque les « obstacles qui présentent une relation suffisamment directe avec une marque rendant impossible ou déraisonnable l’usage de celle-ci et qui sont indépendants de la volonté du titulaire de cette marque ». En l’espèce, la cour a refusé de considérer comme un juste motif l’échec d’un projet d’édition ou l’existence d’un contentieux distinct relatif au droit d’auteur, dès lors que ces circonstances ne faisaient nullement obstacle à l’exploitation autonome de la marque pour les autres produits visés à l’enregistrement.
Seuls des obstacles extérieurs, imprévisibles et insurmontables, présentant les caractères de la force majeure ou résultant de contraintes juridiques ou réglementaires absolues (telles que le refus d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament non imputable à la négligence de l’exploitant ou une interdiction légale temporaire d’importer une matière première indispensable), sont susceptibles de caractériser un juste motif exonératoire.
II. La mise en œuvre procédurale et les effets de la déchéance
L’exercice de l’action en déchéance s’inscrit dans un cadre procédural profondément rénové, marqué par la coexistence d’une voie administrative rapide devant l’office national et d’une compétence résiduelle mais essentielle dévolue au juge judiciaire, dont les décisions gouvernent la portée temporelle et matérielle de l’extinction des droits privatifs.
A. La répartition des compétences entre l’INPI et les juridictions judiciaires
L’introduction d’une procédure administrative de déchéance devant l’INPI constitue l’une des innovations majeures de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019. L’article L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle organise une répartition claire des compétences entre l’autorité administrative et l’ordre judiciaire. Aux termes du paragraphe I de ce texte, ne peuvent être formées que devant l’INPI les demandes en déchéance fondées sur les articles L. 714-5 (défaut d’usage sérieux) et L. 714-6 (dégénérescence et déceptivité). L’INPI bénéficie ainsi d’une compétence administrative exclusive pour statuer sur les actions introduites à titre principal tendant à la déchéance d’une marque française ou de la partie française d’une marque internationale.
Cette action administrative devant l’INPI se caractérise par une ouverture procédurale très large. Alors que l’action judiciaire traditionnelle exige la démonstration d’un intérêt légitime et direct à agir au sens de l’article 31 du Code de procédure civile, l’article L. 716-2 du Code de la propriété intellectuelle prévoit expressément que les demandes en déchéance sont introduites devant l’INPI « par toute personne physique ou morale ». Cette solution législative consacre une véritable action d’intérêt général au bénéfice de l’assainissement du marché.
La portée de cette ouverture a été solennellement confirmée par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 18 septembre 2024 (décision n° 66ebc07cb777bc8e4ad63907). La juridiction d’appel y a jugé que « la loi octroie très largement le droit d’agir en déchéance de marque pour défaut d’exploitation devant le directeur général de l’INPI à toute personne physique ou morale qui se voit ouvrir, quelle que soit sa qualité et sans avoir à justifier d’un intérêt personnel, la faculté d’exercer ce droit. L’intérêt général commande en effet de rendre disponible à la libre concurrence un signe protégé par un droit privatif de marque et qui ne serait pas utilisé dans la vie des affaires conformément à la fonction de la marque qui est de permettre aux produits ou services marqués d’accéder au marché desdits produits ou services ou de s’y maintenir. La déchéance de la marque pour défaut d’usage répond à cet objectif d’intérêt général ce qui autorise, selon les dispositions précitées de l’article L. 716-3, le demandeur en déchéance à agir devant le directeur général de l’INPI sans avoir à rendre compte des motifs pour lesquels il agit. »
En contrepartie de cette compétence de principe de l’INPI, le paragraphe II de l’article L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle réserve la compétence exclusive des tribunaux judiciaires dans des hypothèses précisément encadrées. Le tribunal judiciaire demeure exclusivement compétent lorsque la demande en déchéance est formée à titre reconventionnel en réponse à une action en contrefaçon de marque ou à une action en concurrence déloyale, lorsqu’elle est connexe à une autre demande relevant de la compétence exclusive du tribunal, ou encore lorsque des mesures probatoires (telles qu’une saisie-contrefaçon) ou des mesures conservatoires ordonnées en justice sont en cours d’exécution avant l’engagement de l’instance au fond.
Les décisions rendues par le directeur général de l’INPI ne constituent pas de simples actes administratifs unilatéraux mais bénéficient des effets d’un jugement et constituent des titres exécutoires. Elles peuvent faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel compétente. En vertu des dispositions de l’article R. 411-19 du Code de la propriété intellectuelle, ce recours est un recours en réformation qui dévolue à la cour l’entier litige, en fait comme en droit. Comme l’a précisé la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 6 juin 2025 (décision n° 6843cad564a2e79cfae72756), « Les recours à l’encontre des décisions du directeur général de l’INPI statuant sur des demandes en déchéance de marques sont, selon les dispositions de l’article R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle, des recours en réformation déférant à la cour l’entier litige, en fait comme en droit, ce qui autorise les parties à proposer de nouvelles preuves et à produire au soutien du recours toutes les pièces qu’elles estimeraient utiles y compris des pièces qui n’auraient pas été préalablement soumises au directeur général de l’INPI. »
Cette articulation assure aux justiciables un double degré d’examen approfondi, conciliant la rapidité de la phase administrative initiale et la plénitude de juridiction du contrôle judiciaire exercé par les magistrats de la cour d’appel.
B. La déchéance partielle et la détermination de la date d’effet de l’anéantissement des droits
L’effet de la déchéance est gouverné par le principe de proportionnalité entre les actes d’usage démontrés et l’étendue de la protection initialement revendiquée. L’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle pose le principe fondamental selon lequel lorsque la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l’enregistrement, ou lorsque l’usage n’est prouvé que pour certains d’entre eux, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou aux services pour lesquels aucun usage sérieux n’a été justifié.
L’application de la déchéance partielle a donné lieu à une évolution jurisprudentielle majeure consacrée par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans deux arrêts fondamentaux rendus le 14 mai 2025. Dans la première décision (pourvoi n° 23-21.296, décision n° 68242db9eaabb276d1616de1), la Cour de cassation a énoncé une doctrine de contrôle rigoureuse sur la segmentation des catégories de produits et services : « Lorsque le demandeur à la déchéance soutient que la catégorie de produits ou de services pour laquelle la marque a été enregistrée se subdivise en sous-catégories et invoque un défaut d’usage sérieux pour certaines de ces sous-catégories, le juge doit rechercher si la catégorie visée à l’enregistrement de la marque peut être divisée, de manière objective et non arbitraire, en sous-catégories autonomes et cohérentes, et ce, même en l’absence d’identification de telles sous-catégories par le titulaire de la marque lors de l’enregistrement de celle-ci ou au cours de l’instance en déchéance. Aux fins de cette appréciation, le juge doit prendre en compte le critère essentiel de finalité ou de destination des produits ou services, sans être tenu de se limiter aux indications de produits et de services figurant explicitement dans la classification de Nice, qui ne sont qu’un simple indice de l’existence de sous-catégories autonomes. »
Faisant application de ces principes, la Cour de cassation a censuré les juges du fond qui avaient rejeté une demande en déchéance pour l’ensemble des services de « transport » et de « transport de voyageurs » au seul motif que le titulaire démontrait une exploitation pour des services de taxis, sans rechercher si l’activité de taxi ne constituait pas une sous-catégorie autonome au sein de la catégorie générale des transports. Dans le second arrêt rendu le même jour (pourvoi n° 23-21.866, décision n° 68242dbceaabb276d1616de5), la haute juridiction a pareillement jugé que « les preuves d’usage de la marque Skin’up pour commercialiser des produits cosmétiques dans la composition desquels entrent des huiles essentielles ne pouvaient en elles-mêmes valoir comme preuves d’usage de la marque pour les huiles essentielles ». Ces décisions confirment que le titulaire ne peut conserver la protection sur un libellé étendu en se prévalant de l’exploitation d’une sous-catégorie spécifique présentant une finalité distincte.
S’agissant des effets temporels du prononcé de la déchéance, l’article L. 716-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance. Elle a un effet absolu. » Contrairement à la nullité de la marque qui opère de manière rétroactive dès le dépôt initial et anéantit rétroactivement le titre ab initio, la déchéance n’efface le droit privatif que pour l’avenir à compter de sa date d’effet.
Cette distinction temporelle emporte des conséquences directes sur les actions en contrefaçon susceptibles d’être exercées pour des actes commis avant la date d’effet de la déchéance. Dans un arrêt de principe du 4 novembre 2020 (pourvoi n° 16-28.281, décision n° 5fca2c3bf58f461c14b50598), la chambre commerciale de la Cour de cassation, statuant à la lumière de la jurisprudence de la CJUE (arrêt Cooper International Spirits, C-622/18), a jugé que « la déchéance d’une marque, prononcée en application de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, ne produisant effet qu’à l’expiration d’une période ininterrompue de cinq ans sans usage sérieux, son titulaire est en droit de se prévaloir de l’atteinte portée à ses droits sur la marque qu’ont pu lui causer les actes de contrefaçon intervenus avant sa déchéance. »
Ainsi, même si un titulaire est ultérieurement déchu de ses droits pour défaut d’usage, il conserve la faculté d’obtenir la réparation pécuniaire des atteintes portées à son droit exclusif durant la période antérieure à la date d’effet de la déchéance, dès lors que des actes de contrefaçon ont été perpétrés alors que le titre était encore juridiquement valide. Cette jurisprudence préserve l’efficacité protectrice du titre durant ses cinq premières années d’existence et sanctionne les usurpations intervenues avant la cristallisation de la déchéance.
Conclusion
La déchéance pour défaut d’usage sérieux s’affirme comme une institution cardinale du droit de la propriété intellectuelle, assurant la régulation économique des registres de marques et prévenant la constitution de monopoles injustifiés. Les réformes successives issues du droit européen ont modernisé le cadre procédural en ouvrant largement la voie administrative devant l’INPI à toute personne physique ou morale sans exigence d’intérêt personnel, tout en préservant le rôle régulateur des tribunaux judiciaires dans les litiges complexes et les demandes reconventionnelles en contrefaçon.
Les arrêts récents prononcés par la Cour de cassation et les cours d’appel imposent désormais aux entreprises une rigueur accrue dans l’administration des preuves d’exploitation et dans la rédaction initiale de leurs libellés de dépôt. L’obligation d’analyser concrètement les sous-catégories autonomes de produits et services en fonction de leur finalité et de leur destination commerciale exclut toute tolérance envers les monopoles de pure opportunité. Une gestion active, documentée et stratégique des portefeuilles de marques apparaît ainsi indispensable pour préserver la valeur des actifs incorporels et anticiper efficacement les contentieux en nullité ou en déchéance au regard des expertises du cabinet et des analyses juridiques spécialisées.