Le droit de marque confère à son titulaire un droit exclusif dont l’étendue se mesure à la fonction que le signe remplit dans la vie des affaires. La Cour de justice de l’Union européenne rappelle que ce droit, qui n’est pas absolu, ne permet de s’opposer à l’usage d’un signe identique ou similaire que lorsque cet usage porte atteinte ou risque de porter atteinte aux fonctions de la marque, et notamment à sa fonction essentielle de garantie d’origine (TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 15 nov. 2024, n° 23/00735). La diffusion d’une vidéo promotionnelle reprenant le produit d’un concurrent, le recours au signe comme mot-clé publicitaire ou encore la revente de produits authentiques reconditionnés interrogent directement cette fonction.
Le contentieux récent offre un terrain d’observation privilégié. Un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 15 novembre 2024, infirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 29 mai 2026, illustre le sort réservé au concurrent qui masque la marque apposée sur le produit d’autrui afin de promouvoir son propre prototype (CA Paris, pôle 5, ch. 2, 29 mai 2026, n° 25/01968). La chambre commerciale de la Cour de cassation a, de son côté, précisé les conditions dans lesquelles le référencement payant et l’usage invisible du signe dans le code-source d’un site constituent des actes de contrefaçon (Com. 18 oct. 2023, n° 20-20.055, publié au Bulletin).
Des décisions récentes du tribunal judiciaire de Paris complètent ce panorama sur le terrain de l’épuisement du droit, de la preuve et de la réparation. Le jugement du 26 juin 2026 rendu dans l’affaire des feuilles à rouler « OCB Premium » écarte la contrefaçon faute de reconditionnement des produits authentiques (TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 26 juin 2026, n° 23/14158). Celui du 26 janvier 2024, rendu dans le contentieux Scania, sanctionne l’importation de filtres contrefaisants découverte à l’occasion d’une retenue douanière (TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 26 janv. 2024, n° 20/02607).
La construction prétorienne qui se dégage de cet ensemble délimite à la fois le champ de l’usage contrefaisant et les bornes de la protection. Il convient d’examiner successivement la répression des usages publicitaires du signe (I), puis les limites que l’épuisement, la preuve et la réparation imposent à l’action en contrefaçon (II).
I. La répression des usages publicitaires du signe
L’usage de la marque d’autrui dans une opération promotionnelle ne constitue une contrefaçon que si le signe est employé dans la vie des affaires pour des produits ou des services identiques ou similaires, en l’absence du consentement du titulaire. Les juridictions du fond ont récemment précisé les conditions de cette qualification, tant lorsque le produit marqué est reproduit en masquant le signe (A) que lorsque le signe est utilisé comme outil de référencement sur internet (B).
A. La reproduction du produit marqué et le masquage de la marque
L’affaire dite « Georide » offre l’illustration la plus complète de la mécanique de l’usage publicitaire du signe. La société Kible, titulaire de la marque de l’Union européenne « GEORIDE » enregistrée pour des boîtiers de géolocalisation destinés aux motocyclistes, reprochait à une société concurrente d’avoir utilisé son boîtier dans une vidéo publiée sur Youtube le 1er octobre 2022 afin de promouvoir un prototype en préparation. Un autocollant apposé sur le boîtier recouvrait le logo du titulaire, tandis que la marque n’était mentionnée à aucun moment de la vidéo.
Le tribunal judiciaire de Paris a rejeté l’action en contrefaçon au motif que « le boitier visible dans cette vidéo n’est pas revêtu du signe Georide ni plus généralement d’aucun signe verbal » et que « il ne s’agit pas ici d’une revente d’un produit démarqué dans des conditions nuisibles à la marque mais seulement d’une vidéo montrant l’apparence d’un produit pour en promouvoir un autre, sans qu’à aucun moment la marque du premier n’apparaisse » (TJ Paris, 15 nov. 2024, n° 23/00735). Le juge de première instance en déduisait que la vidéo ne constituait pas un usage d’un signe identique ou similaire à la marque, et que la demande reconventionnelle en procédure abusive justifiait néanmoins l’allocation de dommages et intérêts.
Le tribunal n’ignorait pas pour autant que la suppression du signe puisse être fautive. Il énonçait que « la suppression d’une marque sur un produit peut, dans certaines circonstances, constituer un usage illicite d’un signe identique à cette marque, soit qu’elle empêche le titulaire de la marque de contrôler la première commercialisation du produit, soit qu’elle porte atteinte à la réputation de la marque » (même jugement). Cette affirmation s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative au démarquage, rappelée dans la décision à travers les arrêts Boehringer et Mitsubishi.
La cour d’appel de Paris a toutefois renversé l’analyse au vu de la comparaison des images. Elle a relevé que le boîtier représenté dans la vidéo contenait « un voyant placé en haut et au milieu figure un carré en relief au sein duquel, en dépit de l’autocollant qui a été collé dessus, est visible le losange, logo de la société Kible » (CA Paris, 29 mai 2026, n° 25/01968). Or la reproduction du produit dans la vidéo s’inscrivait dans la vie des affaires, dès lors que la société défenderesse y sollicitait des financements pour l’industrialisation de son propre produit.
La cour a ensuite apprécié l’atteinte au regard des fonctions de la marque. Elle a énoncé que « en utilisant le boitier de la société Kible en ayant supprimé la marque dont elle est titulaire, pour promouvoir son prototype, la société [J] a porté atteinte à la fonction d’origine de la marque qui n’est pas assurée puisqu’elle fait croire que ce produit a été conçu par elle » (même arrêt). L’atteinte à la fonction de publicité et d’investissement a en revanche été écartée, la titulaire ne démontrant pas l’emploi de la marque en tant qu’élément de promotion de ses ventes ou de stratégie commerciale.
L’arrêt souligne enfin la particularité du droit français. Il relève que « contrairement au droit français qui interdit la suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée en vertu de l’article L 713-3-1,7° du code de la propriété intellectuelle, le règlement sur la marque européenne ne prévoit pas expressément cette hypothèse » (même arrêt). L’article L. 713-3-1 du code de la propriété intellectuelle prohibe en effet, au nombre des actes interdits en application des articles L. 713-2 et L. 713-3, « la suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée ».
Or la cour de Paris a complété le constat en rappelant que la Cour de justice de l’Union européenne « a jugé que l’énumération des types d’usage que le titulaire de la marque de l’Union européenne peut interdire, contenue à l’article 9, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, n’est pas exhaustive (arrêt du 2 avril 2020, Coty Germany, C-567/18) » (même arrêt). L’article 9 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne vise notamment l’usage du signe dans les papiers d’affaires et la publicité. Le masquage d’une marque identifiable demeure ainsi un usage du signe, quand bien même le signe serait dissimulé.
Des lors, la personne qui reproduit le produit marqué d’un concurrent dans sa communication, en masquant le signe sans réussir à rendre le produit non identifiable, commet un acte de contrefaçon dès lors que l’origine du produit n’est plus garantie aux consommateurs. La protection du consommateur et la garantie des investissements du titulaire fondent cette solution, que la cour d’appel de Paris a expressément rattachée à la fonction essentielle de la marque.
B. Le référencement payant et l’usage invisible du signe
Le référencement payant constitue le second terrain sur lequel la chambre commerciale a précisé les conditions de l’usage publicitaire du signe. Dans l’arrêt du 18 octobre 2023, la Cour de cassation a rappelé que « le titulaire d’une marque est habilité à interdire à un annonceur de faire, à partir d’un mot-clé identique à ladite marque que cet annonceur a sans le consentement dudit titulaire sélectionné dans le cadre d’un service de référencement sur Internet, de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, lorsque ladite publicité ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers » (Com. 18 oct. 2023, n° 20-20.055, publié au Bulletin).
La Cour de cassation a ainsi subordonné la contrefaçon à une atteinte à la fonction d’indication d’origine, conformément à la jurisprudence issue de l’arrêt Google France de la Cour de justice de l’Union européenne. Or l’arrêt attaqué, confirmé, avait constaté que l’annonce litigieuse, affichée en premier résultat après une recherche avec le mot-clé « Aquarelle », était immédiatement suivie de l’annonce du site du titulaire et affichait expressément le nom du site concurrent. L’internaute moyen disposait ainsi des éléments lui permettant de connaître la provenance de l’offre, ce qui excluait tout risque de confusion.
Le même arrêt a étendu le raisonnement à l’usage invisible du signe. La Cour de cassation a énoncé que « le titulaire de la marque peut interdire l’utilisation d’un signe par un tiers dans le code-source de son site internet, même s’il n’est pas visible aux yeux du public, dès lors qu’il propose comme résultat à la recherche d’un internaute une alternative par rapport aux produits ou services du titulaire de la marque et qu’il ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par le référencement naturel proviennent du titulaire de la marque » (même arrêt). Or la cour d’appel avait retenu que l’internaute était éclairé sur la provenance du site dont le résultat s’affichait parmi les référencements naturels.
La solution n’est pas sans rappeler la rigueur exigée dans l’appréciation du risque de confusion en matière d’imitation. Dans l’arrêt du 6 septembre 2023, la chambre commerciale a rappelé qu’« est interdite, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion, l’imitation d’une marque pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement » et que ce risque « doit s’apprécier globalement, par référence au contenu des enregistrements des marques, vis-à-vis du consommateur des produits tels que désignés par ces enregistrements » (Com. 6 sept. 2023, n° 20-16.680). Elle a censuré l’arrêt qui, pour écarter la reproduction du signe « Recherche appartement ou maison » par un nom de domaine, s’était borné à relever des différences auditives et visuelles sans procéder à une appréciation globale de la ressemblance.
Par ailleurs, le juge des référés demeure un acteur central de cette répression. L’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle interdit, sauf autorisation du titulaire, l’usage dans la vie des affaires d’un signe identique pour des produits ou services identiques, et l’action en référé-contrefaçon permet de faire cesser rapidement les usages les plus flagrants. Une ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 16 janvier 2026 illustre toutefois la prudence du juge de l’urgence, qui a rejeté les demandes fondées sur la marque de l’Union européenne « Walk of no shame » en relevant que le droit exclusif du titulaire n’est pas absolu et en examinant le caractère distinctif du signe (TJ Paris, réf., 16 janv. 2026, n° 25/57274).
La répression des usages publicitaires du signe obéit ainsi à une logique fonctionnelle. La contrefaçon suppose que l’usage porte atteinte à la fonction d’origine, de garantie ou d’investissement de la marque, appréciation que les juges du fond conduisent au cas par cas, qu’il s’agisse d’une vidéo promotionnelle, d’un mot-clé publicitaire ou d’un signe dissimulé dans le code-source d’un site.
II. Les limites de la protection : épuisement, preuve et réparation
Le droit exclusif du titulaire n’est pas sans bornes. L’épuisement du droit conféré par la marque limite le pouvoir d’interdiction du titulaire à l’égard des produits authentiques (A), tandis que la preuve de l’atteinte et la détermination de la réparation conditionnent l’efficacité de l’action en contrefaçon (B).
A. L’épuisement du droit et la revente des produits authentiques
L’article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans l’Union européenne ou dans l’Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement. Toutefois, le titulaire conserve la faculté de s’opposer à tout nouvel acte de commercialisation s’il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l’altération ultérieurement intervenue de l’état des produits.
Le jugement du 26 juin 2026 rendu dans l’affaire « OCB Premium » illustre la portée de ce mécanisme. La société Republic Technologies, titulaire de la marque « OCB Premium », reprochait à une société exploitant un magasin Intermarché d’avoir offert à la vente des carnets de feuilles à rouler authentiques dans des pochettes transparentes aux côtés de produits de marques concurrentes. Le tribunal a écarté l’obstacle à l’épuisement tiré de la modification de l’état des produits, en relevant que « la présentation de carnets de feuilles à rouler de la marque OCB, non pas dans de grandes boîtes cartonnées sur lesquelles est apposée la marque OCB, mais dans des pochettes transparentes, fût-ce au milieu d’autres carnets de feuilles, ainsi que de briquets, de marques différentes, ne constitue pas un reconditionnement de ces produits » (TJ Paris, 26 juin 2026, n° 23/14158).
Le tribunal a rappelé à cette occasion la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative au reconditionnement. Il a énoncé que « le titulaire d’un droit de marque peut s’en prévaloir pour empêcher un importateur de commercialiser un produit qui a été mis en circulation dans un autre État membre par le titulaire ou avec son consentement, lorsque cet importateur a procédé au reconditionnement du produit dans un nouvel emballage sur lequel la marque a été réapposée » (même jugement, citant l’arrêt Hoffmann-La Roche). Le tribunal a également relevé que les étuis des produits demeuraient apparents pour le public et qu’aucune altération de la qualité des feuilles à rouler n’était démontrée.
L’argument tiré de l’atteinte à la renommée de la marque « OCB » a été également rejeté. Le tribunal a constaté que les produits n’étaient pas des produits luxueux ou prestigieux et qu’ils avaient été offerts à la vente avec des produits de même nature, sans altération de leur apparence. A cet égard, la démonstration de la renommée, pourtant étayée par des éléments nombreux, ne suffisait pas à établir une atteinte à l’image de la marque résultant des seules conditions de présentation.
Le jugement rendu dans le contentieux Scania précise, en sens inverse, les conditions de l’épuisement en présence de marchandises importées de pays tiers. La retenue en douane, opérée le 7 février 2020 sur le fondement de l’article 17 du règlement (UE) n° 608/2013, avait porté sur 2 660 filtres à carburant provenant de Turquie et destinés à l’Espagne, revêtus des marques Scania. Le tribunal a jugé que « les conditions de l’épuisement ne sont donc pas réunies », les produits n’ayant pas été mis dans le commerce dans l’Espace économique européen avec le consentement du titulaire (TJ Paris, 26 janv. 2024, n° 20/02607).
Le même jugement a précisé la portée de l’article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001 relatif aux produits introduits dans l’Union sans y être mis en libre pratique. Le tribunal a énoncé que cette hypothèse « ne concerne pas le cas où l’absence de mise en libre pratique résulte d’une circonstance indépendante de la volonté du tiers », telle une saisie douanière, dès lors que « l’intervention de l’administration en vue d’empêcher ou de mettre fin à un fait perçu comme illicite ne peut avoir pour effet de rendre illicite ce qui aurait été licite sans cette intervention » (même jugement). Seul l’article 9, paragraphe 2, du règlement était donc applicable.
Le tribunal a en outre délimité la notion d’usage dans la vie des affaires à l’égard des personnes participant à l’importation. Il a écarté la responsabilité du représentant du transporteur auprès des autorités douanières, en énonçant que « pas plus que le transporteur ne peut être considéré comme faisant usage du signe revêtant des produits du seul fait qu’il les transporte, la personne qui représente le transporteur (ou l’expéditeur ou le destinataire) auprès de l’administration douanière dans le cadre d’un contrôle des marchandises ne peut être considérée comme faisant usage du signe revêtant les produits contrôlés » (même jugement). Or l’importateur et le fabricant turc, qui avait délibérément œuvré à la réalisation de l’usage illicite dans l’Union, ont été condamnés in solidum.
Des lors, l’épuisement du droit protège la circulation des produits authentiques dès lors que leur état n’est ni modifié ni altéré et que l’usage du signe demeure fidèle à sa fonction d’origine. En dehors de l’Espace économique européen, le titulaire conserve en revanche l’intégralité de son pouvoir d’interdiction, que la coopération douanière vient renforcer.
B. La preuve de l’atteinte et la mesure de la réparation
L’efficacité de l’action en contrefaçon dépend d’abord de la preuve de l’atteinte. L’arrêt du 29 mai 2026 rendu dans l’affaire « Georide » illustre l’importance du constat et de la comparaison des images dans l’appréciation de l’usage publicitaire du signe. La cour d’appel de Paris a écarté l’attestation produite par la société défenderesse, en relevant que « l’attestation ne donne aucun élément permettant d’identifier le film promotionnel visé » (CA Paris, 29 mai 2026, n° 25/01968), alors même que le boîtier, dont la communication avait été sommée, n’a pas été versé aux débats.
La saisie-contrefaçon conserve une place déterminante dans l’administration de la preuve, ainsi que l’illustre l’arrêt précité, dont le constat du commissaire de justice avait établi que le prototype présenté par la société défenderesse n’était pas un boîtier Georide. La comparaison entre l’extrait de la vidéo et les photographies du produit, qui n’étaient pas contestées, a conduit la cour à retenir la présence du losange du titulaire sous l’autocollant, caractérisant l’usage du signe dans la vie des affaires.
La détermination de la réparation obéit ensuite aux exigences de l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, qui impose au juge de prendre en considération distinctement les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, le préjudice moral et les bénéfices réalisés par le contrefacteur. Dans l’affaire « Georide », la cour a refusé d’indemniser un manque à gagner non démontré, aucun élément ne permettant d’évaluer le montant d’une redevance, et a alloué une somme forfaitaire de 5 000 euros « comprenant la réparation de son préjudice moral, à titre définitif » (même arrêt).
Le jugement Scania offre une application comparable du dispositif. Le tribunal a considéré que la tentative d’importation n’avait causé aucune perte, la contrefaçon ayant été interrompue avant toute mise en vente, mais il a retenu que « cette tentative d’importation de produits illicites visant à profiter indument de la connaissance de la marque sur le marché au risque d’en affecter la réputation lui a en revanche causé un préjudice moral qui peut être estimé, au regard du nombre relativement élevé de produits (2 660) et de leur prix final (30 euros) à 15 000 euros » (TJ Paris, 26 janv. 2024, n° 20/02607). La destruction des marchandises contrefaisantes a été ordonnée sur le fondement de l’article L. 716-4-11 du code de la propriété intellectuelle.
Le même jugement rappelle les limites du pouvoir d’interdiction. La demande de la société Scania tendant à interdire aux défenderesses de faire usage de ses marques « sous quelque forme et de quelque manière que ce soit » a été rejetée, le tribunal relevant que la mesure sollicitée constituait « une interdiction abstraite et non l’interdiction d’un fait déterminé qui seule peut être prononcée par une juridiction » (même jugement). La mesure doit être proportionnée à l’atteinte constatée et circonscrite à des faits déterminés.
La protection du titulaire suppose enfin qu’il exploite effectivement sa marque. Le jugement du 7 mai 2026 rendu dans le contentieux « Jump City » illustre l’articulation entre déchéance et contrefaçon. Le tribunal a prononcé la déchéance partielle des droits du titulaire de la marque de l’Union européenne pour les services pour lesquels aucun usage sérieux n’était démontré, tout en retenant la contrefaçon pour les services d’amélioration et de maintien de la condition physique (TJ Paris, 7 mai 2026, n° 24/00551). Il a rappelé qu’« une marque fait l’objet d’un « usage sérieux » lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque » (même jugement, citant l’arrêt Ansul de la Cour de justice).
Le même jugement condamne les sociétés défenderesses à 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant d’actes poursuivis pendant plusieurs années, qui avaient pour effet de banaliser la marque et de diluer sa capacité à identifier l’origine des services. Or la demande en concurrence déloyale a été rejetée, les mêmes faits étant invoqués à l’appui de l’action en contrefaçon et de l’action en concurrence déloyale sans caractérisation d’une faute relevant de faits distincts.
En conséquence, la preuve de l’atteinte, la réalité de l’exploitation de la marque et la proportionnalité de la réparation dessinent les contours d’une protection équilibrée. Le titulaire d’une marque dispose de moyens efficaces contre l’usage publicitaire de son signe, à la condition de démontrer l’atteinte aux fonctions de la marque et de circonscrire ses demandes aux faits établis.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale et des juridictions parisiennes, entre 2023 et 2026, confirme que la protection de la marque se mesure à l’aune de ses fonctions. La reproduction du produit marqué d’un concurrent dans une vidéo promotionnelle, le masquage du signe, l’usage du signe comme mot-clé publicitaire ou dans le code-source d’un site ne sont contrefaisants que lorsqu’ils portent atteinte à la fonction d’origine de la marque. A cet égard, l’arrêt du 29 mai 2026 rendu dans l’affaire « Georide » constitue une étape notable : la cour d’appel de Paris y sanctionne le concurrent qui, en dissimulant la marque sous un autocollant, s’attribue la conception du produit d’autrui.
Le droit de marque demeure néanmoins un droit fonctionnel, borné par l’épuisement, la preuve et la proportionnalité. La revente de produits authentiques non modifiés, la démonstration d’un usage sérieux et la circonscription des mesures aux faits déterminés garantissent un équilibre entre la protection du titulaire et la liberté du commerce. Les entreprises qui recourent, dans leur communication, au produit ou au signe d’un concurrent doivent ainsi s’assurer que la fonction d’indication d’origine demeure préservée, faute de quoi leur opération promotionnelle sera requalifiée en acte de contrefaçon. Les contentieux de la marque mobilisent d’ailleurs, à côté du droit privatif, les règles de la concurrence déloyale et du parasitisme, dont l’articulation avec l’action en contrefaçon demeure gouvernée par l’exigence de faits distincts.
La construction prétorienne devrait se poursuivre, en particulier sur le terrain de la publicité comparative et de la fonction de publicité de la marque. Les décisions des prochains mois diront si la fonction d’investissement, écartée dans l’affaire « Georide » faute de démonstration, acquiert une portée propre dans le contentieux des opérations promotionnelles.
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