I. L’usage de la marque intégré à une phrase sur un produit : la qualification de la contrefaçon par reproduction
A. La condition d’usage dans la vie des affaires et l’exigence de reproduction d’un signe identique
Le droit des marques réprime l’usage d’un signe identique au signe protégé lorsque celui-ci est utilisé pour des produits identiques à ceux visés par l’enregistrement. L’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que « est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée » (article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle). La qualification de contrefaçon par reproduction ne suppose aucun risque de confusion, lequel n’est exigé que pour la contrefaçon par imitation visée au 2° du même texte.
La chambre commerciale a précisé la portée de cette distinction dans l’arrêt rendu le 6 décembre 2023 dans l’affaire opposant Puma à Carrefour, au sujet de la saisie-contrefaçon diligentée sur le fondement de marques figuratives constituées d’une bande courbe. Elle a jugé que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Com., 6 décembre 2023, n° 22-11.071, publié au Bulletin). La Cour de cassation a ainsi approuvé l’annulation d’un procès-verbal de saisie-contrefaçon lorsque le requérant avait omis de présenter l’ensemble des faits objectifs de nature à éclairer le juge, au regard notamment de l’article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle, qui ouvre à « toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon » le droit de faire procéder à la description détaillée ou à la saisie réelle des produits prétendus contrefaisants (article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle).
La notion d’usage dans la vie des affaires recouvre une réalité économique large, qui ne se limite pas à la vente effective des produits. La chambre commerciale l’a rappelé dans l’arrêt Aquarelle rendu le 18 octobre 2023, en matière de mot-clé de référencement sur internet, en jugeant que le titulaire d’une marque « est habilité à interdire à un annonceur de faire de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, à partir d’un mot-clé sélectionné dans le cadre d’un service de référencement sur internet, lorsque ce mot-clé est identique à ladite marque et que la publicité ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers » (Com., 18 octobre 2023, n° 20-20.055, publié au Bulletin).
La qualité pour agir du titulaire suppose au préalable la justification de sa titularité sur le signe, la marque étant définie par l’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle comme « un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales » (article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle). En l’espèce, la société Hermès international a pu agir en sa qualité de titulaire des marques verbales BIRKIN et HERMÈS, dont l’enregistrement et le renouvellement réguliers étaient établis, tandis que la société Hermès Sellier intervenait au titre des droits d’auteur et de la marque tridimensionnelle du sac. Cette distinction des qualités n’a toutefois pas affecté l’issue du litige, la contrefaçon des marques verbales ayant été retenue à l’encontre des deux phrases litigieuses.
Or, l’apposition d’une phrase sur un produit destiné à la vente constitue par excellence un usage dans la vie des affaires, dès lors que cette phrase comporte un signe identique à une marque et qu’elle est apposée sur des produits identiques à ceux visés par l’enregistrement. La cour d’appel de Versailles l’a consacré dans son arrêt du 25 mars 2026 opposant les sociétés Hermès à la société Sherine Orient, qui commercialisait dans sa boutique des sacs revêtus des phrases « Mon Hermès est à la maison » et « En attendant mon Birkin » (CA Versailles, ch. com. 3-1, 25 mars 2026, n° 24/00326). La cour a observé que la marque verbale BIRKIN n° 97691016, enregistrée le 8 août 1997 pour désigner notamment les « sacs à main, de voyage, à dos », ainsi que la marque HERMÈS n° 1558350, enregistrée le 28 juillet 1989 pour les « cuir et imitation du cuir » et les « sacs » en classe 22, étaient reproduites à l’identique sur des produits identiques.
En conséquence, la cour d’appel de Versailles a infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 27 novembre 2023 qui avait écarté la contrefaçon des marques verbales, et a dit que « les importation, exposition, offre en vente, mise sur le marché, détention et commercialisation par la société Sherine Orient de sacs reproduisant les marques BIRKIN et HERMÈS de la société Hermès international constituent des actes de contrefaçon de marques en France » (CA Versailles, 25 mars 2026, n° 24/00326, dispositif). L’insertion du signe au sein d’une phrase complète n’a pas fait obstacle à la qualification de contrefaçon par reproduction.
B. Le pouvoir attractif de la marque au sein de la phrase et l’appréciation de son sens global
La reconnaissance de la contrefaçon par reproduction suppose que le signe conserve, au sein de l’ensemble dans lequel il s’insère, sa fonction d’indication d’origine. La chambre commerciale a précisé la méthode applicable dans l’arrêt Circus rendu le 13 novembre 2025, en jugeant que « lorsqu’une marque antérieure est reproduite dans un signe composé postérieur, dans lequel elle n’apparaît pas insignifiante, il appartient aux juges du fond, aux fins de déterminer si la marque antérieure conserve dans le signe postérieur composé une position distinctive autonome, de rechercher si, en raison notamment de sa position ou de sa dimension, la marque antérieure est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et, le cas échéant, si elle forme avec les autres éléments du signe, pris ensemble, une unité ayant un sens différent par rapport au sens desdits éléments pris séparément » (Com., 13 novembre 2025, n° 24-10.672, publié au Bulletin).
Cette grille d’analyse, construite pour le contentieux de la nullité des marques postérieures, vaut également pour l’appréciation de la contrefaçon par reproduction d’un signe dans une phrase. La cour d’appel de Versailles l’a appliquée de manière explicite dans l’affaire Hermès en relevant que « la marque BIRKIN, qui est bien connue du public dans le domaine des sacs à main, conserve, au sein de la phrase « En attendant mon Birkin », tout son pouvoir attractif » (CA Versailles, 25 mars 2026, n° 24/00326). La cour a ajouté que « Un lien est ainsi directement établi entre le terme Birkin et des sacs, produits identiques à ceux visés par la marque BIRKIN, dans le but de vendre des sacs » (CA Versailles, 25 mars 2026, n° 24/00326).
Par ailleurs, la phrase « En attendant mon Birkin » n’a pas été regardée comme créant une unité de sens nouvelle susceptible de neutraliser le signe. La cour a retenu que l’expression ne pouvait être perçue que comme signifiant « en attendant mon sac de marque BIRKIN », de sorte que le terme conservait son pouvoir attractif intrinsèque et son rôle d’indication de provenance. Le raisonnement a été transposé sans difficulté à la phrase « Mon Hermès est à la maison », dont le sens ne pouvait être compris que comme renvoyant au sac de marque HERMÈS.
La comparaison des signes dans leur globalité ne saurait dès lors conduire à diluer une marque réputée dans une phrase qui n’en altère pas la perception. La cour d’appel de Rennes a fait application de la même logique dans l’arrêt Champagne G.H. Martel du 1er avril 2025, en appréciant les ressemblances visuelle, phonétique et conceptuelle entre la marque complexe VICTOIRE et le signe VICTORIE L’audacieuse apposé sur des produits du champagne, tout en rappelant que l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version applicable depuis le 15 décembre 2019, interdit l’usage d’un signe similaire pour des produits identiques ou similaires en présence d’un risque de confusion (CA Rennes, 3e ch. com., 1er avril 2025, n° 23/05744).
II. Les limites de la protection de la marque et les moyens de défense du tiers : entre exceptions légales et humeur commerciale
A. L’irrélevance de l’intention humoristique et la neutralisation de la thèse de l’expression nouvelle
Le caractère humoristique du message apposé sur le produit ne constitue pas une cause d’exonération en droit des marques. La cour d’appel de Versailles l’a expressément écarté dans l’affaire Hermès en relevant que « si le message sous forme de trait d’humour, véhiculé par les phrases « En attendant mon Birkin » et « mon Hermès est à la maison », laisse peu de doute sur le fait que les produits ne proviennent pas des sociétés Hermès, il n’en reste pas moins que ces agissements portent atteinte aux intérêts du titulaire des marques HERMÈS et BIRKIN, en ce qu’ils visent à tirer parti de leur réputation, détournant ainsi les investissements qu’il y a consacrés et nuisant à son image » (CA Versailles, 25 mars 2026, n° 24/00326).
La contrefaçon par reproduction étant une infraction objective, l’absence de toute volonté de tromper le consommateur sur l’origine du produit est indifférente. Le raisonnement adopté par la cour de Versailles rejoint la conception fonctionnelle du droit des marques défendue par la chambre commerciale, pour laquelle la marque remplit une fonction essentielle de garantie de provenance qui peut être atteinte même lorsque le consommateur comprend que le produit n’émane pas du titulaire. La référence à la réputation des marques et aux investissements consacrés par leur titulaire rappelle au surplus la protection des marques renommées consacrée par l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, qui interdit l’usage d’un signe « si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice » (article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle).
La jurisprudence récente de la chambre commerciale confirme par ailleurs que l’atteinte portée à une marque réputée par un signe d’évocation peut être sanctionnée indépendamment de tout risque de confusion. Dans l’arrêt rendu le 26 mars 2025 dans l’affaire opposant Meta Platforms à la société Cargo Media au sujet des noms de domaine « fuckbook.com » et « fuckbook.xxx », la Cour de cassation a rappelé que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon », et qu’un « même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente » (Com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, publié au Bulletin).
Des lors, le tiers qui appose sur ses produits une marque célèbre au sein d’une phrase d’humour ou de dérision s’expose à une double condamnation, au titre de la contrefaçon de la marque et au titre de la concurrence déloyale ou du parasitisme, sans pouvoir se prévaloir de la clarté du clin d’œil pour échapper à sa responsabilité. La victime pourra invoquer le cumul des fondements dès lors que des faits distincts sont caractérisés, la Cour de cassation ayant précisé, dans le même arrêt, que la victime « ne peut obtenir une double indemnisation d’un préjudice déjà réparé au titre de la contrefaçon » en application de l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle (article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle), qui invite la juridiction à prendre en considération « les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée », le « préjudice moral causé à cette dernière » et « les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon ».
Le titulaire dispose en outre, pour faire cesser rapidement les agissements, des voies du référé et des mesures provisoires, dont l’octroi suppose la démonstration d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent. Dans l’hypothèse d’une marque reproduite à l’identique sur des produits identiques, la démonstration est aisée dès lors que la reproduction est établie, l’exigence du risque de confusion étant étrangère à ce chef de contrefaçon. A cet égard, la chronologie probatoire de l’affaire Hermès illustre l’efficacité de la stratégie contentieuse : constats d’huissier des 13 septembre et 3 novembre 2022, mise en demeure du 23 septembre 2022, sommation du 25 novembre 2022, puis assignation du 14 mars 2023 devant le tribunal judiciaire de Nanterre, dont le jugement du 27 novembre 2023 a été partiellement réformé par la cour d’appel de Versailles le 25 mars 2026.
B. Les exceptions légales de la référence nécessaire et de l’usage descriptif : une porte de sortie étroite
Le titulaire d’une marque ne dispose pas d’un droit absolu d’interdire toute utilisation de son signe. L’article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’une « marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires, conformément aux usages loyaux du commerce » de la marque « pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, en particulier lorsque cet usage est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée » (article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle).
La chambre commerciale a délimité cette exception de la référence nécessaire dans l’arrêt Lohr du 15 mai 2024, en jugeant que le titulaire d’une marque « ne peut interdire à un tiers d’en faire usage, dans la vie des affaires, pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, lorsque l’usage de cette marque est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée » (Com., 15 mai 2024, n° 22-17.813, publié au Bulletin). La Cour a cassé l’arrêt qui faisait une interdiction générale à un tiers d’utiliser la marque pour désigner, promouvoir, commercialiser, exporter, importer et détenir des pièces de rechange, sans réserver les usages relevant de cette exception.
La référence nécessaire suppose toutefois que l’usage du signe soit conforme aux usages honnêtes et qu’il soit nécessaire à l’information du consommateur. Or, l’apposition d’une marque au sein d’une phrase humoristique sur un produit n’est pas nécessaire pour indiquer la destination de celui-ci. L’usage du signe poursuit alors une finalité de séduction commerciale, non d’information, et ne saurait bénéficier de l’exception. La phrase « En attendant mon Birkin » apposée sur un sac ne sert aucune finalité descriptive : elle détourne le pouvoir attractif de la marque au profit d’un produit sans lien avec la maison Hermès.
Par ailleurs, le défendeur à l’action en contrefaçon dispose d’un moyen procédural tenant à la preuve de l’usage sérieux de la marque invoquée. L’article L. 716-4-3 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’est « irrecevable toute action en contrefaçon lorsque, sur requête du défendeur, le titulaire de la marque ne peut rapporter la preuve » que la marque a fait l’objet « d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date à laquelle la demande en contrefaçon a été formée » (article L. 716-4-3 du code de la propriété intellectuelle). La cour d’appel de Versailles a fait application de cette règle dans l’arrêt du 2 juillet 2025 relatif à la marque STOREE RETAIL, en validant la preuve de l’usage sérieux de la marque pour les services d’estimations immobilières et financières en classe 36 (CA Versailles, ch. com. 3-1, 2 juillet 2025, n° 24/01285).
L’épuisement du droit constitue une ultime limite, la chambre commerciale ayant jugé, dans l’arrêt rendu le 6 décembre 2023 dans l’affaire Chanel contre Easy Cash, que le droit exclusif du titulaire de consentir à la mise sur le marché d’un produit revêtu de sa marque « s’épuise par la première commercialisation de ce produit avec son consentement », tout en approuvant l’arrêt qui « écarte tout épuisement des droits du titulaire d’une marque sur des échantillons gratuits, même revêtus de cette marque, dès lors que la distribution gratuite de ces produits ne vaut pas mise dans le commerce » (Com., 6 décembre 2023, n° 20-18.653, publié au Bulletin). A cet égard, la défense fondée sur l’épuisement suppose la démonstration d’une première mise dans le commerce des produits revêtus de la marque avec le consentement du titulaire, preuve qui fait défaut dans l’hypothèse de produits indépendamment fabriqués.
Conclusion
L’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 25 mars 2026 marque une étape significative dans l’appréhension de la contrefaçon de marque par l’usage du signe au sein d’une phrase apposée sur un produit. La reproduction à l’identique d’une marque réputée, même insérée dans une formule humoristique, caractérise la contrefaçon dès lors que le signe conserve son pouvoir attractif et son rôle d’indication d’origine pour des produits identiques, peu important que le consommateur ne soit pas trompé sur la provenance du produit. La jurisprudence de la chambre commerciale, de l’arrêt Aquarelle du 18 octobre 2023 à l’arrêt Circus du 13 novembre 2025, fournit un cadre cohérent qui réserve une place centrale à la fonction d’indication d’origine et à la protection des investissements du titulaire, tout en ménageant des exceptions strictes au profit des usages descriptifs et de la référence nécessaire. Les opérateurs économiques qui entendent détourner à des fins publicitaires la notoriété d’une marque célèbre s’exposent ainsi à une condamnation au titre de la contrefaçon par reproduction, indépendamment de toute démonstration d’un risque de confusion, et à une éventuelle indemnisation complémentaire sur le fondement de la concurrence déloyale ou du parasitisme lorsque des faits distincts sont établis. La vigilance s’impose tant lors de la conception des produits que lors de la vérification des mentions apposées, la frontière entre le clin d’œil toléré et l’usage contrefaisant étant tracée par le pouvoir attractif du signe, dont les marques les plus renommées disposent de manière quasi irréfragable.
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