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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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La contrefaçon indirecte et l’épuisement des droits à l’épreuve des pièces de rechange : la protection des inventions complexes entre Juridiction unifiée du brevet et chambre commerciale (2023-2026)

I. La contrefaçon indirecte : l’extension de la protection du brevet aux fournisseurs de composants

A. La fourniture de moyens de mise en œuvre, acte contrefaisant par nature

Le droit exclusif du propriétaire d’un brevet ne se réduit pas à l’interdiction faite aux tiers de fabriquer ou de commercialiser le produit couvert par les revendications. L’article L. 613-3 du code de la propriété intellectuelle interdit ainsi, « à défaut de consentement du propriétaire du brevet », la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’utilisation, l’importation, l’exportation, le transbordement ou la détention du produit objet du brevet, tandis que l’article L. 615-1 du même code énonce que « toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu’ils sont définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6, constitue une contrefaçon » (article L. 613-3 du code de la propriété intellectuelle). L’atteinte peut toutefois être commise par une personne qui n’accomplit aucun de ces actes directement, mais fournit à un tiers les moyens de réaliser l’invention protégée.

L’article L. 613-4 du code de la propriété intellectuelle érige cette fourniture en acte contrefaisant en ces termes : « Est également interdite, à défaut de consentement du propriétaire du brevet, la livraison ou l’offre de livraison, sur le territoire français, à une personne autre que celles habilitées à exploiter l’invention brevetée, des moyens de mise en oeuvre, sur ce territoire, de cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en oeuvre » (article L. 613-4 du code de la propriété intellectuelle). La contrefaçon indirecte se distingue ainsi de la contrefaçon directe par son objet, qui porte non sur le produit ou le procédé protégé, mais sur les moyens d’y accéder, et par sa condition subjective, tenant à la connaissance qu’a le fournisseur de la destination des moyens livrés.

La Juridiction unifiée du brevet a précisé la portée de cette incrimination dans une décision rendue par sa division locale de Düsseldorf le 16 avril 2026 dans le litige opposant la société Brita SE à la société Wessper Sp. z o.o. au sujet de cartouches filtrantes destinées à un dispositif breveté (JUB, division locale de Düsseldorf, 16 avril 2026, UPC_CFI_779/2024, Brita SE c/ Wessper Sp. z o.o.). La juridiction y énonce que « If a patent claim protects a product consisting of two components, the existence of the other component is not a prerequisite for the objective elements of indirect infringement arising from the offering and distribution of one of the components ». La matérialité de la contrefaçon indirecte est donc indépendante de la réalité de la présence de l’autre composant, dès lors que le composant livré est, par sa conception, apte à interagir avec lui selon les enseignements du brevet.

Cette approche objective rejoint la lettre du droit français, qui retient l’aptitude des moyens à la mise en œuvre de l’invention sans exiger que la contrefaçon directe ait été consommée. La chambre commerciale en tire la conséquence sur le terrain probatoire, en rappelant que la simple détention, l’offre ou la vente d’un produit contrefaisant, lorsqu’elles sont le fait d’une personne autre que le fabricant, n’engagent sa responsabilité « que si les faits ont été commis en connaissance de cause » (article L. 615-1, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle). La cour d’appel de Paris a fait application de cette exigence dans un arrêt du 7 mars 2025 rendu sur renvoi après cassation, en statuant revendication par revendication sur le coffre de volet roulant opposé et en confirmant la contrefaçon des revendications 7, 9 et 10 du brevet français litigieux (CA Paris, pôle 5, chambre 2, 7 mars 2025, n° 23/15245, Fixolite c/ Coffrelite). Or, le niveau d’exigence diffère selon l’acte en cause, la connaissance de cause étant requise pour les actes d’offre ou de détention et non pour la fabrication, dont l’auteur est présumé connaître l’illicéité.

La condition de l’« élément essentiel » de l’invention, propre à l’article L. 613-4, opère une restriction déterminante du champ de la contrefaçon indirecte. Le fournisseur d’un composant banal, susceptible d’un usage licite, n’encourt la sanction que si les circonstances rendent évident que les moyens livrés sont destinés à la mise en œuvre de l’invention. Le texte écarte en outre les « produits qui se trouvent couramment dans le commerce, sauf si le tiers incite la personne à qui il livre à commettre des actes interdits par l’article L. 613-3 » (article L. 613-4, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle). En conséquence, la qualification de contrefaçon indirecte suppose une démonstration circonstanciée de la spécificité du moyen livré, de son rattachement à un élément essentiel de la revendication et de la connaissance de sa destination.

B. La délimitation de l’atteinte par la revendication : l’office du juge

La contrefaçon indirecte ne peut être retenue que si le composant litigieux entre dans le périmètre de la revendication telle qu’interprétée. La division locale de Düsseldorf a rappelé, dans la même décision, que l’aptitude du composant doit s’apprécier au regard de la combinaison technique brevetée, seuls étant contrefaisants les composants « designed in such a way that it can interact with a second component designed in accordance with the invention, as intended by the patent » (JUB, division locale de Düsseldorf, 16 avril 2026, UPC_CFI_779/2024). La revendication demeure ainsi la mesure exacte du monopole, tant pour la contrefaçon directe que pour la contrefaçon indirecte.

La chambre commerciale a sanctionné les approximations de l’analyse revendicatoire par un arrêt du 15 octobre 2025 portant sur des potences destinées au maintien de câbles et de tuyaux dans les stations de lavage automobile. Après avoir relevé que le dispositif litigieux comportait une poulie qualifiée de moyen de renvoi au sens du brevet, la cour d’appel avait retenu la contrefaçon des revendications 1 et 2 du brevet. La Cour de cassation a censuré cette solution, au motif que la poulie correspondant au brevet « ne remplissait pas les mêmes fonctions que celle de la potence développée par la société ID Bretagne », dès lors qu’un câble électrique et un tuyau d’aspiration « ne constituaient pas un même élément et engendraient un problème technique différent » ; la cour d’appel, qui « n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles susvisés » (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 24-10.010). L’arrêt enseigne que l’identité de fonction et de résultat technique conditionne la contrefaçon, et que le juge doit confronter chaque caractéristique du moyen argué à chaque caractéristique de la revendication.

Par ailleurs, l’interprétation des revendications suppose une détermination préalable du référent technique pertinent. La chambre commerciale a rappelé, par un arrêt du 19 mars 2025 publié au Bulletin, que « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre », laquelle « possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à l’aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-13.576, P+B). Cette grille d’analyse conditionne la portée des revendications et, partant, l’appréciation de l’aptitude des composants fournis à leur mise en œuvre.

Le contentieux des pièces de rechange illustre la rigueur de cette délimitation. Dans le litige opposant l’équipementier automobile Valeo Systèmes Thermiques au fabricant de pièces de rechange Nissens Cooling Solutions au sujet de radiateurs et d’échangeurs de chaleur destinés au marché de la pièce détachée, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement sauf en ce qu’il avait prononcé la nullité de plusieurs revendications des brevets opposés pour défaut de nouveauté, soumettant chaque caractéristique des produits argués de contrefaçon à l’analyse de la combinaison revendiquée (CA Paris, pôle 5, chambre 2, 22 novembre 2024, n° 22/18110, Valeo Systèmes Thermiques c/ Nissens Cooling Solutions). Dès lors, la contrefaçon indirecte n’élargit pas le monopole au-delà des revendications, elle en étend seulement les bénéficiaires de la sanction aux fournisseurs de moyens, à la double condition de la spécificité du composant et de la connaissance de sa destination.

II. L’épuisement des droits face au marché des pièces d’usure : la frontière entre réparation et reconfection

A. La consistance de l’épuisement : la première mise dans le commerce et l’analyse de la revendication

L’épuisement des droits constitue la contrepartie de l’extension du monopole : une fois que le titulaire du droit a consenti à la première mise dans le commerce du produit protégé, il ne peut plus s’opposer à sa circulation ultérieure. Ce mécanisme, propre à l’ensemble des droits de propriété intellectuelle, est expressément codifié pour les marques à l’article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans l’Union européenne ou dans l’Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement » (article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle).

La notion de mise dans le commerce constitue le cœur du dispositif, et sa délimitation commande l’application de l’épuisement. La chambre commerciale a jugé, par un arrêt du 6 décembre 2023 publié au Bulletin, qu’en application de l’article L. 713-4 interprété à la lumière de l’article 7 de la directive 2008/95/CE, la fourniture par le titulaire de la marque à ses distributeurs agréés d’objets et d’échantillons gratuits destinés à la démonstration « ne constitue pas, en l’absence d’éléments probants contraires, une mise dans le commerce », de sorte que « la distribution gratuite de ces produits ne vaut pas mise dans le commerce » et que leur commercialisation ultérieure « caractérise une atteinte à l’objet spécifique du droit des marques » (Cass. com., 6 décembre 2023, n° 20-18.653, P+B). L’épuisement suppose donc un acte de commercialisation effectif, assorti du consentement du titulaire, et non la simple remise à titre gratuit d’exemplaires de démonstration.

Le droit des logiciels offre un terrain d’observation complémentaire, puisqu’il a été harmonisé par la directive 2009/24/CE et que la première vente y est expressément dotée d’un effet extinctif. L’article L. 122-6, 3°, du code de la propriété intellectuelle dispose ainsi que « la première vente d’un exemplaire d’un logiciel dans le territoire d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen par l’auteur ou avec son consentement épuise le droit de mise sur le marché de cet exemplaire dans tous les Etats membres à l’exception du droit d’autoriser la location ultérieure d’un exemplaire » (article L. 122-6, 3°, du code de la propriété intellectuelle). La chambre commerciale en a déduit, par un arrêt du 6 mars 2024 publié au Bulletin, que « la mise à disposition d’une copie d’un logiciel par téléchargement et la conclusion d’un contrat de licence d’utilisation y afférent, visant à rendre ladite copie utilisable par le client de manière permanente moyennant le paiement d’un prix, implique le transfert du droit de propriété de cette copie et doit être qualifiée de vente » (Cass. com., 6 mars 2024, n° 22-23.657, P+B). Le critère de la contrepartie économique permanente commande la qualification, et la revente de la copie ainsi acquise échappe au monopole de l’auteur.

En matière de brevets, l’épuisement des droits a reçu une précision majeure dans la décision Brita c/ Wessper du 16 avril 2026, qui en fait dépendre l’application de l’analyse de la revendication. La division locale de Düsseldorf a énoncé que « the decisive point of reference for assessing exhaustion, and thus whether the technical effects of the invention are reflected in a wear part, is the asserted claim », et que, lorsqu’une combinaison de la revendication principale et de revendications dépendantes est invoquée, « the technical teaching of the combined claims must be taken as the basis and examined to see if the technical effect of the combined teaching is present in the wear part » (JUB, division locale de Düsseldorf, 16 avril 2026, UPC_CFI_779/2024). En l’espèce, la juridiction a considéré que le remplacement de la cartouche filtrante par une cartouche compatible ne relevait pas de l’épuisement des droits, dès lors qu’il aboutissait à une nouvelle fabrication du dispositif protégé, les effets techniques de la combinaison revendiquée trouvant à se réaliser dans la pièce d’usure vendue isolément.

Or, la distinction entre réparation et reconfection demeure le critère opératoire de la frontière de l’épuisement en matière d’inventions complexes. La simple réparation d’un produit mis dans le commerce avec le consentement du titulaire n’emporte pas reconfection de l’invention, tandis que le remplacement de la pièce qui en concentre l’effet technique constitue une nouvelle fabrication soumise au monopole. À cet égard, la décision Brita déplace le point d’ancrage de l’analyse : c’est la revendication, et non la seule nature de la pièce, qui détermine si l’épuisement a pu jouer sur la pièce d’usure.

B. Les limites du monopole : la référence nécessaire et la protection des accessoires compatibles

L’extension de la protection aux composants et aux pièces d’usure ne saurait toutefois aboutir à la fermeture du marché des accessoires compatibles. La chambre commerciale a rappelé, par un arrêt du 15 mai 2024 publié au Bulletin, que le titulaire d’une marque « ne peut interdire à un tiers d’en faire usage, dans la vie des affaires, pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, lorsque l’usage de cette marque est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée » (Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-17.813, P+B). La Cour y a censuré l’interdiction générale faite à un tiers d’utiliser la marque pour « désigner, promouvoir et commercialiser, exporter, importer et détenir des pièces de rechange, sans réserver de tels usages », laquelle méconnaissait l’exception de la référence nécessaire.

Cette exigence de proportionnalité des mesures d’interdiction fait écho à la dualité fonctionnelle des signes et des moyens protégés. Le fabricant d’accessoires compatibles doit pouvoir informer le consommateur de la destination de ses produits, en désignant la marque du produit d’origine, sans pour autant s’approprier la réputation du titulaire ou suggérer un partenariat inexistant. La frontière entre l’usage référentiel licite et l’usage déloyal se trace au regard des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, appréciés concrètement par le juge du fond sous le contrôle de la Cour de cassation.

En matière de brevets, la même tension traverse le marché de la pièce détachée, ainsi que l’illustre le litige Valeo c/ Nissens portant sur des radiateurs et des intercoolers de rechange (CA Paris, pôle 5, chambre 2, 22 novembre 2024, n° 22/18110). La validité des revendications opposées constituait l’enjeu premier du débat, la nullité de certaines d’entre elles pour défaut de nouveauté ayant été écartée en appel, ce qui démontre que la contestation de la portée du titre demeure la défense naturelle du fabricant de pièces de rechange. En conséquence, la stratégie des opérateurs du marché secondaire consiste à combiner la contestation de la validité du brevet, l’invocation de l’épuisement des droits et la démonstration de l’absence d’élément essentiel dans le composant livré.

La sanction de la contrefaçon indirecte doit en outre rester proportionnée à l’atteinte. Dans la décision Brita, la division locale de Düsseldorf a condamné le vendeur de cartouches compatibles à fournir des informations détaillées sur les actes de commercialisation et à indemniser le titulaire du brevet, tout en refusant d’étendre la contrefaçon à l’ensemble des composants interchangeables (JUB, division locale de Düsseldorf, 16 avril 2026, UPC_CFI_779/2024). Dès lors, la protection des inventions complexes s’ordonne autour de trois axes : la revendication, qui fixe le périmètre du monopole ; la mise dans le commerce, qui en épuise l’exercice sur les produits circulants ; et la proportionnalité, qui borne les mesures d’interdiction opposables aux fabricants d’accessoires compatibles.

Conclusion

La construction prétorienne de la chambre commerciale et les premières décisions de la Juridiction unifiée du brevet dessinent, entre 2023 et 2026, un régime cohérent de la contrefaçon indirecte et de l’épuisement des droits appliqués aux pièces de rechange. La fourniture de moyens de mise en œuvre est sanctionnée au titre de l’article L. 613-4 du code de la propriété intellectuelle, sans qu’il soit exigé que la contrefaçon directe ait été consommée, mais à la condition que le composant livré soit apte, par sa conception, à interagir avec l’invention telle que revendiquée et que son fournisseur en connaisse la destination. Or, la revendication demeure la mesure exacte du monopole, ainsi que le rappellent les arrêts de la chambre commerciale des 19 mars 2025 et 15 octobre 2025, qui subordonnent la contrefaçon à l’identité de fonction et de résultat technique et à la détermination du référent pertinent. En conséquence, la contrefaçon indirecte étend la sanction aux fournisseurs sans élargir le monopole.

L’épuisement des droits, de son côté, obéit à la logique de la première mise dans le commerce consentie par le titulaire, dont la chambre commerciale a rappelé la consistance en matière de marques et de logiciels, tandis que la Juridiction unifiée du brevet en a fait dépendre l’application de l’analyse de la revendication dans le contentieux des pièces d’usure. La frontière entre réparation licite et reconfection contrefaisante se trace ainsi au regard de l’effet technique de la combinaison revendiquée, le remplacement de la pièce qui en concentre la réalisation emportant nouvelle fabrication. Par ailleurs, l’exception de la référence nécessaire, consacrée par la chambre commerciale dans son arrêt du 15 mai 2024, garantit aux fabricants d’accessoires compatibles la possibilité d’informer les consommateurs de la destination de leurs produits, sous réserve des usages honnêtes. À cet égard, la proportionnalité des mesures d’interdiction apparaît comme le correctif indispensable à l’extension de la protection aux composants. Dès lors, les entreprises engagées sur le marché des pièces de rechange gagneront à sécuriser leurs contrats de fourniture, à documenter la conception de leurs composants au regard des revendications opposables et à anticiper la contestation de la validité des titres, tandis que les titulaires de brevets veilleront à la précision de leurs revendications et à la preuve de la destination des moyens livrés, dans le cadre des actions en contrefaçon que le cabinet accompagne au titre de son activité de contentieux commercial.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».