La frontière entre le droit des brevets et le droit des marques n’a jamais été aussi poreuse que dans la saga judiciaire opposant la société allemande CeramTec, fabricant de composants céramiques destinés aux implants de hanche et de genou, à la société américaine Coorstek Bioceramics. À l’expiration de son brevet portant sur un matériau céramique rose, CeramTec a déposé trois marques de l’Union européenne constituées par la couleur rose, par une bille en deux dimensions et par une bille en trois dimensions. La cour d’appel de Paris a annulé ces marques le 25 juin 2021 en jugeant que leur dépôt traduisait la volonté de prolonger un monopole technique arrivé à son terme, avant que la chambre commerciale de la Cour de cassation ne saisisse la Cour de justice de l’Union européenne d’un renvoi préjudiciel le 10 janvier 2024. La Cour de justice a répondu le 19 juin 2025 dans son arrêt C-17/24, puis la chambre commerciale a définitivement rejeté le pourvoi de CeramTec par un arrêt du 7 janvier 2026. Cette construction prétorienne éclaire la manière dont le dépôt de marque peut être annulé pour mauvaise foi lorsqu’il tend à perpétuer la protection d’une solution technique, et dessine les contours d’un contentieux de l’evergreening désormais structuré autour de deux causes de nullité autonomes mais complémentaires.
I. L’articulation des causes de nullité de la marque entre forme technique et mauvaise foi
A. Le renvoi préjudiciel de la chambre commerciale : l’autonomie contestée des motifs de nullité
Le droit de l’Union européenne ménage, en matière de marque de l’Union européenne, deux causes de nullité absolue dont la confrontation était inédite dans l’affaire CeramTec. Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement (CE) n° 207/2009, sont refusés à l’enregistrement les signes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, pendant que l’article 52, paragraphe 1, sous b), du même règlement permet de déclarer nulle la marque dont le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt. Le droit français exprime la même dualité à l’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, dont le 5° vise le signe « constitué exclusivement par la forme ou une autre caractéristique du produit imposée par la nature même de ce produit, nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ou qui confère à ce produit une valeur substantielle », tandis que le 11° vise la marque « dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur ».
La cour d’appel de Paris a annulé les trois marques de CeramTec sur le seul fondement de la mauvaise foi, sans constater que les signes étaient constitués exclusivement par une forme nécessaire à l’obtention d’un résultat technique. Cette démarche a été contestée par la société déposante, qui soutenait qu’une marque déposée dans l’objectif d’assurer ou de perpétuer une solution technique ne pouvait être annulée pour mauvaise foi que s’il était démontré qu’elle assurait effectivement la protection d’une telle solution. La chambre commerciale, par un arrêt du 10 janvier 2024 publié au Bulletin (Cass. com., 10 janvier 2024, n° 21-23.458, P+B), a jugé que la question de l’articulation entre les articles 7 et 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 était inédite et méritait un renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union européenne.
Les trois questions transmises à la Cour de justice délimitaient avec précision le débat. La première demandait si « les causes de nullité de l’article 7, visées en son paragraphe 1, sous a), sont autonomes et exclusives de la mauvaise foi visée en son paragraphe 1, sous b) », la deuxième interrogeait sur la possibilité d’apprécier la mauvaise foi au regard du seul motif de la forme technique « sans qu’il ne soit constaté que le signe déposé à titre de marque soit constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique », et la troisième portait sur le sort du déposant ayant découvert, après le dépôt, l’absence de lien entre la solution technique et les signes protégés. En amont de ces questions, la chambre commerciale rappelait la finalité des motifs absolus, qui est d’éviter que le droit des marques permette de « perpétuer, sans limitation dans le temps, des droits exclusifs portant sur des solutions techniques », en écho à la jurisprudence Gömböc de la Cour de justice.
L’enjeu théorique de ce renvoi dépassait le seul litige des prothèses céramiques, car il commandait la répartition des rôles entre deux motifs de nullité dont la portée n’est pas identique. Le motif de la forme nécessaire à l’obtention d’un résultat technique protège l’intérêt général à la libre concurrence en empêchant le verrouillage des solutions fonctionnelles, tandis que la mauvaise foi sanctionne l’intention du déposant, appréciée subjectivement mais établie par des indices objectifs. La thèse de CeramTec, si elle avait été accueillie, aurait conduit à cantonner la mauvaise foi aux seuls cas où le signe déposé serait effectivement apte à protéger la solution technique, privant ainsi les concurrents de toute action lorsque le dépôt procédait d’une erreur du déposant sur l’aptitude du signe. En outre, le renvoi soulevait une question de méthode relative à la coexistence de ces deux fondements, la chambre commerciale ayant rappelé dans son arrêt de renvoi la jurisprudence selon laquelle « un dépôt de marque est entaché de fraude lorsqu’il est effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité », consacrée depuis l’arrêt du 25 avril 2006.
B. La réponse de la Cour de justice : des causes autonomes mais non exclusives
La Cour de justice, statuant en troisième chambre le 19 juin 2025 (CJUE, 19 juin 2025, C-17/24, CeramTec GmbH c/ Coorstek Bioceramics LLC, ECLI:EU:C:2025:455), a refusé de réduire la mauvaise foi à un simple prolongement du motif de forme technique. Elle a dit pour droit que « la cause de nullité absolue prévue à l’article 52, paragraphe 1, sous a), de ce règlement, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), dudit règlement, et la cause de nullité absolue prévue à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du même règlement sont autonomes, mais non exclusives l’une de l’autre ». La chambre commerciale a fait sienne cette analyse dans son arrêt du 7 janvier 2026 (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 21-23.458), qui clôt la saga.
Sur le fond, la Cour de justice a considéré que « la mauvaise foi du demandeur de l’enregistrement d’un signe en tant que marque peut, si cet enregistrement a été sollicité à la suite de l’expiration d’un brevet, être étayée en se fondant notamment sur l’opinion de ce demandeur quant à l’aptitude de ce signe à exprimer, intégralement ou partiellement, la solution technique protégée par ce brevet, et cela indépendamment du point de savoir si ledit signe est constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), de ce règlement ». La démonstration d’une protection technique effective n’est donc pas requise, l’intention du déposant suffisant à caractériser la mauvaise foi. La Cour de justice a également dressé la liste des circonstances pertinentes pour l’appréciation, au nombre desquelles « la nature de la marque contestée, l’origine du signe en cause et son utilisation depuis sa création, la portée du brevet expiré, la logique commerciale dans laquelle s’inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée et la chronologie des événements ayant caractérisé ce dépôt ».
La réponse apportée à la troisième question préjudicielle est d’une importance pratique égale pour les entreprises. La Cour de justice a jugé que la mauvaise foi du demandeur « ne peut pas être appréciée sur le fondement de circonstances survenues postérieurement au dépôt de la demande d’enregistrement de la marque en cause », tout en précisant que des éléments postérieurs au dépôt peuvent néanmoins servir d’indices de l’intention du demandeur à ce moment, dès lors qu’ils ne sont pas les seuls fondements de l’appréciation. Or, cette solution s’accorde avec la règle de l’appréciation globale, qui impose de prendre en considération « l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes telles qu’elles se présentaient lors de ce dépôt ». La chambre commerciale a fait application de ce principe en relevant qu’à la date des dépôts, la couleur rose n’était « pas appréhendée comme un élément arbitraire mais comme la conséquence de la présence d’oxyde de chrome dans les proportions approuvées par les autorités sanitaires », ce qui excluait toute lecture rétrospective des expertises ultérieures.
La portée de cette solution est considérable pour les entreprises opérant dans les secteurs où la protection technique et la protection du signe se succèdent. Des lors, la chambre commerciale a écarté le moyen de CeramTec selon lequel l’annulation supposait la démonstration que la marque assure ou perpétue effectivement la protection de la solution technique, en retenant qu’un tel postulat était erroné au regard de la notion autonome de mauvaise foi définie par la Cour de justice. Or, cette notion, rappelée par la chambre commerciale, s’applique lorsque le titulaire de la marque a introduit la demande d’enregistrement « non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine ».
II. L’appréciation de la mauvaise foi du déposant et le sort des droits revendiqués
A. L’intention du déposant appréciée au jour du dépôt
Le second apport de l’arrêt du 7 janvier 2026 tient à la fixation du moment pertinent de l’appréciation de la mauvaise foi. La chambre commerciale rappelle que ce moment est celui du dépôt de la demande d’enregistrement, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice, et que « la mauvaise foi du demandeur ne peut pas être appréciée sur le fondement de circonstances survenues postérieurement au dépôt de la demande d’enregistrement de la marque en cause ». En l’espèce, la société CeramTec soutenait que des expertises postérieures avaient démontré que l’oxyde de chrome, composant conférant la couleur rose, était en réalité dénué d’effet sur la résistance du matériau. La cour d’appel avait retenu qu’à la date du dépôt, la société considérait que l’adjonction de ce composant « avait un effet technique et participait de la dureté du matériau objet du brevet » ; la chambre commerciale en a déduit que « la circonstance que des expertises ou études ultérieures au dépôt des demandes d’enregistrement avaient démontré l’absence d’effet technique d’un tel composant, était indifférente ».
L’arrêt confirme également que la mauvaise foi s’apprécie au regard de la finalité réelle du dépôt, détachée de la fonction d’indication d’origine. La chambre commerciale approuve la cour d’appel d’avoir retenu que « la mauvaise foi ressort de la volonté de la société Ceramtec, non d’empêcher ses concurrents de poursuivre l’utilisation de la couleur rose, mais de prolonger son monopole et d’empêcher ainsi ses concurrents de pénétrer le marché qu’elle domine grâce au matériau innovant qui compose ses éléments de prothèse ». La couleur rose, appréhendée par les acteurs du secteur comme la conséquence de la présence d’oxyde de chrome et non comme un signe de ralliement de la clientèle, ne remplissait pas la fonction essentielle de la marque au moment du dépôt. Par ailleurs, la chambre commerciale a jugé sans portée la circonstance selon laquelle les concurrents pouvaient recourir à des colorants pour obtenir d’autres couleurs, dès lors que la mauvaise foi était caractérisée au regard de l’intention du déposant.
Cette approche s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel récent qui assouplit les conditions de la preuve de la mauvaise foi. Par un arrêt du 13 novembre 2025 publié au Bulletin (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-14.355, P+B), la chambre commerciale a rappelé que « la mauvaise foi ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier » et que l’enregistrement d’une marque « sans que le demandeur ait aucune intention de l’utiliser pour les produits et les services visés par cet enregistrement est susceptible d’être constitutif de mauvaise foi, dès lors que la demande de marque est privée de justification au regard des objectifs visés par la première directive 89/104 ». Elle a, en outre, écarté la pertinence de la seule protection du nom patronymique comme but légitime lorsqu’un tiers exploite déjà le signe, au motif que le signe déposé n’était pas constitué du seul nom patronymique en cause et que la déposante connaissait l’exploitation de ce signe par un tiers sans avoir jamais eu l’intention de l’utiliser elle-même.
La chambre commerciale y a également précisé la méthode applicable, en rappelant que la notion de mauvaise foi, dont la source est l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, est une notion autonome du droit de l’Union européenne qui doit être interprétée de manière uniforme, et que la cause de nullité fondée sur l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, transposition de l’article 3, paragraphe 2, sous d), de la directive 2008/95, se combine avec le principe fraus omnia corrumpit. Or, la mauvaise foi peut résulter de l’intention d’obtenir un droit exclusif à des fins étrangères aux fonctions de la marque, même en l’absence de tout tiers visé, ce qui rapproche la jurisprudence française de la construction européenne issue de l’arrêt Sky de la Cour de justice du 29 janvier 2020.
La jurisprudence Napapijri, rendue trois semaines après l’arrêt CeramTec, parachève cette construction. Dans son arrêt du 28 janvier 2026 publié au Bulletin (Cass. com., 28 janvier 2026, n° 24-14.760, P+B), la chambre commerciale a jugé qu’en l’absence de risque de confusion ou d’usage par un tiers d’un signe identique ou similaire, « d’autres circonstances factuelles peuvent, le cas échéant, constituer un ensemble d’indices pertinents et concordants établissant la mauvaise foi du demandeur », et que « toute allégation de mauvaise foi doit être appréciée globalement, en tenant compte de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d’espèce ». La cour d’appel de Paris avait, dans cette affaire, écarté la mauvaise foi du déposant de la marque « Geographical Norway Expedition » au motif que le signe était dissemblable des marques Napapijri ; la chambre commerciale a censuré ce raisonnement en jugeant que l’absence de similitude « ne la dispensait pas de procéder à l’analyse globale de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes, y compris celles qui sont postérieures au dépôt ».
B. La charge de la preuve, les sanctions et les voies alternatives de la concurrence déloyale
La saga CeramTec illustre également le régime probatoire et les sanctions attachés à la mauvaise foi du déposant. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 26 mai 2026 (CA Rennes, 3e chambre commerciale, 26 mai 2026, n° 24/05586) relatif au dépôt de la marque « Les Pontaviènes » par un prestataire au détriment de sa cliente, a rappelé que « la mauvaise foi doit être appréciée au jour du dépôt de la marque contestée et ne se présume pas, la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l’allègue ». Les juges du fond ont ainsi confirmé l’annulation prononcée par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle en retenant que le déposant savait que l’appellation avait été mise au point et choisie par sa cliente, et qu’il cherchait à négocier en position de force une revalorisation de ses prestations.
Cet arrêt révèle, en outre, le rôle central de la procédure administrative de nullité, désormais ouverte devant le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle en application de l’article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, dont le recours s’exerce devant la cour d’appel. La demande de nullité fondée sur la mauvaise foi du déposant y est traitée au regard des facteurs pertinents dégagés par la Cour de justice dans l’arrêt Sky, au nombre desquels figurent l’intention du déposant, la connaissance qu’il avait de l’usage du signe par un tiers et le degré de protection juridique dont jouissait le signe du tiers. La voie judiciaire n’est pas pour autant fermée, puisque la chambre commerciale a jugé, dans l’arrêt Napapijri précité, que l’action en nullité des marques en vigueur au 24 mai 2019 est imprescriptible en application de l’article 124, III, de la loi Pacte et de l’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle, sauf décisions ayant force de chose jugée, ce qui déroge aux règles ordinaires de la prescription quinquennale.
La sanction de la nullité n’épulse pas les ressources offertes à la victime d’un dépôt de mauvaise foi. La personne qui estime avoir un droit sur la marque peut exercer l’action en revendication prévue à l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, ouverte « si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle », et qui ne se prescrit par cinq ans que si le déposant n’est pas de mauvaise foi. La jurisprudence considère d’ailleurs, en application du principe fraus omnia corrumpit, que « un dépôt de marque est entaché de fraude lorsqu’il est effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité ». En conséquence, le titulaire de droits antérieurs dispose d’un choix stratégique entre l’anéantissement du titre et son transfert, étant précisé que la nullité et la revendication ne tendent pas aux mêmes fins, comme la chambre commerciale l’a rappelé dans l’arrêt Napapijri en jugeant irrecevable la demande de revendication formée pour la première fois en appel.
La défaite de CeramTec comporte en outre une dimension réparatrice qui mérite l’attention. La cour d’appel de Paris avait condamné la société déposante à payer à Coorstek la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus du droit des marques, et la chambre commerciale a jugé ce chef de dispositif sans portée seulement parce que le premier moyen était rejeté, confirmant ainsi le principe d’une indemnisation de la victime d’un dépôt de mauvaise foi. L’arme de la marque déposée pour prolonger un monopole expiré peut donc se retourner contre son auteur, qui s’expose à la fois à la nullité de son titre et à la réparation du préjudice causé par l’exercice abusif des droits qu’il en tirait.
A cet égard, l’expiration du brevet ne laisse pas le titulaire démuni dans tous les cas, dès lors que la libre exploitation du domaine public n’exclut pas la sanction des comportements déloyaux. La chambre commerciale définit le parasitisme économique comme « une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis », ainsi qu’elle l’a rappelé dans son arrêt du 26 juin 2024 (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535, P+B). La victime d’une reprise de ses signes doit toutefois identifier la valeur économique individualisée qu’elle invoque et la volonté du tiers de se placer dans son sillage, ce qui confère à la voie de la concurrence déloyale et du parasitisme un rôle de filet de sécurité que la saga CeramTec ne remet pas en cause.
Conclusion
La saga CeramTec consacre la mauvaise foi du déposant comme censeur du détournement du droit des marques au service de la perpétuation d’un monopole technique éteint. La Cour de justice a fait de cette cause de nullité une notion autonome, appréciée au jour du dépôt au regard de l’opinion du déposant quant à l’aptitude du signe à exprimer la solution technique protégée par le brevet expiré, et la chambre commerciale a intégré cette construction dans son office en rejetant le pourvoi de CeramTec le 7 janvier 2026. Les entreprises doivent désormais documenter la logique commerciale de leurs dépôts de marque intervenant à proximité de l’expiration d’un brevet, en veillant à ce que le signe soit appréhendé comme un indicateur d’origine et non comme le prolongement d’une solution technique. En conséquence, l’articulation entre le motif de forme nécessaire au résultat technique et la mauvaise foi, désormais explicitement combinée par la jurisprudence, offre aux titulaires de droits antérieurs un arsenal complet, de la demande de nullité imprescriptible à l’action en revendication, sans préjudice de la voie complémentaire de la concurrence déloyale lorsque les comportements sont constitutifs d’un sillage parasitaire.
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