I. L’encadrement de la protection des marques face à l’expansion programmée de l’espace numérique
A. Le dispositif réglementaire du programme ICANN 2026 et ses instruments de sauvegarde
La clôture, le 12 août 2026, de la période de dépôt des candidatures au second cycle du programme des nouveaux domaines génériques de premier niveau (gTLD) de l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) marque le début d’une phase décisive pour les titulaires de marques. Ce programme, ouvert le 30 avril 2026, autorise toute entité publique ou privée à solliciter l’attribution d’une extension de domaine personnalisée, susceptible de concurrencer frontalement les signes distinctifs enregistrés par les opérateurs économiques. Les candidatures déposées seront publiées lors du « Reveal Day » prévu au second semestre 2026, ouvrant alors une fenêtre d’objections de trois mois au cours de laquelle les titulaires de droits antérieurs pourront contester les extensions qui porteraient atteinte à leurs marques. Cette procédure d’objection, formalisée par le guide de l’ICANN du 30 juin 2025 relatif aux protections des marques et des dénominations commerciales, s’articule autour de plusieurs fondements : le risque de confusion avec une marque antérieure, l’atteinte à une indication géographique protégée, ou encore l’opposition communautaire pour les extensions contraires à l’ordre public.
Le premier cycle du programme des nouveaux gTLD, clos en 2012, avait déjà mis en lumière l’ampleur des risques pour les titulaires de droits, avec plus de mille neuf cents candidatures déposées et un contentieux nourri devant les panels d’experts de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), chargés de statuer sur les objections fondées sur les droits de marque. Le bilan de cette première vague a démontré que les extensions les plus exposées aux oppositions étaient celles correspondant à des marques notoires, des dénominations génériques susceptibles de créer une confusion avec des signes enregistrés, ou des termes géographiques protégés. La seconde vague de 2026 s’annonce plus ambitieuse encore, avec une participation élargie aux acteurs du numérique, aux collectivités territoriales et aux groupements sectoriels, ce qui rend d’autant plus pressante la mise en œuvre d’une stratégie de protection adaptée et anticipée par les directions juridiques des entreprises exposées.
Parallèlement à ce mécanisme contentieux préventif, le programme ICANN 2026 reconduit et renforce les outils techniques de protection collective que sont le Trademark Clearinghouse (TMCH) et les procédures de Sunrise. Le TMCH constitue une base de données centralisée dans laquelle les titulaires de marques enregistrées peuvent inscrire leurs droits, leur permettant de bénéficier d’un accès prioritaire aux enregistrements de noms de domaine lors des phases de Sunrise de chaque nouveau gTLD et d’être alertés de tout dépôt de nom de domaine reproduisant leur marque pendant une période de quatre-vingt-dix jours suivant le lancement de chaque extension. Le système de suspension rapide (Uniform Rapid Suspension System, URS) offre quant à lui une voie procédurale accélérée, distincte de la procédure UDRP classique, destinée aux cas manifestes d’atteinte aux droits de marque ne nécessitant pas de débat probatoire approfondi. Ces instruments, pour être activés avec efficacité, supposent que les titulaires de marques aient préalablement procédé à un audit rigoureux de leurs portefeuilles de droits et identifié les enregistrements susceptibles d’être menacés par l’arrivée de centaines de nouvelles extensions.
B. L’articulation entre le droit des marques et le régime des noms de domaine dans la construction prétorienne de la chambre commerciale
L’efficacité de ces mécanismes extrajudiciaires ne saurait dispenser les titulaires de droits d’une parfaite maîtrise des règles substantielles gouvernant la protection des marques en droit interne. L’article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle définit la marque comme « un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales », ce signe devant « pouvoir être représenté dans le registre national des marques de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l’objet de la protection conférée à son titulaire ». Or, l’apparition de nouvelles extensions génériques vient directement concurrencer cette fonction distinctive en créant un risque de dilution des signes dans un espace numérique élargi. L’article L. 713-2 du même code confère au titulaire le droit exclusif d’interdire l’usage dans la vie des affaires d’un signe identique pour des produits ou services identiques, et d’un signe similaire lorsqu’il existe un risque de confusion.
La Cour de justice de l’Union européenne a, de son côté, précisé dans une jurisprudence constante que le titulaire d’une marque ne peut s’opposer à l’usage dans la vie des affaires d’un signe identique que lorsque cet usage porte atteinte ou risque de porter atteinte à une des fonctions essentielles de sa marque, en particulier à sa fonction essentielle qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service marqué. Cette exigence, rappelée par la chambre commerciale dans son arrêt du 18 octobre 2023, trouve une résonance particulière dans le contexte des gTLD : l’enregistrement d’un nom de domaine reproduisant une marque dans une nouvelle extension ne constitue pas, en soi, un acte de contrefaçon, et son caractère illicite doit être apprécié au regard de l’usage concret qui en est fait, ainsi que du risque de confusion qu’il engendre dans l’esprit du public pertinent. Ce principe d’appréciation in concreto commande aux titulaires de marques de documenter avec précision les circonstances de l’atteinte alléguée, qu’il s’agisse de l’exploitation commerciale effective du nom de domaine litigieux, de la similarité des produits ou services concernés, ou encore de la notoriété de la marque invoquée.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 18 octobre 2023, précisé les contours de cette protection dans l’environnement numérique en jugeant que « le titulaire d’une marque est habilité à interdire à un annonceur de faire de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, à partir d’un mot-clé sélectionné dans le cadre d’un service de référencement sur internet, lorsque ce mot-clé est identique à ladite marque et que la publicité ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers » (Com., 18 octobre 2023, n° 20-20.055). Cette décision, qui étend la sanction de la contrefaçon à l’usage d’un signe dans le code-source d’un site internet, illustre la vigilance avec laquelle la Haute juridiction appréhende les atteintes aux droits de marque dans l’écosystème numérique, dans une logique qui préfigure les enjeux de la multiplication des gTLD.
Par ailleurs, la Cour de cassation a consacré, dans un arrêt remarqué du 26 mars 2025, l’autonomie de principe des actions fondées sur la protection des noms de domaine par rapport aux actions en contrefaçon de marque. Elle y énonce que « le nom commercial et le nom de domaine ont pour objet, le premier, d’identifier une entreprise et, le second, de permettre l’accès à un site internet. Ils se distinguent, par leur nature, des droits détenus sur une marque », avant d’affirmer que « un acte de concurrence déloyale peut résulter de l’atteinte fautive à un nom commercial ou à un nom de domaine, lorsqu’existe un risque de confusion entre les entreprises désignées sous les noms commerciaux concernés ou entre les noms de domaine » (Com., 26 mars 2025, n° 23-13.589). En conséquence, la victime d’un enregistrement frauduleux de nom de domaine dans un nouveau gTLD reproduisant sa marque dispose non seulement de l’action en contrefaçon, mais également de l’action en concurrence déloyale, à la condition toutefois de caractériser un préjudice distinct de celui déjà réparé au titre de l’atteinte aux droits privatifs.
II. Les enseignements prétoriens pour la stratégie contentieuse des titulaires à l’aube de la nouvelle vague de gTLD
A. La défense du caractère distinctif et de l’usage sérieux comme préalable à toute action
La perspective d’une prolifération de nouveaux gTLD impose aux titulaires de marques une vigilance accrue quant à la solidité intrinsèque de leurs droits. L’article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle énumère les causes de nullité de la marque, parmi lesquelles figurent l’absence de caractère distinctif et le dépôt effectué de mauvaise foi. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 6 décembre 2023, que « le caractère distinctif de la marque s’apprécie au jour du dépôt, au regard de la connaissance du terme contesté auprès du public concerné » (Com., 6 décembre 2023, n° 22-16.078). Cette règle temporelle revêt une importance particulière dans le contexte des gTLD, car elle signifie que les extensions génériques antérieurement descriptives ne peuvent prétendre à la protection du droit des marques si leur distinctivité n’était pas établie à la date du dépôt, quand bien même l’usage ultérieur dans l’espace numérique leur aurait conféré une certaine notoriété.
Dès lors, la préservation d’un portefeuille de marques solide passe aussi par la démonstration, en cas de contentieux, d’un usage sérieux des signes enregistrés. L’article L. 716-4-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « est irrecevable toute action en contrefaçon lorsque, sur requête du défendeur, le titulaire de la marque ne peut rapporter la preuve que la marque a fait l’objet, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l’appui de la demande, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date à laquelle la demande en contrefaçon a été formée ». La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 2 juillet 2025, a fait application de cette disposition en confirmant la recevabilité de l’action après avoir constaté que la titulaire justifiait d’un usage effectif de sa marque pour les services invoqués (CA Versailles, 2 juillet 2025, n° 24/01285). Cette exigence probatoire constitue un filtre redoutable pour les marques défensives dont l’exploitation réelle serait insuffisante pour résister à une exception de non-usage dans le cadre d’un contentieux lié à l’enregistrement d’un nom de domaine contrefaisant.
La mauvaise foi dans le dépôt de marque, qui constitue le onzième cas de nullité prévu à l’article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle, a fait l’objet d’une clarification importante par la chambre commerciale dans un arrêt du 13 novembre 2025. La Cour y affirme que « la condition de mauvaise foi prévue à l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier » (Com., 13 novembre 2025, n° 24-14.355). À cet égard, le dépôt d’une marque dans le seul but de bloquer l’enregistrement d’un nom de domaine par un tiers dans un nouveau gTLD, sans intention réelle d’usage, pourrait caractériser une hypothèse de mauvaise foi au sens de cette jurisprudence, exposant le déposant à une action en nullité sur le fondement de l’article L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle, lequel prévoit que « l’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle » s’il ne répond pas aux conditions de validité.
La préparation à l’ouverture de la phase d’enregistrement des nouveaux gTLD doit également s’accompagner d’une réflexion sur la stratégie de dépôt de marques complémentaires, destinées à couvrir les extensions numériques les plus susceptibles d’être exploitées par les concurrents ou les cybersquatteurs. La question se pose notamment de l’opportunité d’un dépôt de marque verbale correspondant au nom de domaine projeté, ou d’un élargissement des classes de produits et services aux activités numériques et de télécommunications visées par les classes 38 et 42 de la classification de Nice, qui couvrent respectivement les services de communications par terminaux d’ordinateurs et la fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux. Une telle extension du périmètre de protection, si elle est légitime, n’en doit pas moins être conduite avec précaution, la jurisprudence sanctionnant les dépôts purement défensifs dépourvus d’intention réelle d’usage par la nullité pour défaut de distinctivité ou pour fraude.
B. L’autonomie des actions en concurrence déloyale et en parasitisme comme levier complémentaire de protection
Au-delà des actions fondées sur le droit des marques stricto sensu, le titulaire confronté à un enregistrement préjudiciable de nom de domaine dans un nouveau gTLD peut mobiliser les instruments de la responsabilité civile délictuelle. La chambre commerciale a rappelé avec constance que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » (Com., 26 mars 2025, n° 23-13.589). Elle précise en outre que « un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente », ce qui permet de fonder cumulativement une action en contrefaçon de marque et une action en concurrence déloyale sur un même enregistrement de nom de domaine contrefaisant, pour autant que les préjudices invoqués ne soient pas redondants.
La cour d’appel de Rennes a fait une application concrète de ces principes dans un arrêt du 1er juillet 2025, en prononçant la nullité pour mauvaise foi de la marque « monreseaudeau.fr » après avoir constaté que le déposant avait acquis antérieurement le nom de domaine correspondant et que le signe déposé présentait une similarité étroite avec le site internet préexistant exploité par le demandeur à l’action (CA Rennes, 1er juillet 2025, n° 24/05281). Cette décision illustre la porosité contentieuse entre le régime des marques et celui des noms de domaine, le juge opérant une appréhension globale des signes distinctifs, qu’ils soient enregistrés à titre de marque ou exploités sous forme de noms de domaine, dès lors que leur coexistence engendre un risque de confusion dans l’esprit du public.
La forclusion par tolérance constitue en revanche un risque contentieux que les titulaires de marques doivent intégrer dans leur stratégie de surveillance des nouveaux gTLD. La chambre commerciale a jugé, dans un arrêt du 5 juin 2024, que « le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée qui a toléré en France pendant une période de cinq années consécutives l’usage d’une marque postérieure enregistrée, en connaissance de cet usage, ne peut plus demander la nullité de la marque postérieure, ni s’opposer à son usage pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée », la connaissance de l’usage pouvant être déduite « de la durée de l’utilisation » (Com., 5 juin 2024, n° 23-15.380). Or, l’ouverture à l’enregistrement de nouveaux gTLD à compter de l’automne 2026 rend impératif un dispositif de veille systématique, faute de quoi le titulaire négligent s’exposerait à une forclusion qui anéantirait rétrospectivement son droit d’agir contre les enregistrements litigieux.
La distinction désormais bien établie entre l’action en contrefaçon de marque et l’action en concurrence déloyale fondée sur l’atteinte à un nom de domaine offre aux titulaires de droits une palette contentieuse étendue pour contrer les réservations abusives dans les nouveaux gTLD. La chambre commerciale a ainsi confirmé, dans l’arrêt Facebook du 26 mars 2025, que la réparation du préjudice distinct né de l’atteinte à la distinctivité de signes d’identification, tels le nom commercial ou le nom de domaine, peut être obtenue au titre de la concurrence déloyale « seulement si le préjudice n’est pas déjà réparé au titre de la contrefaçon en application de l’article L. 716-14, devenu L. 716-4-10, du code de la propriété intellectuelle ». Cette exigence de non-cumul indemnitaire impose aux demandeurs de structurer leurs conclusions avec précision, en ventilant les chefs de préjudice selon leur fondement juridique respectif, sous peine de voir la demande rejetée pour défaut de démonstration d’un préjudice autonome.
La cour d’appel de Versailles a récemment rappelé, dans un arrêt du 25 mars 2026 relatif à la contrefaçon des marques verbales « Birkin » et « Hermès », que la protection du titulaire s’étend à l’importation, l’exposition, l’offre en vente et la détention de produits revêtus d’un signe contrefaisant, confirmant par là même la portée extensive des droits exclusifs conférés par l’enregistrement (CA Versailles, 25 mars 2026, n° 24/00326). Enfin, la chambre commerciale a précisé dans un arrêt du 15 mai 2024 que « le titulaire d’une marque européenne ou française ne peut interdire à un tiers d’en faire usage, dans la vie des affaires, pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, lorsque l’usage de cette marque est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée » (Com., 15 mai 2024, n° 22-17.813), consacrant ainsi l’exception de la référence nécessaire qui tempère le monopole du titulaire dans l’usage numérique de ses signes.
Conclusion
La clôture des candidatures au programme ICANN 2026 des nouveaux gTLD le 12 août 2026 inaugure une ère inédite pour la protection des marques dans l’espace numérique, qui exigera des titulaires de droits une articulation maîtrisée entre les instruments de défense extrajudiciaires offerts par le TMCH et les Sunrise, et les leviers contentieux classiques du droit des marques et de la concurrence déloyale. La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, en consolidant tant les conditions de validité des marques — distinctivité au jour du dépôt, usage sérieux, absence de mauvaise foi — que les voies d’action complémentaires offertes par la responsabilité délictuelle, trace un cadre cohérent au sein duquel les opérateurs économiques peuvent inscrire leur stratégie de protection. L’impératif de veille, la rigueur dans la constitution des preuves d’usage et le choix éclairé des fondements contentieux constitueront, dans les mois à venir, les trois piliers d’une défense efficace des portefeuilles de marques confrontés à l’expansion sans précédent du système des noms de domaine.
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